Hong Kong, porte d'entrée vers les marchés asiatiques.
De nombreuses entreprises japonaises y développent leurs activités, que ce soit en tant que plaque tournante financière et logistique ou comme base d'expansion vers la Chine continentale (la région de la Grande Baie). Cependant, les cas de « malentendus » fatals concernant la gestion des droits de propriété intellectuelle (DPI) ne cessent de se multiplier.
La plus courante est celle selon laquelle « si l'on dépose un brevet ou une marque en Chine, celle-ci est également protégée à Hong Kong ».
Je vais commencer par la conclusion.
Les droits de brevet, de marque et de dessin ou modèle obtenus en Chine continentale (République populaire de Chine) n'ont absolument aucune valeur dans la région administrative spéciale de Hong Kong.
En vertu du principe « un pays, deux systèmes », Hong Kong dispose d’un système juridique (common law) et d’un régime de propriété intellectuelle totalement indépendants de ceux de la Chine continentale. Par conséquent, pour protéger vos produits et vos marques à Hong Kong, vous devez obtenir ces droits par les voies propres à Hong Kong.
De plus, avec l’introduction en 2024 du « régime fiscal Patent Box » à Hong Kong, la stratégie en matière de propriété intellectuelle a considérablement évolué, passant d’une simple « défense » à un « outil générateur de profits ».
Dans cet article, nous vous proposons une analyse approfondie, du point de vue d'un conseil en propriété industrielle, de l'aperçu des systèmes de brevets, de marques et de dessins et modèles à Hong Kong, des différences par rapport à la Chine continentale, ainsi que de la « stratégie de dépôt tirant parti des avantages fiscaux » que les entreprises japonaises devraient envisager dès maintenant.
Avant d'entrer dans les détails du régime, nous vous communiquons les dernières informations ayant le plus d'impact pour les dirigeants et les responsables financiers.
En juillet 2024, le « régime fiscal Patent Box (Patent Box Tax Incentive) » est entré en vigueur à Hong Kong.
Il s'agit d'un régime qui réduit considérablement le taux d'imposition des sociétés, le faisant passer de 16,5 % à « 5 % », pour les revenus générés par la propriété intellectuelle éligible (brevets, etc.), tels que les redevances de licence ou la part de la propriété intellectuelle incluse dans les ventes de produits.
Brevets (brevets standard, brevets à court terme)
Droits sur les variétés végétales
Logiciels protégés par le droit d'auteur
Pour bénéficier de cet avantage fiscal, il existe une condition importante.
Pendant la période transitoire de deux ans suivant l'entrée en vigueur (jusqu'au 4 juillet 2026), les « réenregistrements » utilisant des enregistrements de brevets à l'étranger (en Chine, au Royaume-Uni, etc.) seront éligibles à ces avantages fiscaux, mais à partir du 5 juillet 2026, un « enregistrement local à Hong Kong (OGP) » sera obligatoire.
En d'autres termes, l'approche passive consistant jusqu'à présent à « enregistrer Hong Kong en même temps que la Chine » risque de ne plus permettre de bénéficier de cet avantage fiscal à l'avenir. Un changement de stratégie s'impose dès à présent : « si vous souhaitez bénéficier des avantages fiscaux à Hong Kong, vous devez vous soumettre à un examen spécifique à Hong Kong (voie OGP) ».
Le système des brevets de Hong Kong est un mécanisme unique au monde. Il est nécessaire de choisir parmi les trois voies suivantes en fonction des objectifs de votre entreprise (priorité aux coûts, aux avantages fiscaux ou à la rapidité).
Il s'agit de la méthode la plus utilisée jusqu'à présent par les entreprises japonaises. Ce système ne prévoit pas d'examen spécifique à Hong Kong, mais utilise les résultats d'examen des trois « offices de brevets désignés » suivants pour procéder à l'enregistrement.
[Offices de brevets désignés]
Office national chinois de la propriété intellectuelle (CNIPA)
Office britannique de la propriété intellectuelle (UKIPO)
Office européen des brevets (OEB) *pour les demandes désignant le Royaume-Uni
【Procédure et délais stricts】
Le principal risque de cette voie réside dans la « gestion des délais ». Les deux étapes suivantes doivent être effectuées sans le moindre retard.
Première étape (demande d'enregistrement) : introduire la demande à Hong Kong dans les six mois suivant la publication de la demande auprès de l'office de brevets désigné (Chine, etc.).
Deuxième étape (demande d'enregistrement et de délivrance) : introduire la demande à Hong Kong dans les six mois suivant l'enregistrement (publication) du brevet auprès de l'office de brevets désigné.
Ce délai de « 6 mois » est très strict. Il n’est malheureusement pas rare de recevoir des demandes de consultation de clients qui, rassurés d’avoir obtenu un brevet en Chine, se rendent compte que le délai de procédure pour Hong Kong est déjà dépassé. Si vous choisissez la voie de la réinscription, il est indispensable de gérer votre calendrier en tenant compte du transfert vers Hong Kong dès le dépôt de la demande en Chine.
Créé en 2019, le **« brevet d'octroi initial (Original Grant Patent : OGP) »** suscite actuellement beaucoup d'intérêt.
Il s'agit d'une voie permettant de déposer directement une demande auprès de l'Office de la propriété intellectuelle de Hong Kong (HKIPD) et de se soumettre à un examen quant au fond, sans attendre les résultats de la Chine ou du Royaume-Uni.
Avantages : il n'est pas tributaire de l'état d'avancement de l'examen dans d'autres pays et permet une obtention rapide des droits. De plus, comme mentionné précédemment, c'est la voie la plus sûre pour bénéficier à l'avenir du régime fiscal « Patent Box ».
Inconvénients : les frais d'examen quant au fond entraînent généralement un coût plus élevé que la voie de la réinscription.
Cependant, pour les entreprises qui réalisent d'importants bénéfices sur le marché de Hong Kong, compte tenu des avantages fiscaux (16,5 % → 5 %), il vaut largement la peine de choisir la voie OGP, même si cela implique des coûts supplémentaires. À la fin de l'année 2024, on comptait plus de 1 000 demandes cumulées, et son utilisation connaît une forte croissance.
Ce système est destiné aux produits ayant un cycle de vie court.
Durée de protection : 8 ans maximum (4 ans + 4 ans de renouvellement).
Examen : examen de forme uniquement (enregistrement sans examen).
Caractéristiques : lors du dépôt de la demande, il est nécessaire de présenter un « rapport de recherche » (Search Report) établi par un organisme de recherche international, etc. Ce système est similaire au modèle d'utilité japonais, mais il diffère en ce sens qu'il protège également les inventions de procédé et les substances chimiques.
Les marques sont essentielles à la protection des marques, mais Hong Kong présente certains aspects d'une « île isolée » au sein du système international des marques.
C'est le point le plus important à retenir.
Lorsque les entreprises japonaises souhaitent obtenir une marque à l'étranger, elles ont généralement recours à une « demande au titre du Protocole de Madrid » via l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle). La Chine est signataire du Protocole de Madrid, mais Hong Kong ne l'est pas.
En d'autres termes, même si l'on désigne la « Chine » dans une demande au titre du Protocole de Madrid, celle-ci ne s'étend pas à Hong Kong. Pour obtenir un droit de marque à Hong Kong, il n'y a d'autre solution que de déposer une demande directement auprès de l'Office de la propriété intellectuelle de Hong Kong (voie de Paris).
De nombreuses entreprises, rassurées par le fait d'avoir inclus la Chine parmi les pays désignés dans leur demande au titre du Protocole de Madrid, négligent d'obtenir des droits à Hong Kong. Les contrefacteurs ciblent précisément ces « zones d'ombre » en matière de droits.
Hong Kong dispose d'un système unique, qui n'existe ni au Japon ni en Chine, appelé « marques en série » (Series Trade Marks).
Ce système permet de regrouper en une seule demande plusieurs marques qui sont pratiquement identiques, mais dont seules des parties non essentielles (couleur, police de caractères, ponctuation, etc.) diffèrent.
Par exemple, si vous déposez en même temps une « version couleur » et une « version monochrome » d’un même logo, ou une version « horizontale » et une version « verticale », vous ne payez que les frais de dépôt d’une seule demande (plus un léger supplément), ce qui vous permet de protéger ces variantes tout en réduisant les coûts.
Langues : Hong Kong est un monde où coexistent les « caractères traditionnels » et l'« anglais ». Plutôt que d'utiliser telle quelle une marque de Chine continentale (caractères simplifiés), il convient d'envisager un dépôt en version traditionnelle ou avec des caractères transcrits selon la prononciation locale en cantonais.
Services de vente au détail (classe 35) : Hong Kong est une ville de commerce de détail. Il est extrêmement important d'obtenir l'enregistrement dans la classe 35 afin de protéger non seulement les produits eux-mêmes, mais aussi les noms commerciaux des magasins physiques et des boutiques en ligne.
Nous aborderons également les « dessins et modèles enregistrés » (Registered Design) qui protègent le design des produits.
À Hong Kong, l'enregistrement d'un dessin ou modèle se fait uniquement sur la base d'un examen de forme. Il n'y a pas d'examen quant au fond, tel que la nouveauté (caractère novateur du dessin ou modèle). L'enregistrement est donc rapide, intervenant environ 2 à 3 mois après le dépôt de la demande.
En tirant parti de cette rapidité, il est possible d'adopter une stratégie offensive, notamment en vue des grands salons organisés à Hong Kong tels que le « Salon de l'électronique » ou le « Salon des cadeaux » : **« déposer la demande juste avant le salon, se munir du certificat d'enregistrement et avertir les contrefacteurs sur place »**.
Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'examen que n'importe quel dessin ou modèle confère un droit valide. En vertu de la loi hongkongaise sur les dessins et modèles, la « notoriété mondiale » constitue un motif de perte de nouveauté.
Les dessins ou modèles déjà commercialisés au Japon ou publiés sur un site Web courent un risque élevé d'être invalidés pour « absence de nouveauté » au moment de l'exercice des droits (lutte contre les contrefaçons), même si un certificat d'enregistrement a été délivré à Hong Kong.
(※ Il n'y a pas de problème si la demande revendique la priorité d'une demande déposée au Japon dans les six mois.)
Actuellement, le gouvernement de Hong Kong procède à une révision du système des dessins et modèles (notamment en envisageant l'introduction d'un examen quant au fond), et les discussions sur la réforme législative devraient s'intensifier à partir de 2025. Il est donc nécessaire de se tenir constamment informé des dernières évolutions.
« Le marché de Hong Kong est petit, je vais donc le mettre de côté pour plus tard »
Certains dirigeants partagent cette opinion. Cependant, pour les trois raisons suivantes, l'obtention de droits à Hong Kong est indispensable.
Hong Kong est l’une des plus grandes plaques tournantes logistiques au monde. Les contrefaçons fabriquées en Chine continentale (à Shenzhen, Dongguan, etc.) sont souvent exportées vers l’Europe, les États-Unis et le Moyen-Orient via Hong Kong.
Si vous détenez un brevet ou une marque à Hong Kong, vous pouvez déposer une demande d'interdiction des produits contrefaits auprès des douanes de Hong Kong (Customs). Même s'il est difficile de procéder à des saisies en Chine continentale, le fait de pouvoir bloquer ces produits à Hong Kong, qui constitue un goulot d'étranglement logistique, permet d'empêcher leur diffusion dans le monde entier.
Comme mentionné en introduction, le taux d'imposition sur les bénéfices liés à la propriété intellectuelle générés à Hong Kong est de 5 %. Pour les entreprises japonaises qui ont établi leur siège régional ou une base de vente à Hong Kong, la constitution d'un portefeuille de brevets approprié se traduit directement par une « amélioration de la marge bénéficiaire ». Le département de la propriété intellectuelle passe ainsi du statut de « centre de coûts » à celui de « centre de profits ».
Le système judiciaire de Hong Kong repose sur le droit anglais (Common Law) ; il est plus transparent et plus prévisible que celui de la Chine continentale. En cas de litige, on peut s'attendre à un jugement équitable, ce qui est essentiel pour garantir la stabilité juridique des activités commerciales.
Le système de propriété intellectuelle de Hong Kong est en pleine transition, avec l'introduction de l'OGP en 2019, celle du « Patent Box » en 2024, et la mise en place d'un nouveau système à partir de 2025 (réforme des dépôts électroniques, durcissement des conditions de résidence des mandataires, etc.).
Il ne s'agit plus d'une simple formalité à régler « au passage » dans le cadre de vos activités en Chine.
Avantages de faire appel à notre cabinet
Une stratégie combinée « fiscalité × propriété intellectuelle » :
Au-delà de la simple obtention d'un brevet, nous pouvons vous conseiller d'un point de vue stratégique sur « la voie à suivre pour bénéficier des avantages du Patent Box ».
Gestion rigoureuse des délais (docking) :
Nous gérons les « délais de 6 mois » pour les procédures de réenregistrement ainsi que les délais de priorité à l'aide d'un système dédié, afin d'éviter toute expiration par inadvertance. La coordination avec les dépôts en Chine ne tolère aucune erreur.
Un réseau solide d'agents locaux :
À la suite de la révision de la réglementation en 2025, les mandataires de Hong Kong devront désormais strictement « résider à Hong Kong et y disposer d'un établissement physique ». Notre cabinet travaille en partenariat avec des mandataires locaux agréés et de confiance, ce qui vous évite tout risque de retard dans les procédures.
Propositions personnalisées, telles que les marques en série :
Nous formulons des propositions sur mesure, notamment en tirant parti des mécanismes propres à Hong Kong pour réduire les coûts.
« Nous avons déposé une demande en Chine, mais nous n'avions pas pensé à Hong Kong »
« Je suis confronté à des contrefaçons transitant par Hong Kong »
« Je souhaite en savoir plus sur le régime fiscal « Patent Box » »
Si vous êtes une entreprise confrontée à ce type de préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous proposerons un plan de propriété intellectuelle optimal pour protéger votre activité et maximiser vos bénéfices.
AUTEUR / Rédacteur
Takefumi Sugiura
Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX / Avocat spécialisé en propriété intellectuelle
Nous accompagnons des clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, industrie manufacturière, start-ups, mode, médecine, etc.) dans tous les domaines liés à la propriété intellectuelle, depuis le dépôt de demandes de brevets, de marques, de dessins et modèles et de droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en matière de contrefaçon. Nous maîtrisons également les stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association des conseils en propriété industrielle d'Asie (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).