Hong Kong est une plaque tournante financière et logistique en Asie, qui sert également de porte d'entrée vers la Chine continentale. Pour les entreprises japonaises, ce marché reste extrêmement important, tant comme point d'ancrage pour leur expansion à l'étranger que comme base de coordination pour la région de l'ASEAN.
Cependant, il n’est pas rare que de nombreuses entreprises japonaises qui envisagent de s’implanter à Hong Kong, ou qui y ont déjà commencé leurs activités, nourrissent **une « erreur fatale »** en matière de stratégie de propriété intellectuelle.
« Puisque nous avons déposé notre marque en Chine continentale, elle sera certainement protégée à Hong Kong aussi »
« Tout va bien puisque nous avons désigné la Chine dans le cadre du Protocole de Madrid (Madpro) »
Si la direction ou le service juridique de votre entreprise part de ce principe, votre marque se trouve dans un état de « non-protection » (sans défense) sur le marché de Hong Kong.
Hong Kong est une région administrative spéciale de Chine, mais, en vertu du principe « un pays, deux systèmes », elle dispose d’une juridiction totalement indépendante en matière de droits de propriété intellectuelle. Les entreprises qui développent leurs activités sans connaître ce fait sont confrontées à des problèmes incessants, tels que la circulation de contrefaçons sur place ou le dépôt anticipé de marques par des tiers malveillants (dépôt frauduleux).
Dans cet article, un conseil en propriété industrielle spécialisé dans les marques à l'étranger explique en détail le fonctionnement du système de marques propre à Hong Kong, ses différences fondamentales par rapport à la Chine continentale, le déroulement pratique du dépôt de demande, ainsi que la stratégie de dépôt la plus rentable que les entreprises japonaises devraient adopter.
Tout d'abord, nous allons expliquer le principe fondamental le plus important pour comprendre le système des marques de Hong Kong. Il s'agit du fait que « Hong Kong et la Chine continentale entretiennent, en matière de propriété intellectuelle, la même relation que deux pays étrangers ».
Les droits de propriété intellectuelle, tels que les droits de marque, sont régis par le principe du « territorialisme », selon lequel les droits sont établis de manière indépendante dans chaque pays.
Hong Kong maintient un système fondé sur la « common law » (droit jurisprudentiel), héritée de l'époque coloniale britannique, et son système juridique diffère donc fondamentalement de celui de la Chine continentale, qui relève du droit continental (droit écrit).
Il est donc indispensable de garder à l'esprit le schéma suivant :
Enregistrement auprès de l'Office chinois des marques (CNIPA) → Invalide à Hong Kong
Enregistrement auprès de l'Office de la propriété intellectuelle de Hong Kong (IPD) → Invalide en Chine continentale
En d'autres termes, si vous exercez vos activités à la fois en Chine continentale et à Hong Kong, il est indispensable de déposer une demande d'enregistrement de marque séparément pour chaque territoire.
Tout comme le Japon et la Chine continentale, Hong Kong applique le « principe du premier déposant ».
Hong Kong étant un territoire de common law, même une marque non enregistrée peut bénéficier d'une protection en vertu de la doctrine de la « contrefaçon par usurpation de nom » (Passing off) si elle a acquis une notoriété (Goodwill) grâce à une utilisation de longue date.
Cependant, prouver ce « passing off » nécessite une quantité considérable de preuves, des frais de justice élevés et un long délai. Dans la pratique, « déposer une demande dès que possible et obtenir la protection de la marque enregistrée » constitue le moyen le plus sûr et le moins coûteux de se prémunir contre les risques.
Lorsque des entreprises japonaises acquièrent des droits de marque à l'étranger, elles ont généralement recours à la « demande d'enregistrement international au titre du Protocole de Madrid (communément appelé « Madrid Protocol ») » via l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle). Ce système est très pratique car il permet de désigner plusieurs pays en une seule procédure, ce qui réduit les coûts de gestion.
C'est toutefois là que réside le principal écueil concernant les marques à Hong Kong.
À l'heure actuelle, Hong Kong ne peut pas être désigné comme État partie (ou territoire) au Protocole de l'Arrangement de Madrid.
« La Chine étant signataire du Madpro, si l'on désigne la Chine, Hong Kong est-elle alors incluse ? »
On nous pose souvent cette question, mais la réponse est NON. Même si l'on désigne la « Chine (CN) » dans une demande au titre du Protocole de Madrid, son effet est limité à la Chine continentale et ne s'étend pas à Hong Kong (ni à Macao).
Le gouvernement de Hong Kong prépare actuellement une réforme législative en vue de l'adoption future du Protocole de Madrid, mais la date de mise en œuvre pratique n'est pas encore fixée.
Par conséquent, pour obtenir des droits à Hong Kong à l'heure actuelle, la seule méthode sûre consiste à déposer une demande directement auprès de l'Office de la propriété intellectuelle de Hong Kong (IPD) (voie de Paris).
Nous présentons ci-dessous les caractéristiques concrètes du système qu'il convient de connaître pour procéder à un dépôt direct à Hong Kong.
Hong Kong adopte la classification internationale de Nice pour la classification des produits et services (classes 1 à 45). Les critères de classification étant identiques à ceux du Japon, il est possible d'examiner l'étendue de la demande en se basant sur le certificat d'enregistrement de marque japonais.
Toutefois, en ce qui concerne la désignation concrète des produits, il est préférable d'utiliser la désignation standard recommandée par l'IPD de Hong Kong ; il convient de faire preuve de prudence, car les expressions ambiguës sont susceptibles de constituer un motif de rejet.
La langue de dépôt est l'« anglais » ou le « chinois ». Le type de caractères chinois utilisé est ici un élément important.
Courant à Hong Kong : chinois traditionnel (Traditional Chinese) / Exemple : « 廣 »
Courant en Chine continentale : caractères simplifiés (Simplified Chinese) / Exemple : « 广 »
Lors de l'examen des marques, les caractères traditionnels et simplifiés ont tendance à être considérés comme similaires, mais du point de vue de l'image de marque auprès des consommateurs locaux, l'enregistrement en « caractères traditionnels » est extrêmement important.
Si une entreprise japonaise se développe à Hong Kong en utilisant uniquement les caractères simplifiés (destinés à la Chine continentale), elle risque de donner aux consommateurs locaux l'impression erronée qu'il s'agit d'une marque de Chine continentale, ou de ne pas parvenir à ancrer son image de marque.
En principe, la stratégie classique consiste à déposer deux versions : « en alphabet (anglais) » et « en caractères traditionnels ».
Hong Kong dispose d'un système très avantageux qui n'existe ni au Japon ni en Chine. Il s'agit des « marques en série ».
Ce système permet de déposer en une seule demande plusieurs marques qui sont « substantiellement similaires et ne diffèrent que par des éléments mineurs (couleur, police de caractères, etc.) n'affectant pas leur caractère distinctif » (jusqu'à quatre au maximum).
[Exemple d'application]
Marque A : logo en noir et blanc
Marque B : logo en couleur
Marque C : logo en caractères traditionnels (uniquement si le design est très similaire)
Si vous parvenez à faire reconnaître ces marques comme une « série », vous pouvez enregistrer plusieurs variantes pour le coût d'une seule demande (plus un léger supplément). Il s'agit d'une technique à privilégier, car elle permet d'élargir la portée de vos droits tout en réduisant les coûts.
Nous avons résumé dans un tableau comparatif, d'un point de vue pratique, les différences entre ces deux systèmes, qui ont tendance à être complexes.
| Rubrique | Chine continentale (Mainland China) | Hong Kong |
| Autorité compétente | Office national chinois de la propriété intellectuelle (CNIPA) | Office de la propriété intellectuelle de Hong Kong (IPD) |
| Système juridique | Droit continental (principe strict du premier déposant) | Common law (principe du premier déposant + prise en compte de l'usage effectif) |
| Accord de Madrid | Adhérent (désignation possible) | Non-adhésion (dépôt direct uniquement) |
| Classification des produits | Classification de Nice + « code de groupe de similitude » propre | Classification de Nice (application proche de la norme internationale) |
| Langue utilisée | Chinois simplifié | Anglais ou chinois traditionnel |
| Réponse aux refus | L'utilisation des formulaires de consentement est extrêmement limitée | Facilement surmontable grâce au consentement (Consent is King) |
| Durée de l'examen | Environ 9 à 12 mois | Environ 6 à 9 mois |
| Durée des droits | 10 ans | 10 ans |
Comme le montre ce tableau, les deux pays doivent être considérés comme des « pays voisins mais totalement distincts ».
Une demande déposée directement à Hong Kong suit généralement le déroulement suivant. Si tout se passe bien, le processus, de la demande à l'enregistrement, prend environ 6 à 9 mois.
Avant le dépôt, il convient de vérifier qu'aucune marque identique ou similaire n'existe déjà. Hong Kong étant une zone très dense en entreprises, le risque de trouver une marque similaire n'est pas négligeable.
Une recherche préalable effectuée par un professionnel est indispensable, car il est nécessaire d'examiner les similitudes tant en anglais qu'en chinois (prononciation cantonais).
La demande est déposée par l'intermédiaire d'un mandataire local à Hong Kong.
Si la demande est déposée dans les six mois suivant le dépôt au Japon, il est possible de revendiquer la « priorité » en vertu de la Convention de Paris afin de faire remonter la date de dépôt.
L'examinateur vérifie le caractère distinctif de la marque et sa similitude avec les marques antérieures.
Si des motifs de refus sont notifiés, vous aurez la possibilité de présenter des observations ou des modifications pour contester ces motifs.
[Point important] Le pouvoir d'une lettre de consentement (Letter of Consent)
Si la demande est rejetée au motif qu'elle « ressemble à la marque d'un tiers », la « lettre de consentement » constitue une arme très puissante à Hong Kong.
Au Japon, le système de consentement a été introduit en avril 2024, mais comme il exige qu’il n’y ait « aucun risque de confusion », la barre reste très haute. En revanche, à Hong Kong, la pratique selon laquelle « si les parties concernées sont d’accord, la demande est acceptée (Consent is King) » est bien établie, et l’enregistrement est presque assuré dès lors qu’une lettre de consentement est fournie.
Une fois l'examen passé, la marque est publiée au bulletin officiel.
Les trois mois suivant cette date constituent le délai d'opposition (Opposition Period) pendant lequel des tiers peuvent former opposition.
En l'absence d'opposition, un certificat d'enregistrement est délivré.
Au-delà de la simple procédure, veuillez tenir compte des points suivants dans le cadre d'une stratégie visant à protéger votre entreprise.
Hong Kong est une « ville du shopping » où le commerce de détail et la distribution sont très dynamiques.
Même si vous êtes fabricant, nous vous recommandons vivement d'enregistrer la classe 35 (services de vente au détail, etc.) lorsque vous exploitez des magasins en propre ou un site de commerce électronique, et ce, au-delà de la simple classification des produits. Si vous omettez d'enregistrer cette classe, vous risquez de ne pas pouvoir empêcher l'apparition d'une boutique de sélection portant le même nom.
Après l'enregistrement, si vous n'utilisez pas votre marque à Hong Kong pendant plus de trois ans consécutifs sans motif valable, vous courez le risque de voir votre enregistrement annulé à la demande d'un tiers.
Même si vous vendez depuis le Japon via le commerce électronique transfrontalier, il est important de conserver de manière appropriée les factures attestant des expéditions vers Hong Kong, ainsi que les preuves de l'existence d'un site web destiné au marché hongkongais.
Bien que ce phénomène soit moins répandu qu'en Chine continentale, des demandes de dépôt frauduleuses (dépôts arbitraires) visant des marques japonaises célèbres ou des personnages populaires ont également lieu à Hong Kong.
Plutôt que d'attendre que votre implantation soit décidée, il est préférable de déposer votre marque dès le stade où une implantation est envisageable. C'est en fin de compte la mesure de défense la plus rentable.
Les demandes de dépôt à Hong Kong doivent être effectuées par l'intermédiaire d'un agent local. Certains d'entre vous se demandent peut-être s'il n'est pas possible de s'adresser directement à un cabinet local, mais pour les raisons suivantes, nous vous recommandons vivement de passer par un conseil en propriété industrielle japonais (cabinet de brevets) afin d'assurer une gestion centralisée.
Cohérence de la stratégie mondiale en matière de propriété intellectuelle
Le conseil en propriété industrielle japonais, après avoir examiné la situation de vos droits au Japon, votre stratégie en Chine continentale et vos futurs développements à l'international, déterminera « quelle portée (produits désignés) vous devez viser à Hong Kong ». Il ne s'agit pas d'une simple délégation de procédures, mais de la mise en place d'un réseau de droits d'un point de vue commercial.
Réponse juridique aux motifs de rejet complexes
En cas de rejet lors de l'examen, une réfutation sophistiquée fondée sur la législation locale et la jurisprudence antérieure est nécessaire. Dans un contexte où les termes techniques en anglais et en chinois fusent de toutes parts, communiquer directement avec un mandataire local représente une charge et un risque considérables pour les responsables de la propriété intellectuelle de votre entreprise.
Communication et gestion en toute sérénité
Notre cabinet se charge de toutes les communications avec les agents locaux. Nous offrons un service complet, allant des rapports en japonais à la facturation en yens japonais, en passant par la gestion des délais de renouvellement, afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur votre cœur de métier.
Hong Kong est un port de libre-échange et un marché où les affaires évoluent à un rythme très rapide.
Il n'est pas rare que l'on se rende compte qu'il est déjà trop tard (la marque a été déposée par une autre entreprise, des contrefaçons circulent) lorsqu'on envisage l'enregistrement de la marque après le succès du produit.
Outre la marque chinoise, la marque hongkongaise est indispensable
Il est nécessaire de déposer une demande directement, et non via le système Madpro
Il faut examiner l'étendue des droits à la fois en anglais et en chinois traditionnel
Il faut tirer parti des systèmes propres à Hong Kong, tels que les marques en série
Comprendre ces quatre points et déposer votre demande au moment opportun est la clé du succès de vos activités à Hong Kong, et par extension, de votre expansion internationale.
Notre cabinet a établi un réseau solide avec des agents locaux de confiance à Hong Kong et vous offre un accompagnement complet, de la recherche préalable au dépôt jusqu'à l'enregistrement et l'exercice ultérieur de vos droits.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, par exemple : « Mon nom de marque peut-il être enregistré à Hong Kong ? » ou « Quel sera le coût total, en incluant la Chine ? ».
AUTEUR / Rédacteur
Takefumi Sugiura
Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX / Avocat spécialisé en propriété intellectuelle
Nous accompagnons des clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, industrie manufacturière, start-ups, mode, médecine, etc.) depuis le dépôt de demandes de brevets, marques, dessins et modèles et droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en contrefaçon. Nous maîtrisons également les stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association asiatique des conseils en propriété industrielle (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).