[Explications d'un conseil en brevets] Qu'est-ce que la restriction des revendications multiples ? Bonnes pratiques pour réduire le nombre de revendications lors du transfert au Japon

Lors du transfert vers le Japon (transfert national) d'une demande PCT (demande de brevet internationale) émanant de l'étranger ou d'une demande étrangère déposée via la voie de Paris, la prise en compte de la « restriction relative aux revendications multiples » constitue un enjeu pratique majeur incontournable.Suite à la modification législative d'avril 2022, cette pratique est désormais en principe interdite au Japon, et le fait de déposer une demande en traduisant simplement les revendications d'une demande étrangère donnera lieu à une notification de motifs de rejet. Dans cet article, un conseil en propriété industrielle explique en détail, à l'intention des responsables des services de propriété intellectuelle et des cabinets de brevets étrangers, les « principes fondamentaux de cette restriction » ainsi que les « meilleures pratiques pour réduire le nombre de revendications lors de la conversion au Japon ».

1. Principes fondamentaux des restrictions relatives aux revendications multiples et multiples et leur impact sur la pratique

1-1. Différence entre les revendications multiples et les revendications multi-multiples

Dans la rédaction des revendications, une « revendication multiple » désigne une revendication qui fait référence de manière alternative à deux ou plusieurs autres revendications. Il s'agit par exemple d'une formulation telle que « le procédé de fabrication décrit dans la revendication 1 ou 2 », qui reste légale à l'heure actuelle.

En revanche, une « multi-multi-revendication » est une revendication multiple qui fait référence à une autre revendication multiple. Supposons, par exemple, que la revendication 3 soit une revendication multiple formulée comme suit : « selon la revendication 1 ou 2 ». Si, dans ce contexte, la revendication 4 est formulée comme suit : « selon l’une quelconque des revendications 1 à 3 », cette revendication 4 correspond à une multi-multi-revendication. En effet, elle fait référence de manière alternative à la revendication 3, qui est elle-même une revendication multiple.

1-2. Date d'application de la restriction et contexte de son introduction

Au Japon, la restriction relative aux revendications multiples a été introduite pour les demandes PCT dont la date de dépôt international est le 1er avril 2022 (Reiwa 4) ou postérieure, ainsi que pour les demandes de brevet déposées à partir de cette date (article 24-3, paragraphe 5, du règlement d'application de la loi sur les brevets, etc.).

Cette restriction a été introduite principalement dans un souci d’« harmonisation des systèmes internationaux » et d’« allègement de la charge pesant sur les tiers et les examinateurs ».Alors que des restrictions strictes étaient déjà en vigueur dans des pays majeurs tels que les États-Unis, la Chine et la Corée du Sud, le Japon n'imposait aucune restriction, ce qui entraînait l'introduction de structures de revendications complexes dans les demandes étrangères. Les relations en matière de droits devenaient aussi complexes qu'une toile d'araignée, alourdissant la charge de travail liée à l'évaluation des violations des droits des tiers et à la recherche d'antériorités par l'Office des brevets ; c'est pourquoi une modification législative a conduit à l'instauration de cette restriction.

1-3. Sanctions en cas d'infraction et risque de retard dans l'examen

Si une demande d'examen est déposée alors qu'elle contient des revendications enfreignant cette restriction, cela constitue une violation de l'article 36, paragraphe 6, point 4, de la loi sur les brevets (exigences du décret d'application) et donne lieu à une notification de motifs de rejet.

2. Raisons pour lesquelles une réduction du nombre de revendications est nécessaire lors de la transition vers le système japonais (transition nationale)

2-1. Les pièges liés aux différences de règles avec les autres pays (en particulier l'Europe)

En ce qui concerne les restrictions relatives aux revendications multiples, il convient d'accorder une attention particulière à la conversion au Japon des demandes PCT fondées sur l'Europe (EP). L'OEB (Office européen des brevets), le Royaume-Uni, l'Allemagne et d'autres pays acceptant de manière assez large les revendications multiples, il est fréquent que les descriptions rédigées selon les pratiques européennes en matière de brevets contiennent sans problème des dizaines de revendications multiples.

2-2. Moment de la demande d'examen et des modifications spontanées

Dans le système japonais des brevets, il est nécessaire de déposer une « demande d'examen » distincte dans les trois ans suivant le dépôt de la demande. Il est courant, dans la pratique, de déposer la demande d'examen en même temps que la procédure de conversion nationale d'une demande PCT (soumission de la traduction, etc.), mais cela comporte un piège.

Si la demande d'examen est déposée en même temps que la conversion, l'examen commence sur la base des revendications figurant dans la traduction soumise ; par conséquent, si celles-ci contiennent des revendications multiples, un avis de refus est immédiatement émis. Pour éviter cela, la « modification volontaire lors de la conversion au Japon » est extrêmement importante. La règle d'or consiste à effectuer une modification volontaire entre la fin de la procédure de conversion et la demande d'examen, afin de remédier aux infractions et de supprimer les revendications superflues.

2-3. Lien entre le nombre de revendications et les frais de l'Office des brevets (frais de demande d'examen et taxes de brevet)

Les frais de demande d'examen à verser à l'Office japonais des brevets sont calculés selon la formule suivante : « frais de base + (nombre de revendications × supplément) ». Chaque revendication supplémentaire entraînant un supplément de plusieurs milliers de yens, une demande basée sur une demande EP comportant 50 revendications, par exemple, entraînera des frais de demande d'examen s'élevant à plusieurs centaines de milliers de yens. De plus, les annuités de maintien (frais de brevet) après l'obtention du brevet seront également élevées, proportionnellement au nombre de revendications.La réduction du nombre de revendications lors du transfert vers le Japon constitue une mesure de réduction des coûts extrêmement efficace.

3. Meilleures pratiques pour la réduction et l'optimisation du nombre de revendications

Lors du transfert d'une demande étrangère vers le Japon, nous vous présentons quatre bonnes pratiques concrètes permettant non seulement de réduire le nombre de revendications, mais aussi d'optimiser les coûts tout en conservant des droits solides.

3-1. Élimination des revendications multiples et clarification des relations de subordination

Pour éliminer les revendications multiples, les mesures suivantes sont principalement prises.

3-2. Suppression radicale des revendications de faible valeur intrinsèque

La méthode la plus efficace pour réduire le nombre de revendications et diminuer considérablement les frais de demande d'examen consiste à « supprimer les revendications de faible valeur ». D'après la pratique japonaise, les revendications suivantes, jugées superflues, ont tendance à être incluses.

3-3. Intégration et organisation des catégories

Dans le mémoire descriptif en langue originale d'une demande PCT, il est fréquent de présenter des revendications indépendantes comportant des éléments similaires, classées en plusieurs catégories telles que « dispositif (objet) », « procédé de fabrication », « système » et « programme », afin d'éviter toute lacune dans les droits.

Si l'on tente d'obtenir des droits sur l'ensemble de ces revendications au Japon, leur nombre double. En vertu de la loi japonaise sur les brevets, le fait de détenir un brevet sur un « programme », par exemple, permet souvent d'inclure la fabrication et la vente de l'« appareil » sur lequel ce programme est installé dans le champ d'application de l'exercice des droits. Après avoir examiné la nature de l'invention et le modèle d'affaires du client, la meilleure pratique pour optimiser le rapport coût-efficacité consiste à restreindre la demande d'examen aux catégories réellement nécessaires au Japon.

3-4. Renforcement préalable des critères de brevetabilité grâce à des modifications volontaires

Au moment de la correction volontaire lors du transfert vers le Japon, il est également important d’ajouter aux revendications les caractéristiques techniques fortes décrites dans les exemples de mise en œuvre (explications détaillées) du mémoire descriptif, afin de renforcer les exigences du brevet.

Si un avis négatif est émis dans le rapport d'examen international (ISR) du PCT, par exemple, il y a de fortes chances que la demande soit rejetée si l'on introduit une demande d'examen au Japon telle quelle. En modifiant (réduisant) les revendications à l'avance afin qu'elles soient conformes aux critères d'examen japonais grâce à des modifications apportées après la soumission de la traduction, on augmente les chances d'obtenir une décision d'octroi de brevet dès la première tentative. Cela permet de réduire considérablement les frais de conseil en brevets et de traduction liés aux procédures intermédiaires, ce qui se traduit par un excellent rapport coût-efficacité.

4. Avantages de confier la procédure de transition vers le Japon et la modification des revendications à un conseil en brevets

En confiant cette tâche à un conseil en brevets spécialisé, il est possible de reconstruire stratégiquement la structure des revendications en analysant minutieusement l'ensemble du mémoire descriptif et en raisonnant à rebours du point de vue d'un litige en contrefaçon : « Quelles sont les caractéristiques essentielles au cœur de l'invention ? » et « Quels sont les points sur lesquels les concurrents pourraient concevoir des solutions de contournement ? ». C'est là que réside le savoir-faire professionnel qui permet de conserver les droits à protéger de manière solide tout en éliminant uniquement le superflu.

Si la sélection des revendications peut être effectuée au stade de l’« anglais (langue d’origine) », avant même d’entamer le travail de traduction vers le japonais, cela permet de réduire directement non seulement les frais de timbres de l’Office des brevets, mais aussi les frais de traduction eux-mêmes. Le fait qu’un conseil en brevets connaissant parfaitement les critères d’examen japonais prépare les revendications à l’avance réduit considérablement le risque de recevoir des notifications de motifs de rejet inutiles, ce qui minimise au final le coût total entre le dépôt de la demande et l’obtention du brevet.

5. Conclusion : confiez l'obtention de droits sûrs et l'optimisation des coûts à des experts

Les restrictions relatives aux revendications multiples imposées par la réforme législative de 2022 constituent un obstacle incontournable dans la pratique de la conversion des demandes PCT au Japon. Cependant, il ne faut pas considérer cela comme une simple « règle gênante », mais plutôt comme « une occasion idéale de revoir l'ensemble des revendications, de réduire les coûts inutiles et d'extraire et de renforcer uniquement les droits réellement nécessaires ».Afin d'éviter l'augmentation des risques et des coûts liés à une traduction et à une demande d'examen telles quelles, il est indispensable de procéder à une réorganisation appropriée des revendications et à des corrections spontanées dès la phase de transition vers le Japon.