[Explications d'un conseil en brevets] Qu'entend-on par « restriction » dans le cadre d'une modification de brevet ? Explications détaillées des conditions requises et exemples concrets !

Lorsqu'on dépose une demande de brevet et qu'on demande son examen, il arrive que l'on reçoive une « notification des motifs de rejet » de la part d'un examinateur de l'Office des brevets. Pour y remédier, on cherche à lever ces motifs de rejet en procédant à des « modifications », c'est-à-dire en soumettant des « mémoires » ou des « actes de modification ». Cependant, notamment au stade de la « dernière notification des motifs de rejet », il est nécessaire de satisfaire à une exigence très stricte appelée « restriction limitée ».Dans cet article, un expert en propriété intellectuelle vous explique de manière claire le moment où cela est requis, les trois conditions à remplir, des exemples concrets de cas acceptés et refusés, ainsi que les avantages de faire appel à un conseil en propriété industrielle.

Introduction : l'importance des « modifications » dans l'examen des brevets

Quelque temps après avoir déposé une demande de brevet et demandé l'examen, il arrive que l'on reçoive un document intitulé « notification des motifs de rejet » de la part d'un examinateur de l'Office des brevets. Il s'agit d'une notification indiquant que « la demande ne peut être acceptée telle quelle », ce qui constitue une procédure courante à laquelle sont confrontés de nombreux déposants lors de l'examen des brevets. Ce n'est en aucun cas un cas rare.

Ce n’est pas parce que vous avez reçu une notification des motifs de rejet que vous devez renoncer à l’obtention du brevet. En effectuant des « modifications », c’est-à-dire en soumettant un « mémoire » exposant votre point de vue sur les remarques de l’examinateur ou un « acte de modification » modifiant le contenu des revendications, vous pouvez lever les motifs de rejet et viser l’obtention du brevet.

Cependant, ces modifications ne peuvent pas être effectuées librement à tout moment. À mesure que l'examen avance, les règles relatives aux modifications deviennent plus strictes, et il est notamment nécessaire de satisfaire à une exigence très stricte appelée « restriction » dès lors que l'on reçoit la « dernière notification de motifs de rejet ».

1. Moment où la réduction restrictive est requise

La condition stricte de la réduction limitée s'applique principalement aux modifications de brevet effectuées aux moments suivants.

① Lors de la réponse à la « dernière notification des motifs de rejet »

Lors de la correction apportée à la « première notification des motifs de rejet » reçue initialement de l'examinateur, il est possible d'effectuer des corrections de manière relativement libre, à condition de ne pas ajouter d'éléments nouveaux (éléments ne figurant pas dans le mémoire descriptif initial de la demande, etc.). Selon les circonstances, des corrections visant à élargir la portée des revendications peuvent également être admises.

Toutefois, la « dernière notification de motifs de rejet » est émise lorsque de nouveaux motifs de rejet apparaissent à la suite de cette première modification. À ce stade, des restrictions strictes, telles que la limitation, s'appliquent aux modifications.

② Au moment de la demande de « recours contre la décision de rejet »

Même si vous soumettez un mémoire ou un acte de modification en réponse à la notification du dernier motif de rejet, il peut arriver que l'examinateur ne change pas d'avis et qu'une « décision de rejet (décision finale de ne pas accorder le brevet) » soit rendue. Si vous contestez ce résultat d'examen, vous pouvez demander à l'Office des brevets un « recours contre la décision de rejet » afin d'obtenir un réexamen par trois juges. Même si vous modifiez la revendication de brevet en même temps que cette demande de recours, les règles de restriction limitative s'appliquent de manière stricte.

2. Qu'est-ce que la « réduction restrictive » d'une modification ? (Objectif et importance)

La « réduction restrictive » (article 17-2, paragraphe 5, point 2, de la loi sur les brevets) désigne, comme son nom l'indique, une « modification visant à restreindre (réduire) de manière limitée la portée des revendications (étendue des droits revendiqués par le brevet) ».

Pourquoi une restriction aussi stricte est-elle imposée à la fin de l'examen ? La raison principale est d'« accélérer l'examen des brevets » et d'« alléger la charge de travail des examinateurs ».

Dès la première étape, l'examinateur a déjà terminé l'examen de l'état de la technique pertinent à partir de la documentation mondiale. Si le déposant pouvait ajouter des éléments totalement nouveaux ou modifier librement l'invention pour en faire une autre, l'examinateur devrait recommencer l'examen de l'état de la technique et l'examen à zéro, ce qui entraînerait des retards dans l'ensemble du système des brevets.

C'est pourquoi seules des modifications limitées sont autorisées, consistant à « réduire légèrement l'étendue des droits afin d'éviter l'état de la technique tout en conservant le cadre de l'invention déjà examinée ».

3. Les trois conditions requises pour qu'une modification soit reconnue comme une restriction limitée

Ce n'est pas parce que l'on restreint la portée des droits que tout est automatiquement considéré comme une restriction limitée. Pour qu'une restriction soit jugée légale en tant que restriction limitée, les trois conditions suivantes doivent être remplies simultanément.

Condition 1 : « limiter » et « réduire » les éléments caractéristiques de l'invention de manière séquentielle

Il est nécessaire de restreindre (réduire) objectivement la portée des droits en recentrant les concepts des éléments constitutifs décrits dans la revendication avant modification sur des concepts concrets de niveau inférieur, ou en ajoutant de nouveaux éléments constitutifs de manière séquentielle. La suppression d’une partie des éléments ou leur remplacement par des éléments totalement différents est considérée comme une « extension des droits » ou une « modification de l’invention » et n’est pas admise.

Exigence n° 2 : le domaine d'application industrielle et le problème à résoudre doivent rester identiques

La restriction de la portée des droits résultant de la modification ne doit pas entraîner de changement du « domaine d'application industrielle » ou du « problème à résoudre (objectif) » avant et après la modification. Par exemple, une modification qui transformerait une invention de pièce de moteur visant à « améliorer le rendement énergétique des automobiles » en une pièce visant à « améliorer la durabilité des hélices de navires » à la suite d'une restriction des éléments sera rejetée, car elle nécessiterait de refaire l'examen sous un angle différent.Il est exigé que la modification reste dans les limites permettant de tirer pleinement parti des résultats de l'examen antérieur.

Exigence n° 3 : satisfaire aux conditions requises pour un brevet indépendant

Lorsqu'une modification impliquant une restriction est effectuée, il existe une règle importante selon laquelle l'invention après modification doit pouvoir être brevetée en tant que telle (c'est-à-dire qu'elle doit présenter une nouveauté et un caractère inventif) (condition de brevetabilité indépendante).Même si l'on « essaie simplement de restreindre la portée des droits conformément à la règle », si l'invention après restriction est identique à l'état de la technique existant ou si elle relève de l'évidence, elle ne sera finalement pas brevetable. Il est nécessaire d'élaborer une proposition de modification qui, tout en satisfaisant aux exigences formelles, présente également une brevetabilité substantielle.

4. Exemples de « réduction restrictive » acceptables et inacceptables

Certaines notions pouvant être difficiles à comprendre uniquement à travers des mots, nous allons expliquer concrètement, d'un point de vue pratique, les cas légaux (exemples acceptables) et illégaux (exemples à éviter) de réduction restrictive.

5. Risque de rejet de la correction et recours à la « demande divisionnaire »

Si l'examinateur estime que la requête en rectification déposée en réponse à la dernière notification de motifs de refus ne remplit pas les conditions d'une réduction restrictive, une sanction sévère appelée « rejet de la rectification (décision de rejet de la rectification) » est prononcée en vertu de la loi sur les brevets.

Si la correction est rejetée, la demande de correction soumise cette fois-ci est considérée comme n'ayant jamais existé, et l'examen est effectué sur la base de « l'état antérieur à la correction (les revendications incluant les derniers motifs de rejet) ». Les motifs de rejet déjà signalés demeurant inchangés, l'examinateur rendra alors une « décision de rejet ».

Utilisation de l'« application divisionnaire », l'atout de la récupération

Les règles relatives à la limitation restrictive étant très strictes, on peut se retrouver face à un dilemme : « si l'on tente d'éviter l'état de la technique, on risque de renoncer à la portée des droits que l'on souhaitait réellement pour son activité, ce qui aboutit à un brevet trop restrictif ».

Dans ce cas, la « demande de division » constitue un moyen de redressement puissant. Il s'agit d'une procédure consistant à extraire une partie des inventions décrites dans le mémoire descriptif de la demande initiale (demande mère) pour en faire une nouvelle demande distincte (demande fille). L'examen de la nouvelle demande divisée étant réinitialisé à la « première étape », elle est ainsi libérée des restrictions strictes en matière de correction imposées dans la dernière notification de motifs de rejet.

Une stratégie de propriété intellectuelle multidimensionnelle s'avère extrêmement efficace : dans la demande initiale, on procède à une réduction limitative prudente pour s'assurer de la protection des droits, tandis que pour les droits portant sur un champ d'application plus large ou sur d'autres configurations que l'on souhaite réellement obtenir, on demande un examen distinct par le biais d'une demande divisionnaire.

6. Avantages de faire appel à un conseil en propriété industrielle

La « réduction limitée » en fin d’examen est soumise à des règles juridiques extrêmement spécialisées et strictes. Les exemples d’échecs ne manquent pas : des responsables d’entreprise qui tentent de gérer cela en interne « se trompent sur les règles et voient leur correction rejetée » ou « restreignent inutilement leurs droits pour passer l’examen, aboutissant à un brevet inutilisable qui peut être facilement contourné par des concurrents ».

Pour obtenir des droits de brevet de valeur qui contribuent à votre activité, le choix le plus sûr est de faire appel à un « conseil en brevets », expert en la matière.

Résumé

La « limitation restrictive » dans le cadre de la modification d'un brevet est une règle de modification très stricte exigée lors de la dernière notification des motifs de rejet ou lors d'une requête en recours contre une décision de rejet, afin d'éviter une nouvelle procédure d'examen. Si les conditions suivantes ne sont pas toutes remplies (« limitation séquentielle de la portée des droits », « identité du domaine d'application industrielle et du problème », « respect des conditions requises pour un brevet indépendant »), il existe un risque majeur de passer d'un « rejet de la modification » à une « décision de rejet ».

Au cours de la phase intermédiaire (étape de la seconde moitié de l'examen), où les échanges avec l'Office des brevets se complexifient, des connaissances spécialisées de haut niveau et un jugement stratégique sont indispensables. Une seule erreur de jugement peut réduire à néant les frais de recherche et développement ainsi que les frais de dépôt engagés jusqu'alors.