Vue d'ensemble du système italien des dessins et modèles

Conditions d'enregistrement

Nouveauté et caractère individuel (créativité) : pour qu'un dessin ou modèle soit enregistré en Italie, il doit être nouveau et présenter un caractère individuel.La nouveauté signifie qu'aucun dessin ou modèle identique à celui faisant l'objet de la demande n'a été divulgué au public avant le dépôt de la demande. L'originalité signifie que l'impression d'ensemble que le dessin ou modèle en question produit sur un « utilisateur averti » doit être différente de celle produite par un dessin ou modèle antérieurement divulgué. En résumé, il doit présenter des caractéristiques d'apparence suffisamment différentes de celles des dessins ou modèles existants.

Motifs de refus d'enregistrement : les dessins et modèles ne remplissant pas les conditions susmentionnées ne peuvent être enregistrés. De plus, certains dessins et modèles définis par la loi ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement. Par exemple, les formes déterminées uniquement par des objectifs fonctionnels (lorsque toutes les caractéristiques esthétiques du dessin ou modèle découlent des fonctions techniques du produit) ou la forme des **éléments d'assemblage avec d'autres produits (ce que l'on appelle les « must-match »)** ne sont pas protégées.En outre, les dessins et modèles contraires aux bonnes mœurs, ceux qui reprennent sans autorisation des œuvres ou des marques d'autrui, ainsi que ceux comprenant des armoiries ou des insignes nationaux ou municipaux, se verront refuser l'enregistrement. Le fait de ne pas relever de ces exceptions fait également partie des conditions d'enregistrement.

Objet de la protection

Définition du dessin ou modèle : dans la loi italienne sur les dessins et modèles, le terme « dessin ou modèle » désigne l'apparence de tout ou partie d'un produit, laquelle est constituée de caractéristiques visuelles telles que les lignes, les contours, les couleurs, les formes, les textures, les matériaux et les motifs. Les dessins et modèles visuellement reconnaissables, y compris les décorations des produits, sont protégés. Le terme « produit » utilisé ici inclut non seulement les produits industriels, mais également les produits artisanaux.

Protection des dessins virtuels : en Italie, un dessin peut être protégé même s’il n’est pas matérialisé sur un objet physique. Il est ainsi clairement indiqué que les dessins apparaissant à l’écran, tels que les interfaces graphiques (disposition de l’écran, icônes, etc.) ou les images animées affichées sur un ordinateur ou un smartphone, peuvent être enregistrés en tant que dessins. Cela constitue un élargissement flexible de l’objet de la protection, rendu possible par les développements récents dans le domaine numérique.

Dessins ou modèles partiels : le design d'une partie d'un produit peut également être protégé en tant que dessin ou modèle indépendant. Par exemple, lorsque la caractéristique se trouve dans une partie du produit plutôt que dans l'ensemble, comme le design des feux arrière d'une voiture ou celui des poches d'un vêtement, il est possible de déposer une demande de dessin ou modèle portant uniquement sur cette partie. Toutefois, pour enregistrer un dessin ou modèle partiel concernant une pièce d'un produit composite, il est nécessaire que cette pièce soit visible par le consommateur lors de l'utilisation normale du produit et que cette partie présente en soi une nouveauté et un caractère distinctif.

Exemples concrets : le champ des dessins et modèles pouvant être enregistrés est très large et inclut les dessins de tous types de produits en deux ou trois dimensions.On peut citer comme exemples concrets le design d'emballages ou de récipients, le design de présentation des produits (trade dress), les symboles graphiques ou la typographie, le design de pages web ou d'icônes, les motifs de tissus ou les points de couture, ainsi que les designs partiels tels que les poches de vêtements. Les signes utilisés à titre temporaire (par exemple, les logos décoratifs à durée limitée) peuvent également être protégés en tant que dessins et modèles, même s'ils ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques.

Ce qui n'est pas protégé : comme indiqué précédemment, les formes déterminées uniquement par des fonctions techniques ou celles qui sont indispensables à l'assemblage avec d'autres produits (par exemple, les parties d'assemblage des briques Lego) ne peuvent pas faire l'objet d'un enregistrement de dessin ou modèle. De même, la forme des pièces de rechange de produits composites tels que les automobiles (pièces destinées à restaurer l'aspect d'origine à des fins de réparation) est exclue de la protection afin de garantir la concurrence sur le marché des pièces de rechange. Par ailleurs, les dessins ou modèles contraires aux bonnes mœurs ou portant atteinte aux droits d'autrui sont également exclus.

Procédure de dépôt

Autorité compétente et langue : Les demandes de dépôt de dessins et modèles en Italie doivent être adressées à l'Office italien des brevets et des marques (UIBM). Les demandes peuvent être déposées en ligne ou sur papier, et leur soumission par l'intermédiaire d'une chambre de commerce est également autorisée. Les documents de demande doivent être rédigés en italien. Même si le déposant est une entreprise ou un particulier étranger, la langue de dépôt requise est en principe l'italien.

Contenu de la demande : la demande doit comporter les informations relatives au déposant (nom, adresse, etc.), le titre du dessin ou modèle et le nom du produit, ainsi que les pièces justificatives requises.La date de dépôt est reconnue dès lors que les informations relatives au déposant, les dessins du dessin ou modèle (ou des photographies) et la preuve du paiement des taxes requises ont été fournis. En outre, si le déposant revendique une priorité en vertu de la Convention de Paris, il doit indiquer cette intention et fournir les informations relatives à la demande antérieure, puis présenter le certificat de priorité dans un délai de six mois (si le certificat est rédigé en langue étrangère, une traduction en italien doit être fournie dans un délai de deux mois).

Dépôt groupé de plusieurs dessins et modèles : en Italie, il est possible de déposer jusqu'à 50 dessins et modèles dans une seule demande. De plus, il n'est pas nécessaire que ces dessins et modèles appartiennent tous à la même classification de Locarno ; il est possible de déposer en bloc des dessins et modèles relevant de domaines de produits différents (des frais supplémentaires s'appliquent pour chaque dessin ou modèle supplémentaire). Cela permet une procédure flexible, comme le dépôt groupé d'une série de designs de produits présentant une cohérence stylistique.Il convient toutefois de noter que, dans le cadre d'une demande internationale de dessin ou modèle (Convention de La Haye), des restrictions de classification s'appliquent en fonction des exigences des pays désignés (voir ci-dessous).

Publication de la demande et secret de dessin ou modèle : l'Italie ne dispose pas d'un système de publication anticipée après le dépôt, comme au Japon. En règle générale, les demandes de dessin ou modèle sont publiées une fois l'enregistrement effectué. Toutefois, les tiers peuvent consulter le dossier de la demande entre le dépôt et l'enregistrement.De plus, le déposant peut, sur demande formulée au moment du dépôt, demander que le contenu de la demande de dessin ou modèle reste confidentiel (dessin ou modèle secret) pendant une période maximale de 30 mois. Ce système de report de publication permet de mettre en œuvre une stratégie consistant à garder le dessin ou modèle secret jusqu'au moment de sa mise sur le marché, puis à le publier et à le protéger ultérieurement. La publication a lieu soit à l'expiration de la période de report, soit si le déposant souhaite une publication anticipée.

Examen de forme et enregistrement : le dessin ou modèle déposé fait d'abord l'objet d'un examen de forme par l'Office italien des brevets et des marques. Cet examen permet de vérifier que la demande remplit les conditions de forme requises, que les dessins joints sont conformes, que le dessin ou modèle répond à la définition du terme, et qu'il ne porte pas atteinte aux bonnes mœurs.Il n'y a pas d'examen portant sur les conditions de fond telles que la nouveauté ou le caractère distinctif (examen de nouveauté). Cette procédure est similaire au système d'enregistrement des dessins et modèles en vigueur dans les pays de l'UE et vise à accélérer et simplifier l'examen. Par conséquent, même si un dessin ou modèle similaire a déjà existé, il peut être enregistré sans que cela soit signalé lors de l'examen par l'Office (comme indiqué ci-après, un tel dessin ou modèle peut faire l'objet d'une demande d'annulation de la part d'une partie intéressée).

Enregistrement et délivrance : si la demande satisfait aux critères de forme et que les taxes requises ont été acquittées, l'Office des brevets et des marques enregistre le dessin ou modèle et délivre un certificat d'enregistrement. Le délai entre le dépôt de la demande et l'enregistrement est d'environ quelques mois, ce qui est relativement rapide.Il convient de noter que le droit de dessin ou modèle (droit exclusif) naît avec l'enregistrement et est publié au Bulletin officiel. Toutefois, selon la législation italienne, même entre le dépôt et l'enregistrement, si la demande est publiée et que le dessin ou modèle est accessible à des tiers, le déposant est réputé avoir le droit d'empêcher toute utilisation non autorisée de ce dessin ou modèle par des tiers. En d'autres termes, à moins qu'il ne s'agisse d'un dessin ou modèle secret, une protection provisoire est réputée commencer dès la date de dépôt, dès lors que le dessin ou modèle a été rendu public.

Frais de dépôt : les frais de dépôt s’élèvent à 50 euros pour les dépôts électroniques et à 100 euros pour les dépôts sur papier, avec une réduction pour les procédures en ligne (les frais sont légèrement plus élevés en cas de dépôt groupé de plusieurs dessins ou modèles). Il n’y a pas de frais d’enregistrement ni de frais pour la première année, mais des frais de renouvellement sont dus à partir de la cinquième année (voir ci-dessous).

Mandataire et adresse locale : Si le déposant ne dispose pas d'une adresse en Italie ou au sein de l'EEE (Espace économique européen), il est impératif, dans la pratique, d'effectuer les démarches par l'intermédiaire d'un mandataire local. Le mandataire doit être un consultant en propriété industrielle (conseil en propriété industrielle) ou un avocat italien, et être titulaire d'une inscription au registre des qualifications requis. Lorsqu'une entreprise japonaise effectue une demande directement, elle fait généralement appel à un mandataire italien pour mener à bien la procédure (la nécessité d'une procuration sera abordée plus loin).

Opposition : Il n'existe pas de système d'opposition pour l'enregistrement des dessins et modèles en Italie. Par conséquent, si un tiers souhaite demander la nullité d'un dessin ou modèle après son enregistrement, il doit intenter une action en nullité (action en annulation) devant le tribunal, comme indiqué ci-dessous.

Exception à la perte de nouveauté (délai de grâce)

L'Italie dispose également d'une disposition d'exception à la perte de nouveauté des dessins et modèles (délai de grâce). Même si le créateur du dessin ou modèle (ou son ayant droit) a divulgué son dessin ou modèle avant le dépôt de la demande, celui-ci n'est pas considéré comme ayant perdu sa nouveauté si la demande est déposée dans les 12 mois suivant la date de cette divulgation.Cela signifie, par exemple, que même après avoir présenté un dessin ou modèle lors d'un salon international ou d'une exposition, la demande ne sera pas rejetée pour cause de divulgation par le créateur lui-même, à condition que celle-ci ait eu lieu dans un délai d'un an. Il s'agit d'un traitement commun au système des dessins et modèles de l'Union européenne, et un délai similaire à celui de l'exception à la perte de nouveauté en Japon (6 mois ※ prolongé à 1 an par la réforme de 2020 de la loi japonaise) est prévu.

Le délai de grâce s'applique à la divulgation effectuée par le créateur ou ses ayants droit, ou à la divulgation résultant d'un acte illicite (abus) à l'encontre du créateur. Ce dernier cas comprend notamment le plagiat du dessin ou modèle ou sa divulgation à un tiers sans autorisation. Dans ces cas, l'exception à la perte de nouveauté est reconnue si la demande est déposée dans les 12 mois suivant la divulgation.

Il est par ailleurs stipulé que « la divulgation sous une forme à laquelle les milieux spécialisés et les parties intéressées n'ont généralement pas accès » n'affecte pas la nouveauté. Par exemple, il est prévu que, dans le cas d'une publication dans un cercle très restreint et non reconnue sur le marché, celle-ci ne soit pas strictement considérée comme notoirement connue. Toutefois, dans la pratique, il est plus prudent de déposer la demande dès que possible après la divulgation du dessin ou modèle.

* En Italie, il n'existe pas de dispositions procédurales explicites précisant s'il est nécessaire de déclarer cette intention dans la demande ou de présenter des pièces justificatives pour bénéficier de la période de grâce. Il est toutefois recommandé de préparer des documents permettant de prouver la date et les modalités de la publication (par exemple, le catalogue officiel d'un salon ou une attestation de participation) en cas de litige ultérieur.

Système de réduction ou d'exonération des taxes

Réductions et exonérations des taxes : le système italien des dessins et modèles ne prévoit pas de mesures spécifiques de réduction ou d'exonération des taxes pour les petites entreprises ou les universités. Tous les déposants doivent s'acquitter des mêmes taxes. Toutefois, comme indiqué précédemment, il existe une mesure préférentielle permettant de bénéficier d'une réduction de 50 % des taxes de dépôt pour les demandes déposées par voie électronique. De plus, le dépôt groupé de plusieurs dessins et modèles présente l'avantage d'être plus économique que le dépôt individuel.

* Par le passé, une politique de gratuité temporaire des taxes de brevet et de dessin ou modèle (2006) a été mise en place, suivie l'année suivante par des mesures visant à rétablir les taxes et à modifier le système, mais le système tarifaire est désormais revenu à la normale.

Nécessité et forme du pouvoir

Nécessité d'un mandataire : comme indiqué ci-dessus, lorsque des entreprises ou des particuliers situés en dehors de l'EEE déposent directement une demande en Italie, ils désignent généralement un mandataire local. Pour confier la procédure de dépôt à un mandataire, une procuration (Power of Attorney) du déposant au mandataire est nécessaire. En Italie, la présentation d'une procuration est exigée en cas de dépôt par l'intermédiaire d'un mandataire ; celle-ci doit être remise soit en même temps que la demande, soit au plus tard dans les deux mois suivant le dépôt.

Forme de la procuration : il n'existe pas de formulaire type pour la procuration en Italie, mais celle-ci est établie sous la forme d'un document préparé par le mandataire (avocat spécialisé en propriété industrielle, etc.) et signé par le déposant. Aucune certification par un notaire ou un consulat n'est requise ; la signature seule suffit pour que la procuration soit valide.En cas de dépôt électronique, le document doit être soumis sous forme de PDF numérisé, par exemple. Par ailleurs, si certains pays exigent la remise de l'original pour chaque demande, en Italie, une fois que la procuration signée a été soumise, aucun dépôt supplémentaire n'est en principe nécessaire (une copie peut suffire pour les procédures ultérieures menées par le même mandataire).

Langue et contenu : la procuration est généralement rédigée en italien, mais cela ne pose aucun problème si le déposant est une entreprise japonaise, car le mandataire fournit généralement un formulaire comportant une version en anglais. Le contenu comprend les noms et adresses du déposant et du mandataire, la déclaration selon laquelle le déposant confie la procédure au mandataire, ainsi que l'étendue des pouvoirs relatifs à la demande de dessin ou modèle. La signature doit être apposée par une personne habilitée, telle que le représentant de l'entreprise déposante. L'apposition du cachet de l'entreprise n'est pas obligatoire.

Exigences relatives aux dessins (représentation visuelle)

Dépôt des dessins (représentation visuelle du dessin ou modèle) : la demande de dessin ou modèle doit être accompagnée de dessins ou de photographies illustrant le design pour lequel la protection est demandée. En Italie, il convient de joindre à la demande des **fichiers image (au format JPEG, par exemple) représentant l'aspect extérieur du produit**. Ces images seront publiées telles quelles dans le bulletin d'enregistrement et serviront de base à la définition de l'étendue des droits. Par conséquent, les dessins et photographies fournis doivent représenter clairement et sans omission les caractéristiques du dessin ou modèle.

Types et nombre de dessins à fournir : pour les dessins ou modèles de produits tridimensionnels, il est généralement recommandé de fournir six vues (face avant, face arrière, côtés gauche et droit, face supérieure et face inférieure). Cela permet de présenter le design sous tous les angles. Si nécessaire, des vues en perspective, des agrandissements ou des coupes peuvent être ajoutés pour mettre en évidence certaines caractéristiques.En revanche, pour les dessins ou modèles plats (motifs, designs d'écran, etc.), un seul dessin principal peut suffire, mais il est possible d'ajouter des illustrations montrant les variantes ou les conditions d'utilisation.

Points à prendre en compte lors de la création des dessins : bien qu'il n'existe pas de normes formelles détaillées pour les dessins de modèles en Italie, il convient généralement de tenir compte des points suivants :(1) L'image doit permettre de distinguer clairement la forme du dessin ou modèle, sans arrière-plan ni éléments superflus ; (2) Il est possible de déposer des photographies ou des dessins au trait, mais il convient d'uniformiser le format au sein d'une même demande pour des raisons de cohérence ; (3) Si l'on souhaite protéger les couleurs, il faut déposer une image en couleur (si l'image est déposée en noir et blanc, ces couleurs risquent de ne pas être incluses dans l'étendue des droits) ;(4) Dans le cas d'un dessin ou modèle partiel, on utilise généralement la technique consistant à indiquer les parties non visées par la protection en les représentant par des lignes pointillées ou en les laissant en blanc (cette approche est similaire à celle des dessins ou modèles partiels au Japon). Ces précisions permettent d'exprimer avec précision l'étendue des droits.

Explication succincte : en Italie, il est possible de joindre une **explication succincte du dessin ou modèle (description succincte)** lors du dépôt d'une demande de dessin ou modèle. Il s'agit d'une description écrite des caractéristiques du dessin ou modèle, mais sa soumission est facultative. L'ajout d'une explication permet de compléter les caractéristiques du dessin ou modèle difficiles à faire ressortir sur les dessins, mais les éléments figurant sur les dessins, même s'ils ne sont pas mentionnés dans l'explication, sont inclus dans l'étendue de la protection (l'explication ne sert qu'à faciliter l'interprétation).C'est pourquoi, dans la pratique japonaise, il est fréquent de ne pas fournir de description du dessin ou modèle et de tout exprimer par les dessins, mais nous agirons de manière appropriée après consultation avec l'agent italien.

Durée de protection et renouvellement

Durée de validité : la durée de validité d'un droit de dessin ou modèle enregistré est de 5 ans à compter de la date de dépôt. Cette période d'enregistrement de 5 ans peut être renouvelée (prolongée) jusqu'à 4 fois, ce qui permet de maintenir le droit pendant 25 ans au maximum. Le renouvellement s'effectue tous les 5 ans ; après 25 ans, le droit de dessin ou modèle expire et le dessin ou modèle tombe dans le domaine public.

Procédure et frais de renouvellement : pour prolonger (renouveler) la durée de validité, il est nécessaire de s'acquitter des taxes de renouvellement tous les cinq ans, dans les délais impartis. Les taxes de renouvellement sont fixées à un niveau plus élevé à mesure que la période avance ; par exemple, elles s'élèvent à 30 euros pour la deuxième période (de la 5e à la 10e année à compter de la date de dépôt), à 50 euros pour la troisième période, à 70 euros pour la quatrième période et à 80 euros pour la cinquième période (jusqu'à la 25e année).Les taxes de renouvellement doivent être payées d'avance avant le début de chaque période. En cas de non-paiement dans les délais, il est possible de régulariser la situation en s'acquittant d'une surtaxe (actuellement de 100 euros) dans un délai de six mois.

Conditions de maintien du droit : le droit sur un dessin ou modèle italien peut être maintenu jusqu'à la durée maximale par le paiement des taxes de renouvellement.Il n'existe pas de système de déchéance pour non-utilisation (contrairement aux marques, les droits sur les dessins et modèles ne sont pas soumis à une obligation d'utilisation). Par conséquent, une fois enregistrés, les droits peuvent être maintenus jusqu'à 25 ans, à condition de procéder au renouvellement, indépendamment de leur utilisation. Toutefois, si un tiers utilise de manière continue et publique un dessin ou modèle similaire, le titulaire du droit est invité à envisager un exercice approprié de ses droits, car une inaction prolongée pourrait entraîner des restrictions fondées sur le principe de bonne foi lors de l'exercice de ses droits.

Procédure en contrefaçon (déroulement de la procédure et mesures de redressement possibles)

Critères d'appréciation de la contrefaçon : en Italie, l'appréciation de la contrefaçon d'un droit de dessin ou modèle repose sur la question de savoir « si le design du produit présumé contrefait donne, aux yeux d'un utilisateur averti, une impression d'ensemble différente de celle du dessin ou modèle enregistré ».Si l'impression donnée est différente (c'est-à-dire si les designs sont jugés substantiellement identiques), il y a contrefaçon du droit sur le dessin ou modèle. Ce critère est pratiquement synonyme de la notion de similitude en droit japonais, mais en Europe, on utilise le critère de l'**« utilisateur averti (informed user) »**, qui repose sur l'hypothèse d'un utilisateur fictif disposant de connaissances situées à mi-chemin entre celles du consommateur lambda et celles d'un expert.

Compétence juridictionnelle : les litiges en matière de contrefaçon de dessins et modèles relèvent de la compétence des tribunaux civils dotés d’une section spécialisée en propriété intellectuelle (division spécialisée), implantés dans les grandes villes. L’Italie compte environ 21 sections spécialisées en propriété intellectuelle, et le tribunal compétent est déterminé en fonction du lieu de résidence du demandeur ou du défendeur, ou du lieu où l’acte de contrefaçon a été commis.Dans les affaires impliquant des entreprises japonaises, ce sont souvent les tribunaux des grandes villes, comme Milan ou Rome, qui sont saisis. Ces tribunaux sont composés de juges spécialisés dans le droit de la propriété industrielle et le règlement de l'UE sur les dessins et modèles, ce qui garantit des procédures hautement spécialisées.

Déroulement de la procédure : lorsqu'un titulaire de droits constate une contrefaçon, il est d'usage qu'il envoie d'abord une lettre de mise en demeure à l'auteur de la contrefaçon afin de tenter d'obtenir une cessation volontaire et d'engager des négociations. Si le litige ne peut être résolu de cette manière, une action civile est intentée. Dans le cadre de cette action, le titulaire demande une injonction (interdiction de vente, etc.) et des dommages-intérêts.Dans la pratique judiciaire italienne, il n’est pas rare de demander une mesure provisoire (soulagement provisoire) simultanément à l’introduction de l’action ou avant celle-ci. Parmi les mesures provisoires disponibles figurent l’ordonnance de cessation provisoire (injonction de cessation provisoire), la conservation des preuves (procédure de collecte de preuves appelée « descrizione ») et la saisie conservatoire (saisie provisoire des produits contrefaits).

• Ordonnance de suspension provisoire : il s'agit d'une ordonnance temporaire rendue par le tribunal visant à faire cesser immédiatement la fabrication, la vente et la publicité des produits contrefaits par le défendeur. Si nécessaire, le tribunal peut également ordonner le rappel des produits déjà commercialisés et du matériel publicitaire.

• Description des preuves (conservation des preuves) : procédure par laquelle, sur ordonnance du tribunal, un huissier de justice procède à une inspection des produits présumés contrefaits ou du site de production, et consigne et photographie en détail la situation. Cela inclut la saisie des registres comptables et des registres de vente, afin de collecter des éléments qui serviront de preuves dans le cadre d'une future action en justice. Il s'agit d'un système similaire à ce que l'on appelle au Japon une « ordonnance de production de documents » ou la « conservation des preuves ».

• Saisie conservatoire (saisie des produits) : lorsque la contrefaçon et les preuves sont manifestes, il est possible de prononcer une mesure provisoire permettant de saisir sur place les produits contrefaits et les documents connexes. En particulier dans les lieux d'exposition, il est possible de saisir les produits contrefaits en présence de policiers et de faire cesser immédiatement leur exposition.

Ces mesures provisoires se caractérisent par leur confidentialité et leur rapidité d'exécution. Comme elles sont mises en œuvre sans préavis à l'encontre de la partie adverse, elles permettent d'empêcher la destruction des preuves et l'aggravation du préjudice. Le tribunal se prononce généralement sur l'opportunité d'une mesure provisoire dans un délai moyen de 1 à 2 mois à compter de la demande, ce qui constitue un moyen efficace pour le titulaire du droit d'obtenir un règlement rapide.Pour qu'une mesure provisoire soit accordée, le titulaire du droit doit démontrer que son droit est valable et qu'il a de fortes chances d'obtenir gain de cause dans le procès au fond (fumus boni iuris), ainsi que l'urgence de la situation (periculum in mora), c'est-à-dire le risque que le titulaire subisse un préjudice difficilement réparable si rien n'est fait. Une fois l'ordonnance de mesure provisoire rendue, des négociations en vue d'un règlement à l'amiable ont souvent lieu entre les parties, et le litige peut être résolu par certaines concessions de la part du contrevenant au titulaire du droit (retrait des produits, paiement de dommages-intérêts, etc.).

Procédure au fond et recours : si la procédure de référé ne permet pas de résoudre le litige, l'affaire est renvoyée devant les tribunaux pour une procédure ordinaire (procédure au fond). Le défendeur (la partie soupçonnée de contrefaçon) peut invoquer la nullité du droit sur le dessin ou modèle comme moyen de défense.En Italie, comme il n'existe pas de procédure de nullité devant l'Office des brevets, la validité du dessin ou modèle (sa nouveauté et son caractère distinctif) est contestée devant les tribunaux. Le tribunal examine et consulte, si nécessaire, les dessins ou modèles antérieurs afin de déterminer si le dessin ou modèle enregistré présente des motifs de nullité.

Si le tribunal conclut finalement à l'existence d'une contrefaçon et reconnaît la validité du droit sur le dessin ou modèle, les mesures de redressement suivantes seront ordonnées.

• Injonction de cessation : le défendeur se voit ordonner de cesser définitivement les actes de contrefaçon (interdiction de fabrication, de vente, d'importation, d'exportation et de publicité). Si nécessaire, le **retrait** (rappel) ou la destruction des produits contrefaits déjà mis sur le marché peut également être ordonné.

• Dommages-intérêts ou restitution des bénéfices : si le titulaire du droit a subi un préjudice du fait d'une contrefaçon commise par le défendeur de manière intentionnelle ou par négligence, des dommages-intérêts sont accordés. Il peut également être ordonné au contrefacteur de céder au titulaire du droit un montant équivalent aux bénéfices qu'il a tirés de ses actes de contrefaçon, sous la forme d'une « restitution de l'enrichissement sans cause ». Le calcul du montant des dommages-intérêts repose, comme au Japon, sur le manque à gagner du titulaire du droit, les bénéfices réalisés par le contrefacteur ou un montant équivalent aux redevances d'exploitation.

• Destruction des produits et levée de la saisie : le tribunal peut ordonner la destruction des produits contrefaits ou des outils de fabrication, ou accorder au titulaire du droit un droit d'achat sur ces produits. Il statue également sur le sort définitif (confiscation, etc.) des produits saisis.

• Publication du jugement : à la demande du titulaire du droit, le tribunal peut ordonner au défendeur de publier le contenu du jugement dans les journaux, etc. Il s'agit d'une mesure visant à dissuader la contrefaçon et à rétablir la crédibilité sociale.

• Remboursement des frais de procédure : le défendeur est condamné à payer au titulaire du droit qui a obtenu gain de cause certains frais de procédure, y compris les honoraires d'avocat (en Italie, c'est en principe la partie qui succombe qui supporte les frais).

La durée moyenne d'une procédure judiciaire pour contrefaçon de dessin ou modèle en Italie est estimée à environ trois ans. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il arrive souvent que les points litigieux soient clarifiés et résolus rapidement grâce à des mesures provisoires ; dans la pratique, la stratégie consiste donc généralement à obtenir d'abord une protection provisoire tout en se préparant à un litige à part entière.

Possibilité de sanctions pénales : Il convient de noter qu'en Italie, des sanctions pénales peuvent être infligées en cas de contrefaçon grave de droits de dessin ou modèle (en particulier la fabrication et la vente intentionnelles de contrefaçons). À l'instar de la contrefaçon de marques, les droits de dessin ou modèle, en tant que droits de propriété industrielle, bénéficient d'une protection pénale ; les infractions commises intentionnellement sont passibles d'une peine d'emprisonnement de six mois à quatre ans et d'une amende de 3 500 à 35 000 euros.L'existence d'un cadre visant à dissuader les violations tant sur le plan civil que pénal constitue une différence majeure par rapport au Japon (au Japon, des sanctions pénales sont prévues en cas de violation des droits de dessin ou modèle : peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans, etc. ; toutefois, leur application effective est plus rare que pour les marques). Les procédures pénales seront abordées dans la section suivante.

Mesures administratives et saisies douanières

Mesures douanières à la frontière : l'Italie dispose d'un système commun à l'UE permettant la saisie en douane des produits contrefaisants. Le titulaire d'un droit de dessin ou modèle peut adresser une demande aux autorités douanières afin que celles-ci procèdent à la saisie (mise en détention) des marchandises importées ou exportées soupçonnées de porter atteinte à son dessin ou modèle enregistré.Ce système est mis en œuvre sur la base d'un règlement de l'UE (actuellement le règlement (UE) n° 608/2013), et les douanes italiennes sont réputées pour leur action très proactive et efficace dans la répression des contrefaçons au sein de l'Union européenne. Le titulaire du droit peut améliorer le taux de détection en fournissant aux douanes des informations sur les caractéristiques des produits contrefaits ainsi que les éléments permettant de les distinguer des produits authentiques.

Lorsque les douanes découvrent des marchandises soupçonnées de contrefaire un droit de dessin ou modèle, celles-ci sont temporairement retenues (saisies) et le titulaire du droit en est informé.Le titulaire du droit dispose d'un certain délai pour déterminer si ces marchandises enfreignent son droit de dessin ou modèle et, en cas de contrefaçon, pour engager une procédure de confiscation et de destruction. Si la contrefaçon est manifeste et que la partie adverse (le propriétaire des marchandises) y consent, une procédure simplifiée permettant la destruction sans passage devant les tribunaux est possible. Dans le cas contraire, le titulaire du droit doit intenter une action civile ou porter plainte au pénal afin de maintenir la saisie. L'avantage de la saisie douanière réside dans le fait que les contrefaçons sont bloquées avant même d'atteindre le marché.

Mesures administratives et pénales sur le marché national : outre les douanes, divers organismes administratifs et policiers, notamment la police financière (Guardia di Finanza), se consacrent en Italie à la répression des contrefaçons sur le marché national. Lorsqu’un titulaire de droits de propriété intellectuelle porte plainte, la police peut procéder à des perquisitions sur les marchés ou dans des entrepôts afin de saisir les produits contrefaits. Dans les cas particulièrement graves, une procédure pénale peut être engagée.

Comme indiqué précédemment, la contrefaçon de dessins et modèles est passible de sanctions pénales. Il existe d'ailleurs des exemples où des commerçants vendant de grandes quantités de contrefaçons ont été arrêtés et condamnés à des peines d'emprisonnement ou à des amendes élevées.Le Code pénal italien prévoit des sanctions sévères (renforcées par la réforme législative de 2009) en cas de contrefaçon de marques, de dessins et modèles ou de brevets, et applique une politique de sanctions sévères pouvant aller jusqu'à six ans d'emprisonnement pour les activités organisées de contrefaçon. En revanche, si la vente de produits contrefaits se limite à de petites quantités, la sanction peut se limiter à une **sanction administrative (amende)**, l'application de la loi étant adaptée au degré de gravité des faits.

Outre les recours civils, les titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent également recourir à ces mesures de répression administrative et de poursuites pénales. Toutefois, les procédures pénales ont tendance à se limiter aux cas manifestes de contrefaçon ou de piratage, et la police peut ne pas intervenir en cas de simple similitude ou imitation de design (ce que l'on appelle une « copie légère »). Il est donc conseillé aux titulaires de droits d'envisager une stratégie combinant les voies civile et pénale, en fonction du cas.Dans l'ensemble, l'Italie est un pays où les pouvoirs administratif et judiciaire travaillent main dans la main pour lutter activement contre les produits contrefaits, ce qui constitue un gage de sécurité pour les entreprises japonaises.

Lien avec les demandes internationales (système de La Haye, etc.)

Demande internationale de dessin ou modèle au titre de l'Arrangement de La Haye : l'Italie est partie à l'Arrangement de La Haye (Accord de Genève révisé) et, le Japon étant également partie à cet accord, il est possible d'obtenir une protection des dessins et modèles en Italie en recourant au système international de La Haye. Lorsqu'une entreprise japonaise effectue une demande internationale, si elle choisit « l'Italie » comme État désigné, une copie de l'enregistrement international est envoyée à l'Office italien des brevets et des marques (UIBM) après la publication internationale.L'Italie ne procédant pas à un examen quant au fond, la protection prend effet en principe sans notification de motifs de refus, à condition que les dessins et modèles fournis ainsi que les autres conditions de forme soient conformes. En d'autres termes, même via une demande au titre de l'Arrangement de La Haye, il est possible d'obtenir un droit de dessin ou modèle selon une procédure et avec des effets pratiquement identiques à ceux d'une demande nationale.

Une demande au titre de l'Arrangement de La Haye permet d'inclure plusieurs dessins ou modèles (jusqu'à 100) dans une seule demande, mais ceux-ci doivent appartenir à la même classe de la classification de Locarno.En revanche, comme indiqué précédemment, une demande nationale en Italie peut inclure jusqu'à 50 dessins ou modèles, quelle que soit la classification. Par conséquent, dans le cadre d'une stratégie de dépôt de plusieurs dessins ou modèles, il peut être plus avantageux de déposer directement en Italie si l'on souhaite protéger ensemble des créations appartenant à des domaines différents. Toutefois, compte tenu des coûts liés à un nombre élevé de dessins ou modèles et des aspects liés à l'examen dans chaque pays, il est courant, dans la pratique, de séparer les dépôts par type de produit.

Système des dessins et modèles communautaires : Outre la demande internationale en Italie, le recours au système des dessins et modèles de l'UE (dessin ou modèle communautaire enregistré : RCD) constitue une voie importante pour protéger un dessin ou modèle en Italie. L'Italie étant membre de l'UE, l'enregistrement d'un dessin ou modèle (RCD) auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) à Alicante permet d'obtenir un droit de dessin ou modèle valable dans tous les États membres, y compris l'Italie.Les conditions de protection (nouveauté et caractère distinctif) des dessins ou modèles communautaires auprès de l'EUIPO sont les mêmes qu'en Italie, et la durée de validité est également commune, soit 5 ans × 5 périodes (25 ans). Parmi les différences, on peut citer le fait que les dessins ou modèles pouvant être déposés dans une même demande sont limités à une même classe (par exemple, les dessins de meubles et ceux de chaussures doivent faire l'objet de demandes distinctes), ainsi que le système de redevances.

Les entreprises italiennes ou celles qui opèrent à grande échelle en Europe ont généralement pour habitude de déposer dès le départ un dessin ou modèle communautaire auprès de l'EUIPO. En revanche, si une entreprise japonaise n'exerce ses activités que dans certains pays (par exemple, uniquement en Italie et en Allemagne), il peut être plus économique de déposer des demandes séparées dans chaque pays. En recourant à l'Arrangement de La Haye, il est possible de désigner simultanément l'Italie et l'UE dans une seule demande internationale (la désignation de l'UE permet d'obtenir une protection sur l'ensemble du territoire de l'UE).

Système des dessins et modèles non enregistrés : l'UE dispose également d'un système de dessins et modèles communautaires non enregistrés, qui ne nécessite pas d'enregistrement et permet de protéger un dessin ou modèle contre la contrefaçon pendant trois ans à compter de sa première divulgation.La divulgation d'un dessin ou modèle en Italie entraîne automatiquement la naissance d'un droit de dessin ou modèle non enregistré sur l'ensemble du territoire de l'UE ; ce système est donc parfois utilisé pour des produits à durée de vie courte. Toutefois, le droit de dessin ou modèle non enregistré a une portée limitée (il ne s'applique qu'en cas de contrefaçon intentionnelle) et sa durée est courte (3 ans) ; il est donc recommandé d'assurer une protection de 25 ans par le biais de l'enregistrement pour les dessins ou modèles importants.

Au vu de ce qui précède, pour protéger un dessin ou modèle en Italie, les options suivantes s’offrent à vous : (1) déposer une demande directement en Italie pour obtenir un dessin ou modèle enregistré, (2) désigner l’Italie dans le cadre d’une demande internationale au titre de l’Arrangement de La Haye, ou (3) enregistrer un dessin ou modèle communautaire auprès de l’EUIPO. Il est conseillé de choisir la voie la mieux adaptée aux besoins de votre entreprise en tenant compte de l’étendue de la protection, des coûts et de la simplicité de la procédure.

Tableau comparatif des points clés du système italien des dessins et modèles

Le tableau ci-dessous résume les principaux points du système italien des dessins et modèles mentionnés ci-dessus.

* Les informations entre [ ] dans le tableau indiquent les sources de référence.

Références et sources

• [27] Società Italiana Brevetti (SIB), « Protecting designs in Italy: filing and registration with the Italian Patent and Trademark Office » (2023) (article explicatif sur le régime des dessins et modèles rédigé par un grand cabinet de brevets italien)

• [5][6] Office japonais des brevets, « Aperçu des systèmes de propriété industrielle par pays : Italie » (édition 2023) (document en japonais expliquant de manière exhaustive les principaux aspects du système des dessins et modèles)

• [9] IP Coster, « Enregistrement des dessins et modèles en Italie – Guide IP » (guide sur les demandes de dessins et modèles dans différents pays, publié par un réseau international de cabinets de brevets)

• 【15】 Yezhimaip « Quelles sont les exigences relatives aux documents de dépôt de dessins et modèles en Italie ? » (Version japonaise d’un site chinois, questions-réponses sur le nombre de dessins requis pour le dépôt d’un dessin ou modèle)

• 【20】 GLP Intellectual Property Office, « In brief: design enforcement in Italy » (Lexology, 1er novembre 2022) (Explication des pratiques relatives à l'exercice des droits de dessin ou modèle en Italie)

• [23] Cesare Galli, « Italy: Stronger enforcement dovetails with augmented border control and harsher punishments » (World Trademark Review, 29 septembre 2023) (Rapport sur les mesures de renforcement de la lutte contre la contrefaçon et les sanctions pénales)

Sur la base des informations contenues dans les documents ci-dessus, nous avons dressé un résumé précis du système italien des dessins et modèles.