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Il est désormais très facile d'acheter des produits à l'étranger ou de vendre des produits à l'étranger via Internet. Avec la généralisation des sites de commerce électronique, des réseaux sociaux et des plateformes de commerce transfrontalier, les opportunités pour les entreprises de s'étendre au-delà des frontières ont considérablement augmenté.
Cependant, cet environnement commercial sans frontières soulève divers problèmes au regard du droit des marques. En effet, les droits de marque sont des droits qui s’établissent au niveau national, ce qui est fondamentalement incompatible avec le caractère sans frontières d’Internet.
Dans cet article, nous expliquerons les problèmes de marques susceptibles de survenir sur Internet à l'aide d'exemples concrets, et nous approfondirons les litiges relatifs aux noms de domaine, les problèmes liés aux comptes sur les réseaux sociaux, ainsi que les risques liés aux marques lors de l'achat de produits sur des sites étrangers.
Points clés
Le droit des marques repose sur le grand principe du « territorialisme », ce qui signifie que la validité d'une marque japonaise est limitée au territoire japonais. Si vous développez vos activités à l'étranger, vous devez obtenir un droit de marque distinct dans le pays concerné.
Vous êtes l'entreprise X, qui vend des sacs au Japon, et vous détenez un droit de marque au Japon pour la marque A dans le domaine des sacs. Vos activités au Japon étant florissantes, vous visez une expansion à l'étranger. Vous avez donc lancé une boutique en ligne pour vendre des sacs aux États-Unis et mis en place une page en anglais. Dans ce cas, quels problèmes pourraient survenir au regard du droit des marques ?
En principe, la portée des droits de marque japonais est limitée au territoire japonais (c'est ce qu'on appelle le « principe de territorialité »). Par conséquent, si vous souhaitez développer votre activité aux États-Unis, vous devez obtenir séparément un droit de marque pour la marque A aux États-Unis, pour les sacs.
Si un tiers a déjà enregistré aux États-Unis une marque identique ou similaire à A, X se trouverait en situation de contrefaçon de la marque de ce tiers aux États-Unis.
Remarque
Lorsque vous développez une activité à l'étranger, n'oubliez pas d'obtenir des droits de marque non seulement dans le pays de vente, mais aussi dans le pays de production. Si un tiers a déjà obtenu des droits de marque dans le pays de production, c'est vous qui serez considéré comme le contrefacteur dans ce pays. Même si vous ne commercialisez pas vos produits dans le pays de production, vous risquez de ne plus pouvoir exporter les produits que vous y avez fabriqués.
Dans le cadre d'une expansion à l'étranger via une boutique en ligne, il convient d'envisager l'obtention de droits de marque dans les pays et régions suivants.
| Pays et régions concernés | Raisons pour lesquelles il convient de les acquérir |
|---|---|
| Pays de vente | Si vous commercialisez des produits, vous ne pouvez pas faire valoir vos droits sans détenir de droits de marque dans le pays concerné |
| Pays de production (sous-traitant) | En cas de fabrication de produits portant la marque dans le cadre d'une production OEM, il existe un risque d'interdiction d'exportation |
| Points de transit et centres logistiques | Il existe également un risque de saisie par les douanes aux points de transit logistique |
| Pays où les contrefaçons sont nombreuses | Il est recommandé de protéger ses droits de marque même dans les pays qui servent de bases de fabrication pour les contrefaçons |
Vous êtes X, un commerçant vendant des sacs au Japon, et vous détenez les droits de marque A au Japon pour les sacs. En effectuant une recherche sur Internet, vous avez constaté qu'une tierce personne, Y, affichait le signe A sur son site web. Après une enquête plus approfondie, il semble que cette personne utilise un serveur situé à l'étranger pour héberger des pages en japonais.
Dans le cas d'un serveur étranger, c'est-à-dire lorsqu'il ne s'agit pas physiquement d'une utilisation de la marque sur le territoire japonais, X peut-il exiger de Y la fermeture de son site web ?
Comme indiqué dans le cas n° 1, la portée des droits de marque japonais ne s'étend pas en dehors du Japon. Par conséquent, en toute logique, si le serveur du site web se trouve à l'étranger, les agissements de Y ne semblent pas constituer une utilisation de la marque au Japon.
À cet égard, il convient de se référer à la « Recommandation commune sur la protection des droits de propriété industrielle relatifs aux marques et autres signes sur Internet »*1 adoptée par l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) en 2001. L'article 2 de cette recommandation stipule ce qui suit :
« L'utilisation d'un signe sur Internet ne constitue une utilisation dans un État membre que si cette utilisation a un effet commercial dans cet État membre. »
Au regard de ce critère, même si Y utilise un serveur situé à l'étranger, le fait qu'il exploite un site web en japonais et accepte des commandes provenant du Japon rend très probable la reconnaissance d'un « effet commercial » au Japon. Par conséquent, X a tout à fait la possibilité de demander la fermeture du site web.
Les recommandations conjointes de l'OMPI énumèrent les éléments suivants comme facteurs à prendre en compte pour déterminer l'existence d'un « effet commercial » :
Vous êtes X, un commerçant vendant des sacs au Japon, et vous détenez un droit de marque au Japon pour la marque A dans le domaine des sacs. En effectuant une recherche sur Internet, vous avez constaté qu'une tierce personne, Y, affichait la marque A sur son site web. Contrairement au cas n° 2, il semble que Y utilise un serveur japonais, mais son site web est en français. Dans ce cas, X peut-il exiger de Y la fermeture de son site web ?
Dans ce cas, conformément au principe de territorialité, il est possible que X puisse exiger la fermeture du site web de Y*2. Toutefois, du point de vue de Y, s’il exerce son activité en France, il n’y a guère de raison pour lui d’utiliser un serveur japonais, de sorte que ce type de situation est en réalité rare.
Points à noter
Dans ce cas, X doit prêter attention à son développement commercial en France. Si Y exploite un site web en français, il est fort probable qu’il exerce ses activités en France et qu’il ait déjà obtenu des droits de marque sur A en France. Si X vendait en France des sacs portant la marque A, il risquerait de porter atteinte aux droits de marque de Y.
Les litiges relatifs aux noms de domaine constituent l'un des problèmes de marque les plus fréquents sur Internet. Les noms de domaine sont uniques au monde et obéissent à la règle du « premier arrivé, premier servi », selon laquelle celui qui les enregistre en premier obtient le droit de les utiliser. C'est pourquoi la pratique consistant à enregistrer de manière préventive des noms de domaine identiques ou similaires à la marque d'autrui (ce que l'on appelle le « cybersquatting ») pose problème depuis longtemps.
Les principaux moyens de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine sont les suivants.
| Moyens | Résumé | Objet |
|---|---|---|
| UDRP (Politique uniforme de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine) | Procédure internationale de règlement des litiges menée par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, etc. | gTLD tels que .com, .net, etc. |
| JP-DRP | Règlement des litiges relatifs aux noms de domaine .jp par le Centre d'arbitrage japonais en matière de propriété intellectuelle | Domaines JP tels que .jp |
| Procédures judiciaires fondées sur la loi contre la concurrence déloyale | Demandes d'injonction et de dommages-intérêts devant les tribunaux | Litiges généraux au Japon |
Dans le cadre de la procédure UDRP, le plaignant doit prouver les trois points suivants : (1) que le nom de domaine est identique à la marque du plaignant ou suffisamment similaire pour prêter à confusion, (2) que le titulaire du nom de domaine n'a aucun droit ni intérêt légitime sur ce nom de domaine, et (3) que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Conseils pratiques
Lorsque vous envisagez d'enregistrer une marque, pensez également à acquérir les principaux noms de domaine (.com, .jp, .co.jp, etc.). Si un tiers les acquiert par la suite, il vous faudra beaucoup de temps et d'argent pour les récupérer.
Ces dernières années, la protection des marques sur les réseaux sociaux est également devenue un enjeu majeur. Sur les plateformes de réseaux sociaux telles que X (anciennement Twitter), Instagram, Facebook et TikTok, les cas d'utilisation de noms de compte identiques ou similaires à des marques d'autrui sont légion.
De nombreuses plateformes de réseaux sociaux ont mis en place un système de signalement fondé sur le droit des marques. Les titulaires de marques peuvent demander la suppression des comptes ou des contenus qui enfreignent leurs droits via le formulaire de signalement de la plateforme. Toutefois, ces systèmes reposent uniquement sur les conditions d'utilisation de la plateforme et leur force exécutoire juridique est limitée.
Points clés pour la gestion des réseaux sociaux
Lors du lancement d'une marque, il est important de créer rapidement un compte officiel sur les principales plateformes de réseaux sociaux, parallèlement au dépôt de la demande d'enregistrement de la marque. Il convient également de surveiller régulièrement l'utilisation de sa marque sur les réseaux sociaux et de réagir rapidement en cas de problème.
L'achat de produits par des particuliers sur des sites de commerce électronique étrangers peut également soulever des problèmes au regard du droit des marques. Il convient d'être particulièrement vigilant vis-à-vis des « produits importés en parallèle » qui n'ont pas obtenu l'autorisation du titulaire de la marque au Japon, ainsi que des « contrefaçons » fabriquées par des tiers sans lien avec le titulaire de la marque.
L'« importation parallèle », qui consiste à importer au Japon des produits authentiques vendus légalement à l'étranger, n'est pas considérée comme une violation du droit des marques sous certaines conditions. Plus précisément, cela s'applique lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
En revanche, l'importation au Japon de contrefaçons vendues sur des sites étrangers peut constituer une violation des droits de marque. Ces dernières années, le nombre de saisies de marchandises contrefaites par les douanes est en augmentation ; il convient donc de noter que même à des fins d'usage personnel, il est possible d'être poursuivi pour violation des droits de marque.
Le monde de l'Internet facilitant les échanges transfrontaliers, les risques d'être impliqué dans des litiges en matière de marques sont de plus en plus fréquents. En tant que stratégie de marque à l'ère d'Internet, il convient de garder à l'esprit les points suivants.
| Mesures à prendre | Contenu |
|---|---|
| Recherche de marques antérieures | Avant de s'implanter à l'étranger, vérifier qu'aucune marque identique ou similaire n'est enregistrée dans le pays de destination |
| Enregistrement de marques dans chaque pays | Obtenir les droits de marque dans les pays de vente et de production. Envisager également le recours au système de la convention de Madrid |
| Réservation de noms de domaine et de comptes sur les réseaux sociaux | Acquérir rapidement les noms de domaine et comptes de réseaux sociaux principaux |
| Surveillance régulière | Surveiller l'utilisation non autorisée de la marque de l'entreprise sur Internet et réagir rapidement |
| Enregistrement auprès des douanes | Déposer une demande d'interdiction d'importation afin de lutter contre les contrefaçons à la frontière |
Si vous envisagez de vous développer à l'étranger, veuillez effectuer au préalable une recherche pour vérifier qu'il n'existe pas de marque antérieure et procéder de manière planifiée à l'enregistrement de votre marque.
*1 Concernant la « Recommandation commune relative à la protection des droits de
propriété industrielle sur les marques et autres signes distinctifs sur Internet »
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/1401-037.html
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/document/1401-037/kyoudoukannkoku.pdf
*2 L'interprétation du terme « utilisation » peut varier selon qu'il s'agit d'une procédure de déchéance pour non-utilisation ou d'une affaire de contrefaçon. Par exemple, si X a obtenu un droit de marque au Japon et exerce son activité en affichant A sur un site web en français destiné au marché français via un serveur japonais, l'utilisation de la marque sur ce site web pourrait ne pas correspondre à une « utilisation » de la marque au Japon.
AUTEUR / Rédacteur
Takefumi Sugiura
Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX / Avocat en propriété industrielle
Assiste des clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, fabrication, start-ups, mode, médecine, etc.) dans tous les domaines, du dépôt de demandes de brevets, marques, dessins et modèles et droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en contrefaçon. Possède une expertise approfondie en matière de stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association des conseils en propriété industrielle d'Asie (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).