Un avocat spécialisé en droit des marques a présenté de manière systématique le système indien des marques, depuis ses grandes lignes jusqu'aux procédures de dépôt, d'examen, d'enregistrement, de renouvellement, d'opposition, de radiation et de lutte contre la contrefaçon, en passant par une comparaison avec le système japonais et les points à prendre en compte dans la pratique. Nous vous invitons à vous en servir pour élaborer la stratégie en matière de marques des entreprises japonaises qui envisagent de s'implanter sur le marché indien.
Points clés de cet article
INDIA TRADEMARK
Guide complet du système et des pratiques en matière de marques en Inde, destiné aux entreprises japonaises, rédigé par un conseil en propriété industrielle. Il explique de manière systématique, en 7 sections, le processus depuis le dépôt de la demande jusqu'à l'exercice des droits, en passant par une comparaison avec le système japonais.
Table des matières
Le système indien des marques est régi par la loi sur les marques de 1999 (The Trade Marks Act, 1999) et ses règlements d'application, les règlements sur les marques de 2017.L'administration des marques relève de la compétence du Bureau indien de la propriété intellectuelle (CGPDTM), qui est chargé de l'enregistrement et de la protection des marques, ainsi que de la prévention de leur utilisation abusive. L'Inde est signataire de la Convention de Paris (adhésion en 1998) et de l'Accord sur les ADPIC de l'OMC, et a également adhéré au Protocole de Madrid (système de dépôt international de marques) en 2013.
Au sens de la loi indienne sur les marques, le terme « marque » désigne « tout signe susceptible d'être représenté graphiquement et permettant de distinguer les produits ou services d'une personne de ceux d'autrui ». Concrètement, les lettres, les noms, les étiquettes, les figures, les chiffres, les symboles, la forme des produits, les emballages, les combinaisons de couleurs, ainsi que leurs combinaisons ou tout signe similaire, peuvent être enregistrés en tant que marques.
Types de marques enregistrables
En Inde, toute personne utilisant sa propre marque ou ayant l'intention de l'utiliser peut déposer une demande d'enregistrement de marque (qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale). Les résidents étrangers peuvent également déposer une demande, mais ils doivent dans ce cas désigner un mandataire (avocat spécialisé en propriété industrielle, etc.) en Inde et déposer la demande auprès du bureau d'enregistrement des marques compétent en fonction du lieu d'établissement de ce mandataire.
Les bureaux d'enregistrement des marques indiens sont répartis dans cinq villes du pays : Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata et Ahmedabad. L'autorité compétente est déterminée en fonction de l'adresse du déposant (ou de son mandataire).
| Rubrique | Exigences et contenu |
|---|---|
| Langue de dépôt | Anglais ou hindi (les entreprises étrangères effectuent généralement leurs démarches en anglais) |
| Formulaire de demande | Soumettre le formulaire TM-A, etc. |
| Représentation de la marque | Représentation précise des figures, des caractères, etc. (les caractères non anglais doivent être traduits ou transcrits en anglais) |
| Informations sur le déposant | Nom et adresse (pour les personnes morales : dénomination, siège social et forme juridique) |
| Produits et services désignés | Description selon les 45 classes de la classification de Nice |
| Documents de priorité | Date de revendication de la priorité au titre de la Convention de Paris (avec traduction en anglais) |
| Déclaration d'utilisation | Exigence propre à l'Inde. Indiquer clairement si le signe est en cours d'utilisation ou s'il est prévu de l'utiliser ; si c'est le cas, préciser la date de la première utilisation |
| Preuves d'utilisation | En cas d'utilisation en cours, fournir une déclaration sous serment (Affidavit) ou des factures, etc. |
| Procuration | En cas de représentation par un mandataire, une procuration (Power of Attorney) |
Exigences spécifiques à l'Inde : lors du dépôt de la demande, il est nécessaire de déclarer l'état d'utilisation en Inde. Si le produit est déjà utilisé, il faut préciser la date de première utilisation et joindre une déclaration sous serment (Affidavit) attestant de l'utilisation effective ainsi que des pièces justificatives (factures, documents relatifs aux ventes, etc.).
L'Inde a établi 45 classes au total conformément à la classification de Nice, et il est possible de déposer une demande multiple désignant plusieurs classes dans une seule demande. De plus, l'Inde reconnaît les marques en série (système permettant d'enregistrer plusieurs marques similaires en une seule demande) ; par exemple, des marques similaires présentant des différences de couleur ou des variations minimes dans la formulation peuvent être déposées et enregistrées ensemble en tant que « série » (système inexistant au Japon). Le système des marques associées (système permettant de gérer des marques similaires en les associant entre elles) est également prévu.
Les demandes d'enregistrement de marques peuvent être déposées en ligne ou sur papier. L'Office indien de la propriété intellectuelle dispose d'un système complet de dépôt électronique, et les frais officiels sont légèrement réduits en cas de dépôt en ligne (mesure d'encouragement au dépôt électronique). L'Inde étant signataire du Protocole de Madrid, il est également possible de désigner l'Inde via le Protocole de Madrid sur la base d'une demande de base et d'un enregistrement au Japon.
Après le dépôt de la demande, un examen de forme est d'abord effectué afin de vérifier les informations figurant dans la demande, l'exhaustivité des documents joints, le paiement des taxes, ainsi que la pertinence de la classification et de la désignation des produits et services. Si aucun problème de forme n'est constaté, la demande passe à l'examen de fond.
Les deux conditions requises pour l'examen au fond
Ces examens de fond sont centralisés à Mumbai, où se trouve le siège de l'Office indien des marques, et les examinateurs procèdent à une vérification par rapport à la base de données des marques antérieures.
En cas de motifs de refus ou de conditions à remplir, l'examinateur émet un rapport d'examen (First Examination Report) et en informe le déposant. Le déposant doit généralement soumettre ses observations ou des modifications dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification (une demande de prolongation du délai est possible s'il existe un motif valable). Il est également possible d'avoir un entretien (audition) avec l'examinateur, et les réunions à distance par vidéoconférence sont couramment utilisées.
Important : en Inde, le système de recours tel qu'il existe au Japon a été supprimé ; en cas de rejet lors de l'examen, le déposant doit former un recours devant la Haute Cour en introduisant une action en annulation de la décision.
Les marques ayant fait l'objet d'une décision d'enregistrement sont immédiatement publiées dans le Journal des marques (Trade Marks Journal) et rendues publiques. Le Journal des marques est un bulletin officiel électronique publié chaque semaine (généralement le lundi) sur le site officiel de l'Office indien de la propriété intellectuelle.
Toute personne peut former opposition contre une demande publiée, à condition de le faire dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication.
| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Certificat d'enregistrement | Délivré au format PDF avec signature électronique |
| Durée de validité | 10 ans à compter de la date de dépôt |
| Durée totale de la procédure | En moyenne environ 2 à 3 ans (24 à 36 mois) *Ce délai peut être raccourci en recourant au système d'examen accéléré |
La durée de validité d'un droit de marque en Inde est fixée à 10 ans à compter de la date de dépôt. Le titulaire du droit de marque peut maintenir son enregistrement en déposant une demande de renouvellement (Renewal) avant l'expiration de la durée de validité. La durée prolongée par le renouvellement est également de 10 ans, et il est possible de renouveler le droit de marque tous les 10 ans, de manière quasi perpétuelle.
Délai de recours plus long qu'au Japon
Même si le délai de renouvellement est dépassé, un délai de grâce (grace period) de six mois après l'expiration est accordé pour effectuer la procédure de renouvellement moyennant le paiement de frais supplémentaires. De plus, en Inde, même après l'expiration, il est possible de demander la réactivation de l'enregistrement (Restoration) à titre de mesure de recours spéciale, à condition que la demande soit déposée dans un délai de six mois à un an. Au Japon, le renouvellement n'est possible que dans les six mois suivant l'expiration ; passé ce délai, il n'est plus possible de réactiver le droit.
Bien qu'aucune preuve d'utilisation ne soit exigée lors du renouvellement, une marque qui n'a pas été utilisée du tout pendant les cinq années suivant son enregistrement s'expose au risque d'une demande de radiation pour non-utilisation émanant d'un tiers. En vertu de l'article 47 de la loi indienne sur les marques, si la marque n'a pas été utilisée de bonne foi en Inde dans les cinq ans suivant la date d'enregistrement (en réalité, cinq ans plus trois mois après la date d'enregistrement), toute partie intéressée peut demander la radiation de l'enregistrement de cette marque.
Point pratique : ce délai est plus long que celui prévu par la loi japonaise (« annulation pour non-utilisation après 3 ans ») ; il est donc important pour les entreprises qui s'implantent en Inde de commencer à utiliser leur marque dès que possible après l'enregistrement.
En cas de changement du nom ou de l'adresse du titulaire après l'enregistrement de la marque, ou en cas de cession du droit de marque, il est recommandé de demander la modification du nom dans le registre (changement d'enregistrement). La loi indienne sur les marques autorise la libre cession et le transfert des marques ; il est donc possible de céder (Assignment) une marque enregistrée ou une marque en cours d'enregistrement (que ce soit avec ou sans goodwill).
En outre, l'Inde dispose d'un système de licence bien établi, et il est possible d'enregistrer un contrat de licence auprès de l'Office des marques en vertu du régime des utilisateurs enregistrés (Registered User). Le fait d'être enregistré en tant qu'utilisateur enregistré a des effets juridiques, notamment que l'usage effectué sous licence est considéré comme l'usage du titulaire de la marque lui-même.
En Inde, un délai d'opposition (Opposition) de quatre mois court à compter de la publication du bulletin des marques. Tout tiers ayant un intérêt en la matière peut engager une procédure visant à empêcher l'enregistrement de la marque demandée en déposant un formulaire d'opposition (Notice of Opposition) prévu à cet effet.
| Étapes | Délais et procédure |
|---|---|
| Opposition | Dans les quatre mois suivant la publication |
| Contre-déclaration | Dans les deux mois suivant la réception de la notification (en l'absence de dépôt, la demande est considérée comme abandonnée) |
| Production de preuves | Opposant → Déclarant → Preuves en réplique de l'opposant |
| Audience | Les deux parties présentent leurs arguments et leurs preuves devant le juge (Hearing Officer) |
| Durée de la procédure | Peut prendre plusieurs années (exemples de 5 à 10 ans) |
Réforme législative de 2021 : l'IPAB (Commission d'appel en matière de propriété intellectuelle) ayant été supprimée, les recours contre les décisions d'opposition sont désormais traités par les Hautes Cours de chaque État (Haute Cour de Delhi, Haute Cour de Bombay, etc.).
Même après la confirmation de l'enregistrement, les parties intéressées peuvent demander la rectification ou la radiation de l'enregistrement (Rectification) s'il existe des motifs spécifiques.
| Motifs de radiation ou d'invalidation | Exemples concrets |
|---|---|
| Enregistrement abusif ou vicié | Absence de caractère distinctif, marque interdite, enregistrement en violation d'un droit antérieur d'un tiers |
| Non-usage | Non-utilisation pendant 5 ans |
| Obtention frauduleuse | Demande spéculative déposée sans intention d'utilisation, enregistrement à des fins illicites |
| Violation des conditions d'enregistrement | Violation des conditions telles que la limitation à un usage spécifique |
| Abus de droit, etc. | Conflit avec d'autres lois (loi sur le droit d'auteur, loi sur la protection des noms commerciaux), concurrence déloyale avec des marques notoires existantes non enregistrées |
Différence majeure par rapport au Japon : en Inde, les procédures de radiation et d’annulation ne relèvent pas de l’arbitrage administratif, mais s’apparentent davantage à des procédures judiciaires. Les parties intéressées peuvent soit déposer une requête (Formulaire TM-O) auprès de l’Office des marques, soit intenter directement une action devant la Haute Cour compétente.
En Inde, la contrefaçon de marque (Trademark Infringement) désigne l'utilisation, sans l'autorisation du titulaire, d'une marque identique ou susceptible de prêter à confusion avec une marque enregistrée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés. Si la marque enregistrée est notoire, l'utilisation par un tiers pour des produits ou services non similaires peut également faire l'objet d'une action en cessation pour concurrence déloyale ou dilution.
En outre, qu'il y ait ou non enregistrement, le fait d'utiliser de manière abusive les produits ou les indications commerciales d'autrui de manière à créer une confusion constitue un acte illicite appelé « passing off » (usurpation de marque), pour lequel il est possible de demander des recours civils.
Le titulaire d'une marque peut intenter une action civile contre l'auteur de l'atteinte et obtenir réparation auprès du tribunal. En Inde, les actions en contrefaçon de marque relèvent principalement de la compétence de première instance des tribunaux de district (District Court) de chaque État, mais certaines cours d'appel, telles que celles de Delhi, Bombay (Mumbai) et Madras (Chennai), exercent elles-mêmes la compétence de première instance.
Mesures de redressement pouvant être ordonnées par le tribunal
Les violations graves du droit des marques ainsi que la fabrication et la vente de contrefaçons sont considérées comme des infractions pénales, et les actes relevant de la contrefaçon de marques sont passibles de sanctions pénales sévères.
| Types d'infractions | Sanctions |
|---|---|
| Contrefaçon de marque (première infraction) | Emprisonnement de 6 mois à 3 ans + amende de 50 000 à 200 000 roupies (soit environ 90 000 à 360 000 yens) |
| Contrefaçon de marque (récidive) | Le plafond est encore relevé, et la peine est plus lourde |
| Utilisation abusive d'une marque non enregistrée | Emprisonnement de 3 ans maximum ou amende (ou les deux) |
Le titulaire du droit peut porter plainte auprès des autorités policières, obtenir un mandat de perquisition, solliciter la coopération de la police et mener des descentes dans des entrepôts ou des magasins afin de saisir les contrefaçons et d'en interdire la vente.
L'Inde dispose également de mesures frontalières en matière de droits de propriété intellectuelle (Border Measures) ; le titulaire d'une marque peut ainsi faire cesser l'importation de contrefaçons dès la phase d'importation en enregistrant au préalable auprès des autorités douanières les informations relatives à sa marque enregistrée et aux produits contrefaits.
Si le système des marques indien présente de nombreux points communs avec celui du Japon, il existe toutefois des différences importantes en matière de législation et d'application. Nous présentons ci-dessous les points à prendre en compte sur le plan pratique lorsque des entreprises japonaises déposent une demande d'enregistrement de marque ou font valoir leurs droits en Inde.
| Rubrique | Japon | Inde |
|---|---|---|
| Principe du dépôt | Principe strict du premier déposant | Coexistence du principe du premier déposant et du principe de l'usage antérieur |
| Déclaration d'utilisation | Aucune déclaration d'utilisation n'est requise au moment du dépôt | Déclaration d'utilisation en cours ou prévue au moment du dépôt ; si l'utilisation est en cours, joindre des preuves |
| Délai pour former opposition | Dans les deux mois suivant l'enregistrement (opposition a posteriori) | Avant l'enregistrement ou dans les 4 mois suivant la publication (opposition préalable) |
| Compétence en matière de procédures de nullité et d'annulation | Division des recours de l'Office des brevets (procédure administrative) | Cour d'appel (procédure judiciaire) |
| Droit de demander l'annulation | Toute personne peut introduire une demande | Réservé aux parties intéressées |
| Délai de nullité pour non-usage | 3 ans | 5 ans + 3 mois |
| Délai de grâce pour le renouvellement | 6 mois seulement après l'expiration | 6 mois après l'expiration + réactivation (Restoration) pour un maximum d'un an |
| Système de marque notoire | Pas de système d'enregistrement préalable | Système d'enregistrement des marques notoires en vigueur depuis 2017 |
| Marques en série | Non | Existant (enregistrement groupé de marques similaires possible) |
Différence majeure : en Inde, les droits non enregistrés fondés sur l'usage sont davantage pris en compte qu'au Japon. L'article 34 de la loi indienne sur les marques stipule que, même à l'égard d'une marque enregistrée, l'usage continu par une personne ayant commencé à l'utiliser de bonne foi avant l'enregistrement ne constitue pas une contrefaçon (droit d'usage antérieur). Il est essentiel que les entreprises japonaises effectuent une étude préalable pour vérifier si des concurrents locaux n'utilisent pas déjà cette marque et, s'il existe un utilisateur antérieur, qu'elles s'abstiennent de lancer leur marque sur le marché local sans réfléchir.
En Inde, il est nécessaire de déclarer lors du dépôt de la demande si la marque est « en cours d'utilisation » ou « non utilisée (utilisation prévue) » ; en cas d'utilisation, il est obligatoire d'indiquer précisément la date de première utilisation et de fournir des preuves d'utilisation. En cas d'existence de marques concurrentes, il est considéré comme plus avantageux pour l'examen et les procédures d'opposition de choisir la « demande fondée sur l'usage » et de joindre des preuves suffisantes.
Alors que l'Inde applique un système d'opposition préalable à l'enregistrement (après la publication de la demande), le Japon applique un système d'opposition postérieur à l'enregistrement. En Inde, si une opposition est déposée, l'enregistrement est suspendu jusqu'à la fin de la procédure, ce qui risque d'entraîner des retards importants ; il est donc nécessaire de mettre en place une stratégie de réponse à l'opposition (obtention d'une lettre de consentement, négociations de règlement, etc.) avant même l'obtention du droit.
Le Japon ne dispose pas d'un système officiel de liste des marques notoires, mais l'Inde a mis en place depuis 2017 un système d'enregistrement des marques notoires. Il est possible de déposer une demande auprès de l'Office des marques afin que sa propre marque soit officiellement reconnue et inscrite sur la liste des marques notoires (Well-Known Trademark). Une fois reconnue, cette marque bénéficie d'une protection puissante permettant de rejeter les demandes d'enregistrement de marques similaires par des tiers, même pour des produits ou services non similaires. Il est donc intéressant pour les entreprises possédant des marques de renommée internationale d'envisager d'y avoir recours.
Un système propre à l'Inde, issu de l'ancien droit anglo-américain
Bien que le cadre fondamental du système des marques en Inde soit similaire à celui du Japon, il existe de nombreux points à prendre en compte dans la pratique, notamment l'importance accordée à l'usage, les différences au niveau des instances et des procédures (centrées sur les hautes cours depuis la suppression de l'IPAB), le système d'opposition préalable, la radiation pour non-usage après 5 ans et le système d'enregistrement des marques notoires.Pour déposer une demande de marque et obtenir des droits en Inde, il est essentiel d'élaborer une stratégie conforme au système juridique local et de se préparer aux aspects qui diffèrent de la pratique japonaise (tels que les revendications d'utilisation antérieure, la réponse aux oppositions et le risque de radiation pour non-utilisation).
Le cabinet de brevets international EVORIX offre un soutien complet pour le dépôt et l'exercice des droits de marque dans les principaux pays, y compris l'Inde. De la recherche sur les droits d'utilisation antérieure à la préparation des preuves d'utilisation, en passant par la réponse aux oppositions et aux refus, la gestion des contrefaçons et la stratégie d'enregistrement des marques notoires, nos conseils en brevets, forts d'une grande expérience pratique et travaillant en collaboration avec des mandataires locaux, se chargent de votre dossier.
*Cet article a été rédigé à des fins d'information générale sur la base du site officiel du Bureau indien de la propriété intellectuelle (CGPDTM), de la loi indienne sur les marques (loi de 1999), du règlement sur les marques de 2017, de documents de l'OMPI et du JETRO, ainsi que des commentaires de cabinets d'avocats locaux. Pour toute décision concrète concernant un cas particulier, nous vous recommandons de consulter des experts, y compris des mandataires locaux.
AUTEUR / Rédacteur
Takefumi Sugiura
Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX / Avocat en propriété industrielle
Assiste des clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, fabrication, start-ups, mode, médecine, etc.) dans tous les domaines, du dépôt de demandes de brevets, marques, dessins et modèles et droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en matière de contrefaçon. Possède une expertise approfondie en matière de stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association des conseils en propriété industrielle d'Asie (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).