Aperçu du système des marques au Népal

Cadre juridique et fondement légal du système des marques

Au Népal, le régime des marques est régi par la **« Loi sur les brevets, les dessins et modèles et les marques » (Patent, Design and Trademark Act)**, une loi globale commune aux brevets et aux dessins et modèles. Cette loi a été promulguée le 30 août 1965 (2022 de l'ère népalaise) et a abrogé l'ancienne loi promulguée en 1936.Elle a ensuite été modifiée en 1987, 1991, 2006 et 2010, et constitue aujourd'hui la base juridique du système actuel. La protection des marques est régie par le chapitre 4 (articles 16 à 19) et le chapitre 5 de cette loi unique.

En vertu de cette loi, le Népal applique le principe du « premier déposant » (first-to-file) et les droits de marque ne naissent qu’à l’issue de l’enregistrement. Bien qu’il soit possible de faire valoir des droits sur la base d’une marque non enregistrée (par exemple en cas de contrefaçon), il est extrêmement difficile d’obtenir gain de cause et l’enregistrement est donc fondamentalement nécessaire. La durée de validité des droits de marque est de sept ans à compter de la date d’enregistrement, et le renouvellement est possible indéfiniment tous les sept ans (voir ci-dessous).Par ailleurs, un nouveau projet de loi sur la propriété industrielle, qui réformera en profondeur l'ancienne loi, est sur le point d'être approuvé par le Parlement en 2024. Cette nouvelle loi prévoit une extension considérable du système conformément aux normes internationales, notamment la protection des marques notoires et des indications géographiques, la création de régimes de marques de service, de marques collectives et de marques de certification, ainsi que le renforcement de l'interdiction des actes de concurrence déloyale.

Types de marques pouvant être enregistrées

Types de marques pouvant être enregistrées au Népal : les marques verbales (signes), les marques figuratives et logos, les symboles, les formes tridimensionnelles, les combinaisons de couleurs, ainsi que leurs combinaisons, etc.Les marques de produits et les marques de services sont toutes deux protégées et correspondent aux classes 1 à 34 (produits) et 35 à 45 (services) de la classification internationale (classification de Nice). Le Népal a adopté la classification de Nice ; lors du dépôt d'une demande, les produits et services désignés doivent être indiqués par classe, conformément à cette classification. Une seule marque par classe est autorisée par demande ; les demandes multi-classes ne sont pas possibles.

Marques non enregistrables : parmi les motifs généraux de refus d'enregistrement, sont considérés comme non enregistrables les noms de personnes, les noms communs et les signes descriptifs, les drapeaux nationaux, les armoiries et les emblèmes d'organisations internationales, les signes dépourvus de caractère distinctif, les signes contraires aux bonnes mœurs, les signes susceptibles de prêter à confusion, ainsi que les indications géographiques. En outre, selon la législation en vigueur, les marques non traditionnelles telles que les marques sonores ou olfactives ne sont pas couvertes par la protection et ne peuvent donc pas être enregistrées.Par ailleurs, les marques tridimensionnelles (marques constituées d'une forme tridimensionnelle) peuvent être enregistrées, et un système de marques en caractères standard, qui ne spécifie pas de police de caractères particulière, a également été mis en place.

(Restrictions institutionnelles dans la législation actuelle) La loi actuelle sur les brevets, les dessins et modèles et les marques ne contient aucune disposition relative aux marques collectives ou aux marques de certification, et ces régimes n'existent pas. De même, en ce qui concerne les marques étrangères notoires ou célèbres, il n'existe pas de disposition de protection claire en vertu de la législation actuelle si elles ne sont pas enregistrées, et il a été signalé que la protection ne s'applique pas dans les cas où elles ont déjà été enregistrées par un tiers (le nouveau projet de loi prévoit d'introduire une disposition relative à la protection des marques notoires).

Procédure et délais entre le dépôt et l'enregistrement

Déroulement de la procédure : pour enregistrer une marque au Népal, il faut d'abord déposer une demande de marque auprès du Département de l'industrie (Department of Industry, abrégé DOI). La demande est soumise au moyen d'un formulaire type, accompagnée des documents requis et des frais de dépôt (les documents requis sont décrits ci-après). Après le dépôt, un examen formel et un examen quant au fond sont effectués, au cours desquels sont vérifiés les éventuels défauts de documentation, les erreurs de classification, l'absence de caractère distinctif de la marque ou les conflits avec des marques déjà enregistrées par des tiers.Au Népal, les motifs de refus relatifs (conflit avec une demande antérieure) sont également pris en compte lors de l'examen. En cas de conflit avec une marque déjà enregistrée ou une demande antérieure, une décision de refus ou une notification assortie de conditions d'enregistrement est émise. Si des motifs de refus sont notifiés, le déposant peut présenter des observations ou apporter des modifications ; si le problème ne peut être résolu, la demande est rejetée.

Une fois l'examen passé avec succès, la marque fait l'objet d'une publication (annonce) au Journal officiel. Après cette publication, les tiers peuvent former opposition dans un délai déterminé (le système d'opposition sera décrit plus loin). Si aucune opposition n'est formée ou si l'opposition est rejetée, la marque est définitivement enregistrée. Lors de l'enregistrement, les frais d'enregistrement doivent être acquittés et un **certificat d'enregistrement (Registration Certificate)** est délivré par le Bureau de l'industrie.

Durée de la procédure : le délai entre le dépôt de la demande et la délivrance du certificat d'enregistrement varie en fonction de l'état d'avancement de l'examen et de l'existence ou non d'oppositions, mais il est généralement estimé à environ 12 à 18 mois dans les cas sans complication. En pratique, il faut compter quelques jours entre le dépôt de la demande et l'avis d'acceptation, plusieurs mois jusqu'à la fin de l'examen, puis une période de publication et d'opposition (environ 3 à 4 mois) ; si tout se passe bien, l'enregistrement intervient généralement au bout d'un an environ. Toutefois, si des oppositions sont formées ou si des points litigieux apparaissent lors de l'examen, la procédure prendra davantage de temps.

Documents requis pour le dépôt, frais et système de représentation

Documents requis : selon une notification publiée en mai 2023 par le Bureau de l'industrie, les documents à fournir lors d'un dépôt de demande de marque au Népal sont les suivants :

• Formulaire de demande (rempli selon le modèle prescrit, indiquant les informations sur le déposant, la marque, les produits et services, etc.)

• 4 spécimens de la marque (échantillons de la marque à déposer) – Il est nécessaire de joindre 4 spécimens nets de la marque au dossier de demande.

• Certificat d'enregistrement national ou documents de priorité (originaux ou copies certifiées conformes) – Si le déposant est une personne morale ou physique étrangère, il doit présenter un document attestant que la marque est déjà enregistrée dans son pays d'origine ou dans un autre pays (certificat d'enregistrement original ou copie certifiée conforme). En cas de revendication de priorité en vertu de la Convention de Paris, il convient de présenter le certificat de priorité sous forme d'original ou de copie certifiée conforme.

• Procuration (Power of Attorney) – Procuration à remplir lorsque la procédure de dépôt est confiée à un mandataire. Il convient de fournir l'original ou une copie certifiée conforme. La procuration doit comporter la signature et le cachet du demandeur, ainsi que les signatures de deux témoins, et doit en outre être certifiée par un notaire.

En outre, une copie du certificat d'enregistrement de l'entreprise peut être exigée pour les déposants situés au Népal, mais les documents mentionnés ci-dessus constituent en principe les documents obligatoires. De plus, il est généralement recommandé de joindre une traduction en népalais aux documents rédigés en langue étrangère (la langue officielle est le népalais).

Frais : Le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque entraîne des frais administratifs fixes. Les principaux frais officiels sont les suivants (1 roupie népalaise ≈ 0,9 yen) :

• Frais de dépôt : 2 000 roupies népalaises (à régler lors du dépôt de la demande)

• Frais d'enregistrement : 5 000 roupies népalaises (à payer après l'avis d'enregistrement et avant la délivrance du certificat)

• Frais d'opposition : 1 000 roupies népalaises (nécessaires pour former opposition contre une marque d'un tiers publiée)

• Frais de délivrance d'une copie du certificat d'enregistrement : 1 000 roupies népalaises

• Frais de renouvellement : 500 roupies népalaises (à régler au moment du renouvellement, dans les délais indiqués ci-dessous)

*Les montants ci-dessus correspondent aux frais administratifs ; des frais de mandataire, etc. s'ajoutent lors de la procédure effective.

Système de représentation : au Népal, lorsqu'une entreprise étrangère ou un résident étranger dépose une demande d'enregistrement de marque, il est courant de passer par un mandataire ayant une adresse au Népal. Toutefois, d'un point de vue juridique, même si le déposant n'a pas d'adresse (siège social) au Népal, il n'est pas obligatoirement tenu de fournir une adresse locale, et il n'est pas interdit à un étranger d'agir en tant que mandataire. Cependant, dans la pratique, pour des raisons linguistiques et procédurales, il est habituel de confier la demande à un avocat ou à un mandataire spécialisé en propriété intellectuelle sur place.Il est recommandé de désigner un mandataire local afin de faciliter les échanges avec le Bureau de l'industrie, la préparation des documents à déposer, leur traduction en népalais, ainsi que la réception des notifications officielles adressées à une adresse locale. De plus, la présence d'un mandataire local est indispensable en cas de revendication de la priorité de Paris ou de litige sur place.

Mécanismes de recours tels que le système d'opposition et les procédures de radiation ou d'annulation

Opposition : une fois la demande d'enregistrement de marque publiée au Journal officiel, tout tiers ayant un intérêt dans l'enregistrement de cette marque peut déposer une opposition dans un délai de 35 jours à compter de la date de publication. Le délai d'opposition est relativement court, soit un peu plus d'un mois après la publication (※ il devrait être prolongé à 90 jours après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi).Si une opposition est formée, le déposant doit présenter une contre-déclaration (counter-statement) dans un délai déterminé afin de défendre sa marque. L'Office de l'industrie rend sa décision après avoir pris en considération les arguments tant de l'opposant que du déposant ; si l'opposition est accueillie, l'enregistrement de la marque en question est refusé. Si l'opposition est rejetée, la demande passe à la phase d'enregistrement.Toute partie contestant la décision d'opposition peut interjeter appel auprès du tribunal dans un délai de 35 jours à compter de la notification de la décision.

Annulation et nullité de l'enregistrement d'une marque : au Népal, un système d'annulation est prévu pour les marques enregistrées, comme suit.

• Annulation pour non-utilisation : si la marque n'est pas utilisée au Népal dans un délai d'un an à compter de l'enregistrement, le Bureau de l'industrie peut, d'office, procéder aux enquêtes nécessaires et annuler l'enregistrement de la marque en question. Cette disposition découle de l'article 18C de la loi sur les brevets, les dessins et modèles et les marques, et se caractérise par l'exigence d'une utilisation rapide après l'enregistrement (une période de non-utilisation continue d'un an entraîne l'annulation). Avant l'annulation, le titulaire de la marque se voit accorder la possibilité d'exposer les motifs valables justifiant qu'il échappe à l'annulation.

• Nullité de l'enregistrement (annulation d'office) : même après l'enregistrement, s'il s'avère que la marque en question relève d'un motif d'irrecevabilité prévu à l'article 18(1) de la loi, le Bureau de l'industrie peut **annuler (déclarer nulle)** l'enregistrement de cette marque d'office.Cette mesure est prévue par l'article 18, paragraphe 3, et peut être appliquée, par exemple, s'il s'avère après l'enregistrement que la marque en question entre en conflit avec une marque notoire d'un tiers ou qu'elle est contraire aux bonnes mœurs. Toutefois, dans ce cas également, la radiation n'est pas immédiate ; la loi prévoit qu'une possibilité doit être donnée au titulaire de la marque de présenter ses observations avant la radiation.

En outre, si une marque enregistrée a été déposée ou enregistrée de manière abusive par un tiers, toute partie intéressée peut saisir le tribunal pour demander l'annulation de cet enregistrement. Il est également permis au titulaire de la marque de renoncer lui-même à l'enregistrement (radiation). Dans tous les cas, s'il y a contestation de la décision de première instance, il est possible de faire appel devant la Cour d'appel, puis, en dernier ressort, devant la Cour suprême.

Durée de protection après l'enregistrement et procédure de renouvellement

Comme indiqué précédemment, la durée de validité d'un droit de marque au Népal est de sept ans à compter de la date d'enregistrement. À l'expiration de cette durée, il est possible de maintenir le droit de marque en effectuant un renouvellement tous les sept ans, et ce, autant de fois que souhaité. Il n'y a pas de limite au nombre de renouvellements, et la durée de validité du droit de marque est prolongée à chaque renouvellement.

Procédure de renouvellement : le titulaire de la marque doit déposer une demande de renouvellement dans un délai de 35 jours à compter de la date d'expiration de la durée de validité de l'enregistrement et s'acquitter des frais de renouvellement prescrits (500 roupies). Il s'agit d'une procédure prévue par l'article 23B de la loi sur les brevets, les dessins et modèles et les marques, le délai normal de renouvellement étant fixé à 35 jours après la date d'expiration (*Dans la pratique actuelle, les procédures de renouvellement avant la date d'expiration ne sont pas autorisées).Si le renouvellement n'a pas pu être effectué dans ce délai, un délai de régularisation de 6 mois est prévu, pendant lequel il est possible de procéder au renouvellement moyennant le paiement d'une taxe de prolongation de 1 000 roupies (au-delà de 6 mois, le droit est radié).Lors du renouvellement, il convient de soumettre au Bureau de l'industrie le formulaire de demande de renouvellement prescrit (formulaire 2(d), etc.), et une mention est alors apposée sur le certificat d'enregistrement. Une fois renouvelée, la marque ne fait pas l'objet de la délivrance d'un nouveau certificat d'enregistrement, mais elle continue d'exister en tant que marque valide dans le registre.

Adhésion aux régimes internationaux et mesures prises

Adhésion aux traités internationaux : Le Népal a adhéré à la Convention de Paris (Convention pour la protection de la propriété industrielle) en mars 2001 et fait partie de l'Union de la Convention de Paris. Par conséquent, le système de revendication de priorité prévu par la Convention de Paris est applicable : en déposant une demande au Népal dans les six mois suivant la date de dépôt dans un autre pays membre de l'Union, il est possible de revendiquer la priorité sur la base de cette date de dépôt étrangère.De plus, le Népal a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en avril 2004 et s'acquitte des obligations découlant de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC). Par ailleurs, le Népal a également adhéré à la Convention de Berne (droit d'auteur) en 2006 et est membre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Conformité avec le Protocole de Madrid et autres accords : À l'heure actuelle, le Népal n'est pas partie à l'Arrangement de Madrid et au Protocole de Madrid (système de dépôt international de marques). Par conséquent, il n'est pas possible de déposer une demande internationale selon la procédure de Madrid en désignant le Népal comme pays de destination ; pour obtenir un droit de marque au Népal, il est nécessaire de déposer une demande nationale directement au Népal. De même, le système de marque de l'Union européenne de l'EUIPO (Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle) et les autres systèmes de marques unifiés régionaux ne s'appliquent pas au Népal.

Afin de favoriser l'harmonisation internationale en matière de protection de la propriété intellectuelle, le gouvernement népalais envisage d'adhérer au Protocole de Madrid à l'avenir, mais cela ne s'est pas encore concrétisé en 2025.Bien que le nouveau projet de loi sur la propriété industrielle ne fasse pas directement référence au système de Madrid, on s'attend à ce que les obstacles à l'adhésion diminuent à mesure que le système national se développe. De plus, le Népal adopte de facto les classifications internationales des marques, telles que la classification de Nice et la classification de Vienne (classification des figures), et les applique dans les documents de demande. Bien qu'il ne participe pas aux programmes internationaux de coopération en matière d'examen des marques (tels que TM5 ou le système de marques de l'ASEAN), il participe activement aux diverses formations et programmes de coopération de l'OMPI.

Mesures de lutte contre la contrefaçon et système d'exécution

Recours civils et exécution : au Népal, les recours en matière de contrefaçon de marques sont principalement exercés par le biais de procédures civiles (ou administratives). En vertu de la loi sur les brevets, les dessins et modèles et les marques, la première instance des litiges relatifs à la contrefaçon de marques relève de la compétence du Département de l'industrie (DOI) et non des tribunaux. Le titulaire de la marque dépose auprès du DOI une requête visant à obtenir des mesures de redressement, telles que la cessation des actes de contrefaçon par le contrefacteur ou l'octroi de dommages-intérêts, et le DOI rend sa décision après avoir enquêté sur les faits.Le Département de l'industrie dispose du pouvoir d'ordonner des mesures telles que des injonctions de cessation, l'octroi de dommages-intérêts, ainsi que la perquisition et la saisie des produits contrefaits. Le Département de l'industrie joue ainsi un rôle quasi-judiciaire et fait office de tribunal de première instance dans les litiges en matière de contrefaçon. Les parties qui contestent la décision du Département de l'industrie peuvent interjeter appel devant la Haute Cour (instance d'appel), puis devant la Cour suprême.

• Délai de recours : pour demander réparation au titre d'une contrefaçon de marque, il est nécessaire de déposer une requête auprès du Bureau de l'industrie dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la contrefaçon a été constatée. Passé ce délai, la demande de réparation risque d'être irrecevable pour cause de prescription. Il est donc important, dès la constatation de la contrefaçon, de recueillir rapidement des preuves et de déposer une requête auprès du Bureau de l'industrie par l'intermédiaire d'un mandataire local.

• Conditions requises : pour bénéficier d'une réparation civile, il est indispensable que la marque soit valablement enregistrée. En ce qui concerne les marques non enregistrées au Népal, il est théoriquement possible, comme indiqué précédemment, de demander au tribunal une réparation fondée sur le passing-off (actes de concurrence déloyale), mais la preuve est difficile à apporter et les cas de réussite sont rares.

Existence de sanctions pénales : au Népal, la contrefaçon de marque n'est pas passible de sanctions pénales. En d'autres termes, il n'y a pas de poursuites pénales directes, telles que des arrestations ou des poursuites par la police pour l'acte de contrefaçon lui-même, et la contrefaçon de marque est traitée comme un litige civil (à noter que la contrefaçon de droits d'auteur peut faire l'objet de poursuites par la police et est passible de sanctions pénales).Toutefois, l'article 19 de la loi sur les brevets, les dessins et modèles et les marques prévoit, en cas de violation d'une ordonnance émise par le Bureau de l'industrie, une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 roupies népalaises ainsi que la confiscation des produits contrefaits ; il est donc possible d'infliger une amende à titre de sanction administrative aux contrefacteurs de marques.De plus, le nouveau projet de loi prévoit une augmentation considérable du plafond des amendes pour les contrefaçons de marques graves (jusqu'à 1 million de roupies), ainsi que des dispositions visant à renforcer l'effet dissuasif.

Système d'application : Outre les injonctions civiles et les demandes de dommages-intérêts, il existe d'autres moyens de lutter contre les produits contrefaits, notamment les suivants.

• Contrôles douaniers à la frontière : la loi douanière et la loi sur le contrôle des importations et des exportations du Népal contiennent des dispositions visant à empêcher l'importation et l'exportation de marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle.Le titulaire d'une marque peut demander aux autorités douanières de bloquer l'importation de contrefaçons ou d'autres produits utilisant sans autorisation sa marque enregistrée. Dans ce cas, en joignant les documents nécessaires, tels que le certificat d'enregistrement de la marque et la facture, il permet aux douanes de bloquer ou de saisir les marchandises concernées. Bien que le délai précis pour introduire une telle demande ne soit pas explicitement stipulé par la loi, il est important d'agir rapidement avant que les produits contrefaits ne franchissent la frontière.La loi sur le contrôle des importations et des exportations stipule que le gouvernement peut, à des fins de protection de la propriété intellectuelle, interdire ou restreindre l'importation ou l'exportation de certains produits, et qu'il est possible, si nécessaire, d'arrêter la circulation des produits contrefaits par voie de pouvoir discrétionnaire administratif.

• Interventions de la police (limitées) : la contrefaçon de marque ne constitue pas en soi une infraction pénale, mais la police peut ouvrir une enquête lorsque l'acte de contrefaçon relève d'autres infractions (par exemple, la fraude ou la violation de la loi sur la concurrence déloyale) ou lorsqu'il est associé à d'autres infractions en matière de propriété intellectuelle, telles que la violation du droit d'auteur.Par ailleurs, depuis environ 2022, on signale un renforcement des mesures de répression par le biais d'une nouvelle législation, en réponse aux critiques selon lesquelles la multiplication des contrefaçons de marques étrangères sur le marché constitue un obstacle aux investissements étrangers. Dans ce cadre, un renforcement des opérations de répression en collaboration avec la police et les douanes est à l'étude, en particulier pour les contrefaçons les plus graves.

• Autres recours : le titulaire d'une marque peut, indépendamment d'une action civile, intenter une action en restitution de l'enrichissement sans cause ou une action en dommages-intérêts pour acte illicite à l'encontre du contrefacteur. Par ailleurs, en ce qui concerne l'interdiction de la distribution de contrefaçons, on observe des cas où, si nécessaire, des associations professionnelles ou des organisations internationales de protection des marques coopèrent pour surveiller le marché et faire pression sur les autorités administratives.Ces dernières années, le Népal s'est efforcé de sensibiliser la population à la propriété intellectuelle. En 2017, il a élaboré une politique en matière de propriété intellectuelle et a fait du renforcement de la protection de la propriété intellectuelle une priorité nationale. À l'avenir, parallèlement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, on s'attend à ce que la lutte contre les violations des droits de marque soit encore renforcée.

[Références] Site officiel du Bureau népalais de l'industrie (Département de la propriété intellectuelle), WIPO « WIPO Lex » (informations sur les lois et traités népalais), Organisation japonaise de promotion du commerce extérieur (JETRO) « Aperçu des systèmes de propriété intellectuelle des pays voisins de l'Inde (Népal) », rapport d'enquête à l'étranger de l'Office japonais des brevets et de JETRO, INTA Bulletin, rapport local d'Apex Law Chamber, divers communiqués de presse, etc.