À Taïwan, il n'est pas nécessaire d'avoir utilisé la marque pour obtenir le droit de marque, mais si celle-ci n'est pas utilisée dans les trois ans suivant l'enregistrement, elle est susceptible d'être annulée (article 63 de la loi sur les marques). Il est important de noter que, pour que l'utilisation soit reconnue comme « utilisation de la marque enregistrée », la marque effectivement utilisée doit être identique à la marque enregistrée selon les conceptions sociales généralement admises.L'article 64 de la loi taïwanaise sur les marques stipule que « même si la marque effectivement utilisée diffère légèrement de la marque enregistrée, elle est considérée comme une utilisation de la marque enregistrée tant qu'elle n'a pas perdu son identité aux yeux du consommateur moyen ». En d'autres termes, le titulaire du droit de marque a l'obligation d'utiliser la marque conformément à la forme sous laquelle elle a été enregistrée, mais les différences mineures au niveau des détails, telles que la taille, la police, la disposition ou la couleur, sont tolérées tant qu'elles ne portent pas atteinte au caractère distinctif essentiel de la marque.Si les modifications sont telles que le consommateur peut reconnaître la marque comme étant la même dans le cadre des pratiques commerciales courantes, elles sont considérées comme relevant de l’« utilisation de la marque enregistrée ».
Cette appréciation de l’« identité » se fait au cas par cas, et le point essentiel est de déterminer si les caractéristiques distinctives principales de la marque (les éléments essentiels qui fondent son caractère distinctif) n’ont pas changé. Par exemple, dans le cas d’une marque verbale, même si l’on modifie partiellement la police de caractères ou si l’on ajuste la taille ou les proportions, l’identité est préservée tant que la chaîne de caractères elle-même reste identique.De même, pour un logo, des modifications très légères de la palette de couleurs ou des détails peuvent être tolérées si la composition de base du dessin reste la même. En revanche, si l'on omet ou modifie considérablement la partie principale de la marque, l'identité est naturellement perdue et l'utilisation n'est pas reconnue comme celle de la marque enregistrée. Par conséquent, il est important, d'un point de vue pratique, que le titulaire de la marque préserve autant que possible l'identité entre la marque enregistrée et la marque effectivement utilisée.
L'utilisation d'un logo enregistré en couleur dans une version différente, par exemple en noir uniquement, nécessite une attention particulière lors de l'évaluation de l'identité. Selon les lignes directrices de l'Office de la propriété intellectuelle de Taïwan (TIPO), lorsqu'une marque est utilisée dans une couleur différente de celle enregistrée, il convient d'évaluer au cas par cas si la marque utilisée est identique à la marque enregistrée. Concrètement, les principes suivants sont énoncés.
Si la marque enregistrée est en noir et blanc ou monochrome : même si d'autres couleurs sont ajoutées lors de l'utilisation effective, si cela ne constitue qu'une simple différence de forme et ne modifie pas substantiellement les caractéristiques distinctives principales de la marque, l'utilisation est considérée comme conforme à la marque enregistrée. Par exemple, même si un logo enregistré en noir et blanc est affiché en bleu, tant que les éléments distinctifs essentiels, tels que la forme des figures ou des caractères, restent identiques, les consommateurs généraux le reconnaîtront comme étant la même marque et cela ne posera donc pas de problème.
Si la marque enregistrée l’est sous la forme d’une combinaison spécifique de plusieurs couleurs et que les couleurs elles-mêmes constituent un élément distinctif essentiel : si, lors de l’utilisation effective, elle est utilisée uniquement en noir ou avec une autre combinaison de couleurs, l’impression que la marque donne au consommateur change par rapport à celle du moment de l’enregistrement, et il est fort probable qu’elle ne soit pas considérée comme identique. En d’autres termes, lorsque les couleurs constituent un élément caractéristique de l’image de marque, le fait de modifier ces couleurs entraîne une perte d’identité et l’utilisation n’est plus reconnue comme une « utilisation de la marque enregistrée ».
En résumé, la question de savoir si l'utilisation d'une marque enregistrée en couleur avec des couleurs différentes est autorisée dépend de l'impact de la couleur modifiée sur le caractère distinctif de la marque. Si l'impact de la modification de couleur sur le caractère distinctif de la marque est minime, cela est autorisé, mais si la couleur elle-même détermine l'impression laissée par la marque, cela peut s'avérer très risqué.
Le TIPO de Taïwan a établi des critères clairs concernant l'utilisation d'une marque dans une couleur différente. Comme mentionné précédemment, la politique est la suivante : une marque enregistrée en noir et blanc utilisée en couleur est en principe considérée comme identique, tandis qu'une marque enregistrée en couleur utilisée dans une couleur différente n'est généralement pas considérée comme identique. Ces critères accordent une grande importance aux perceptions du grand public et des consommateurs ; en résumé, le critère de jugement est de savoir si « les consommateurs perçoivent la marque comme étant la même malgré le changement de couleur ».
À titre d'exemple concret d'examen, les « Remarques sur l'utilisation des marques enregistrées » du TIPO présentent des cas illustrés faciles à comprendre. Par exemple :
Exemple A (identité reconnue) : forme de la marque enregistrée = logo graphique noir ; forme d'utilisation effective = affichage de ce logo en rouge. La forme du logo n'ayant pas changé, seule la couleur étant différente, cela est considéré comme une utilisation de la marque enregistrée.
Exemple B (identité non reconnue) : forme de la marque enregistrée = logo composé de deux couleurs, bleu et vert ; forme d'utilisation effective = affichage du logo en monochrome (noir).Il s'agit d'un cas où une marque, dont le caractère distinctif a été reconnu lors de l'enregistrement y compris la combinaison de couleurs, est utilisée avec des couleurs modifiées ; comme l'image colorée d'origine est altérée, elle n'est pas considérée comme une marque identique. Dans ce cas, même si l'on accumule une longue expérience d'utilisation avec ce logo noir, celle-ci ne sera pas reconnue comme une expérience d'utilisation de la marque enregistrée en bleu et vert.
De plus, il existe à Taïwan un système de « marques de couleur » (marques composées uniquement de couleurs ou de combinaisons de couleurs). Dans le cas des marques de couleur, la disposition spécifique des couleurs constituant en soi l'objet du droit, il n'est en principe pas autorisé d'utiliser la marque en modifiant les couleurs enregistrées.Par exemple, si des rayures bicolores placées à un emplacement spécifique sur l'emballage d'un produit sont enregistrées en tant que marque de couleur, le fait de changer les couleurs en ferait un signe totalement différent, ce qui entraînerait une perte d'identité. Ainsi, si le changement de couleur est interdit pour les marques dont l'essence même réside dans la couleur, pour les « marques de logo en couleur » (figures ou caractères + couleur), qui constituent le thème de cet article, la pratique consiste à évaluer avec prudence l'impact du changement de couleur sur le caractère distinctif de la marque.
Si une entreprise a enregistré une marque en couleur mais l'utilise en réalité dans une couleur différente (par exemple, uniquement en noir), elle s'expose aux risques pratiques suivants.
Risque de radiation pour non-usage (violation de l'obligation d'usage) : si, pendant plus de trois ans à compter de l'enregistrement, l'utilisation se poursuit sous une forme qui ne peut être considérée comme identique à la marque enregistrée, il existe un risque qu'un tiers demande une procédure de radiation pour non-usage. La situation est particulièrement risquée si la marque n'a jamais été utilisée dans les couleurs telles qu'enregistrées. En cas de demande de radiation, même si l'on présente des preuves d'utilisation en noir uniquement, il est possible que cela soit jugé comme « ne constituant pas une utilisation de la marque enregistrée (en couleur) » et que l'on perde le droit de marque.Dans la pratique taïwanaise, il est souligné que si une marque est enregistrée en noir et blanc, son utilisation en couleur est reconnue comme une utilisation, tandis que l'utilisation d'une marque enregistrée en couleur avec une teinte différente augmente le risque de nullité.
Limitation de la portée du droit de marque / Désavantage dans l'exercice du droit : une marque enregistrée en couleur est interprétée comme un droit limité à la couleur spécifique enregistrée. Par conséquent, si un tiers utilise une marque similaire dans une couleur différente, il peut être difficile de faire valoir votre droit pour l'en empêcher.Par exemple, si votre entreprise a enregistré un logo bleu et vert, mais qu'un tiers utilise un logo monochrome de même forme, celui-ci risque de faire valoir qu'il n'y a pas de similitude en raison de la différence de couleur (certes, dans de nombreux cas, des logos de couleurs différentes sont jugés similaires si leur forme est identique, mais on ne peut exclure que la limitation de la marque enregistrée à une couleur précise puisse jouer en votre défaveur en cas de litige).
Risque de perte inattendue des droits (conflit avec la marque d'un tiers) : il arrive également que l'utilisation d'une marque sous une forme différente de celle de la marque enregistrée entraîne, au contraire, une similitude avec une marque d'un tiers enregistrée antérieurement. À cet égard, l'article 63, paragraphe 1, point 1, de la loi taïwanaise sur les marques stipule que le fait pour le titulaire d'une marque d'utiliser celle-ci après l'avoir modifiée, avec pour conséquence qu'elle devienne identique ou similaire à la marque enregistrée d'un tiers et risque de prêter à confusion, constitue un motif de nullité de ladite marque.À titre d'exemple concret, il existe un cas où le titulaire d'une marque enregistrée à Taïwan sous le nom « FLYANT et figure » (logo comprenant une figure représentant une fourmi) en noir a, lors de l'utilisation effective, modifié la couleur de cette figure en rouge et en a partiellement modifié le design. La marque est alors devenue très similaire à une marque représentant une fourmi rouge détenue antérieurement par une autre société, ce qui a entraîné la radiation du droit de marque.Dans ce cas, la divergence entre la marque enregistrée et la marque utilisée a entraîné un conflit avec les droits d’un tiers, ce qui a eu pour conséquence la perte du droit sur la marque. Par conséquent, lorsque l’on utilise une marque dans une couleur différente de celle enregistrée, il convient d’examiner avec prudence le risque de conflit avec les marques d’autres sociétés.
Comme indiqué ci-dessus, l'utilisation d'une marque sous une forme différente de la couleur enregistrée comporte des risques élevés tant en termes de maintien que d'exercice des droits. En particulier pour les PME et les start-ups, où des modifications du design du logo ou le développement de variations de couleurs sont possibles, une approche planifiée est nécessaire pour éviter de se retrouver dans une situation où la marque est « enregistrée mais non utilisée ».
Compte tenu des risques susmentionnés, la décision de limiter ou non les couleurs lors du dépôt de la demande de marque constitue un enjeu stratégique important. En général, il convient de comparer les avantages d'un dépôt de marque sans limitation de couleur (en noir et blanc/monochrome) à ceux d'un dépôt délibérément en couleur.
Avantages d'un dépôt sans limitation de couleur (marque en noir et blanc) : si la marque est enregistrée en noir et blanc (ou dans une couleur unie spécifique), son utilisation sera en principe reconnue comme « utilisation de la marque enregistrée » quelle que soit la couleur utilisée lors de son utilisation effective, ce qui permet de s'adapter avec souplesse à d'éventuelles modifications de design ou à des déclinaisons multicolores.Par exemple, même dans le cas d'une stratégie de marque consistant à modifier la couleur du logo en fonction de la saison ou du support, cela aura peu d'incidence sur le maintien des droits. De plus, la portée des droits étant susceptible d'être interprétée de manière large, cela présente l'avantage de faciliter la lutte contre les imitations par des tiers utilisant des couleurs différentes. D'un point de vue pratique, il est généralement recommandé de déposer une marque en noir et blanc « si un changement de couleur est envisageable à l'avenir », car cela permet une exploitation plus large et plus flexible de la portée des droits.
Avantages d'un dépôt de marque en couleur : Selon le design, l'ajout de couleur peut parfois être le seul moyen d'accroître le caractère distinctif. Dans la pratique taïwanaise, il est rapporté que les dépôts en noir et blanc sont souvent rejetés lorsque le caractère distinctif d'une forme géométrique simple est faible, tandis que les dépôts en couleur ont tendance à obtenir plus facilement une décision d'enregistrement. En d'autres termes, dans les cas où le logo lui-même manque d'originalité mais où l'image de marque est façonnée par une combinaison de couleurs spécifique, le fait de déposer délibérément la marque en couleur présente l'avantage d'augmenter les chances d'enregistrement.De plus, si les couleurs de votre marque sont clairement définies et que celle-ci est reconnue sur le marché grâce à ces couleurs, le fait d'inclure ces couleurs dans la demande d'enregistrement permet de renforcer la protection contre les contrefaçons. Toutefois, même dans ce cas, vous devez être prêt à utiliser systématiquement les couleurs enregistrées. Si votre politique consiste à toujours utiliser le logo avec les mêmes couleurs afin de préserver l'image de marque, cela ne pose aucun problème ; mais s'il existe la moindre possibilité de changer de couleur en fonction de la situation, il convient d'examiner avec prudence le dépôt d'une demande limitant les couleurs.
Envisager un dépôt en plusieurs versions : si votre budget le permet ou si vous souhaitez assurer une protection optimale de votre marque, il peut être judicieux de déposer et d'enregistrer à la fois une version en noir et blanc et une version en couleur d'un même design. Cela présente l'avantage de garantir des droits étendus avec la version en noir et blanc, tout en empêchant des tiers d'enregistrer cette couleur spécifique grâce à l'enregistrement de la version en couleur.C'est le cas, par exemple, de la société Coca-Cola, connue pour son logo à lettres blanches sur fond rouge, mais qui détient également la marque du logo en noir et blanc. Toutefois, pour les petites et moyennes entreprises en général, il est nécessaire de prendre en compte le rapport coût-efficacité. Une stratégie réaliste consisterait donc à enregistrer en premier lieu la version en noir et blanc, plus polyvalente, et à ne déposer une demande pour la couleur que si l'on tient absolument à inclure celle-ci dans les droits.
En résumé, une demande « sans limitation de couleur » est avantageuse du point de vue de la flexibilité et de la stabilité, mais une demande en couleur peut s'avérer appropriée en fonction de la capacité distinctive de la marque et de la stratégie de marque. Si le logo de votre entreprise possède un caractère unique qui permet de l'identifier facilement même si sa couleur change, une demande en noir et blanc convient parfaitement ; en revanche, si l'image de marque est établie grâce à une couleur spécifique, il vaut la peine de déposer une demande avec cette couleur. L'important est de prendre une décision au moment du dépôt en tenant compte de l'exploitation après l'enregistrement.
Pour les responsables opérationnels des entreprises exploitant des marques à Taïwan, la concordance entre la marque enregistrée et son mode d'utilisation réel est un point souvent négligé. Bien qu'il existe des concepts similaires dans d'autres pays, comme le Japon, il convient d'être particulièrement vigilant à Taïwan, car les risques de nullité y sont clairement stipulés.
Conseils pratiques :
Vérifiez la forme de la marque telle qu'elle figure sur le certificat d'enregistrement : si vous modifiez ou renouvelez le logo de votre marque après l'enregistrement, veillez à toujours le comparer avec le contenu de l'enregistrement de la marque. Si vous avez des doutes quant à savoir si les modifications sont mineures, nous vous recommandons de consulter un expert taïwanais.
Conservation des preuves et cohérence d'utilisation : conservez au quotidien les preuves d'utilisation de la marque (publicités, emballages, documents commerciaux, etc.) et veillez à l'utiliser sur chaque produit ou service de la manière la plus conforme possible à la marque enregistrée. En cas de demande de procédure de nullité, il est préférable de présenter les preuves d'utilisation de la marque enregistrée elle-même afin d'éviter tout litige inutile concernant son identité.
Maintien de l'enregistrement d'une marque en couleur : pour une marque enregistrée en couleur, il est impératif de continuer à l'utiliser dans les mêmes couleurs que celles de l'enregistrement. Si une modification du design est envisagée en interne, évaluez l'impact sur le droit de marque et, si nécessaire, prenez les mesures appropriées, comme déposer une nouvelle demande d'enregistrement avec de nouvelles couleurs. Il est important de planifier l'acquisition des droits de manière méthodique, car il n'est pas possible de modifier l'enregistrement a posteriori après avoir changé les couleurs utilisées (à Taïwan, la modification d'une marque après enregistrement n'est pas autorisée et nécessite un nouveau dépôt).
Enfin, pour approfondir vos connaissances, nous vous recommandons de consulter les explications fournies par l'Office de la propriété intellectuelle de Taïwan et les cabinets spécialisés dans la propriété intellectuelle taïwanais.Le site officiel du TIPO publie des remarques relatives à l'utilisation des marques, et une version traduite en japonais est également disponible. De plus, un article publié par le cabinet d'avocats Wisdom International Law Firm explique en détail une jurisprudence (l'affaire Vitality Hole-in-One) concernant les cas où la marque effectivement utilisée diffère de la marque enregistrée. Cet article présente des cas où une omission partielle a été jugée comme entraînant une perte d'identité, et souligne la nécessité d'utiliser la marque « dans une mesure reconnue comme identique à la marque enregistrée selon les conceptions sociales », ce qui constitue une référence utile pour la pratique.
Pour les entreprises gérant des marques à Taïwan, le traitement des couleurs est une question cruciale qui peut avoir une incidence vitale sur leurs droits. Il est essentiel d'élaborer une stratégie cohérente, depuis le dépôt de la demande d'enregistrement jusqu'à l'utilisation effective, afin d'assurer une protection de la marque à la fois flexible et sûre. En tenant compte des points susmentionnés, veuillez vous préparer de manière rigoureuse afin de pouvoir exploiter en toute sérénité vos marques sous forme de logos en couleur.
Références et sources : Office de la propriété intellectuelle de Taïwan, « Précautions relatives à l'utilisation des marques enregistrées » (promulgué en 2008, révisé en 2012), Q&A du cabinet de brevets JOU, explications sur les procédures de marques de l'OMPI, actualités du cabinet d'avocats Wisdom, etc.
AUTEUR / Rédacteur
Takefumi Sugiura
Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX, avocat en propriété industrielle
Assiste des clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, fabrication, start-ups, mode, médecine, etc.) dans tous les domaines, du dépôt de demandes de brevets, marques, dessins et modèles et droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en contrefaçon. Il est également spécialisé dans les stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association asiatique des conseils en propriété industrielle (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).