Sommaire
Le système des marques à Taïwan se caractérise par le fait que le TIPO procède de manière cohérente à l'examen et aux décisions administratives, depuis l'enregistrement jusqu'à l'opposition, la nullité et la révocation (suppression), et que les recours judiciaires sont examinés par le biais d'un recours administratif puis d'un procès administratif. Le dépôt électronique (e-filing) est également expressément prévu par la loi sur les marques, et les procédures électroniques, y compris la notification électronique, sont intégrées dans la conception du système (article 13 de la loi sur les marques).
La définition de la marque est relativement large : outre les signes distinctifs classiques tels que les mots et les figures, les marques non traditionnelles telles que les couleurs, les formes tridimensionnelles, les mouvements, les hologrammes et les sons sont expressément incluses dans les objets protégés (article 18 de la loi sur les marques, etc.).
| Points de vue | Points clés de la pratique | Principaux fondements |
|---|---|---|
| Autorité compétente | Le TIPO est l'autorité chargée de l'examen et des décisions concernant l'enregistrement, les oppositions, la nullité (évaluation) et la radiation (suppression) des marques | Articles 14 à 16 de la loi sur les marques |
| Législation applicable | Loi sur les marques (Trademark Act). Elle couvre les définitions et les conditions d'enregistrement, les oppositions, les procédures de nullité et de radiation, les recours en cas de contrefaçon, ainsi que les sanctions pénales | Loi sur les marques en général |
| Règlement d'application | Formulaires de demande, conditions de désignation des marques non traditionnelles, délai de réponse aux refus, conditions de demande d'examen accéléré, etc. | Articles 12, 14 à 19 et 34 du règlement d'application, etc. |
| Objets protégés | Outre les caractères et les figures, les couleurs, les formes tridimensionnelles, les mouvements, les hologrammes, les sons, etc. (y compris les combinaisons) | Article 18 de la loi sur les marques ; articles 14 à 18 du règlement d'application |
| Conditions de protection | L'« caractère distinctif » est au cœur de la protection. Il est également possible de faire valoir l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage | Articles 18 et 29, paragraphe 2, de la loi sur les marques |
Les motifs de refus sont généralement classés en « motifs absolus (intérêt public, caractère distinctif, etc.) » et « motifs relatifs (droits antérieurs, risque de confusion, etc.) ». À Taïwan, il est important de noter que la protection des marques notoires (non seulement contre la confusion, mais aussi contre la dilution) et la possibilité d'un recours par consentement sont prévues par la loi.
| Catégories | Exemples typiques | Position dans la loi |
|---|---|---|
| Motifs absolus | Absence de caractère distinctif (nature descriptive, nom générique, etc.), risque d'induire en erreur quant à la qualité, atteinte aux bonnes mœurs, etc. | Article 29, paragraphes 1 et 3, etc., de la loi sur les marques |
| Motifs relatifs | Identité ou similitude avec un enregistrement antérieur ou une demande antérieure, risque de confusion, marque notoire (confusion, dilution) | Article 30, paragraphe 1, alinéas, de la loi sur les marques |
| Éléments de preuve | Confusion : similitude des signes + similitude des produits ou services + évaluation globale du public concerné, etc. Dilution : notoriété, caractère distinctif / risque d'atteinte à la réputation | Article 31 du règlement d'application |
En principe, les demandes déposées à Taïwan doivent être rédigées en « chinois (caractères traditionnels) ». Les éléments obligatoires à mentionner dans le dossier de demande (informations sur le déposant, nom de la marque, représentation du signe, produits/services désignés, droit de priorité, traduction, etc.) sont énumérés à l'article 12 du règlement d'application.
| Points pratiques | Points clés | Fondement |
|---|---|---|
| Formulaire de demande (bases) | Demandeur/mandataire, nom de la marque, représentation du signe, produits/services désignés et classes, informations relatives au droit de priorité, etc. | Article 12 du règlement d'application |
| Produits/services désignés | Indiquer les classes dans l'ordre de la classification de Nice (publiée par l'OMPI) et énumérer concrètement les noms des produits/services | Article 19 du règlement d'application |
| Marques non traditionnelles | Couleurs : nuancier + description de l'utilisation. 3D : 6 vues au maximum. Mouvement : images fixes (6 au maximum) + description + données électroniques. Sons : partition, etc. + données électroniques | Articles 14 à 18 du règlement d'application |
| Réponse à l'avis de refus | Si le déposant a un domicile au Japon : 1 mois. À l'étranger : 2 mois. Prolongation possible | Article 34 du règlement d'application |
| Communication d'informations par des tiers | Un tiers peut présenter des observations avant l'enregistrement. Le TIPO n'est pas tenu d'informer le déposant de l'avancement de la procédure | Article 34-1 du règlement d'application |
Dans la perspective de son adhésion à l'OMC, Taïwan a mis en place un système de priorité dans la loi sur les marques et ses règlements d'application. Le délai de priorité est de six mois.
⚠ Important : il est obligatoire de faire une déclaration de priorité lors du dépôt de la demande et de présenter la preuve de priorité dans les trois mois suivant la date de dépôt. En cas de non-présentation, la priorité sera considérée comme « non revendiquée » et il sera difficile d'obtenir réparation.
✗ Système de Madrid : Taïwan n'est pas partie au Protocole de Madrid ; il n'est donc pas possible de désigner Taïwan dans un enregistrement international ni de déposer une demande internationale en désignant Taïwan comme office d'origine. Si une entreprise taïwanaise souhaite recourir au système de Madrid, elle doit passer par un établissement situé dans un pays membre.
| Points à noter | Délais et conditions | Fondement |
|---|---|---|
| Revendication de priorité (normale) | Dépôt de la demande à Taïwan dans les six mois suivant la date de la première demande. Déclaration lors du dépôt. Preuve à fournir dans les trois mois suivant la date de dépôt | Article 20 du règlement d'application |
| Priorité d'exposition | Dépôt de la demande dans les six mois suivant la date de la première exposition, avec présentation d'une attestation de l'organisateur | Articles 21 à 22 du règlement d'application |
| Système de Madrid (désignation de Taïwan) | Taïwan ne peut pas être désigné comme pays de l'enregistrement international (Taïwan n'est pas partie contractante) | Documents relatifs à la stratégie de protection des marques à l'étranger du TIPO |
Voici une estimation des principaux frais officiels, basée sur le barème publié par le TIPO. Il existe une différence entre les dépôts en ligne et les dépôts sur papier.
| Procédure | Frais officiels (NT$) | Remarques pratiques |
|---|---|---|
| Dépôt (sur papier) | 3 000 par classe (jusqu'à 20 éléments) | Au-delà de 20 éléments, 200 NT$ supplémentaires par élément |
| Dépôt (en ligne) | 2 400 / classe (jusqu'à 20 éléments) | Au-delà de 20 éléments, 200 yens supplémentaires par élément |
| Frais d'enregistrement (frais de publication compris) | 2 500 / classe | Il est important de bien gérer les délais de paiement après l'avis d'enregistrement |
| Demande d'examen accéléré | 6 000 / catégorie | Entrée en vigueur en mai 2024 |
| Opposition | 4 000 / classe | Dans les 3 mois suivant la publication de l'enregistrement |
| Nullité (évaluation) | 7 000 / classe | Le motif relatif est soumis à une limitation de 5 ans |
| Annulation (suppression) | 7 000 / classe | Non-usage (3 ans) et plusieurs autres types |
| Renouvellement (prolongation) | 4 000 / classe | Le double du montant (8 000 / classe) dans les 6 mois suivant l'expiration |
Dépôt de la demande (papier/en ligne)
↓
Examen de la forme (correction des irrégularités)
↓
Examen quant au fond (caractère distinctif, marques antérieures, notoriété, etc.)
↓ Aucun motif de refus ↓ Motifs de refus
Décision d'enregistrement (avis de paiement des taxes d'enregistrement) Notification des motifs de refus → Dépôt d'un mémoire ou d'une correction
↓
Paiement des taxes d'enregistrement (gestion des délais)
↓
Publication de l'enregistrement et délivrance du certificat d'enregistrement
↓
3 mois après l'enregistrement (délai d'opposition) → Stabilisation des droits
Délai de paiement des taxes d'enregistrement : dans les deux mois suivant la notification de l'avis d'enregistrement. Il est possible de régulariser la situation en payant le double du montant dans les six mois suivant l'expiration du délai (article 32 de la loi sur les marques).
La durée indicative de l'examen est, selon les informations publiées par le TIPO, de 8 mois pour les demandes de dépôt de marque en ligne et de 10 mois pour les demandes sur papier (il s'agit d'une estimation statistique, susceptible de varier en fonction du contenu du dossier).
| Point | Taïwan | Japon | Chine (continentale) |
|---|---|---|---|
| Système de Madrid | Non signataire (Taiwan non désigné) | Utilisable | Utilisable |
| Délai d'opposition | 3 mois après la publication de l'enregistrement (post-grant) | 2 mois à compter de la date de publication du bulletin d'enregistrement (post-grant) | 3 mois après la publication de l'avis d'examen préliminaire (type pré-octroi) |
| Langue de dépôt | En principe, le chinois traditionnel | Japonais | Chinois (simplifié) |
| Produits/services désignés | Classification de Nice, application de la table de classification publiée par le TIPO | Classification de Nice (application japonaise) | Classification de Nice (application des sous-classes) |
En Taïwan, les « litiges en matière de marques » suivent une structure dans laquelle le TIPO examine les oppositions postérieures à l'enregistrement, les demandes d'invalidation (évaluation) et les demandes de révocation (suppression), et où les décisions rendues font l'objet d'un recours administratif, puis d'un recours devant les tribunaux administratifs.
| Procédure | Qualité pour agir | Délais | Frais officiels (NT$) |
|---|---|---|---|
| Opposition | Toute personne | 3 mois à compter du lendemain de la publication de l'enregistrement | 4 000 / classe |
| Nullité (décision) | En principe, axé sur les « parties intéressées » | Une partie des motifs d'opposition : 5 ans (sauf en cas de mauvaise foi, etc.) | 7 000 / classe |
| Annulation (abrogation) | Souvent accessible à « toute personne » | Non-utilisation pendant 3 années consécutives, etc. | 7 000 / classe |
Points clés concernant la radiation pour non-utilisation : la condition requise est « une non-utilisation de trois ans ou plus » ; lorsque la demande de radiation est notifiée, le titulaire est tenu de fournir la preuve de l'utilisation (article 63, paragraphe 1, point 2, et article 65 de la loi sur les marques).
En matière de recours administratif contre les décisions du TIPO (décision de rejet, décision sur opposition, nullité ou annulation, etc.), la procédure standard consiste d'abord à introduire un « recours administratif », puis à engager une procédure contentieuse administrative.
| Étapes | Délais légaux | Remarques pratiques | Fondement |
|---|---|---|---|
| Recours administratif | 30 jours à compter du lendemain de la notification de la décision | Le délai est calculé à compter de la date de réception | Article 14 de la loi sur les recours |
| Introduction d'un recours administratif | Deux mois après la notification de la décision sur le recours | Le dépassement du délai comporte un risque majeur d'illégalité | Article 106 de la loi sur les litiges administratifs |
| Appel | 20 jours après la notification | Il existe également des délais distincts pour la présentation des motifs d'appel, etc. | Article 241 de la loi sur le contentieux administratif |
Décision du TIPO (refus/opposition/nullité/annulation)
↓
Recours administratif (30 jours)
↓ Rejet, etc.
Recours administratif (2 mois) – première instance
↓
Appel (20 jours) · Dernière instance
Après l'enregistrement, les principaux thèmes sont le maintien du droit (renouvellement), le transfert de droit, la licence, la garantie (gage) et la modification des informations enregistrées. À Taïwan, les éléments pour lesquels « l'absence d'enregistrement rend le droit inopposable aux tiers » sont nombreux ; dans la pratique des transactions de marques, la demande d'enregistrement est donc toujours associée à la publication.
La durée du droit est de 10 ans et peut être prolongée tous les 10 ans par renouvellement. Le renouvellement est possible à partir de 6 mois avant l'expiration, et un délai de grâce de 6 mois après l'expiration est prévu moyennant le paiement d'une surtaxe (double du montant normal) (article 34 de la loi sur les marques).
| Actes de gestion | Durée et conditions | Frais officiels (NT$) | Fondement |
|---|---|---|---|
| Renouvellement (prolongation) | Demande possible dans les 6 mois précédant l'expiration. Le montant est doublé dans les 6 mois suivant l'expiration | 4 000 par classe (8 000 en cas de dépassement du délai) | Article 34 de la loi sur les marques |
| Division (après enregistrement) | Procédure de division de l'enregistrement disponible | 1 500 | Article 36 du règlement d'application |
| Réduction des produits/services désignés | En principe, aucune modification autre qu'une « réduction » n'est possible après l'enregistrement | 500 | Article 38 de la loi sur les marques |
| Défense contre la radiation pour non-usage | Après notification de la demande de radiation, le titulaire doit présenter des preuves d'usage | — | Articles 63 et 65 de la loi sur les marques |
⚠ Important : à Taïwan, il est expressément stipulé que les licences, les cessions et les gages « ne peuvent être opposés à des tiers sans inscription ». Il est nécessaire de concevoir les contrats et de procéder à leur conclusion en tenant compte de cette obligation d'inscription.
| Types de transactions | Effets pratiques | Nécessité de l'enregistrement | Dispositions légales applicables |
|---|---|---|---|
| Licence exclusive / Licence ordinaire | En principe, le titulaire d'un droit exclusif peut intenter une action en contrefaçon en son nom propre | Sans publication, le titulaire ne peut faire valoir ses droits à l'encontre de tiers | Article 39 de la loi sur les marques |
| Sous-licence | Le titulaire d'un droit exclusif peut en principe accorder des sous-licences (à définir par contrat) | L'enregistrement est une condition d'opposabilité | Article 40 de la loi sur les marques |
| Cession (transfert) | Opposabilité du transfert de droits à l'égard des tiers | L'enregistrement est une condition d'opposabilité | Article 42 de la loi sur les marques |
| Droit de gage (sûreté) | Opposabilité aux tiers en cas de constitution, de modification ou d'extinction ; l'ordre de priorité est déterminé par l'ordre d'enregistrement | L'inscription est une condition d'opposabilité | Article 44 de la loi sur les marques |
À Taïwan, la lutte contre la contrefaçon peut s'appuyer sur une « application multiforme » combinant des mesures civiles (injonction, dommages-intérêts, etc.), administratives (contrôle douanier) et pénales (contrefaçons, etc.).
| Recours | Contenu | Conditions et délais | Fondement |
|---|---|---|---|
| Cessation et prévention | Demande de cessation et de prévention à l'encontre de l'auteur de l'atteinte | Preuve de la contrefaçon (probabilité) | Article 69, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les marques |
| Destruction, etc. | Destruction des produits contrefaits et des instruments de contrefaçon, etc. | Le tribunal peut ordonner des mesures de substitution en vertu du principe de proportionnalité | Article 69, paragraphe 2, de la loi sur les marques |
| Dommages-intérêts | Exigences en matière de faute intentionnelle ou de négligence | Délai de prescription de 2 ans/10 ans | Article 69, paragraphes 3 et 4, de la loi sur les marques |
| Calcul du montant des dommages-intérêts | ① Modèle du Code civil ② Profits de l'auteur de l'atteinte ③ Jusqu'à 1 500 fois ④ Équivalent des redevances | Réduction discrétionnaire possible en cas de « déséquilibre flagrant » | Article 71 de la loi sur les marques |
| Moyens | Durée et conditions | Fondement |
|---|---|---|
| Saisie douanière (demande) | Requête + faits constitutifs de la contrefaçon + garantie | Article 72 de la loi sur les marques |
| Délai pour intenter une action | La notification de l'introduction de l'action doit être faite dans les 12 jours suivant la notification (prolongation possible) | Article 73 de la loi sur les marques |
| Sanctions pénales (contrefaçon typique) | 3 ans maximum + amende pouvant aller jusqu'à 200 000 NT$ | Article 95 de la loi sur les marques |
| Sanctions pénales (vente de produits contrefaits, etc.) | Peine maximale d'un an d'emprisonnement et amende maximale de 50 000 NT$ | Article 97 de la loi sur les marques |
Nous présentons trois affaires traitant de points de droit ayant un impact significatif sur la pratique (marques notoires, risque de confusion, preuve de l'usage). Dans chacune d'elles, la « structure de la preuve (quoi, sur quel marché, dans quelle mesure) » a déterminé l'issue du litige et a une incidence directe sur la stratégie de preuve dans la pratique taïwanaise.
| Affaire | Point litigieux (résumé) | Implications pratiques |
|---|---|---|
| Cour administrative suprême, affaire n° 1 de l'année 111 | Niveau de notoriété d'une « marque renommée » en matière de dilution. La Grande Chambre a unifié son interprétation en ne requérant pas une « notoriété universelle auprès du consommateur moyen ». | Même en cas d'allégation de dilution, il convient de définir rapidement la « définition du marché » et de prouver séparément la notoriété et le risque de dilution |
| Tribunal de commerce et de propriété intellectuelle, affaire n° 19 de l'année 111 | En tenant compte de manière globale du degré de similitude des signes, des caractéristiques des produits et des conditions commerciales, ainsi que de l'existence ou non d'une confusion effective, le risque de confusion a été écarté | Il convient de recueillir dès le début des preuves non seulement concernant les « produits désignés », mais aussi concernant les « modalités d’utilisation réelles et les conditions commerciales effectives ». |
| Tribunal commercial de la propriété intellectuelle, affaire n° 2 de l'année 111 | Preuve de l’« utilisation à Taïwan » dans le cadre d’une procédure de radiation pour non-usage. L’existence d’un site en anglais et l’affichage des prix en dollars américains ne suffisent pas à établir l’utilisation | Pour le commerce électronique transfrontalier et les services destinés à l'étranger, des preuves objectives démontrant une « fourniture à destination de Taïwan » sont nécessaires |
| Thèmes | Contenu | Impact sur la pratique |
|---|---|---|
| Examen accéléré | Une demande, une justification de la nécessité et des preuves sont requises. Les exigences seront précisées lors de la révision des règles d'application en 2024 | Possibilité d'intégrer la conception des preuves dans la stratégie procédurale pour les dossiers nécessitant une obtention rapide des droits |
| Mise à jour des lignes directrices relatives à la protection des marques notoires | Mise à jour des lignes directrices relatives à l'application de l'article 30, paragraphe 1, alinéa 11, de la loi sur les marques | Les éléments d'évaluation de la notoriété et de la dilution peuvent être préparés dès la phase de dépôt |
| Renouvellement, taxes d'enregistrement et dépôt électronique | Clarification des différences entre les procédures en ligne et sur papier, ainsi que du doublement des frais de renouvellement | Transparence des estimations de coûts. La gestion des clients, y compris les paiements a posteriori en cas de dépassement des délais, est importante |
| Comparaison des délais de contestation | Taïwan : opposition de 3 mois après l'enregistrement. Japon : 2 mois. Chine : 3 mois après la publication (pré-octroi) | La configuration de la surveillance mondiale des dessins et modèles varie selon les pays |
Liste des liens vers les sources primaires (officielles et originales) fréquemment consultées dans la pratique.
| Catégorie | Nom du document | Lien |
|---|---|---|
| Législation (Taïwan) | Loi sur les marques (avec traduction en anglais) | Base de données des textes législatifs du ministère de la Justice |
| Législation (Taïwan) | Règlement d'application de la loi sur les marques | Base de données des textes législatifs du ministère de la Justice |
| Législation (Taïwan) | Loi sur le traitement des affaires de propriété intellectuelle | Base de données des textes législatifs du ministère de la Justice |
| Législation (Taïwan) | Loi sur les recours | Base de données des textes législatifs du ministère de la Justice |
| Législation (Taïwan) | Loi sur le contentieux administratif | Base de données des textes législatifs du ministère de la Justice |
| Procédures (TIPO) | Barème des taxes de marque | Site officiel du TIPO |
| Procédures (TIPO) | Délais de traitement (durée indicative de l'examen) | Site officiel du TIPO |
| Directives (TIPO) | Directives d'examen relatives à la protection des marques notoires | Site officiel du TIPO |
| International (OMPI) | Membres du système de Madrid | OMPI |
| Législation (Japon) | Loi japonaise sur les marques (traduction en anglais) | Base de données des traductions en anglais de la législation japonaise |
| Législation (Chine) | Loi chinoise sur les marques | WIPO Lex |
N'hésitez pas à nous consulter pour toute question relative au dépôt et à l'enregistrement de marques à Taïwan
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question concernant la stratégie de dépôt de marques à Taïwan, l'utilisation de la priorité ou la gestion après l'enregistrement.
AUTEUR / Rédacteur
Takefumi Sugiura
Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX – Avocat en propriété industrielle
Nous accompagnons des clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, industrie manufacturière, start-ups, mode, médecine, etc.) dans tous les aspects liés à la propriété intellectuelle, du dépôt de demandes de brevets, marques, dessins et modèles et droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en matière de contrefaçon. Nous maîtrisons également les stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Association japonaise des conseils en propriété industrielle (JPA), l'Association asiatique des conseils en propriété industrielle (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).