Suite à la modification législative d'avril 2023, l'introduction du « système de consentement » suscite un vif intérêt dans le monde de l'enregistrement des marques. Cet article explique en détail dans quels cas concrets ce système est utilisé, en abordant notamment les risques de confusion et en le comparant au système de cession de retour. Nous invitons les personnes qui envisagent d'enregistrer une marque ou qui réfléchissent à leur stratégie en matière de propriété intellectuelle à s'y référer.
La récente modification de la loi sur les marques a introduit le « système de consentement », qui autorise exceptionnellement l'enregistrement d'une marque, même si celle-ci est identique ou similaire à une marque déjà enregistrée par un tiers, à condition d'obtenir le consentement du titulaire de la marque enregistrée (applicable aux demandes déposées à compter du 1er avril 2023).
Auparavant, lorsqu’une marque identique ou similaire à une marque enregistrée par un tiers était déposée pour des produits ou services identiques ou similaires, elle était en principe rejetée en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point 11, de la loi sur les marques. Cependant, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la loi sur les marques, il est désormais possible d’enregistrer une marque si certaines conditions sont remplies, à condition d’obtenir le « consentement du titulaire de la marque ».
Toutefois, le simple fait d'obtenir ce consentement ne garantit pas l'enregistrement de la marque. Concrètement, les conditions suivantes doivent être remplies.
En résumé, une marque suffisamment similaire pour que le consommateur se demande à tort « s'agit-il de produits ou de services de la même entreprise ? » ne peut être enregistrée, même si les parties concernées sont d'accord. Par
exemple, si la marque et le produit sont pratiquement identiques, le risque de confusion est élevé et l'enregistrement sera difficile, même en présence de preuves. De plus, comme le risque de confusion futur est également pris en compte, il est difficile de déterminer, à l'heure actuelle, peu après l'introduction du système, quel niveau de preuve sera exigé pour étayer ce point.
En réalité, avant même l’introduction du système de consentement, il était possible d’enregistrer une marque malgré l’existence d’une marque similaire déjà enregistrée, en recourant à une technique appelée « cession-retour ».
L'« assignation en retour » désigne une procédure consistant à transférer temporairement le nom du déposant au titulaire de la marque enregistrée antérieurement, puis à le retransférer au déposant après l'avis d'enregistrement. Bien que cette procédure soit fastidieuse car elle nécessite deux changements de nom, elle a été effectivement utilisée dans certaines situations jusqu'à présent.
Avec l'introduction du système de consentement, on pourrait penser que « la procédure serait simplifiée s'il suffisait de présenter une lettre de consentement ». Cependant, il est possible que l'on doive préparer des contrats ou des preuves supplémentaires afin de démontrer qu'il n'y a pas de risque de confusion.
Par conséquent, si le coût lié à la constitution des documents justificatifs du système de consentement s'avère élevé, certains pourraient juger qu'il est « plus rapide de procéder à l'enregistrement par cession-retour ».
De plus, bien que le système de consentement prévoie que « la forme du formulaire de consentement est libre (un e-mail est acceptable) », dans la pratique, il peut s'avérer nécessaire de disposer d'un contrat démontrant la prévention de toute confusion future. En fin de compte, comme cela peut entraîner une charge administrative supplémentaire, il est possible que l'assignation en retour s'avère finalement moins fastidieuse.
Le système de consentement est utile dans la mesure où il élargit les options et permet d'adopter une stratégie d'enregistrement de marques plus flexible. Il convient toutefois de noter qu'il ne signifie pas pour autant que « toute marque similaire est acceptable dès lors qu'il y a consentement ». Étant donné que des procédures et la présentation de
preuves visant à démontrer l'absence de confusion future chez les consommateurs peuvent être exigées, il serait judicieux de décider s'il vaut mieux recourir au système de consentement ou à l'assignation en retour après avoir pris en compte de manière globale les relations avec le titulaire de la marque antérieure et les coûts de procédure.
Quoi qu'il en soit, l'élargissement des options est une bonne chose, et il est important de rechercher la solution la plus adaptée au cas par cas. Notre cabinet continuera à suivre de près l'évolution de la situation afin de vous accompagner dans l'obtention de droits de marque appropriés.
AUTEUR / Rédacteur
Takefumi Sugiura
Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX (EVORIX) - Avocat en propriété industrielle
Assiste des clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, industrie manufacturière, start-ups, mode, médecine, etc.) dans tous les domaines, du dépôt de demandes de brevets, marques, dessins et modèles et droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en contrefaçon. Possède également une expertise approfondie en matière de stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association des conseils en propriété industrielle d'Asie (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).