Impossible d'enregistrer une marque ! Des experts expliquent le modèle NG et ses raisons.

Bonjour, je m'appelle Kenbun Sugiura et je suis conseil en propriété industrielle. Dans cet article, je vais vous expliquer en détail les points essentiels à connaître en matière d'enregistrement de marques, en particulier les « marques non enregistrables ». Il n'est pas rare qu'une demande, malgré tous les efforts déployés, soit rejetée lors de l'examen. Je vais donc vous expliquer, à l'aide d'exemples concrets, quelles sont les marques qui ne peuvent pas être enregistrées et pour quelles raisons.

*Les explications fournies ici s'adressent au grand public et non à des spécialistes.

Les trois grandes catégories de marques non enregistrables

En vertu de la loi sur les marques, il existe principalement trois raisons pour lesquelles une marque ne peut être enregistrée :

1. Les marques dépourvues de caractère distinctif permettant de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'une autre (article 3 de la loi sur les marques)
2. Celles qui sont contraires à l'ordre public (article 4 de la loi sur les marques)
3. Celles qui prêtent à confusion avec une marque d'autrui (article 4 de la loi sur les marques)

Examinons chacune de ces catégories plus en détail.

1. Les marques dépourvues de caractère distinctif

La fonction essentielle d'une marque est de distinguer ses propres produits et services de ceux d'autrui. Dans les cas suivants, cette fonction ne pouvant être remplie, l'enregistrement n'est pas possible.

① Les marques composées uniquement d'un nom commun (article 3, paragraphe 1, point 1)

Les noms génériques de produits ou de services doivent pouvoir être utilisés par tout le monde.

Exemple : il n'est pas possible d'enregistrer une marque contenant les termes « aluminium » ou « alu » pour un produit appelé « aluminium ».

② Les marques couramment utilisées dans le secteur (article 3, paragraphe 1, point 2)

Les noms qui sont couramment utilisés entre professionnels ne doivent pas non plus être réservés à l'usage exclusif d'une personne en particulier.

Exemple : le terme « Masamune » ne peut être enregistré comme marque pour le saké, car il est couramment utilisé dans ce secteur.

③ Les indications portant uniquement sur l'origine, la qualité, etc. (article 3, paragraphe 1, point 3)

Les signes qui désignent uniquement la provenance ou la qualité d'un produit, ou le lieu ou la qualité d'un service, ne possèdent pas de caractère distinctif.

Exemple :

• « Tokyo » (origine) sur des « confiseries »
• « Tokyo » pour des « chemises » (qualité)
• « Service de restauration » avec « Ginza, Tokyo » (lieu de prestation)

④ Noms ou dénominations courants (article 3, paragraphe 1, point 4)

Les noms courants que l'on trouve en grand nombre dans les annuaires téléphoniques ou les dénominations telles que « Société anonyme XX » manquent de caractère distinctif.

Exemples : Yamada, Suzuki, Tanakaya, Sato Shoten

⑤ Signes extrêmement simples et courants (article 3, paragraphe 1, point 5)

Les symboles ou caractères trop simples sont considérés comme ayant un faible caractère distinctif.

Exemple :

• Un seul caractère de l'alphabet kana
• Chiffre
• Des figures courantes (○, △, □)
• 1 à 2 lettres de l'alphabet

⑥ Autres éléments dépourvus de caractère distinctif (article 3, paragraphe 1, point 6)

Exemple :

• Simple motif de fond
• Slogans ou accroches courants
• L'ère actuelle

Exception : caractère distinctif acquis par l'usage (article 3, paragraphe 2)

Toutefois, si, à la suite d'une utilisation prolongée, les consommateurs en sont venus à l'associer à une entreprise ou à un produit spécifique, l'enregistrement peut être accordé à titre exceptionnel. Par exemple, « Yubari Melon » est à l'origine une combinaison d'un nom de lieu et d'un nom de produit, mais il a acquis un caractère distinctif grâce à une utilisation de longue date et a été enregistré.

Les documents suivants sont nécessaires pour en apporter la preuve :

• Preuves de l'utilisation effective de la marque et des produits ou services
• Données relatives à la durée d'utilisation, à la zone géographique, au volume de production, au nombre de publicités, etc.

2. Les marques susceptibles de prêter à confusion avec les signes distinctifs d'organismes publics ou contraires à l'intérêt général

Les marques ayant une signification publique ou contraires à l'intérêt général ne peuvent pas non plus être enregistrées.

① Drapeaux nationaux, armoiries, décorations, etc. (Article 4, paragraphe 1, point 1)

Les symboles liés à la dignité de l'État ne doivent pas être utilisés comme marques.

② Les emblèmes d'organisations internationales, la Croix-Rouge, etc. (points 2 à 5)

Les symboles internationaux de crédibilité et les symboles humanitaires sont également protégés.

Exemples : le logo de l'Agence internationale de l'énergie atomique, la Croix-Rouge, la Croix de Genève

③ Emblèmes notoires représentant l'État ou les collectivités territoriales (point 6)

Exemples : les emblèmes des préfectures et des communes, le logo de l'Agence des transports de Tokyo

④ Marques contraires aux bonnes mœurs (n° 7)

Celles qui sont obscènes, discriminatoires, choquantes ou dont l'utilisation est interdite par la loi, etc.

⑤ Tromperie sur la qualité des produits ou des services (article 16)

Les marques donnant une impression différente de la réalité ne peuvent être enregistrées dans l'intérêt de la protection des consommateurs.

Exemple :

• « Bière » et « Whisky XX »
• « Pandas aux amandes et au chocolat » pour des « confiseries » (lorsqu’elles ne contiennent pas d’amandes)

3. Marques susceptibles de prêter à confusion avec celles d'autrui

Afin de protéger les droits d'autrui, les marques suivantes ne peuvent pas non plus être enregistrées.

① Les noms, dénominations, noms de scène, etc. d'autrui (article 8)

Les noms de personnes physiques ou morales existantes ne peuvent pas être enregistrés comme marques sans leur consentement.

Exemple : nom, photo ou illustration d'une personnalité célèbre

② Identique ou similaire à une marque notoire d'autrui (article 10)

Les marques identiques ou similaires à celles largement connues dans un secteur ou une région spécifiques ne peuvent pas être enregistrées pour des produits ou services identiques ou similaires.

③ Identique ou similaire à une marque déposée d'autrui (article 11)

Les marques identiques ou similaires à une marque déjà enregistrée ne peuvent pas être enregistrées pour des produits ou services identiques ou similaires (principe de la priorité).

④ Risque de confusion avec l'activité d'autrui (article 15)

Même si les produits ou services sont différents, une marque ne peut être enregistrée s'il existe un risque de confusion avec une marque notoire.

⑤ Demande déposée à des fins illicites (article 19)

Les demandes visant à racheter une marque notoire étrangère ou à diluer la valeur d'une marque notoire ne sont pas admises.

Résumé : points à vérifier avant de déposer une demande d'enregistrement de marque

Lorsque vous envisagez d'enregistrer une marque, vérifiez au préalable les points suivants :

1. Possède-t-elle un caractère distinctif ? : Effectuez des recherches dans des dictionnaires ou sur Internet
2. N'est-elle pas contraire à l'intérêt public ? Effectuez des recherches sur J-PlatPat, dans des dictionnaires ou sur Internet
3. N'y a-t-il pas atteinte aux droits d'autrui ? : effectuer des recherches sur les marques antérieures via J-PlatPat, etc.

Le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque peut sembler simple à première vue, mais il comporte en réalité de nombreux pièges. Plutôt que de réagir après avoir reçu un motif de refus, il est préférable de consulter un expert au préalable afin de faciliter l'obtention de vos droits.

Si vous avez des questions concernant les marques, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires. Dans notre prochain article, nous prévoyons d'expliquer en détail « comment acquérir un caractère distinctif par l'usage ».

*Cet article a pour but de fournir des informations générales. Pour tout cas particulier, veuillez consulter un expert, tel qu'un conseil en propriété industrielle.