« Nous avons enfin reçu une commande d’un grand distributeur », « Nous avons été sélectionnés par l’acheteur d’une chaîne nationale » : pour les fabricants et les fournisseurs, l’approvisionnement des chaînes de distribution et des grossistes marque un tournant majeur dans l’expansion de leur activité. Le chiffre d’affaires atteint d’un seul coup un niveau d’une autre ampleur, et la notoriété de la marque s’en trouve considérablement renforcée.
Cependant, derrière cette scène fastueuse se cachent de graves risques liés à la propriété intellectuelle (PI). Si vos produits enfreignent les droits de brevet, de dessin ou modèle ou de marque d’une autre entreprise, vos relations commerciales avec les grandes surfaces peuvent s’effondrer en un instant, ce qui peut entraîner le pire scénario : des dommages-intérêts colossaux ou le retrait de vos produits de tous les magasins.
En réalité, il n'est pas rare que des petits et moyens fabricants voient leurs relations commerciales avec les grandes surfaces définitivement interrompues à la suite de litiges en matière de propriété intellectuelle, mettant ainsi en péril la survie même de leur entreprise. Plus les grandes surfaces sont importantes, plus elles sont strictes en matière de conformité IP ; dans ce monde, on ne peut pas s'en tirer en prétextant « je ne savais pas ».
Dans cet article, nous expliquons en détail, à l'intention des fabricants et fournisseurs qui envisagent de fournir des produits aux grandes surfaces et aux circuits de distribution en gros, le contenu concret des recherches en matière de propriété intellectuelle (recherches de disponibilité) à effectuer avant la livraison, ainsi que l'efficacité des rapports d'expertise rédigés par des conseils en propriété industrielle pour convaincre les acheteurs. Nous vous invitons à utiliser ce guide pratique pour éliminer les risques liés à la propriété intellectuelle à l'avance et développer vos activités en toute sérénité.
Sommaire
Il existe une raison claire derrière les exigences strictes des grandes surfaces envers leurs fournisseurs en matière d'études de propriété intellectuelle et de preuve de non-contrefaçon. Il ne s'agit pas d'une simple exigence formelle, mais d'un enjeu crucial directement lié à la survie même de leur activité.
Les grandes enseignes de grande distribution sont souvent des sociétés cotées en bourse et placent la gestion conforme (respect des lois et réglementations) au cœur de leur stratégie. Si les produits qu'elles achètent enfreignent les droits de propriété intellectuelle d'autres entreprises, elles courent le risque d'être tenues légalement responsables en tant que vendeurs de produits contrefaits.
En vertu des lois sur les brevets et les marques, le fait de vendre des produits contrefaits « à titre professionnel » est en soi considéré comme un acte de contrefaçon. En d'autres termes, l'argument selon lequel « nous nous sommes contentés de les acheter auprès du fabricant » ne tient pas la route pour les grandes enseignes. C'est précisément pour cette raison qu'elles s'efforcent d'éliminer systématiquement les risques liés à la propriété intellectuelle dès la phase d'approvisionnement.
Point clé : les grandes surfaces engagent leur responsabilité juridique dès lors qu’elles vendent des produits contrefaits qu’elles ont achetés. C’est la raison pour laquelle le service de conformité est étroitement impliqué dans l’examen des achats. L’absence d’enquête sur la propriété intellectuelle constitue un facteur majeur de rejet lors de l’examen des transactions.
Les contrats-cadres conclus avec les grandes surfaces contiennent, presque sans exception, une « clause de garantie de non-contrefaçon ». Il s'agit d'une clause par laquelle le fournisseur garantit que « ses produits ne portent pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers ».
Risques majeurs liés aux clauses contractuelles
En cas de violation de la clause de garantie de non-contrefaçon, le fournisseur est tenu de réparer l'ensemble des dommages subis par le distributeur. Cela inclut les frais de rappel des produits, les frais de retrait des magasins, les frais d'approvisionnement en produits de remplacement, le manque à gagner, et même les frais de justice si le distributeur fait l'objet d'une action en justice de la part du titulaire des droits. Si l'étude de propriété intellectuelle n'est pas achevée avant la signature du contrat, cette clause peut se transformer en une véritable « bombe à retardement ».
Signer un contrat revient à s'engager juridiquement à ce que « tous les risques liés à la propriété intellectuelle soient supportés par le fournisseur ». C'est pourquoi une étude de propriété intellectuelle préalable à la signature du contrat est indispensable.
Dans l'environnement commercial actuel, les litiges en matière de propriété intellectuelle constituent non seulement un risque juridique, mais aussi un risque de réputation (pour l'entreprise) très grave. Avec le développement des réseaux sociaux et des médias en ligne, les informations relatives aux violations de la propriété intellectuelle se propagent instantanément.
Méfiez-vous du risque de polémique sur les réseaux sociaux
« Des contrefaçons sont vendues dans ce grand magasin », « Une grande chaîne vend ouvertement des produits copiés » : dès que de tels messages se propagent sur les réseaux sociaux, l'image de marque du grand magasin subit un préjudice considérable. Si les grands magasins exigent des vérifications rigoureuses de la propriété intellectuelle de la part de leurs fournisseurs, c'est aussi pour protéger la crédibilité de leur propre marque. Il faut considérer comme pratiquement impossible la reprise des relations commerciales avec un fournisseur ayant provoqué un scandale sur les réseaux sociaux.
Si un fournisseur livre des produits à un grand distributeur sans avoir effectué de vérification préalable de la propriété intellectuelle et qu'il s'avère par la suite qu'il enfreint les droits de propriété intellectuelle d'une autre entreprise, les sanctions auxquelles il s'expose sont d'une gravité inimaginable. Les trois sanctions suivantes constituent toutes des coups durs susceptibles de menacer la survie même de l'entreprise.
Sanction n° 1 : retrait immédiat et rappel des produits de tous les magasins
Dès que la violation de la propriété intellectuelle est découverte, la chaîne de magasins procède immédiatement au retrait des produits concernés de tous ses magasins à travers le pays. Il s'agit d'un rappel simultané à l'échelle de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de magasins. Les frais logistiques liés au rappel, les coûts de main-d'œuvre du personnel en magasin et les frais de mise au rebut doivent tous être pris en charge par le fournisseur. Dans le cas d'une chaîne de magasins présente à l'échelle nationale, il n'est pas rare que les frais de rappel atteignent plusieurs dizaines de millions de yens. De plus, les produits rappelés ne pouvant être vendus, le coût d'achat est intégralement perdu.
Sanction n° 2 : demande de dommages-intérêts colossaux
Outre la demande de dommages-intérêts émanant du titulaire des droits, le distributeur de masse exigera également des dommages-intérêts pour violation de la clause de garantie de non-contrefaçon.Le fabricant se retrouve ainsi confronté à une « double responsabilité » : l'indemnisation du titulaire des droits et celle de la grande surface. L'indemnisation de la grande surface comprend divers postes, tels que les frais de rappel des produits, la perte de chiffre d'affaires, les frais d'approvisionnement d'urgence en produits de remplacement et l'indemnisation pour atteinte à l'image de marque. Pour les petits et moyens fabricants, le montant de ces dommages-intérêts peut atteindre un niveau tel qu'un seul litige en matière de propriété intellectuelle peut entraîner la faillite.
Sanction n° 3 : suspension des transactions et gel des comptes
Les transactions avec le fournisseur à l'origine du litige de propriété intellectuelle sont immédiatement suspendues dans leur intégralité. En général, la suspension s'applique non seulement au produit concerné, mais aussi à tous les autres produits commercialisés.De plus, en raison du partage d'informations au sein du secteur des grandes surfaces, cela peut conduire à une « mise sur liste noire », les autres grandes surfaces du même secteur évitant alors également toute transaction avec ce fournisseur. Il est extrêmement difficile de rétablir un compte commercial perdu auprès d'une grande surface, ce qui signifie la perte du principal canal de distribution de l'entreprise du jour au lendemain.
Le tableau ci-dessous résume les trois types de sanctions.
| Sanction | Description | Ampleur des dommages prévisibles |
|---|---|---|
| Retrait et récupération de tous les produits | Récupération immédiate dans tous les magasins du pays, mise au rebut | Plusieurs dizaines de millions de yens (frais de logistique, frais de mise au rebut, coût d'achat) |
| Dommages-intérêts colossaux | Double indemnisation au profit du titulaire des droits et des grandes surfaces | De plusieurs dizaines de millions à plusieurs centaines de millions de yens (fatale pour les PME) |
| Suspension des transactions et gel des comptes | Suspension de toutes les transactions, inscription sur la liste noire du secteur | Perte des principaux canaux de distribution (risque pour la survie de l'entreprise) |
Ces sanctions ne sont en aucun cas exagérées. Il existe des cas réels où des entreprises ont été poussées à la faillite pour avoir négligé les vérifications en matière de propriété intellectuelle. C'est précisément pour cette raison que les vérifications en matière de propriété intellectuelle avant la livraison ne constituent pas une « assurance », mais un « processus indispensable ».
L'enquête sur la propriété intellectuelle à mener avant la livraison à un grand distributeur est appelée « enquête de clearance » ou « enquête FTO (Freedom to Operate) ». Il s'agit d'une enquête visant à vérifier que les produits de l'entreprise n'enfreignent pas les droits de propriété intellectuelle d'autres sociétés et à garantir la possibilité de les fabriquer et de les vendre librement. L'enquête porte principalement sur les trois types de droits de propriété intellectuelle suivants.
Enquête de conformité relative aux droits de brevet et aux droits de modèle d'utilité
Objet de l'étude : il s'agit des droits relatifs aux aspects techniques, tels que la structure, les fonctions, les méthodes de fabrication et les combinaisons de matériaux du produit. Déroulement
de l'étude : tout d'abord, il convient de clarifier les caractéristiques techniques du produit de l'entreprise et d'identifier les classifications de brevets pertinentes (IPC, FI, F-Term). Ensuite, à l'aide de bases de données telles que J-PlatPat (plateforme d'information sur les brevets), on effectue une recherche exhaustive des brevets pertinents, puis on compare en détail les revendications (étendue de la protection) des brevets extraits avec le produit de l'entreprise.
Points à noter : l'interprétation des revendications de brevet nécessite un jugement spécialisé. Même si les formulations semblent différentes, une contrefaçon peut être constatée en vertu de la « doctrine de l'équivalence ». Par ailleurs, les brevets dont la durée de validité a expiré ou ceux qui ont été annulés pour non-paiement des taxes ne posent pas de problème de contrefaçon. La vérification de la validité des droits est également un élément important de l'étude.
Recherche de non-contrefaçon des droits de dessin ou modèle
Objet de l'étude : il s'agit des droits relatifs au design (aspect extérieur) des produits. La forme, les motifs, les couleurs, ainsi que le design de l'emballage et l'interface graphique (GUI) sont également protégés par le droit des dessins et modèles. Déroulement
de l'étude : nous identifions les caractéristiques de conception de nos propres produits et recherchons les dessins et modèles enregistrés pertinents sur la base des classifications des dessins et modèles (classification de Locarno et classification japonaise des dessins et modèles).On compare visuellement les dessins et modèles extraits avec le design de nos propres produits afin d'évaluer leur similitude. Points à
surveiller particulièrement : l'évaluation de la similitude des dessins et modèles repose sur « l'impression visuelle du consommateur » ; par conséquent, même si certains détails diffèrent, une similitude de l'impression générale peut être considérée comme une contrefaçon. De plus, suite à la révision de la loi sur les dessins et modèles en 2020, le champ de protection a été élargi pour inclure les dessins et modèles partiels, les dessins et modèles connexes, ainsi que les dessins et modèles d'édifices et d'aménagements intérieurs ; il est donc nécessaire de vérifier sans omission l'état actuel des enregistrements.
Recherche de disponibilité des droits de marque
Objet de l'étude : il s'agit des droits relatifs aux signes indiquant l'origine d'un produit, tels que les noms de produits, les logos de marque, les caractères, figures et symboles utilisés sur les emballages, ainsi que les accroches publicitaires et les slogans.
Déroulement de l'étude : il s'agit d'identifier les noms de produits et logos utilisés pour les produits de l'entreprise, puis de rechercher sur J-PlatPat, etc., s'il existe des marques antérieures identiques ou similaires. Pour déterminer la similitude des marques, on procède à une évaluation globale sur la base de trois éléments : l'aspect (apparence), la prononciation (lecture) et la signification (sens). Points à
surveiller particulièrement : les droits de marque naissent pour chaque produit ou service désigné ; par conséquent, même si la marque est identique, il se peut qu'il n'y ait pas de problème si le secteur de produits est différent.À l'inverse, même si le nom du produit est différent, une marque peut être considérée comme contrefaisante si la prononciation est identique. De plus, si une marque ressemble à celle d'une marque célèbre, elle peut être soumise à des restrictions en vertu de la loi sur la concurrence déloyale, même si le secteur d'activité est différent.
Le tableau ci-dessous présente une comparaison des études de disponibilité pour les trois types de droits de propriété intellectuelle.
| Type de propriété intellectuelle | Objet de l'étude | Exemples de produits concernés | Principaux risques |
|---|---|---|---|
| Brevets et droits sur les modèles d'utilité | Structure, fonction, procédé de fabrication | Appareils électroménagers, produits de consommation courante, outils, ustensiles de cuisine, etc. | Constatation de contrefaçon en vertu de la doctrine de l'équivalence, expertise en matière d'interprétation des revendications |
| Droits sur les dessins et modèles | Design extérieur et emballage | Meubles, articles de mercerie, emballages, contenants de cosmétiques, etc. | Appréciation de la similitude sur la base de l'impression visuelle du consommateur |
| Droit des marques | Noms de produits, logos, slogans | Tous les produits (produits comportant un nom de marque ou un logo) | Risques combinés liés à la similitude phonétique et à la loi contre la concurrence déloyale |
Il est difficile de rassurer pleinement les acheteurs des grandes surfaces en se contentant de compiler en interne les résultats d'une étude de propriété intellectuelle. C'est là qu'intervient l'expertise d'un conseil en propriété industrielle.
Qu'est-ce qu'un rapport d'expertise d'un conseil en propriété industrielle ?
Un rapport d'expertise d'un conseil en propriété industrielle est un document officiel dans lequel un conseil en propriété industrielle, en tant qu'expert en propriété intellectuelle, analyse d'un point de vue juridique et technique, à partir de ses connaissances spécialisées, si le produit concerné enfreint ou non un droit de propriété intellectuelle spécifique, et présente ses conclusions. Il ne s'agit pas d'une simple « opinion », mais d'une analyse logique et de conclusions fondées sur les dispositions des lois sur les brevets, les dessins et modèles et les marques, ainsi que sur la jurisprudence et les critères d'examen.Les conseils en propriété industrielle sont titulaires d'un diplôme d'État, et leurs rapports d'expertise jouissent d'une grande fiabilité et d'une forte valeur probante.
Les acheteurs des grandes surfaces sont constamment préoccupés par les risques liés aux produits qu'ils achètent. Même s'il s'agit d'un produit phare, ils renonceront à l'acheter s'il présente un risque en matière de propriété intellectuelle. En présentant l'expertise d'un conseil en propriété industrielle, vous pouvez offrir à l'acheteur un sentiment de sécurité fort, lui indiquant que « ce produit a reçu l'aval d'un expert ».
Psychologie de l'acheteur : l'acheteur doit expliquer « pourquoi il achète ce produit » dans le cadre du processus interne de décision et d'approbation. Avec un rapport d'expertise d'un conseil en propriété industrielle, une simple ligne indiquant « rapport d'expertise de non-contrefaçon établi par un expert en propriété intellectuelle déjà obtenu » permet de passer sans encombre l'examen interne. Cela représente également un avantage considérable pour l'acheteur à titre personnel. Le rapport d'expertise devient ainsi une « arme » qui soutient la prise de décision de l'acheteur.
Un autre effet important de l'avis d'expert réside dans la réduction des risques au cas où une contrefaçon serait constatée ultérieurement.
L'expertise fait office de « bouclier »
Dans le cadre d'une demande de dommages-intérêts pour violation des droits de propriété intellectuelle, la « faute intentionnelle ou négligence » de l'auteur de la violation est une condition préalable.Si vous avez commercialisé un produit sur la base d'un rapport d'expertise établi par un conseil en propriété industrielle, même si une contrefaçon est finalement constatée, vous pouvez faire valoir que vous avez « agi en vous fiant à l'expertise d'un spécialiste », ce qui constitue un argument de poids pour réfuter l'intention ou la négligence. Cela augmente les chances d'obtenir une réduction du montant des dommages-intérêts et d'éviter d'être qualifié de « contrefaçon intentionnelle » (sujette à une majoration punitive des dommages-intérêts) jugée particulièrement grave. Le rapport d'expertise est donc à la fois un outil commercial offensif et un moyen de défense juridique défensif.
En confiant la recherche en matière de propriété intellectuelle et la rédaction du rapport d'expertise à un conseil en propriété industrielle, vous bénéficiez d'avantages considérables que vous n'auriez pas si vous vous en chargiez vous-même.
Avantage n° 1 : prévention des omissions grâce à une recherche exhaustive menée par un professionnel
Les recherches en matière de propriété intellectuelle requièrent des connaissances spécialisées approfondies et une grande expérience, notamment pour la sélection des mots-clés de recherche, l’identification des classifications de brevets et l’évaluation des similitudes. Une simple recherche effectuée en interne comporte le risque de passer à côté de droits antérieurs importants.Les conseils en propriété industrielle possèdent un savoir-faire unique fondé sur une vaste expérience en matière de recherche et identifient de manière exhaustive les droits potentiels que votre entreprise n'aurait pas pu découvrir seule. La découverte de brevets connexes classés dans des domaines techniques différents, ainsi que de droits de dessin ou modèle faciles à négliger, tels que les dessins ou modèles partiels ou connexes, constitue notamment un atout propre aux experts.
Avantage n° 2 : proposition de conception de contournement en cas de risque de contrefaçon
Si l'enquête révèle un risque de conflit avec les droits de propriété intellectuelle d'une autre entreprise, le conseil en propriété industrielle ne se contente pas de signaler qu'il existe un « risque de contrefaçon ». Il propose des mesures concrètes pour éviter la contrefaçon, en indiquant comment modifier la conception ou le design du produit.Dans le cas d'un brevet, après avoir analysé les éléments constitutifs des revendications, il vous conseillera sur les éléments à modifier pour sortir du champ d'application du droit. Dans le cas d'un dessin ou modèle, il indiquera les points de modification de la forme à apporter pour éviter toute similitude. Cela permet de livrer le produit aux grandes surfaces après avoir éliminé les risques liés à la propriété intellectuelle, sans pour autant modifier en profondeur le concept de base du produit.
Dans la pratique, il existe de nombreux cas où le fait d'avoir négligé l'étude de la propriété intellectuelle, ou d'avoir procédé à la livraison sur la base d'une étude insuffisante, a entraîné des conséquences graves. Nous présentons ici deux schémas d'échec typiques.
Exemple d'échec n° 1 : les pièges d'une recherche sommaire
Avant de livrer ses nouveaux ustensiles de cuisine à une grande enseigne de bricolage, le fabricant de produits de consommation courante A a demandé à son responsable du développement de rechercher des produits similaires sur Internet. Ce dernier a conclu qu’« il n’y avait pas de produits similaires et que tout allait donc bien » et a lancé la livraison. Cependant, six mois après la livraison, un fabricant concurrent a signalé une violation du droit de modèle d’utilité.Le produit de la société A relevait en effet de la portée technique du modèle d'utilité détenu par le concurrent. La cause de cet incident était que la recherche sur Internet s'était limitée à la vérification de l'apparence du produit, sans aller jusqu'à examiner le contenu des droits de brevet et de modèle d'utilité (revendications). En conséquence, la société A a été contrainte de procéder au rappel du produit dans tous les magasins et de verser des dommages-intérêts, ce qui lui a fait subir une perte de plusieurs dizaines de millions de yens.
Exemple d'échec n° 2 : réimpression des emballages et perte de confiance
La société B, un fabricant de produits alimentaires, a été chargée de la fabrication de produits de marque propre (PB) pour une grande surface et a décidé d'un nouveau nom de marque en concertation avec celle-ci. Cependant, elle a imprimé une grande quantité d'emballages et commencé la livraison sans effectuer de recherche de marque. Par la suite, il s'est avéré que le nom était similaire à une marque d'une autre société déjà enregistrée dans le même secteur alimentaire.La grande surface a immédiatement exigé un changement de nom de marque, et les dizaines de milliers d'emballages déjà imprimés ont tous dû être mis au rebut. Outre les frais de refonte et de réimpression sous le nouveau nom de marque, la société B a également dû prendre en charge les coûts liés au remplacement des produits en magasin. Le préjudice le plus important n'est pas seulement d'ordre financier, mais réside dans la perte considérable de confiance de la part de la grande surface. Depuis lors, même lorsque la société B propose de nouveaux produits, elle est accueillie avec prudence, de crainte que « le même problème ne se reproduise », et continue de passer à côté d'opportunités d'expansion commerciale.
Le point commun entre ces exemples est le fait qu’« aucune étude approfondie de la propriété intellectuelle n’avait été menée par des experts ». Si l’entreprise B avait consulté un conseil en propriété industrielle au préalable, tous ces problèmes auraient pu être évités.
L'approvisionnement des grandes surfaces et des circuits de distribution en gros représente une opportunité majeure pour la croissance de votre entreprise. Cependant, pour concrétiser cette opportunité, il est indispensable d'éliminer au préalable les risques liés à la propriété intellectuelle.
Récapitulons les points importants abordés dans cet article.
Les recherches en matière de propriété intellectuelle et l'obtention d'un rapport d'expertise constituent des « frais nécessaires » dans le cadre des transactions avec les grandes surfaces, et représentent « l'investissement le plus rentable ». En effet, des frais de recherche de quelques centaines de milliers de yens permettent d'éviter des risques de dommages pouvant aller de plusieurs dizaines de millions à plusieurs centaines de millions de yens.
Pourquoi ne pas éliminer définitivement les risques liés à la propriété intellectuelle avant de livrer vos produits aux grandes surfaces ?
Le cabinet de propriété intellectuelle EVORIX offre un service complet, allant des recherches de disponibilité en matière de brevets, de dessins et modèles et de marques à la rédaction de rapports d'expertise par des conseils en propriété industrielle, pour vous apporter tout le soutien nécessaire en matière de propriété intellectuelle dans le cadre de vos transactions avec les grandes surfaces. N'hésitez pas à nous contacter pour un premier entretien.
AUTEUR / Rédacteur
Takefumi Sugiura
Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX - Avocat en brevets représentant
Nous accompagnons des clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, fabrication, start-ups, mode, médecine, etc.) depuis le dépôt de demandes de brevets, de marques, de dessins et modèles et de droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en matière de contrefaçon. Nous maîtrisons également les stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association des conseils en propriété industrielle d'Asie (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).