Panoramica del sistema dei marchi negli Stati Uniti

Scritto da Takefumi Sugiura | 2025/07/15

Indice

Procedura di registrazione del marchio (dalla domanda alla registrazione)
Caratteristiche del principio dell’uso e del diritto di uso anteriore
Requisiti di registrazione (carattere distintivo, prova d’uso, ecc.)
Organismi competenti (USPTO, ecc.)
Obblighi di rinnovo e mantenimento dopo la registrazione
Sistema di cancellazione per mancato uso e di procedimento di nullità
Differenze tra registrazione statale e registrazione federale
Confronto con i sistemi di altri paesi (Giappone, UE)

Punti salienti di questo articolo: il sistema dei marchi statunitense adotta il principio dell’«uso effettivo», che differisce radicalmente dal principio del «primo a depositare» in vigore in Giappone e nell’UE. La caratteristica principale è che, sia prima del deposito che dopo la registrazione, viene ripetutamente richiesta la prova dell’«uso effettivo del marchio».

1. Il processo di registrazione del marchio (dalla domanda alla registrazione)

Deposito (richiesta)

Si definisce il disegno o la denominazione del marchio, nonché i prodotti e i servizi per cui verrà utilizzato, e si presenta la domanda all’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO). Al momento della presentazione della domanda, è necessario indicare chiaramente i «presupposti della domanda», ovvero se il marchio è effettivamente in uso o se si intende utilizzarlo in futuro.

Esame

Gli esaminatori dell’USPTO effettuano un esame sia formale che sostanziale. Vengono verificati, tra l’altro, il carattere distintivo del marchio (la capacità di distinguerlo dai prodotti e servizi di terzi) e l’assenza di marchi simili già registrati. Generalmente, l’esito dell’esame viene comunicato entro alcuni mesi dalla presentazione della domanda.

Pubblicazione e opposizione

Una volta superato l’esame, il marchio viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’USPTO. Qualora terzi intendano opporsi alla registrazione del marchio, possono presentare un ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Se non vengono presentati ricorsi e il termine decorre, si procede con la procedura di registrazione.

Registrazione (convalida)

Qualora non vengano presentate opposizioni a seguito della pubblicazione, il marchio viene ufficialmente registrato. L’USPTO rilascia il certificato di registrazione del marchio e diventa possibile apporre il simbolo di registrazione «®».

Nel caso di domanda di registrazione con «Intent to Use» (intenzione di utilizzo): qualora il marchio non sia ancora in uso al momento della presentazione della domanda, la registrazione diventa definitiva solo dopo aver presentato la prova dell’uso entro sei mesi dall’emissione della Notifica di Ammissione (Notice of Allowance) (con possibilità di proroga fino a cinque volte). Se la prova dell’uso non viene presentata entro il termine previsto, la registrazione non avrà luogo.

2. Caratteristiche del principio dell’uso e del diritto di uso anteriore

Importante: la caratteristica principale del sistema dei marchi statunitense è il «principio dell’uso». A differenza del principio giapponese del «primo a depositare (chi prima arriva, meglio alloggia)», si tratta di un approccio secondo cui «il diritto viene riconosciuto a chi ha utilizzato per primo il marchio (chi prima lo usa, vince)».

Anche se il marchio non è stato registrato, se lo si è utilizzato per primi nell’ambito commerciale, vengono riconosciuti determinati diritti (diritto di uso anteriore, diritto di marchio di common law) nell’area in cui viene utilizzato.

Tuttavia, i diritti non registrati sono limitati all’area geografica e al settore merceologico in cui il marchio viene effettivamente utilizzato. Per rivendicare un diritto di esclusiva a livello nazionale è necessario ottenere la registrazione federale del marchio.

I quattro vantaggi della registrazione federale

Rivendicazione
dei diritti in tutto il territorio degli Stati Uniti È possibile rivendicare il diritto di utilizzo del marchio registrato in tutto il territorio degli Stati Uniti

Blocco delle importazioni di prodotti contraffatti; è possibile adottare misure di contrasto alla contraffazione alla frontiera tramite la registrazione presso la
dogana

Utilizzo
del simbolo ®: indicazione esplicita del valore del marchio in quanto marchio registrato

Acquisizione dell’incontestabilità: la validità del diritto viene consolidata con un uso continuativo per cinque
anni

3. Requisiti di registrazione (carattere distintivo, prova d’uso, ecc.)

Carattere distintivo e motivi di rifiuto: per la registrazione di un marchio è necessario che esso sia in grado di distinguere i propri prodotti o servizi da quelli di terzi (carattere distintivo). I marchi che rientrano nelle seguenti categorie non possono essere registrati.

Motivi di rifiuto	Contenuto
Denominazione generica	Il nome generico stesso del prodotto
Segni descrittivi	Termini che indicano esclusivamente le caratteristiche del prodotto
Violazione dell’ordine pubblico e del buon costume	Segni contrari all’ordine pubblico e ai buoni costumi
Esistenza di marchi simili	Nel caso in cui sia già stato registrato un marchio simile

È obbligatoria la prova dell’uso: per i marchi statunitensi, l’effettivo impiego nel commercio costituisce un requisito fondamentale per la registrazione. Qualora il marchio sia già in uso al momento della domanda, è necessario presentare prove di tale uso; se invece non è in uso, si presenta la domanda dichiarando sotto giuramento l’«intenzione di utilizzarlo», ma è comunque obbligatorio avviare l’uso prima della registrazione.

4. Organismi competenti (USPTO ecc.)

A livello federale

L’Ufficio dei brevetti e dei marchi degli Stati Uniti (USPTO) è responsabile delle procedure di registrazione dei marchi. Si tratta di un’agenzia governativa sotto la giurisdizione del Dipartimento del Commercio, incaricata di concedere i diritti relativi a brevetti e marchi.

A livello statale

Gli uffici del Segretario di Stato di ciascuno Stato sono responsabili della registrazione e della gestione dei marchi statali. L’efficacia della registrazione statale è limitata al territorio dello Stato in questione.

5. Obblighi di rinnovo e mantenimento dopo la registrazione

Tempistiche	Procedure necessarie	In caso di inadempienza
Tra il 5° e il 6° anno dalla registrazione	Presentazione all’USPTO della dichiarazione giurata di utilizzo + prove di utilizzo	Decadenza della registrazione (revoca)
Rinnovo ogni 10 anni	Richiesta di rinnovo + dichiarazione giurata di utilizzo + prove di utilizzo	Decadenza della registrazione (cancellazione)
Durata di validità	10 anni dalla data di registrazione (prorogabile quasi a tempo indeterminato tramite rinnovo)	—

Nota: negli Stati Uniti viene applicata con rigore la prassi secondo cui «i marchi non utilizzati non possono essere mantenuti come diritti». I marchi registrati ma lasciati inattivi vengono eliminati al momento della presentazione della dichiarazione giurata di utilizzo, che avviene tra il quinto e il sesto anno.

6. Sistema di cancellazione per inutilizzo e di procedura di nullità

Cancellazione per mancato utilizzo: se un marchio non viene utilizzato per tre anni consecutivi, si presume giuridicamente che sia stato «abbandonato senza l’intenzione di utilizzarlo nel commercio». I terzi possono presentare una richiesta di cancellazione per mancato utilizzo dinanzi alla Corte di arbitrato sui marchi dell’USPTO e, in assenza di un uso legittimo, la registrazione verrà revocata.

È necessario un uso serio: non è ammesso l’uso puramente simbolico (token use) effettuato al solo scopo di mantenere il diritto. L’«uso» del marchio deve essere finalizzato a seri scopi commerciali.

Procedimento di nullità (cancellazione della registrazione): qualora sussistano problemi al momento della registrazione (mancanza di carattere distintivo, conflitto con marchi simili, ecc.), le parti interessate possono presentare una richiesta di nullità della registrazione. Il procedimento si svolge dinanzi alla Commissione per i ricorsi in materia di marchi (TTAB) dell’USPTO o dinanzi a un tribunale federale.

Incontestabilità: un marchio per il quale siano trascorsi almeno cinque anni dalla registrazione acquisisce «incontestabilità» e, salvo in alcuni casi specifici (ad esempio, se il marchio è descrittivo), i terzi non possono più contestarne la validità.

7. Differenze tra registrazione statale e registrazione federale

Voce	Registrazione federale	Registrazione statale
Legge di riferimento	Legge Lanham (legge federale)	Leggi statali sui marchi
Oggetto	Commercio interstatale e internazionale	Transazioni limitate all’interno dello Stato
Ambito di applicazione	Tutto il territorio degli Stati Uniti	Solo all’interno dello Stato in questione
Autorità competente	USPTO	Ufficio del Segretario di Stato
Marchio ®	Utilizzabile	Non utilizzabile (solo ™)
Azione legale per violazione	Tribunale federale	Tribunale statale

8. Confronto tra i sistemi di altri paesi (Giappone e UE)

Elementi di confronto	Stati Uniti	Giappone	UE
Principi fondamentali	Sistema basato sull’uso	Principio della priorità (principio della registrazione)	Principio della priorità della domanda
Nascita del diritto	Sorgono in seguito all’uso	Sorgono per registrazione	Sorgono mediante registrazione
Uso al momento della domanda	È necessario l’uso in corso o l’intenzione di utilizzare	Non richiesto	Non necessario
Cancellazione per mancato utilizzo	3 anni di inutilizzo	3 anni di inutilizzo	5 anni di inutilizzo
Prova di utilizzo al momento del rinnovo	Necessaria (dichiarazione giurata + prove)	Non richiesta	Non richiesta

Quanto sopra costituisce una panoramica generale; si raccomanda di verificare con un esperto le norme e i requisiti più recenti al momento della presentazione effettiva della domanda di registrazione del marchio.