Il sistema statunitense dei brevetti di design (Design Patent) presenta, pur condividendo con il sistema giapponese di registrazione dei design un quadro di riferimento di base comune, differenze significative nell’applicazione dei criteri di esame e nelle norme relative all’esercizio dei diritti.Nel presente articolo si procederà a un confronto dettagliato tra i sistemi di registrazione dei disegni e modelli statunitensi e giapponesi, analizzando sette aspetti: requisiti di registrazione, procedura di deposito, durata della protezione, requisiti di contraffazione, risarcimento dei danni, domanda internazionale e requisiti relativi ai disegni e alle planimetrie. Sono stati sistematicamente riassunti tutti i punti fondamentali che le imprese giapponesi devono tenere presenti quando intendono acquisire e utilizzare diritti di disegno e modello negli Stati Uniti.
Indice
Il brevetto di disegno industriale negli Stati Uniti è disciplinato nell’ambito della legge sui brevetti e richiede che si tratti di un «disegno industriale nuovo, originale e decorativo per un prodotto manifatturato». Nello specifico, è necessario soddisfare i seguenti tre requisiti.
1. Novità (Novelty)
Viene valutata dal punto di vista di un «osservatore medio» (ordinary observer). Un disegno o modello che, nel suo complesso, dia un’impressione identica a quella di un disegno o modello già noto al pubblico prima della data di deposito della domanda valida è considerato privo di novità. Una caratteristica distintiva del sistema statunitense è che la valutazione della novità viene effettuata anche se il settore di appartenenza (destinazione d’uso o tipologia) degli oggetti di riferimento è diverso.
2. Non ovvietà (Non-obviousness)
Corrisponde al concetto giapponese di «non facilità di creazione»; si richiede che il disegno o modello non sia facilmente concepibile da un designer normale del settore, alla luce dei disegni o modelli precedenti.
3. Carattere ornamentale (Ornamentality)
Si richiede che il disegno o modello non sia una forma derivante esclusivamente dalla funzione, ma che possieda un valore estetico decorativo. Qualora la forma del prodotto sia indispensabile dal punto di vista funzionale e priva di qualsiasi elemento decorativo, essa non può essere oggetto di un brevetto di disegno o modello.
Periodo di grazia (Grace Period): negli Stati Uniti, se la divulgazione da parte dell’autore avviene entro un anno dalla data di creazione, si applica automaticamente un’eccezione alla perdita di novità senza necessità di ulteriori procedure. Anche i caratteri tipografici, le icone e le visualizzazioni su schermo sono tutelabili come «disegni o modelli di prodotti fabbricati»; un’altra caratteristica distintiva è l’ampiezza relativa dell’ambito di protezione dei disegni e modelli.
Anche nella legge giapponese sui disegni e modelli, la novità e la non ovvietà (equivalente alla “non ovvietà” statunitense) costituiscono requisiti di registrazione. Ai sensi dell’articolo 3 della legge sui disegni e modelli, non possono essere registrati disegni e modelli identici o simili a quelli già noti al pubblico prima della presentazione della domanda, e vengono respinti anche quelli che possono essere creati con facilità.
In Giappone, il disegno o modello è definito come «la forma, il motivo o il colore (o una loro combinazione) di un prodotto (comprese le sue parti) che suscita un senso di bellezza attraverso la vista»; pertanto, le forme puramente funzionali che non suscitano alcun senso di bellezza (estetica) non sono oggetto di protezione.
Differenza significativa rispetto agli Stati Uniti: in Giappone si presuppone che l’uso e la funzione dei prodotti da confrontare siano identici o simili. Se i prodotti hanno la stessa forma ma un uso e una funzione completamente diversi (ad esempio, una medaglia e un cioccolatino con lo stesso disegno), il disegno o modello viene giudicato non simile. Negli Stati Uniti, invece, la novità e la non ovvietà vengono valutate indipendentemente dal settore di appartenenza del prodotto.
Anche in Giappone esiste un periodo di grazia basato sull’autodivulgazione e, grazie a una recente modifica legislativa, è ora possibile applicare un’eccezione in caso di autodivulgazione avvenuta entro un anno prima della presentazione della domanda (in precedenza il termine era di sei mesi). Tuttavia, in Giappone è necessario seguire una procedura prestabilita al momento della presentazione della domanda (richiesta di applicazione dell’eccezione e presentazione di documenti giustificativi, ecc.), a differenza degli Stati Uniti, dove l’applicazione è automatica e non richiede alcuna procedura.
Inoltre, anche in Giappone, grazie alla riforma legislativa del 2020, è ora possibile proteggere i disegni grafici (come le visualizzazioni su schermo o le icone stesse); tuttavia, storicamente, è stato dato maggiore peso alla natura del prodotto.Nel complesso, sebbene i requisiti di registrazione siano sostanzialmente simili sia negli Stati Uniti che in Giappone, i due sistemi presentano caratteristiche distintive nella concezione del concetto di «oggetto», nell’applicazione del periodo di grazia e nella definizione esplicita dei requisiti di decoratività.
Per depositare una domanda di brevetto di disegno industriale negli Stati Uniti, occorre utilizzare i moduli previsti per le domande di brevetto. I documenti necessari per la domanda sono i seguenti.
Domanda (Application): contenente le informazioni relative al richiedente e all’inventore (autore)
Disegni (Drawings): si raccomandano disegni al tratto precisi con ombreggiatura
Rivendicazione: di norma una sola. Da redigere utilizzando la formula standard «The ornamental design for <nome del prodotto>, as shown and described.»
Dichiarazione giurata dell’inventore (Oath/Declaration): documento in cui l’inventore dichiara solennemente di essere l’autore del disegno o modello
Dichiarazione di divulgazione delle informazioni (IDS): divulgazione della documentazione relativa ai disegni e modelli precedenti di cui il richiedente sia a conoscenza
Attenzione all’obbligo di presentazione dell’IDS: a differenza del Giappone, ai richiedenti statunitensi è imposto l’obbligo di divulgazione dei disegni e modelli precedenti. La mancata ottemperanza a tale obbligo può essere considerata condotta inequitativa (inequitable conduct) e comportare limitazioni nell’esercizio dei diritti anche dopo la registrazione.
Negli Stati Uniti vige il principio «un disegno, una domanda», ma qualora si ritenga che più disegni appartengano a un unico concetto creativo, può essere consentito includere più esempi di realizzazione (Embodiments) in un’unica domanda.Qualora l’esaminatore ritenga che non siano soddisfatti i requisiti di unità, verrà emesso un «Restriction Requirement» (requisito di limitazione) e sarà necessario frazionare la domanda o restringere l’ambito delle rivendicazioni.
Se si depositano separatamente disegni simili, può accadere che la domanda successiva venga respinta per mancanza di non ovvietà, citando la domanda precedente; per far fronte a tale situazione, in alcuni casi si ricorre al «terminal disclaimer» (procedura volta a far scadere il periodo di validità della domanda successiva lo stesso giorno di quello della domanda precedente).
Negli Stati Uniti, anche i disegni e modelli sono soggetti al principio dell’esame di merito. Dopo il deposito della domanda, un esaminatore specializzato in disegni e modelli dell’USPTO effettua una ricerca sui disegni e modelli precedenti ed esamina la novità, la non ovvietà e il carattere creativo. Il periodo di esame è in media di circa 8-12 mesi, al termine del quale viene notificato il risultato del primo esame (Office Action).
Costi principali del brevetto di disegno o modello negli Stati Uniti (nel caso di grandi aziende)
Al momento del deposito: totale compreso tra circa 1.000 e 1.500 dollari (tassa di deposito base di 250 dollari + tassa di ricerca di 160 dollari + tassa di esame di 160 dollari, ecc.)
Al momento della registrazione (al rilascio del brevetto): circa $1.000 (previsto un aumento a $1.300 nel 2025)
Piccole e medie imprese e persone fisiche (Small/Micro Entity): è previsto un sistema di riduzione a metà o a un quarto dell’importo
Canone di mantenimento: non richiesto (non sussiste l’obbligo di pagamento di canoni durante il periodo di validità)
In Giappone è prevista una procedura autonoma ai sensi della legge sui disegni e modelli per la domanda di registrazione di un disegno o modello. Nella domanda devono essere indicati il nome del disegno o modello (denominazione del prodotto), le informazioni relative all’autore e al richiedente, e devono essere presentati disegni o fotografie (grazie a recenti modifiche legislative, è ora possibile presentare domande anche mediante fotografie o disegni in computer grafica).
Nella domanda di registrazione di un disegno o modello in Giappone non è richiesta la formulazione di rivendicazioni; è il disegno presentato a definire l’ambito di protezione. Inoltre, vige il principio «una domanda per un solo disegno o modello»; non è quindi possibile, in linea di principio, includere più disegni o modelli in un’unica domanda, come avviene negli Stati Uniti. Qualora si desideri proteggere più varianti di un disegno o modello, è necessario presentare domande separate.
Tuttavia, esiste il sistema dei disegni e modelli correlati, che consente di collegare a un disegno o modello principale quelli simili ad esso e di ottenere la tutela come disegni e modelli correlati (la riforma del 2020 ha ampliato il periodo entro il quale è possibile presentare domande relative a disegni e modelli correlati).Inoltre, i disegni parziali possono essere depositati come classe di domanda indipendente; contrariamente a quanto avviene negli Stati Uniti, non è consentito apportare modifiche per convertire successivamente una domanda in un disegno parziale, pertanto è necessario presentare i disegni come disegni parziali al momento del deposito.
Anche il Giappone adotta il sistema di registrazione con esame di merito; il periodo che intercorre fino alla notifica del primo esame è in media di circa 6-7 mesi e, se il procedimento procede senza intoppi, in molti casi si giunge alla decisione di registrazione in circa 8-12 mesi dalla data di deposito della domanda. Non è necessario presentare una richiesta di esame, poiché l’esame viene effettuato contestualmente al deposito della domanda.
Principali costi della registrazione di un disegno o modello in Giappone
Tassa di deposito: 16.000 yen
Tassa di registrazione iniziale: 8.500 yen all’anno x 3 anni = 25.500 yen (pagamento in un’unica soluzione)
Canone annuale a partire dal quarto anno: 16.900 yen all’anno (da versare ogni anno fino al 25° anno)
Canone di mantenimento: obbligatorio (per un massimo di 25 anni)
Regime di riservatezza dei disegni e modelli: in Giappone esiste un regime che consente di mantenere riservati i disegni e modelli pubblicati nella gazzetta ufficiale per un massimo di 3 anni dalla registrazione. Negli Stati Uniti, invece, i disegni e modelli in fase di deposito sono di norma riservati (vengono resi pubblici solo al momento del rilascio del brevetto), pertanto la riservatezza viene automaticamente garantita dal momento del deposito fino alla registrazione.
La durata di validità del brevetto di disegno o modello statunitense è di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio del brevetto (data di registrazione). In precedenza era di 14 anni, ma a seguito della modifica legislativa del 2015 (introdotta in seguito all’adesione alla Convenzione dell’Aia) è stata estesa agli attuali 15 anni.Durante questo periodo non sono richieste tasse annuali di mantenimento e la protezione continua senza costi aggiuntivi dalla data di deposito fino alla scadenza del diritto. Inoltre, poiché la domanda di disegno o modello non viene resa pubblica a meno che non venga concessa come brevetto, il conto alla rovescia dei 15 anni ha inizio solo al momento del rilascio.
La durata del diritto di disegno o modello in Giappone è stata recentemente estesa a 25 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda (modifica legislativa entrata in vigore il 1° aprile 2020; per le domande presentate prima di tale data, la durata è di «20 anni dalla data di registrazione»).Poiché il punto di partenza per il calcolo della durata è la data di deposito, la protezione è garantita per un massimo di 25 anni, compreso il periodo necessario per l’esame e la registrazione. In Giappone è necessario versare annualmente la tassa di mantenimento; occorre inoltre tenere presente che il mancato pagamento di tale tassa comporta l’estinzione del diritto.
Punti chiave relativi al periodo di protezione: mentre il brevetto di design statunitense ha una durata più breve (15 anni) ma non richiede oneri di mantenimento, il diritto di design giapponese ha una durata più lunga (25 anni) ma richiede invece una gestione annuale.
La sussistenza o meno di una violazione del brevetto di disegno o modello statunitense viene valutata mediante il test dell’«osservatore ordinario» (ordinary observer). Si tratta del criterio volto a stabilire se un acquirente medio, che acquisterebbe il prodotto in questione, possa erroneamente ritenere che il design del prodotto sospettato di violazione sia identico a quello del prodotto protetto dal brevetto di disegno o modello.
Questa valutazione della somiglianza basata sull’osservazione complessiva è un criterio tradizionale risalente alla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso Gorham Co. v. White (1871) ed è stata nuovamente consolidata nel caso Egyptian Goddess del 2008.In tale sentenza è stato dichiarato superfluo il tradizionale test del «punto di novità» (point of novelty) ed è stato indicato un metodo per valutare se i prodotti siano sostanzialmente identici nel loro insieme, tenendo conto dell’esistenza di disegni e modelli precedenti.
Caratteristiche dell’ambito di protezione negli Stati Uniti
- Solo le parti tracciate con linea continua nei disegni costituiscono l’ambito di protezione. Le parti tracciate con linea tratteggiata non sono oggetto di rivendicazione di diritti
- In linea di principio non si applica la dottrina dell’equivalenza; ciò che conta è esclusivamente il disegno o modello visibile in sé
- Si attribuisce maggiore importanza all’impressione visiva derivante dal disegno nel suo complesso piuttosto che alle differenze nei dettagli
- Anche se il prodotto sospettato di contraffazione è destinato a un uso diverso da quello rivendicato nel brevetto, può essere considerato una violazione qualora sussista l’identità sostanziale del disegno o modello
In Giappone, la sussistenza o meno di una violazione del diritto di disegno o modello viene valutata in base al fatto che il disegno o modello registrato e quello sospettato di violazione siano «identici o simili» (articolo 23 della Legge sui disegni e modelli). Tale valutazione si svolge in due fasi.
Prima fase: somiglianza degli oggetti – Si presuppone che la destinazione d’uso e la funzione dell’oggetto oggetto di contestazione e di quello del disegno o modello registrato siano identiche o simili. Qualora gli oggetti siano completamente diversi, il disegno o modello non viene considerato simile, indipendentemente da quanto le forme possano essere simili.
Seconda fase: somiglianza della forma – Qualora si riconosca che i prodotti coincidono o sono simili, si confrontano gli elementi costitutivi e le caratteristiche morfologiche dei due disegni o modelli, al fine di stabilire se l’impressione estetica complessiva sia comune o meno.Si tende a dare particolare importanza alla somiglianza delle parti essenziali del disegno o modello (ovvero quelle caratteristiche che, dal punto di vista del design, attirano maggiormente l’attenzione dei clienti).
Requisito specifico del Giappone: in Giappone, la violazione del diritto di disegno o modello sussiste solo quando sono soddisfatti entrambi i requisiti di «identità/somiglianza dei prodotti» e «identità/somiglianza delle forme». Il fatto che la violazione non sussista qualora i prodotti siano diversi costituisce un requisito specifico del Giappone e rappresenta una differenza sostanziale rispetto agli Stati Uniti.
Negli Stati Uniti, in caso di violazione di un brevetto di design, è possibile richiedere un’ordinanza di cessazione (ordine di divieto dell’atto di violazione) e il risarcimento dei danni. Di particolare rilievo sono i rimedi aggiuntivi previsti dall’articolo 289 del Codice dei Brevetti degli Stati Uniti in caso di violazione di un brevetto di design.
Articolo 35 USC 289 (Confisca dell’intero profitto)
Tale disposizione stabilisce che «il contraffattore è tenuto a versare al titolare del diritto il profitto complessivo (Total Profit) ottenuto dalla vendita dei prodotti oggetto della contraffazione». Si tratta di una misura di tutela particolarmente incisiva, nota anche come «regola dell’intero profitto» (Entirement Rule).
Inoltre, in caso di violazione dolosa, è possibile applicare anche un risarcimento punitivo (fino a un massimo di tre volte il valore del danno). Presentando la registrazione del disegno o modello alle autorità doganali, è possibile avvalersi di un sistema che consente di bloccare i prodotti contraffatti già in fase di importazione.
Caso Apple contro Samsung: è stato accertato che gli smartphone prodotti da Samsung violavano i brevetti di design di Apple (tra cui il design della scocca dell’iPhone) e, in seguito al verdetto della giuria, è stato calcolato un risarcimento di importo ingente pari a circa 1,05 miliardi di dollari.Alla fine, l’importo del risarcimento per violazione del brevetto di design che Samsung ha dovuto versare ad Apple è stato ridotto a circa 500 milioni di dollari, con la conclusione di un accordo transattivo. Nel 2016, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che il termine «articolo di fabbricazione» (Article of manufacture) di cui all’articolo 289 non si riferisce necessariamente al prodotto finito nel suo complesso, ma può essere interpretato come riferito anche a una parte del prodotto.
In Giappone, i rimedi civili in caso di violazione dei diritti di disegno o modello consistono nel diritto di ingiunzione e nel diritto al risarcimento dei danni, secondo uno schema pressoché identico a quello previsto in caso di violazione dei diritti di brevetto. Per il calcolo dell’importo del risarcimento dei danni è possibile dimostrare in modo selettivo una delle seguenti opzioni:
1. Il lucro cessante del titolare del diritto
2. Profitti realizzati dall’autore della violazione (esclusa, tuttavia, la parte eccedente la capacità produttiva del titolare del diritto)
3. L’importo equivalente ai diritti di licenza (canone di licenza)
Non viene risarcito l’intero importo dei profitti totali del contraffattore; qualora il disegno o modello riguardi solo una parte del prodotto, si tiene conto del grado di contribuzione di tale parte.L’importo del risarcimento dei danni riconosciuto nelle cause relative ai disegni e modelli in Giappone è generalmente compreso tra alcuni milioni e alcune decine di milioni di yen. Inoltre, in Giappone sono previste anche sanzioni penali: in caso di violazione grave del diritto di disegno o modello, possono essere inflitti una pena detentiva fino a 10 anni o una multa fino a 10 milioni di yen (per le persone giuridiche, una multa fino a 300 milioni di yen) (articolo 69 della Legge sui disegni e modelli).
Negli Stati Uniti, il già citato caso Apple contro Samsung ha notevolmente accresciuto l’importanza dei diritti di disegno o modello e, da allora, i brevetti di disegno o modello vengono utilizzati attivamente anche nel settore dell’alta tecnologia. Inoltre, recentemente, nel caso LKQ Corp. contro GM, sono stati discussi i criteri di valutazione della non ovvietà dei brevetti di disegno o modello.Nel 2024, la Corte plenaria della Corte d’Appello Federale del Circuito (CAFC) ha stabilito che il test Rosen-Durling, utilizzato per molti anni, potrebbe essere invalidato nella misura in cui contravvenga allo spirito della sentenza KSR della Corte Suprema, e ha indicato che d’ora in poi si dovrà applicare un criterio di valutazione della non ovvietà flessibile, analogo a quello utilizzato per i brevetti di invenzione.
In Giappone, tra i recenti casi giurisprudenziali di rilievo in materia di violazione dei diritti di design, il «caso del design della borsa» e altri hanno illustrato i metodi per l’identificazione degli elementi essenziali del design e per la valutazione della somiglianza. Inoltre, poiché la riforma del 2020 ha reso possibile una strategia di proroga dei diritti tramite design correlati, stanno emergendo nuovi punti di discussione, quali l’uso differenziato del design principale e dei design correlati nelle cause di violazione.Nel complesso, mentre il sistema giuridico statunitense, basato sul sistema della giuria, può comportare risarcimenti di importo ingente, quello giapponese è caratterizzato da un iter processuale stabile grazie alla presenza di una sezione specializzata (Corte d’Appello per la Proprietà Intellettuale); tuttavia, sussistono notevoli differenze istituzionali in termini di entità dei risarcimenti e di effetto deterrente.
Sia gli Stati Uniti che il Giappone hanno aderito nel 2015 alla Convenzione dell’Aia, il sistema di registrazione internazionale dei disegni e modelli.Le imprese possono avvalersi della domanda internazionale di L’Aia per richiedere la protezione dei disegni e modelli in più paesi (Stati contraenti) con un’unica domanda. Quando si presenta una domanda internazionale che include tra i paesi designati gli Stati Uniti (USPTO) o il Giappone (JPO), dopo l’esame di forma da parte del Segretariato internazionale dell’OMPI, la domanda viene trasmessa alle autorità competenti di ciascun paese designato.
Poiché sia gli Stati Uniti che il Giappone sono paesi in cui viene effettuato un esame di merito da parte di un esaminatore, anche nel caso di una domanda internazionale vengono effettuati gli stessi esami relativi alla novità e alla non ovvietà previsti per le domande nazionali; qualora sussistano motivi di rigetto, viene emessa una notifica di rigetto (refusal). In linea di principio, la notifica relativa all’eventuale rigetto deve essere comunicata entro 12 mesi dalla data di pubblicazione internazionale; in assenza di tale notifica, il disegno o modello viene registrato.
Vantaggi
- Possibilità di gestire i diritti di disegno o modello in più paesi con un’unica domanda
- Il pagamento delle tasse di deposito avviene in un’unica soluzione, riducendo la necessità di presentare documenti duplicati per ciascun Paese
- Utile per le domande collettive che includono più paesi, tra cui l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), la Corea del Sud e la Cina
Occorre prestare particolare attenzione all’uniformità dei disegni: poiché i formati richiesti per i disegni variano da paese a paese, è necessario che un unico set di disegni soddisfi gli standard di tutti i paesi designati. I disegni redatti al momento della domanda in Giappone potrebbero non soddisfare gli standard statunitensi e, se presentati così come sono, potrebbero essere oggetto di rigetto negli Stati Uniti; pertanto, è necessario valutare la possibilità di apportare modifiche ai disegni prima di presentare la domanda internazionale.
Poiché nelle domande di registrazione ai sensi della Convenzione dell’Aia vigono, in linea di principio, rigide restrizioni alle rettifiche dei disegni e modelli successive al deposito, si raccomanda alle imprese giapponesi che presentino dapprima una domanda di registrazione di un disegno o modello a livello nazionale e, utilizzando tali disegni e modelli, presentino successivamente una domanda di registrazione ai sensi della Convenzione dell’Aia designando gli Stati Uniti, di predisporre fin dalla fase della domanda in Giappone disegni e modelli conformi ai requisiti internazionali.In particolare, se si intende designare gli Stati Uniti, preparando i disegni secondo lo stile statunitense (con viste sufficienti e rappresentazione delle ombreggiature) già nella fase della domanda giapponese, è possibile evitare problemi di impossibilità di correzione in un secondo momento.
Sebbene il sistema dell’Aia consenta di includere fino a 100 disegni o modelli in un’unica domanda internazionale, nei paesi in cui la legislazione nazionale prevede come principio fondamentale il «un disegno o modello per ogni domanda», come negli Stati Uniti e in Giappone, esiste il rischio di rigetto per violazione del principio di unità. La prassi operativa per le domande dell’Aia che includono gli Stati Uniti e il Giappone prevede, di norma, il principio «un disegno o modello per ogni domanda».
Nelle domande di registrazione ai sensi del Sistema dell’Aia in cui sono designati gli Stati Uniti, il richiedente della domanda internazionale è considerato l’inventore del disegno o modello ai sensi della legge statunitense e dovrà presentare in un secondo momento una dichiarazione giurata (oath) all’USPTO.Anche la domanda diretta mediante rivendicazione del diritto di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi (presentazione di una domanda negli Stati Uniti tramite il percorso di Parigi entro sei mesi dalla presentazione della domanda in Giappone) rimane una procedura comunemente utilizzata. La scelta tra il ricorso alla Convenzione dell’Aia e la domanda diretta va effettuata tenendo conto del numero di paesi designati, dei costi e dell’onere procedurale.
I disegni costituiscono il fulcro della domanda di brevetto di disegno industriale e l’USPTO richiede disegni dettagliati e di alta qualità.
Elementi fondamentali richiesti per i disegni negli Stati Uniti
- Oltre alle sei viste (frontale, posteriore, laterale destra e sinistra, superiore e inferiore), si raccomanda la presentazione di una vista obliqua
- I disegni devono essere realizzati con linee normali (linee nere) e devono essere ombreggiati per rappresentare il senso di profondità, le irregolarità della superficie e le curve
- Ciascuna figura deve essere priva di contraddizioni rispetto alle altre e deve rappresentare una forma coerente in tutte le figure
- Le parti disegnate con linee tratteggiate (Broken lines) vengono interpretate come «parti non rivendicate» e non rientrano nell’ambito dei diritti
- In linea di principio, non sono ammesse fotografie o immagini generate al computer (in via eccezionale, è necessario presentare una richiesta per ottenere l’autorizzazione)
Per quanto riguarda le sezioni trasversali, si raccomanda di non presentarle qualora le irregolarità dell’aspetto esteriore siano già evidenti grazie alle ombreggiature.Ciò è dovuto al fatto che anche i disegni in sezione sono considerati validi ai fini dell’interpretazione dei diritti e che l’indicazione di sezioni superflue potrebbe limitare inutilmente l’ambito di protezione. Inoltre, le fotografie a colori presentano lo svantaggio di limitare l’ambito di protezione a quel particolare colore; non è inoltre consentito mescolare disegni al tratto e fotografie.
Anche in Giappone, per le domande di registrazione di un disegno o modello è richiesta, in linea di principio, la presentazione di sei viste (viste da sei direzioni). Oltre alle viste frontale, posteriore, laterale destra e sinistra, superiore e inferiore, è prassi comune allegare una vista obliqua nel caso di oggetti tridimensionali.
Caratteristiche dei disegni in Giappone
- L’ombreggiatura non è obbligatoria (è sufficiente che la forma sia chiaramente comprensibile solo dal disegno al tratto)
- In caso di forme simmetriche, è possibile un trattamento flessibile, come l’omissione di una delle viste laterali
- Nei disegni e modelli parziali, le parti non oggetto della domanda vengono rappresentate con linee tratteggiate. Tuttavia, tale scelta deve essere determinata al momento del deposito della domanda e non è possibile apportare successive modifiche alle linee tratteggiate
- È possibile registrare un disegno o modello anche sulla base di immagini fotografiche (soluzione utilizzata, ad esempio, per disegni complessi come i motivi dei tessuti)
- È possibile presentare disegni di riferimento (che illustrano lo stato d’uso o la forma prima e dopo la deformazione); tali disegni non rientrano nell’ambito dei diritti
Punti importanti per la domanda internazionale: vi sono casi in cui i disegni accettati in Giappone non sono validi tali e quali negli Stati Uniti. Ad esempio, una vista del retro che era stata omessa nella domanda giapponese potrebbe risultare obbligatoria negli Stati Uniti, con conseguente richiesta di integrazione, oppure potrebbero essere richieste l’aggiunta di ombreggiature o la presentazione di disegni ingranditi. Per i disegni e modelli per i quali si prevede la protezione a livello internazionale, si raccomanda di redigere i disegni tenendo presenti fin dall’inizio gli standard statunitensi.
Nello specifico, preparando disegni al tratto che includano correttamente le viste da sei direzioni e siano corredati di ombreggiatura, e utilizzando tali disegni anche al momento della domanda in Giappone, si faciliterà il successivo sviluppo del progetto negli Stati Uniti. I disegni sono l’elemento fondamentale del diritto di disegno industriale e, per la loro creazione in modo che siano accettabili senza problemi sia negli Stati Uniti che in Giappone, è indispensabile un know-how specialistico.
Alla luce di quanto sopra, si riassumono le principali differenze tra il sistema statunitense dei brevetti di disegno e modello e quello giapponese.
| Aspetto | Stati Uniti (brevetto di design) | Giappone (registrazione del disegno o modello) |
|---|---|---|
| Requisiti di registrazione | Novità (indipendentemente dal settore del prodotto), non ovvietà (modifica con applicazione del criterio KSR), carattere decorativo (sono escluse le forme puramente funzionali). Sono tutelabili anche i caratteri tipografici, le interfacce grafiche (GUI) e simili. Periodo di grazia di 1 anno (non è richiesta alcuna procedura). | Novità (confronto sia per quanto riguarda l’oggetto che la forma), non ovvietà della creazione, requisito estetico. Il disegno o modello è indissociabile dall’oggetto (non si applica a oggetti con destinazione d’uso o funzionalità diverse). Periodo di grazia di 1 anno (è necessaria una procedura). |
| Procedura di deposito | È obbligatoria la rivendicazione (un unico punto); sono raccomandati disegni al tratto precisi e ombreggiati; sussiste l’obbligo di presentare una dichiarazione giurata e un IDS. In linea di principio, un solo disegno o modello per domanda (gli esempi di realizzazione multipli sono ammessi a determinate condizioni). Esame da 8 a 12 mesi.Costo al momento del deposito: circa da 1.000 a 1.500 dollari; costo al momento del rilascio: circa 1.000 dollari. Non sono previste tasse annuali di mantenimento. | Non sono necessarie rivendicazioni (l’ambito di protezione è definito dai disegni); non sono richiesti la dichiarazione giurata né l’IDS. Un disegno o modello per ogni domanda (è previsto il sistema dei disegni o modelli correlati). Esame: da 6 a 10 mesi. Tassa di deposito: 16.000 yen; tassa di registrazione: 25.500 yen (per 3 anni). Sono previste tasse annuali di mantenimento (per un massimo di 25 anni). |
| Periodo di protezione | 15 anni dalla data di registrazione. Non sono richieste quote annuali intermedie. Riservatezza dalla domanda alla registrazione. | 25 anni dalla data di deposito (modifica del 2020). È necessario il pagamento annuale delle tasse di mantenimento. Esiste il sistema del disegno o modello segreto (riservatezza per un massimo di 3 anni). |
| Requisiti di violazione | Test dell’osservatore comune (confronto dell’aspetto complessivo). Il confronto è possibile indipendentemente dalla tipologia di prodotto. Sono protette solo le parti indicate con linee continue. In linea di principio non è possibile invocare la dottrina dell’equivalenza. | Valutazione basata sui concetti di identità e somiglianza. Il presupposto è che i prodotti siano identici o simili. Si attribuisce particolare importanza alla comunanza degli elementi essenziali del disegno o modello. È possibile esercitare separatamente i diritti relativi a disegni o modelli correlati. |
| Risarcimento dei danni | Ai sensi dell’articolo 289, è prevista la confisca dell’intero profitto derivante dai prodotti contraffatti. In caso di violazione dolosa, il risarcimento è triplicato. Nel caso Apple contro Samsung è stato concesso un risarcimento di circa 500 milioni di dollari. È efficace anche il sequestro doganale. | Il calcolo si basa sul mancato guadagno, sui profitti dell’autore della violazione e sull’importo equivalente ai diritti di licenza. Si tiene conto del grado di contribuzione del disegno o modello. Gli importi variano generalmente da alcuni milioni a decine di milioni di yen. Sono applicabili anche sanzioni penali (reclusione fino a 10 anni, ecc.). |
| Domanda internazionale | Adesione alla Convenzione dell’Aia nel 2015. Anche per le domande internazionali è previsto un esame di merito (entro 12 mesi). La domanda viene respinta se i disegni non soddisfano gli standard statunitensi. È necessaria la presentazione separata di una dichiarazione giurata. È ammessa anche la domanda tramite la via di Parigi (termine di priorità di 6 mesi). | Adesione alla Convenzione dell’Aia nel 2015. L’esame di merito è effettuato dal JPO (entro 12 mesi). In Giappone non è richiesta l’ombreggiatura, ma è possibile includerla in caso di domanda parallela negli Stati Uniti. È comune anche la presentazione di domande tramite la via di Parigi (entro 6 mesi dalla domanda nazionale). |
| Requisiti relativi ai disegni | Sono obbligatori disegni al tratto dettagliati con ombreggiatura. Divulgazione completa tramite viste su sei lati e viste oblique. Verifica rigorosa della coerenza tra i disegni. Le parti non rivendicate devono essere indicate con linee tratteggiate (in alcuni casi è possibile applicare le linee tratteggiate anche successivamente). Le fotografie non sono, in linea di principio, ammesse. | Sono ammessi disegni al tratto di base (senza ombreggiatura). Per gli oggetti simmetrici è possibile omettere alcune parti. Le linee tratteggiate devono essere definite al momento del deposito (non è possibile modificarle successivamente). Sono ammesse anche fotografie e immagini generate al computer. I disegni giapponesi potrebbero non soddisfare gli standard statunitensi. |
Dal confronto sopra riportato emerge che, sebbene il sistema statunitense dei brevetti di design e quello giapponese presentino un quadro di riferimento di base simile, esistono differenze significative nell’applicazione dei criteri di esame e nelle norme relative all’esercizio dei diritti.Quando le imprese giapponesi intendono ottenere e utilizzare diritti di disegno o modello negli Stati Uniti, è necessaria una strategia che tenga pienamente conto dei rigorosi standard di redazione dei disegni propri degli Stati Uniti e dei rischi in caso di violazione (risarcimenti ingenti). D’altra parte, anche il Giappone sta perseguendo l’armonizzazione internazionale attraverso la riforma legislativa del 2020, che prevede l’estensione della durata della protezione e l’ampliamento della tutela dei disegni e modelli grafici; pertanto, sarà necessario continuare a prestare attenzione agli sviluppi dei sistemi di entrambi i paesi.
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AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Avvocato specializzato in proprietà industriale, titolare
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).