Panoramica del sistema dei design in Canada

1. Requisiti di registrazione (definizione di disegno o modello, originalità, novità, ecc.)

Definizione di disegno industriale in Canada: in Canada, il disegno industriale (Industrial Design) tutela l’«aspetto» di un prodotto e riguarda le caratteristiche visive originali applicate al prodotto stesso.Nello specifico, sono oggetto di protezione i disegni e modelli costituiti da forme e configurazioni tridimensionali (shape, configuration) e da motivi e ornamenti bidimensionali (pattern, ornament) (compresi i colori) applicati a un articolo finito (finished article).È possibile proteggere non solo il design dell’intero prodotto, ma anche il design di una sua parte (disegno o modello parziale). Tali caratteristiche visive devono «rivolgersi all’occhio» (appeal to and judged solely by the eye).Al contrario, non sono tutelabili come disegni e modelli le forme derivanti esclusivamente dalla funzione del prodotto (forme scaturite da una pura necessità funzionale), né le idee in sé, i metodi di fabbricazione o i materiali. Inoltre, i disegni e modelli contrari al buon costume non possono essere registrati.

Requisiti di originalità: nel sistema canadese dei disegni e modelli non è espressamente previsto un requisito di originalità elevato, come il tradizionale concetto giapponese di «facilità di creazione». Affinché un disegno o modello possa essere registrato, è richiesta la novità (novelty), il che significa che nessun disegno o modello identico o sostanzialmente simile sia stato reso pubblico in nessuna parte del mondo.Ai fini della valutazione della novità, il criterio di riferimento è se il disegno o modello sia **«sostanzialmente identico»** a quelli esistenti; qualora lo fosse, la registrazione non è ammessa. Pertanto, nei casi in cui le differenze rispetto a disegni o modelli precedenti siano minime, si ritiene che manchi la novità, il che costituisce di fatto un ostacolo alla creatività.Poiché anche i disegni e modelli derivanti esclusivamente dalla funzione non sono registrabili, le forme facilmente prevedibili in base a una necessità funzionale sono a priori escluse dalla protezione. In sintesi, in Canada la «novità»** costituisce il principale requisito di registrazione e non esistono disposizioni che prevedano motivi di rigetto indipendenti relativi alla facilità di creazione (ovvietà), come invece avviene in Giappone.

Applicazione concreta del requisito di novità: l’Ufficio canadese della proprietà intellettuale (CIPO) esamina i disegni e modelli oggetto di domanda per verificare se disegni e modelli identici o sostanzialmente simili siano stati resi pubblici in Canada o all’estero.Con l’espressione «sostanzialmente simili» si intende una somiglianza tale da produrre la stessa impressione visiva quando il disegno o modello viene considerato nel suo insieme; pertanto, anche se vi sono differenze nei dettagli, se nel complesso il disegno o modello risulta molto simile, non viene riconosciuto come nuovo. L’esame riguarda non solo i disegni o modelli registrati o in fase di deposito in Canada, ma anche quelli resi pubblici all’estero.Qualora non venga soddisfatto il requisito di novità (nel caso in cui il disegno o modello sia assorbito da uno esistente), la registrazione verrà respinta.

2. Procedura di deposito (modalità di deposito, documenti necessari, possibilità di deposito online)

Competenza giurisdizionale e rappresentante: per ottenere la registrazione di un disegno o modello in Canada, è necessario presentare domanda presso l’Ufficio canadese della proprietà intellettuale (Canadian Intellectual Property Office, CIPO). Il richiedente è, in linea di principio, l’autore del disegno o modello (o il suo avente diritto); qualora l’autore abbia creato il disegno o modello per conto di terzi, questi ultimi diventano i richiedenti.Nel caso in cui un’impresa giapponese presenti direttamente una domanda in Canada, la nomina di un rappresentante locale non è necessariamente obbligatoria per legge (il sistema consente di presentare la domanda autonomamente senza rappresentante).Tuttavia, nella pratica, poiché le procedure e la gestione dell’esame richiedono competenze specialistiche, si raccomanda vivamente di affidarsi a un rappresentante, ad esempio un avvocato specializzato in proprietà intellettuale canadese. Qualora si nomini un rappresentante, non è necessario presentare una procura; tuttavia, come illustrato di seguito, è necessario designare ufficialmente il rappresentante mediante una notifica (comunicazione) all’Ufficio canadese per la proprietà intellettuale (CIPO).Sebbene sia possibile per le imprese straniere (imprese giapponesi) presentare domanda senza un rappresentante, poiché le comunicazioni con il CIPO avvengono in inglese o in francese ed è necessario gestire le scadenze, di norma si ricorre alla nomina di un rappresentante locale.

Modalità di deposito e deposito online: il deposito di un disegno o modello in Canada può avvenire sia online che su supporto cartaceo. È possibile espletare le procedure online utilizzando il sistema di deposito elettronico fornito dal CIPO (Industrial Design E-Services), dotato di un’interfaccia intuitiva.Nel caso della domanda online, è necessario inserire i dati richiesti nel modulo elettronico, caricare i dati dei disegni e inviare il tutto. Sono accettate anche le domande cartacee; in tal caso, è necessario inviare per posta l’intera documentazione all’indirizzo prestabilito (all’attenzione della Divisione dei disegni e modelli del CIPO). Sebbene sia raccomandata la presentazione elettronica, entrambe le modalità sono accettate, pertanto è possibile presentare la domanda online.

Dati obbligatori: per la domanda di registrazione di un disegno o modello in Canada sono obbligatori i seguenti dati.

• Nome e indirizzo
  postale del richiedente (depositante). Per le comunicazioni con il CIPO è necessario l’indirizzo postale del richiedente o del rappresentante. Qualora venga nominato un rappresentante, le comunicazioni da parte dell’Ufficio saranno inviate a quest’ultimo. Se non viene nominato alcun rappresentante, il richiedente stesso fungerà da referente per le comunicazioni con il CIPO.

• Denominazione del prodotto finito (Name of the finished article)
  : nei documenti di domanda si deve indicare la denominazione generica del prodotto finito a cui si applica il disegno o modello. Tale denominazione deve essere quella generalmente riconosciuta dai consumatori (ad esempio «automobile» o «sedia»).L’identificazione del prodotto finito costituisce un’informazione fondamentale per definire l’ambito di applicazione del diritto di disegno o modello (ovvero a quale prodotto si riferisce il disegno o modello).

• Immagini del disegno o modello (disegni o fotografie)
  Per la domanda è necessaria almeno una rappresentazione (riproduzione) del disegno o modello. È possibile presentare disegni in bianco e nero o a colori, oppure fotografie, allegando materiale che illustri chiaramente il design del prodotto.I requisiti relativi ai disegni e alle fotografie saranno illustrati più avanti; è necessario divulgare in modo esauriente le caratteristiche del disegno o modello e, a tal fine, si presenteranno, se necessario, più immagini (ad esempio, viste da diverse angolazioni). Si raccomanda di assegnare un numero progressivo alle immagini presentate ed è auspicabile aggiungere descrizioni del tipo «Fig. 1 (vista frontale), Fig. 2 (vista laterale) …».

• Tasse (tassa di deposito)
  È necessario versare la tassa di deposito prevista. Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito, bonifico bancario, assegno, ecc., e va versato al CIPO in dollari canadesi. L’importo della tassa può subire variazioni a seconda del periodo; gli importi aggiornati sono pubblicati sul sito web del CIPO.

Oltre a quanto sopra, al momento del deposito è possibile includere facoltativamente i seguenti elementi.

• Informazioni sul diritto di priorità (Priority claim): qualora si intenda rivendicare il diritto di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi, è necessario indicare la data di deposito e il Paese della domanda di cui si rivendica la priorità, presentandone la richiesta entro sei mesi dalla data di priorità più recente. In Canada, la rivendicazione del diritto di priorità è ammessa se effettuata dalla data di deposito fino a, al più tardi, prima della decisione di registrazione; tuttavia, di norma, una volta trascorsi i sei mesi non è più possibile beneficiare del diritto di priorità.

• Dichiarazione di limitazione (Limitation statement): al fine di chiarire quali parti dei disegni presentati siano oggetto della rivendicazione di diritti, è possibile tracciare una linea tratteggiata sulle parti non protette oppure aggiungere una dicitura del tipo «Il disegno o modello riguarda solo una parte del prodotto».Ad esempio, inserendo una dichiarazione del tipo «Le parti indicate con una linea tratteggiata non rientrano nell’ambito del disegno o modello», è possibile limitare l’ambito dei diritti. Sebbene ciò sia facoltativo per il richiedente, si tratta di un aspetto importante dal punto di vista pratico per chiarire la natura parziale del disegno o modello.

• Descrizione (sintetica): in Canada la descrizione del disegno o modello (descrizione delle caratteristiche) è facoltativa. Nella maggior parte dei casi, se le caratteristiche sono sufficientemente illustrate dai disegni, la descrizione viene omessa. Tuttavia, è auspicabile aggiungere una didascalia per ciascuna vista dei disegni (descrizione dei disegni) (ad esempio: «La figura 1.1 è una vista frontale degli occhiali», ecc.).

Procedura di deposito: una volta che i documenti di domanda sono stati accettati dal CIPO, viene effettuata innanzitutto una verifica dei requisiti formali (ad esempio, se la domanda contiene tutte le informazioni necessarie, se sono presenti i disegni prescritti, se le tasse sono state pagate, ecc.).Se i requisiti minimi sono soddisfatti, viene inviata la notifica di determinazione della data di deposito (Notice of Filing) e viene assegnato un numero di domanda.Qualora vi siano documenti incompleti o informazioni mancanti, il CIPO emette una **richiesta di rettifica (Omission Notice)**, concedendo solitamente un termine di due mesi per integrare le informazioni mancanti.

Una volta superato l’esame di forma, si procede all’esame di merito (substantive examination). L’esaminatore del CIPO assegna innanzitutto al disegno o modello oggetto della domanda la classificazione appropriata (classificazione di Locarno) e verifica che l’ambito di protezione del disegno o modello sia chiaro sulla base dei disegni e delle descrizioni presentati (ovvero che non vi siano contraddizioni nei disegni e che l’oggetto della protezione sia chiaramente indicato).Viene inoltre verificato che una singola domanda non contenga più disegni o modelli. In Canada, in linea di principio, vige il principio «una domanda per un disegno o modello», ma è consentito raggruppare in un’unica domanda disegni o modelli molto simili, qualificati come «varianti» (variants).L’esaminatore esamina i disegni e, qualora i diversi disegni oggetto della domanda rientrino nell’ambito delle «varianti sostanzialmente non diverse», accetta la domanda nella sua interezza; in caso contrario, richiede la scissione o la correzione della domanda.

Una volta definito l’ambito del disegno o modello, viene effettuata una ricerca mondiale sui disegni e modelli precedenti. L’esaminatore effettua ricerche non solo nelle banche dati canadesi relative ai disegni e modelli già registrati o in fase di deposito, ma anche nelle banche dati delle pubblicazioni estere, per verificare se siano già stati resi pubblici disegni e modelli identici o simili. Successivamente viene formulato un giudizio sulla novità e si decide in merito all’ammissibilità alla registrazione.

Risposta all’esito dell’esame: qualora, a seguito dell’esame di merito, si giunga alla conclusione che la registrazione sia ammissibile, si procederà tempestivamente alla registrazione.D’altra parte, qualora sussistano motivi di rigetto (vizi), viene inviata una notifica dei motivi di rigetto sotto forma di «Examination Report» (rapporto di esame). Il richiedente (o il suo rappresentante) è tenuto, di norma, a rispondere entro tre mesi, contestando le osservazioni formulate in una memoria difensiva o, a seconda dei casi, apportando correzioni ai disegni o alle rivendicazioni.Tuttavia, tali modifiche non possono modificare sostanzialmente l’ambito del disegno o modello presentato al momento della domanda (non sono ammesse modifiche che alterino in modo significativo il disegno o modello). Qualora i motivi di rigetto persistano anche dopo lo scambio di comunicazioni con l’esaminatore, verrà infine emesso un rapporto di esame finale (Final Examination Report) e al richiedente verrà concessa un’ultima opportunità di replica.Se l’esaminatore dovesse comunque ritenere che la registrazione non sia ammissibile, verrà emessa una decisione di rigetto e la domanda sarà respinta. In tal caso, il richiedente potrà presentare ricorso dinanzi alla Corte Federale (Federal Court) per ottenere un controllo giurisdizionale.

Registrazione e pubblicazione: qualora la registrazione venga concessa, il CIPO rilascia un certificato di registrazione del disegno o modello industriale (Notice of Industrial Design Registration), comunicando il numero di registrazione, la data di registrazione e altri dati.La procedura di domanda di registrazione di un disegno o modello in Canada procede in forma riservata dalla presentazione della domanda fino alla registrazione. Tuttavia, qualora la registrazione non sia stata effettuata entro 30 mesi dalla data di deposito (o dalla data di priorità), il contenuto della domanda viene automaticamente reso pubblico a tale data (se la registrazione avviene entro 30 mesi, la pubblicazione ha luogo al momento della registrazione).A seconda della strategia del richiedente, è possibile ritardare intenzionalmente la registrazione per allinearla al lancio del prodotto. Infatti, presentando al CIPO una richiesta di rinvio della registrazione (delay of registration), è possibile posticipare la registrazione fino al trentesimo mese al massimo. Al contrario, qualora si desideri una registrazione anticipata, esiste un sistema che consente di richiedere l’accelerazione dell’esame.Il sistema canadese non prevede un sistema di pubblicazione e di opposizione, né esiste un meccanismo che consenta a terzi di esprimere il proprio parere in fase di domanda. Pertanto, qualora sussistano obiezioni dopo la registrazione, le parti interessate dovranno avviare un procedimento di nullità (come descritto di seguito).

Quanto sopra illustra a grandi linee il flusso procedurale dalla domanda alla registrazione. Il tempo medio di elaborazione è stimato in circa 18 mesi per le normali domande nazionali e in circa 11 mesi per le domande internazionali presentate tramite la Convenzione dell’Aia. Quando le imprese giapponesi presentano una domanda, è importante avvalersi del sistema di deposito elettronico e collaborare con un agente locale per garantire risposte entro i termini previsti e apportare le opportune correzioni.

3. Oggetto della protezione

Ambito dei disegni e modelli tutelati: ai sensi della legge canadese sui disegni e modelli, come già menzionato, sono tutelate le caratteristiche estetiche dei prodotti (prodotti finiti). Sono oggetto di tutela gli elementi visivi quali la forma tridimensionale (forma e contorno) e i motivi o le combinazioni cromatiche bidimensionali; tali elementi, una volta applicati al prodotto, possono essere registrati come disegni e modelli.I prodotti finiti oggetto di protezione si riferiscono in generale a prodotti industriali tangibili e spaziano dai beni di uso quotidiano alle macchine e agli impianti, fino all’aspetto esteriore dei dispositivi elettronici. Ne fanno parte, ad esempio, la forma curva caratteristica del cofano di un’automobile, la disposizione delle icone sullo schermo di uno smartphone o il design dell’interfaccia grafica (GUI), nonché i motivi e la forma delle scarpe: in altre parole, il «design estetico del prodotto».In Canada è possibile ottenere diritti di disegno o modello non solo per il prodotto nel suo complesso, ma anche per i componenti o le parti che lo compongono; è inoltre consentito estrapolare la forma di una sola parte del prodotto per registrarla come disegno o modello parziale. Si tratta di un approccio simile al sistema giapponese dei disegni o modelli parziali: se una parte del prodotto è nuova e originale, è possibile ottenere diritti esclusivamente su quella parte.

GUI e design dello schermo: tra i temi attuali relativi alla tutela del design, in Canada è possibile proteggere anche i disegni e modelli presenti sullo schermo, quali l’interfaccia grafica utente (GUI) e le icone. Sebbene la visualizzazione sullo schermo sia di per sé immateriale, essa rientra nell’ambito di applicazione della legge sul design se costituisce un elemento visivo visualizzato su un dispositivo, inteso come prodotto finito.Ad esempio, il layout della schermata iniziale di uno smartphone o il design delle icone animate possono essere registrati come «decorazioni applicate allo schermo di un dispositivo elettronico». Tuttavia, poiché non costituiscono di per sé un prodotto finito indipendente, è necessario che vengano visualizzati in associazione a un prodotto specifico.Negli ultimi anni, anche in Giappone è diventato possibile registrare come disegni e modelli le immagini della GUI e il design delle transizioni tra schermate; in Canada si osserva una tendenza analoga, per cui la GUI rientra tra gli oggetti tutelabili (sebbene le semplici immagini artistiche non correlate a un prodotto siano escluse dalla tutela).

Elementi non tutelati: sono stati chiaramente definiti anche gli oggetti che non rientrano nella tutela dei disegni e modelli canadesi. Innanzitutto, la funzione in sé o la forma che deriva inevitabilmente dalla funzione non possono essere tutelate dal diritto sui disegni e modelli.Ad esempio, qualora la forma di un componente sia determinata esclusivamente da esigenze puramente funzionali (prestazioni, requisiti di assemblaggio, ecc.), tale forma non viene riconosciuta come disegno o modello in quanto «non lascia spazio a scelte estetiche». Dal punto di vista giuridico, le «caratteristiche di un oggetto di uso quotidiano derivanti esclusivamente dalla sua funzione» non sono registrabili (la cosiddetta esclusione delle forme funzionali).Inoltre, i disegni e modelli che violano l’ordine pubblico e il buon costume (ad esempio simboli antisociali) vengono respinti. Inoltre, le idee in fase embrionale, il concetto stesso del prodotto, i metodi di fabbricazione, i materiali e altri elementi diversi dall’aspetto esteriore non sono in alcun modo coperti dal diritto di disegno o modello.Ad esempio, il fatto che «questo prodotto sia realizzato in carbonio» o la caratteristica funzionale del «meccanismo di piegatura» non rientrano nell’ambito di protezione del disegno o modello. È importante notare che il diritto sul disegno o modello riguarda esclusivamente la «bellezza visiva» e che il suo ambito di applicazione è diverso da quello di altre forme di proprietà intellettuale (brevetti di invenzione, marchi, diritti d’autore, ecc.).

Trattamento degli edifici e degli interni: si noti inoltre che, ai sensi della legge canadese sui disegni e modelli, la definizione di «articolo finito (finished article)» non include **i beni immobili (edifici e interni degli edifici)**.Tradizionalmente, poiché l’edificio in sé non è un «prodotto» fabbricato industrialmente in serie, il design esterno degli edifici e il design degli interni non sono oggetto di protezione nell’ambito del sistema canadese dei disegni e modelli (non sono considerati oggetto del diritto di disegno e modello). In Giappone, invece, a seguito della modifica del 2019, è ora possibile registrare come disegni e modelli anche il design degli edifici e degli interni.Si tratta di un aspetto che occorre riconoscere come differenza tra i sistemi dei due Paesi. Ad esempio, il concept di arredo interno di un negozio o il design della facciata di un edificio possono essere oggetto di un diritto di disegno o modello in Giappone, mentre in Canada non rientrano direttamente nell’ambito di protezione di tale diritto (e devono essere valutati separatamente nell’ambito del diritto d’autore o del diritto dei marchi).

Protezione di più disegni: qualora per un unico prodotto siano ipotizzabili più varianti di design, in Canada le varianti simili possono essere protette contemporaneamente nell’ambito di un’unica domanda, mentre per le altre è necessaria una domanda separata (*i disegni identici o simili possono essere depositati in blocco come «varianti»).In Giappone esiste il sistema dei disegni e modelli correlati, che consente di proteggere disegni simili presentando una domanda separata entro 10 anni dalla registrazione. In Canada non esiste un sistema equivalente a quello giapponese dei disegni e modelli correlati. Pertanto, per proteggere una serie di disegni e modelli in Canada, è necessario includere tutte le varianti nella domanda iniziale (oppure presentare domande separate contemporaneamente).Poiché è difficile ottenere la protezione di versioni modificate del disegno o modello dopo la presentazione della domanda, questo aspetto rappresenta una differenza sostanziale rispetto al Giappone; pertanto, per le aziende giapponesi è fondamentale pianificare, nell’ambito della strategia di deposito in Canada, di includere fin dalla fase iniziale tutte le varianti che si desidera proteggere.

4. Regime di eccezione alla perdita di novità

Anche in Canada è previsto un regime di eccezione alla perdita di novità (periodo di grazia). Si tratta di una misura di tutela secondo cui, qualora il richiedente (il designer) abbia divulgato il proprio disegno o modello involontariamente o per motivi quali la presentazione di un prodotto, tale divulgazione non pregiudica la novità del disegno o modello in questione, purché avvenga entro 12 mesi dalla data di divulgazione.Nello specifico, anche in presenza di una divulgazione proveniente dal richiedente o dai suoi aventi causa (applicant-derived disclosure), se la domanda canadese (o la domanda di priorità) viene depositata entro un anno dalla data della prima divulgazione, le informazioni divulgate non saranno considerate come un disegno o modello anteriore e il requisito di novità potrà essere soddisfatto. In altre parole, al designer viene concesso un periodo di grazia di un anno per quanto riguarda la divulgazione da lui stesso effettuata.

L’applicazione di questa eccezione è subordinata alla condizione che la divulgazione sia stata effettuata dal richiedente stesso o da un terzo che abbia ottenuto le informazioni dal richiedente. Si deve prestare attenzione al fatto che, qualora un terzo del tutto estraneo, come ad esempio un concorrente, abbia divulgato autonomamente lo stesso disegno, tale caso non rientra nell’ambito di applicazione del periodo di grazia e tale divulgazione costituisce un fattore che priva il disegno della sua novità (perdita di novità nel vero senso del termine).

Il periodo di grazia in Canada ha una durata di 12 mesi, che corrisponde alla durata dell’attuale regime giapponese. Anche in Giappone, a seguito della riforma legislativa del 2018, il periodo di eccezione alla novità dei disegni e modelli è stato esteso dai precedenti 6 mesi a 12 mesi. Pertanto, in termini di durata, entrambi i Paesi prevedono una proroga di un anno. Tuttavia, vi sono alcune differenze nelle procedure di applicazione.In Giappone, affinché il richiedente possa beneficiare dell’eccezione relativa alla propria divulgazione, è necessario che, al momento del deposito della domanda, dichiari nella stessa di voler «avvalersi dell’eccezione alla perdita di novità» e che presenti i documenti e le prove prescritti entro 30 giorni dal deposito della domanda (in caso di omissione, l’eccezione non sarà applicata).In Canada, invece, non è richiesta alcuna procedura di notifica specifica e l’eccezione viene riconosciuta automaticamente per legge. In altre parole, qualora l’esaminatore individuasse una pubblicazione risalente a non più di un anno prima della data di deposito della domanda e si accertasse che l’autore della pubblicazione sia il richiedente stesso, tale pubblicazione verrebbe ignorata ai fini della valutazione della novità.Tuttavia, poiché in alcuni casi non è immediatamente evidente all’esaminatore se l’autore della pubblicazione sia o meno il richiedente, nella pratica si ricorre talvolta all’aggiunta, al momento della presentazione della domanda, di una nota del tipo: «La nostra azienda ha già reso pubblico questo disegno tramite comunicato stampa in data ◯ anno ◯ mese ◯ giorno. La presente domanda è stata presentata entro ◯ mesi da tale pubblicazione». Sebbene non sia ufficialmente necessario, si tratta di un accorgimento volto a prevenire errori durante l’esame.

Si noti inoltre che, qualora si rivendichi il diritto di priorità, il termine per il periodo di grazia decorre dalla data di priorità.Ad esempio, se si presenta una domanda in Giappone entro un anno dalla prima divulgazione e, rivendicando il diritto di priorità di tale domanda, si presenta un’ulteriore domanda in Canada entro i sei mesi successivi, in Canada si valuterà se il termine di un anno dalla divulgazione sia stato rispettato prendendo come riferimento la data di priorità. Anche sotto questo aspetto il trattamento è pressoché identico a quello giapponese.

In generale, in Canada vige una misura di tolleranza secondo cui, qualora la divulgazione sia imputabile al richiedente, essa non costituisce auto-violazione per un periodo di 12 mesi; pertanto, anche in caso di divulgazione anticipata in occasione di fiere o test di mercato dei prodotti, è possibile ottenere un rimedio se si presenta rapidamente la domanda entro un anno.Tuttavia, poiché sussiste il rischio di imitazioni da parte dei concorrenti o che terzi presentino una domanda separata nel periodo intercorrente tra la divulgazione e il deposito della domanda, è ovvio che sia auspicabile presentare la domanda il prima possibile, senza fare affidamento sul periodo di grazia.

5. Necessità della procura

In Canada non è necessario presentare una procura (Power of Attorney) al momento della presentazione della domanda di registrazione di un disegno o modello. Anche qualora il richiedente designi un agente, non sussiste l’obbligo di presentare una procura firmata; è sufficiente presentare la Notifica di nomina dell’agente (Notice of Appointment of Agent) indicando il nome e l’indirizzo dell’agente.Il CIPO accetta comunicazioni e procedure solo da parte dei rappresentanti designati; in linea di principio, le istruzioni dirette provenienti dal richiedente stesso vengono ignorate (al fine di evitare confusione derivante dalla doppia designazione di un rappresentante). Di conseguenza, si evita la trafila burocratica, come avviene in Giappone, di scambiarsi una procura scritta recante la firma e il timbro del rappresentante, rendendo la procedura più semplice.

In pratica, è frequente che l’agente locale canadese (avvocato specializzato in proprietà industriale) si designi come agente al momento del deposito della domanda e svolga direttamente le funzioni di rappresentanza. Come indicato dalla dicitura «No Power of Attorney is required», non esiste alcuna procedura per l’invio o la presentazione di una procura al CIPO.Tuttavia, poiché si presume che il rappresentante abbia ricevuto un incarico formale dal richiedente, dal punto di vista giuridico è ovviamente necessario un contratto di mandato tra il richiedente e il rappresentante. In Canada non viene semplicemente richiesto di presentare tale prova all’Ufficio; tuttavia, per far fronte a eventuali controversie relative al potere di rappresentanza, si raccomanda generalmente che il rappresentante conservi internamente la procura.

D’altra parte, in Giappone, quando si ricorre a un rappresentante per la presentazione di una domanda di disegno o modello, è fondamentalmente necessario presentare una procura. In particolare, quando un’impresa straniera incarica un consulente in brevetti giapponese di presentare la domanda, è prassi consolidata presentare al JPO (Ufficio giapponese dei brevetti) una procura redatta secondo il formato prescritto (ammessa anche in lingua inglese).In Giappone, se la procura non viene presentata contestualmente alla domanda o entro un determinato periodo successivo, è possibile che venga emessa un’istruzione di regolarizzazione della procedura; in caso di procura incompleta, l’esame potrebbe non procedere.In Canada non sussistono tali complicazioni, il che consente una procedura di deposito rapida. Si tratta di una differenza significativa dal punto di vista pratico; è opportuno tenere presente che, quando le imprese giapponesi presentano domanda direttamente in Canada, non è necessario predisporre la procura (ciò comporta una riduzione dei tempi di attesa tra l’incarico e il deposito).

6. Requisiti relativi ai disegni e alle fotografie (formato, prospettiva, numero, ecc.)

Formato di presentazione: nelle domande di registrazione di disegni e modelli in Canada, è possibile presentare sia disegni (disegni al tratto) che fotografie. Sebbene i disegni in bianco e nero siano la norma, sono accettati anche disegni a colori o fotografie ad alta risoluzione, purché servano a illustrare chiaramente le caratteristiche del design.Nel caso dei disegni, è preferibile un disegno al tratto che riproduca accuratamente i contorni e i motivi del prodotto; anche nel caso delle fotografie, è necessario che l’aspetto del prodotto sia chiaramente distinguibile, ad esempio eliminando lo sfondo.In entrambi i casi, poiché l’ambito del diritto di disegno o modello viene determinato esclusivamente sulla base dei disegni o delle fotografie presentati, è fondamentale che il richiedente illustri in modo esaustivo le caratteristiche visive che intende rivendicare.

Punti di vista e numero di disegni richiesti: è obbligatorio presentare almeno un disegno; tuttavia, nella pratica, solitamente si presentano disegni da più angolazioni per consentire una comprensione completa del prodotto. In genere è auspicabile fornire i sei disegni di vista (frontale, posteriore, lati sinistro e destro, superiore e inferiore) e una vista obliqua, ma non è necessario che siano presenti tutte e sei le direzioni.Mentre in Giappone in passato veniva fortemente richiesta la presentazione delle sei viste, in Canada si ritiene sin dall’inizio che sia sufficiente presentare il numero di disegni necessario a garantire una «divulgazione adeguata». Ad esempio, nel caso di un disegno bidimensionale, può essere sufficiente un’unica vista frontale, mentre se la forma è simmetrica può bastare illustrarne solo un lato.In sostanza, il criterio di riferimento è che la forma del disegno o modello sia rappresentata in modo sufficientemente chiaro da consentire a un terzo di riprodurla. Si raccomanda al richiedente di coprire tutte le prospettive ritenute necessarie, al fine di evitare eventuali lacune.

Il CIPO raccomanda di numerare i disegni presentati. Qualora una singola domanda contenga più disegni, si consiglia di assegnare i numeri come «1.1, 1.2, 1.3, ...» oppure semplicemente «Fig. 1, Fig. 2, ...».Inoltre, l’aggiunta di una breve descrizione a ciascun disegno (ad esempio: «La Fig. 1 è una vista obliqua del prodotto finito», «La Fig. 2 è una vista frontale», ecc.) ne facilita la comprensione da parte dell’esaminatore e di terzi. Sebbene non sia obbligatorio, si tratta di informazioni supplementari che possono risultare vantaggiose per il richiedente.

Utilizzo di linee tratteggiate parziali: in Canada, l’uso di linee tratteggiate (punteggiate) nei disegni consente di indicare che quella parte «non rientra nell’ambito del disegno o modello».Anche la normativa prevede che le parti disegnate con linee tratteggiate siano considerate escluse dal disegno o modello oggetto della domanda. Pertanto, ad esempio, qualora si intenda proteggere solo una parte specifica dell’intero prodotto, disegnando le altre parti con linee tratteggiate, tali parti tratteggiate non rientreranno nella composizione del disegno o modello registrato e saranno trattate, di fatto, come disegni o modelli parziali.Inoltre, si ricorre alla tecnica della «linea tratteggiata + linea spezzata (break lines)» per indicare, ad esempio, che solo una parte delle parti mobili è di lunghezza variabile. In questo modo, è riconosciuta la tecnica di rappresentare le parti non essenziali mediante linee tratteggiate o sfumature, consentendo al richiedente di adeguare visivamente l’ambito dei diritti.D’altra parte, le parti disegnate con linee continue costituiscono gli elementi oggetto dell’esclusiva del diritto di disegno o modello, pertanto devono presentare novità e originalità. Anche in Giappone è pratica comune indicare le parti non essenziali mediante linee tratteggiate e l’approccio è analogo.

Qualità dei disegni: i disegni e le fotografie da presentare devono essere di qualità tale da consentire un’identificazione chiara e accurata delle caratteristiche del disegno o modello. Se risultano sfocati o troppo piccoli, è possibile che durante l’esame venga richiesta una correzione. Inoltre, anche l’incoerenza tra i disegni (ad esempio, discrepanze nella forma tra la vista frontale e quella laterale) può costituire un motivo di rigetto.Pertanto, è necessario prestare la massima attenzione alla coerenza e alla chiarezza già in fase di creazione dei disegni. In Canada non esistono norme dettagliate riguardo allo spessore delle linee o alle tecniche di ombreggiatura dei disegni; tuttavia, vengono considerati problematici i casi in cui una deformazione estrema o un uso eccessivo di ombre ostacolino il riconoscimento della forma. È fondamentale che un terzo possa ragionevolmente riprodurre la forma del prodotto sulla base di tali disegni.

Precauzioni per la presentazione delle fotografie: qualora si utilizzino fotografie, è necessario rimuovere lo sfondo e le parti superflue in modo che il prodotto risulti chiaramente visibile. Se il contrasto o la nitidezza delle fotografie sono insufficienti, ciò può costituire un motivo di rigetto per «carenze nella qualità dei disegni». Inoltre, poiché un’eccessiva differenza di tonalità cromatiche o luminosità tra più fotografie potrebbe impedire di riconoscere lo stesso prodotto, si raccomanda di presentare immagini che presentino un aspetto uniforme.A questo proposito, sebbene il Canada accetti anche fotografie a colori, è preferibile uniformarle in bianco e nero per garantire una maggiore coerenza tra le diverse viste (a meno che non si intenda includere il colore stesso tra gli elementi oggetto di tutela).

Confronto con il Giappone: in Giappone, in passato la presentazione di sei viste era di fatto obbligatoria e la loro mancanza comportava un’istruzione di correzione; tuttavia, con l’allentamento delle norme nel 2019, non è più necessario presentare tutte e sei le figure e la valutazione avviene caso per caso. Ciononostante, anche attualmente, in molti casi, in base ai criteri di esame, vengono richieste sei viste o disegni sostitutivi adeguati; sotto questo aspetto, il Giappone è più formale rispetto al Canada.In Canada è possibile che venga accettata anche una sola figura, mentre in Giappone è altamente probabile che, dopo la presentazione della domanda, l’esaminatore richieda i disegni mancanti. Inoltre, nelle domande di registrazione in Giappone sono presenti sezioni in cui devono essere riportate «la descrizione dell’oggetto oggetto del disegno o modello» e «gli elementi relativi alla creazione del disegno o modello», mentre in Canada tali informazioni testuali, in linea di principio, non influiscono sull’esame né sull’ambito di protezione.Sebbene entrambi i sistemi siano incentrati sui disegni, si può affermare che i requisiti formali relativi ai disegni da presentare siano più flessibili in Canada. Quando un’azienda giapponese presenta una domanda in Canada, non dovrebbero sorgere problemi se, avvalendosi delle competenze acquisite in Giappone nella creazione dei disegni, presenti i disegni necessari e sufficienti in conformità con gli standard canadesi (libertà formale purché non vi sia mancanza di chiarezza).

7. Durata della protezione (data di decorso, possibilità di rinnovo)

Momento di decorrenza del diritto: il diritto sul disegno industriale canadese (industrial design registration) decorre dalla data di registrazione. È importante notare che, a differenza dei brevetti, dove fa fede la data di deposito, in questo caso l’efficacia giuridica sorge solo al completamento della registrazione.Dal momento del deposito della domanda fino alla registrazione, il diritto non è ancora costituito; pertanto, se durante tale periodo terzi imitano lo stesso disegno, ciò non costituisce una violazione formale del diritto (tuttavia, qualora la registrazione avvenga in un secondo momento, sarà possibile esercitare il diritto in relazione agli atti compiuti a partire dalla data di registrazione). Questo trattamento è analogo a quello previsto dalla legge giapponese sui disegni e modelli (anche in Giappone il diritto sul disegno e modello sorge alla data di registrazione).

Durata: a seguito della riforma del 2018, la durata del diritto di disegno o modello canadese è fissata a un massimo di 15 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Tuttavia, tale periodo viene adeguato in modo tale da garantire una protezione di almeno 10 anni a decorrere dalla data di registrazione.Nello specifico, il diritto sussiste fino alla data più tardiva tra «10 anni dalla data di registrazione» e «15 anni dalla data di deposito della domanda». Ad esempio, se la registrazione avviene un anno dopo il deposito della domanda, la scadenza cadrà 15 anni dopo la data di deposito, il che corrisponde a circa 14 anni dalla data di registrazione.D’altra parte, qualora la registrazione avvenga 7 anni dopo il deposito a causa, ad esempio, di un prolungamento dei tempi di esame, il termine di 10 anni dalla data di registrazione corrisponderà a 17 anni dalla data di deposito, superando così la regola dei 15 anni. In questo caso si applica il termine più lungo, ovvero 10 anni dalla registrazione (= 17 anni dal deposito), garantendo di conseguenza un periodo di protezione superiore ai 15 anni.Si tratta, quindi, di un meccanismo volto a compensare la riduzione del periodo di protezione effettivo causata dai ritardi nell’esame. Tuttavia, poiché nella maggior parte dei casi il processo dalla domanda alla registrazione si conclude entro pochi anni, in pratica il periodo di protezione standard è pari a «15 anni dalla data di deposito della domanda».

Tassa di mantenimento (maintenance fee): in Canada è necessario versare una tassa di mantenimento una sola volta durante la durata del diritto di disegno o modello. Nello specifico, è necessario versare la tassa di mantenimento prevista entro cinque anni dalla data di registrazione. Il pagamento di tale tassa consente di mantenere il diritto fino alla durata massima sopra menzionata (da 10 a 15 anni).In altre parole, nei primi cinque anni successivi alla registrazione il diritto è valido incondizionatamente; tuttavia, se la tassa di mantenimento non viene versata entro il termine di cinque anni, il diritto decade dopo cinque anni. È previsto un periodo di grazia di sei mesi per il pagamento della tassa di mantenimento; pertanto, anche se il termine è scaduto, è possibile effettuare il pagamento entro sei mesi dal termine, versando un'ulteriore mora.Una volta trascorso tale periodo, il diritto si estingue definitivamente.

Il pagamento della tassa di mantenimento, una volta effettuato, garantisce la validità per l’intero periodo residuo. Ad esempio, se la tassa di mantenimento viene versata nel quinto anno dalla registrazione, il diritto continuerà a sussistere senza ulteriori oneri fino alla data di scadenza definitiva (la data più tardiva tra il 15° anno dalla data di deposito della domanda e il 10° anno dalla data di registrazione).In Canada non esiste un sistema di rinnovo (proroga) basato su questa unica tassa di mantenimento, pertanto non è possibile estendere la durata del diritto oltre i 15 anni. Inoltre, per quanto riguarda i diritti di disegno o modello, non è necessario versare una tassa di mantenimento annuale (è prevista una sola volta, al quinto anno). Sebbene l’importo della tassa sia relativamente contenuto, è necessario prestare attenzione affinché il diritto non decada dopo cinque anni a causa del mancato pagamento.

Confronto con il periodo di protezione in Giappone: secondo la normativa vigente, modificata nel 2019, la durata del diritto di disegno o modello in Giappone è di 25 anni a decorrere dalla data di deposito, un periodo particolarmente lungo a livello mondiale (prima della modifica era di 20 anni a decorrere dalla data di registrazione, ma è stata prorogata). Pertanto, se si considera solo la durata, il Giappone garantisce una protezione più lunga di 10 anni rispetto al Canada.In Giappone non è possibile prorogare questo periodo di 25 anni e, una volta scaduto, il diritto diventa di dominio pubblico. Come in Canada, non esiste un sistema di rinnovo o proroga.

Per quanto riguarda i costi di mantenimento, in Giappone è necessario il pagamento di **una quota annuale (tassa di registrazione)**.Il sistema prevede il pagamento delle spese di mantenimento su base annuale, analogamente a quanto avviene per i brevetti, anziché il pagamento in un’unica soluzione per l’intero periodo al momento della registrazione del disegno o modello (in Giappone, la tassa di registrazione del disegno o modello viene versata in un’unica soluzione dal primo al terzo anno; successivamente, a partire dal quarto anno, il pagamento avviene annualmente o in anticipo per più anni).In Canada, invece, è previsto un unico pagamento al quinto anno, pertanto l’onere amministrativo è inferiore rispetto al Giappone. Tuttavia, poiché in Canada il periodo di protezione è di per sé breve, qualora fosse necessaria una protezione a lungo termine, sarà opportuno valutare la possibilità di ricorrere ad altre forme di proprietà intellettuale (ad esempio, la registrazione di un marchio di forma).

Inoltre, come già menzionato, in Canada non è possibile prorogare il diritto di disegno o modello dopo la scadenza; analogamente, anche in Giappone non esiste un sistema di proroga (non è prevista nemmeno la proroga per motivi medici, come nel caso dei brevetti). Di conseguenza, una volta scaduto il periodo di protezione, l’opera diventa di dominio pubblico.Poiché la durata della protezione differisce notevolmente tra il Giappone e il Canada, le aziende giapponesi devono adottare strategie che tengano conto del fatto che, in Canada, la scadenza dei diritti sopraggiunge più rapidamente rispetto al ciclo di vita del prodotto. Ad esempio, un design protetto per 25 anni in Giappone vedrà la scadenza dei diritti in Canada dopo soli 15 anni, il che comporta la possibilità che, successivamente, possano circolare prodotti contraffatti.Qualora si desideri mantenere a lungo l’esclusiva in Canada su un disegno o modello importante, è opportuno valutare l’adozione di misure complementari, quali il ricorso a diritti diversi da quelli relativi ai disegni e modelli (ad esempio, la registrazione di un marchio tridimensionale o la rivendicazione dei diritti d’autore, qualora sussistano).

8. Il sistema di contenzioso in materia di violazione (metodi di prova, mezzi di tutela)

Criteri di valutazione della violazione del diritto di disegno o modello: in Canada, si configura una violazione del diritto di disegno o modello quando un disegno o modello identico o sostanzialmente simile a quello registrato viene applicato senza autorizzazione a un prodotto della stessa categoria di quello registrato.Il titolare del diritto di disegno o modello (o il titolare di un diritto di sfruttamento esclusivo) ha il diritto di vietare i seguenti atti in relazione a prodotti su cui è apposto il proprio disegno o modello registrato o a prodotti il cui design sia praticamente identico a quello registrato.

• Produzione (making): l’atto di produrre un prodotto applicandovi un disegno o modello identico o simile a quello registrato

• Vendita e distribuzione (selling, offering for sale, renting): l’atto di vendere, noleggiare o esporre a fini di vendita tali prodotti

• Importazione (importing for commercial purposes): l’atto di importare tali prodotti in Canada a fini commerciali

L’esecuzione delle azioni sopra indicate senza l’autorizzazione del titolare del diritto costituisce una violazione del diritto di disegno o modello. Ai fini della prova, è fondamentale dimostrare che il disegno o modello del prodotto in questione sia visivamente sostanzialmente identico (not differing substantially) a quello registrato.In Canada viene utilizzato in particolare il criterio della «somiglianza complessiva a occhio nudo», in cui viene data grande importanza all’impressione visiva del giudice, piuttosto che alle perizie di esperti. Tuttavia, in alcuni casi vengono ammesse anche le testimonianze di esperti tecnici o artistici, e in sede processuale viene effettuato un confronto dettagliato mettendo a confronto i disegni e le fotografie presentati.

La difesa tipica della parte convenuta (l’imputato) consiste nell’affermare che i disegni o modelli non sono simili (non-infringement). In altre parole, si dimostra, mediante disegni o modelli o mediante l’oggetto stesso, che «il disegno o modello del proprio prodotto è sostanzialmente diverso da quello registrato».Inoltre, non sussiste violazione anche nel caso in cui il prodotto contestato appartenga a una categoria diversa da quella specificata nel disegno o modello registrato (ad esempio, se il disegno o modello registrato si riferisce a una «sedia», mentre il prodotto contestato è un «tavolo», ecc.).Inoltre, possono essere addotti come eccezioni anche l’invalidità del diritto di disegno o modello (come illustrato di seguito) o il fatto che il titolare non sia il legittimo titolare (controversia sull’attribuzione del diritto).

Giurisdizione e procedura: le azioni legali per violazione del diritto di disegno o modello vengono fondamentalmente intentate come cause civili.In Canada, le cause relative alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge federale possono essere trattate dalla **Corte Federale (Federal Court)** o dalle Corti Superiori (Corti provinciali) di ciascuna provincia. Di norma, la causa viene intentata presso la Corte Federale qualora l’atto di violazione si estenda su più province o si intenda ottenere un’ordinanza inibitoria a livello nazionale.D’altra parte, qualora, ad esempio, oltre alla violazione del diritto di disegno o modello si contesti anche un atto di concorrenza sleale (come l’uso non autorizzato di indicazioni commerciali), è possibile intentare un’unica azione dinanzi al tribunale provinciale. In ogni caso, qualora il titolare del diritto ritenga che si sia verificata una violazione, può intentare un’azione legale per ottenere un provvedimento inibitorio o il risarcimento dei danni.

Nel corso del procedimento, i punti controversi riguardano la sussistenza della violazione e la validità del diritto di disegno o modello.Tali questioni vengono solitamente esaminate nell’ambito dello stesso procedimento giudiziario. In altre parole, se il convenuto eccepe che «il disegno o modello registrato è nullo per mancanza di novità», il tribunale si pronuncia congiuntamente sulla violazione e sulla validità (poiché in Canada non esiste un sistema di opposizione alla registrazione dei disegni e modelli, l’eccezione di nullità viene sollevata come difesa o mediante una richiesta separata di procedimento di nullità).Il procedimento giudiziario si svolge seguendo le normali fasi di un processo civile, quali la presentazione degli atti processuali (pleadings) da parte delle parti, la divulgazione delle prove (discovery) e le testimonianze di testimoni e periti. Spesso, in una fase preliminare, vengono condotte trattative di conciliazione.

Metodi di prova: l’attore (titolare del diritto sul disegno o modello) si procura il prodotto contestato e redige, ad esempio, un’immagine comparativa che lo affianca ai disegni del disegno o modello registrato, al fine di sostenere e dimostrare la somiglianza visiva.In alcuni casi viene presentata una perizia (ad esempio redatta da un designer industriale) in cui si afferma che «i due disegni sono sostanzialmente identici». Il convenuto, invece, sottolinea dettagliatamente i «punti di divergenza» e sostiene che, agli occhi del consumatore medio, i prodotti diano un’impressione diversa.I tribunali canadesi valutano l’esistenza o meno di una violazione sulla base dell’impressione estetica complessiva del disegno o modello. In tale contesto, qualora una parte del disegno o modello sia una forma funzionale, tale parte potrebbe non essere presa in considerazione nella valutazione della somiglianza (poiché le parti funzionali non sono oggetto di tutela). Se esiste anche una sola differenza sostanziale, è possibile che venga ritenuta non vi sia violazione; tuttavia, qualora nel complesso vi siano solo differenze di minore entità, si configurerà una violazione.

Rimedi: qualora il titolare del diritto ottenga ragione, in Canada sono riconosciuti i seguenti rimedi civili.

• Ordinanza inibitoria (Injunction): il tribunale può ordinare al convenuto di cessare l’atto di violazione. In teoria è possibile anche un provvedimento inibitorio provvisorio (ordinanza inibitoria temporanea), ma i requisiti (come la dimostrazione di un danno grave) sono rigorosi e, di fatto, tale provvedimento viene concesso raramente.L’ingiunzione definitiva e permanente viene solitamente emessa al momento dell’accertamento della violazione e al convenuto viene vietata in via definitiva la produzione e la vendita di tale disegno o modello.

• Risarcimento dei danni (Damages) o rendicontazione dei profitti (Accounting of Profits): viene ordinato il risarcimento dei danni subiti dal titolare del diritto. Il calcolo dell’ammontare del danno si basa sui profitti persi dal titolare del diritto a causa della violazione (ad esempio, la riduzione dei profitti dovuta alla perdita di opportunità di vendita).In alternativa, è possibile optare per un provvedimento di restituzione dell’arricchimento senza causa, che impone al convenuto di restituire un importo pari al profitto ottenuto dalla vendita dei prodotti contraffatti. L’attore può scegliere l’opzione più vantaggiosa, ma non è consentito ottenere un doppio risarcimento.In Canada, nell’ambito del procedimento giudiziario, la violazione, la validità del diritto e l’ammontare del danno vengono di norma esaminati nell’ambito dello stesso procedimento (sebbene sia possibile, previo accordo tra le parti, separare successivamente l’esame relativo all’ammontare del danno).

• Risarcimento punitivo (Punitive damages): qualora il comportamento del convenuto risulti particolarmente grave, può essere inflitto un risarcimento punitivo (o sanzionatorio).Ad esempio, in casi in cui la violazione dei diritti sia stata commessa in modo intenzionale e pianificato per un lungo periodo, all’importo del risarcimento danni ordinario può essere aggiunto un importo a titolo di sanzione. Si tratta di una misura eccezionale prevista dalla legislazione canadese, che trova applicazione anche nelle cause relative alla violazione della proprietà intellettuale.

• Cessione o distruzione dei prodotti contraffatti (Delivery up or Destruction): per quanto riguarda i prodotti contraffatti in possesso del convenuto, nonché gli stampi utilizzati per la loro produzione, il tribunale può ordinare la consegna al titolare del diritto o la loro distruzione. In tal modo si eliminano dal mercato i prodotti contraffatti, impedendone la ricircolazione.

• Recupero delle spese processuali (Cost recovery): la parte vincente può richiedere alla parte soccombente il pagamento di un determinato importo a titolo di spese legali e spese processuali.Nei tribunali federali è di norma riconosciuto il rimborso parziale delle spese a favore della parte vincente; secondo le consuetudini commerciali, la controparte è tenuta a sostenere circa il 25-50% delle spese effettivamente sostenute. Tuttavia, non si tratta di un rimborso totale e, nella maggior parte dei casi, una parte consistente delle spese rimane a carico della parte vincente.

Aspetti da considerare in materia di onere della prova: nelle cause di violazione dei diritti di disegno o modello in Canada, esiste una disposizione specifica secondo cui il risarcimento dei danni è limitato qualora il convenuto sia un «violatore in buona fede (innocent infringer)».Nello specifico, qualora il convenuto non fosse a conoscenza, al momento della violazione, del fatto che il disegno o modello fosse registrato e avesse motivi ragionevoli per non esserne a conoscenza (ad esempio, l’assenza sul prodotto del marchio Ⓓ o dell’indicazione del titolare del diritto, che ne impedisse il riconoscimento), il tribunale può non concedere il risarcimento dei danni o la restituzione dei profitti, limitando il provvedimento al solo provvedimento inibitorio.In altre parole, è possibile che a chi abbia utilizzato il disegno o modello senza malafede non venga attribuita alcuna responsabilità per il risarcimento pecuniario. Per questo motivo, si raccomanda al titolare del diritto di apporre il marchio Ⓓ e il nome del titolare sul proprio prodotto (marcatura). In presenza di un’indicazione adeguata, il convenuto non potrà più sostenere di «non esserne a conoscenza» e sarà più facile ottenere il riconoscimento della richiesta di risarcimento.In Giappone non esistono disposizioni di questo tipo a tutela dei trasgressori in buona fede; pertanto, anche in caso di violazione inconsapevole, si è soggetti a responsabilità civile per il risarcimento dei danni. Come aspetto specifico del contesto canadese, è strategicamente importante che anche le aziende giapponesi si impegnino nella marcatura dei prodotti e nella loro diffusione, in modo da non lasciare alcuna scappatoia per invocare la mancanza di intenzionalità.

Prescrizione e termini di preclusione: per quanto riguarda la violazione dei diritti di disegno o modello in Canada, la legge stabilisce che non sia possibile ottenere un risarcimento per le violazioni avvenute più di tre anni prima della data della violazione. Si tratta di una forma di prescrizione, che implica che sia possibile richiedere il risarcimento dei danni solo per i fatti avvenuti nei tre anni precedenti l’avvio del procedimento.Pertanto, se, una volta individuata la violazione, si adotta un atteggiamento troppo dilatorio, si perderà il diritto di rivendicare i danni relativi alle violazioni precedenti. Ecco perché è necessario esercitare tempestivamente i propri diritti.In Giappone, il diritto al risarcimento dei danni basato su un illecito civile ai sensi del Codice Civile ha un termine di prescrizione di tre anni (esteso a cinque anni con la riforma del Codice Civile del 2020), e si ritiene che la violazione dei diritti di disegno o modello sia soggetta alle stesse disposizioni. Inoltre, in Giappone, per i reati perseguibili d’ufficio è previsto un termine di sei mesi per la denuncia. In Canada, invece, non essendo prevista una sanzione penale, si può affermare che sia espressamente stabilito un termine di prescrizione civile di tre anni.

Esistenza o meno di sanzioni penali: in Canada non esistono disposizioni che prevedano sanzioni penali per la violazione dei diritti di design. Il diritto di design è un diritto esclusivamente civile e non è considerato un reato che possa essere perseguito dalla polizia o dal pubblico ministero. Di conseguenza, le sanzioni a carico del trasgressore si limitano al risarcimento dei danni in sede civile; non sono previste pene detentive né ammende.Sebbene ciò valga non solo per il Canada ma anche per molti altri paesi, tra cui gli Stati Uniti, si tratta di una differenza significativa rispetto al Giappone. In Giappone, infatti, la violazione del diritto di disegno o modello può essere soggetta a sanzioni penali.L’articolo 69 della legge giapponese sui disegni e modelli prevede che a chi abbia violato un diritto di disegno o modello o un diritto di sfruttamento esclusivo possa essere inflitta «una pena detentiva fino a 10 anni o una multa fino a 10 milioni di yen (o entrambe)».Esiste inoltre una disposizione di doppia punibilità secondo cui, qualora una persona giuridica abbia indotto un proprio dipendente a commettere un atto di violazione, alla persona giuridica stessa può essere inflitta una multa (fino a 300 milioni di yen). Pertanto, mentre in Giappone la violazione grave dei diritti di disegno o modello costituisce un reato grave passibile di denuncia penale, in Canada sono previsti esclusivamente rimedi civili.Pertanto, quando si affronta una violazione in Canada, è necessario tenere presente che l’azione civile costituisce l’unico strumento a disposizione e che, in linea di principio, non sussistono opzioni di natura penale (ad esempio, la denuncia alla polizia).

9. Esistenza o meno di un sistema di sequestro amministrativo

Sistema amministrativo di sequestro da parte delle autorità doganali: il sistema canadese in materia di disegni e modelli non prevede un meccanismo di sequestro dei prodotti contraffatti da parte delle autorità amministrative. Ad esempio, per quanto riguarda i diritti di marchio, esiste un sistema che consente alle autorità doganali (Agenzia dei servizi di frontiera del Canada) di sequestrare i prodotti contraffatti; tuttavia, per quanto riguarda i diritti di disegno e modello, attualmente non è previsto dalla legge alcun sistema di sequestro delle importazioni da parte delle autorità doganali.Né la legge canadese sui disegni e modelli né la legge doganale contengono disposizioni che consentano alle autorità doganali di sequestrare d’ufficio le merci sulla base di un diritto di disegno o modello. Di conseguenza, anche qualora venissero importati dall’estero prodotti che violano un disegno o modello, le autorità doganali non possono bloccarli in quanto prodotti che violano la proprietà intellettuale, e il titolare del diritto deve provvedere autonomamente, ad esempio mediante un’azione civile. Si tratta di un aspetto che richiede particolare attenzione da parte delle imprese giapponesi.Anche qualora sul mercato canadese affluissero prodotti contraffatti, non esistendo un sistema che consenta di presentare denuncia alle dogane per ottenere un blocco amministrativo come avviene in Giappone, è necessario ricorrere a misure quali l’ottenimento diretto di un’ordinanza inibitoria da parte del tribunale e la sua presentazione all’importatore per ottenere il blocco delle importazioni.

Interventi di polizia e simili: come già menzionato, in Canada la violazione dei disegni e modelli non costituisce reato, pertanto la polizia non svolge indagini né procede a smantellamenti. Poiché in materia di disegni e modelli non vi è alcun coinvolgimento pubblico né sul piano amministrativo né su quello penale, si deve fare affidamento al 100% su mezzi di autotutela di natura civile (azioni legali o richieste di ingiunzione).Il titolare del diritto di disegno o modello non ha altra scelta che monitorare autonomamente il mercato e, qualora individuasse prodotti contraffatti, intraprendere azioni civili. Anche il CIPO (Ufficio canadese della proprietà intellettuale) ha dichiarato espressamente che «non effettua attività di monitoraggio del mercato né di esercizio dei diritti», pertanto è necessario che sia il titolare stesso ad agire in modo proattivo.

Situazione in Giappone: al contrario, in Giappone esiste un sistema amministrativo di repressione delle contraffazioni. L’Amministrazione doganale giapponese (Agenzia delle Dogane) applica un sistema di richiesta di blocco delle importazioni non solo per i marchi e i diritti d’autore, ma anche per i brevetti e i disegni e modelli.Il titolare del diritto di disegno o modello può presentare al direttore della dogana una richiesta di blocco delle merci importate sospettate di violazione sulla base del proprio diritto di disegno o modello. La dogana sorveglia le merci importate sulla base di tale segnalazione e, in caso di sospetta violazione dei diritti, ne sospende lo sdoganamento; dopo aver ascoltato le osservazioni sia del titolare del diritto che dell’importatore, adotta misure quali la confisca o la distruzione.Grazie a tali misure di controllo alla frontiera, in Giappone l’amministrazione svolge un ruolo nel prevenire, in una certa misura, la circolazione di prodotti contraffatti. Inoltre, poiché in Giappone la violazione del diritto di disegno o modello è soggetta a sanzioni penali, è possibile perseguire i contraffattori recidivi attraverso un procedimento penale che prevede la presentazione di una denuncia alla polizia, seguita da un’indagine, dal rinvio a giudizio e dall’incriminazione.

In sintesi, si presenta un quadro contrastante: in Giappone è possibile il controllo da parte dell’amministrazione (dogana) e della polizia giudiziaria, mentre in Canada non esistono misure di controllo pubbliche né amministrative né penali.Le imprese giapponesi, qualora si verifichino problemi relativi a prodotti contraffatti in Canada, devono elaborare strategie locali tenendo conto del fatto che non possono fare affidamento sulle dogane né ricorrere a procedimenti penali, ma devono affrontare la questione in sede civile con le proprie forze.Ad esempio, è indispensabile adottare una strategia incentrata sul contenzioso civile, come l’invio di lettere di diffida agli operatori dei principali porti o l’ottenimento tempestivo di provvedimenti cautelari nell’ambito di un’azione civile da utilizzare per bloccare le importazioni. È necessario riconoscere che il contesto di applicazione della legge è diverso da quello giapponese e adottare misure operative adeguate in collaborazione con avvocati locali.

10. Rapporto con il sistema dell’Aia (possibilità di deposito di domande internazionali, documenti necessari, aspetti procedurali da tenere in considerazione)

Possibilità di presentare una domanda di registrazione internazionale: il Canada ha aderito all’Accordo dell’Aia modificato di Ginevra (Hague Agreement) il 5 novembre 2018; è pertanto possibile presentare una domanda internazionale avvalendosi del sistema di registrazione internazionale dei disegni e modelli dell’Aia.In altre parole, le imprese giapponesi possono avviare la procedura per l’ottenimento del diritto di disegno o modello senza dover presentare direttamente una domanda in Canada, purché presentino alla WIPO un’unica domanda di registrazione internazionale di disegno o modello in lingua inglese o francese e selezionino il Canada come paese designato.Nella domanda di registrazione ai sensi dell’Accordo dell’Aia è possibile registrare fino a un massimo di 100 disegni o modelli in un’unica domanda (purché tutti rientrino nella stessa classe della classificazione di Locarno); lo stesso vale quando si designa il Canada. Ad esempio, è possibile presentare una domanda internazionale che raggruppi 10 modelli di mobili appartenenti alla stessa classe, designando contemporaneamente il Canada, l’Unione Europea e gli Stati Uniti.Includendo il Canada tra i paesi designati, il CIPO riceverà una copia della registrazione internazionale, che verrà trattata come una domanda canadese.

Documenti e informazioni necessari: i requisiti della domanda internazionale di L'Aia sono stabiliti dalle norme internazionali e comprendono, in linea di massima, il nome e l’indirizzo del richiedente, i disegni o le fotografie del disegno o modello (almeno uno per ciascun disegno o modello), la denominazione del prodotto (indicata in relazione alla classificazione di Locarno), i paesi designati e le tasse previste.Non vi sono documenti aggiuntivi da presentare specificatamente quando si designa il Canada. Ad esempio, non sono necessari né una procura né le informazioni relative a un rappresentante locale (al momento della domanda internazionale è sufficiente il rappresentante presso l’OMPI). Qualora un’azienda giapponese intenda avvalersi della domanda internazionale, è necessario espletare le procedure in inglese o in francese (oppure in spagnolo); tuttavia, è possibile presentare la domanda di L’Aia anche tramite l’Ufficio giapponese dei brevetti.Per quanto riguarda i disegni e le fotografie necessari, è auspicabile prepararli in modo che soddisfino gli standard di ciascun paese designato (ad esempio, risoluzione e numero di angolazioni). Nel caso della designazione del Canada, come già menzionato, gli standard sono flessibili (è sufficiente un minimo di un disegno), ma è prassi comune prepararli tenendo conto anche di altri paesi (ad esempio, gli Stati Uniti richiedono solo disegni al tratto).

Fasi procedurali: una volta che la domanda internazionale ha superato l’esame di forma presso l’OMPI ed è stata registrata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale, tali informazioni vengono trasmesse agli uffici della proprietà intellettuale dei singoli paesi designati.L’Ufficio canadese della proprietà intellettuale (CIPO), una volta ricevuta la copia della registrazione internazionale, effettua un esame di merito, analogamente a quanto avviene per le normali domande nazionali. Il contenuto e i criteri dell’esame sono identici a quelli delle domande nazionali e vertono sulla verifica della novità, della non funzionalità e della chiarezza dei disegni.Qualora sussistano motivi di rigetto, viene notificata al richiedente (titolare), tramite l’OMPI, una «Notifica di rigetto» (Notification of Refusal). A tale notifica è allegata una relazione di esame redatta dal CIPO, nella quale vengono indicati i motivi specifici del rigetto (ad esempio, «disegni poco chiari» o «somiglianza con un disegno o modello anteriore», ecc.).

Il richiedente è tenuto a rispondere direttamente al CIPO in merito a tali motivi di rifiuto. Anche nel caso di una domanda internazionale, poiché le regole prevedono che la risposta all’esame di ciascun Paese avvenga a livello nazionale, per il rifiuto canadese è il richiedente stesso o un agente locale a presentare al CIPO una memoria difensiva o una correzione. Il termine per la risposta è, in linea di principio, di tre mesi dalla data di notifica.Nella maggior parte dei casi, a causa delle barriere linguistiche e dei sistemi giuridici, risulta più pratico affidare la gestione della pratica a un agente locale canadese. Dopo la risposta, l’esaminatore procede a un riesame e, se la questione viene risolta, viene notificata tramite l’OMPI la **Dichiarazione di concessione della protezione (Statement of Grant of Protection)**.Qualora la domanda non venga accolta fino alla fase finale, si configurerà un rifiuto definitivo (Refusal)** e la domanda (la parte relativa alla designazione del Canada nella registrazione internazionale) sarà definitivamente respinta. In caso di rifiuto definitivo, la registrazione internazionale rimarrà valida per gli altri paesi, mentre solo la parte relativa alla designazione del Canada risulterà nulla.

Registrazione e nascita del diritto: qualora la domanda presentata tramite la Convenzione dell’Aia venga registrata in Canada, il CIPO emette una Dichiarazione di concessione della protezione (Statement of Grant of Protection) e la invia all’OMPI. Tale data costituisce la data di registrazione in Canada e segna la nascita del diritto.Nel registro della registrazione internazionale dell’Aia viene inoltre annotato che il Canada ha concesso la protezione. Il contenuto dei diritti è identico a quello della domanda nazionale e viene assegnato un numero di registrazione canadese corrispondente al numero di registrazione internazionale. Si noti che, poiché nella domanda presentata tramite la Convenzione dell’Aia la pubblicazione è già avvenuta nel Bollettino internazionale, non vi è alcuna pubblicazione specifica in Canada (la notifica funge direttamente da avviso di registrazione).

Durata e rinnovo: anche la durata del diritto di disegno o modello canadese ottenuto tramite la Convenzione dell’Aia è, come per la domanda nazionale, di 15 anni a decorrere dalla data di deposito (data di registrazione internazionale).È garantita una durata minima di 10 anni a partire dalla data di registrazione. Il sistema delle spese di mantenimento è leggermente particolare: mentre la registrazione internazionale di L’Aia deve essere mantenuta in vigore versando una tassa di rinnovo alla WIPO ogni 5 anni, per quanto riguarda il Canada, una volta pagata la tassa di rinnovo per i primi 5 anni, non saranno più necessarie ulteriori tasse di mantenimento canadesi.Nello specifico, se entro cinque anni dalla data di registrazione internazionale si versa una volta la tassa di rinnovo alla WIPO per mantenere in vigore la registrazione internazionale, la tassa di mantenimento per il quinto anno dovuta al CIPO viene considerata inclusa in tale pagamento e, da quel momento in poi, non è necessario versare ulteriori importi al Canada fino al quindicesimo anno.Tuttavia, è necessario continuare a versare alla WIPO la tassa di rinnovo della registrazione internazionale ogni cinque anni (al decimo, al quindicesimo anno e così via); per quanto riguarda la quota relativa al Canada, dopo il primo pagamento essa sarà pari a zero o di importo estremamente esiguo. A questo proposito, poiché anche tramite la Convenzione dell’Aia permangono alcune procedure di gestione e mantenimento, è necessario prestare la massima attenzione alla gestione delle scadenze di rinnovo.

Aspetti procedurali da tenere presenti: tra gli aspetti da considerare quando un’azienda giapponese presenta una domanda di registrazione ai sensi della Convenzione dell’Aia con designazione del Canada, vi è innanzitutto la necessità di soddisfare i requisiti relativi ai disegni e alle immagini in base a ciascun paese designato. Il Canada offre un’ampia libertà nella forma dei disegni, ma se, ad esempio, nella stessa domanda di registrazione ai sensi della Convenzione dell’Aia si designa anche gli Stati Uniti, vi sono requisiti più rigorosi, come l’ammissibilità esclusiva dei disegni al tratto. Pertanto, è prassi comune redigere i disegni in conformità con i requisiti più rigorosi tra quelli previsti dai vari paesi.In secondo luogo, poiché il **termine di risposta (3 mesi)** in caso di motivi di rigetto in Canada è relativamente breve, è necessario contattare tempestivamente un agente locale per elaborare le contromisure. Sebbene nelle domande di registrazione ai sensi della Convenzione dell’Aia non sia necessario un agente locale al momento del deposito, la sua presenza diventa quasi indispensabile nella fase di risposta al rigetto; pertanto, è consigliabile assicurarsi in anticipo un agente canadese di fiducia.

Inoltre, per quanto riguarda le domande collettive di disegni e modelli, mentre nelle domande nazionali canadesi non erano ammesse varianti diverse da quelle specificate, tramite la Convenzione dell’Aia vengono trattate collettivamente anche forme di design diverse, purché rientrino nella stessa classe.Il CIPO esamina ciascun disegno o modello singolarmente e, se non vi sono problemi, li registra tutti; se invece vi sono problemi solo per alcuni di essi, invia una notifica di rigetto limitata esclusivamente a quei disegni o modelli. Pertanto, il richiedente deve essere consapevole del fatto che potrebbe essere necessario rispondere a un rigetto per ciascuno dei disegni o modelli inclusi nella domanda collettiva. Se necessario, si può anche valutare la possibilità di suddividere la registrazione internazionale (suddivisione dei diritti designabili) per far fronte alla situazione.

Infine, poiché anche il Giappone è già uno Stato membro della Convenzione dell’Aia, l’ottenimento di un disegno o modello in Canada tramite tale Convenzione rappresenta un’opzione valida per le imprese giapponesi.Rispetto alla modalità di deposito diretto in Canada (domanda nazionale tramite la Convenzione di Parigi), i vantaggi dell’utilizzo della Convenzione dell’Aia includono la possibilità di gestire contemporaneamente le procedure in più paesi e di amministrarle in modo centralizzato con un’unica domanda, nonché la gestione unificata dei tempi di pubblicazione dei disegni e modelli. D’altra parte, gli svantaggi risiedono nel fatto che, in caso di opposizione, potrebbero comunque sorgere spese per i rappresentanti legali nei singoli paesi e che le tasse di deposito internazionale potrebbero risultare elevate.Se si intende registrare il disegno o modello esclusivamente in Canada, è possibile presentare una domanda diretta; tuttavia, se si desidera ottenere la protezione anche in altri paesi, è più conveniente ricorrere alla Convenzione dell’Aia. In entrambi i casi, poiché esistono differenze significative rispetto al sistema giapponese in materia di disegni e modelli (ad esempio, le scadenze per il pagamento delle tasse di mantenimento e la durata dei diritti), è fondamentale adottare le misure pratiche appropriate tenendo conto dei punti illustrati nel presente rapporto.

Tabella comparativa con il sistema giapponese dei disegni e modelli

Nella tabella seguente sono riassunte le principali differenze tra il sistema giapponese dei disegni e modelli e quello canadese. Oltre alle differenze istituzionali, sono riportate anche le precauzioni da osservare nella pratica.

* Le indicazioni tra [ ] nella tabella riportano la fonte. I numeri degli articoli della normativa giapponese sono stati riportati a titolo di riferimento.

Come sopra indicato, esistono alcune differenze significative tra i sistemi di protezione dei disegni e modelli del Canada e del Giappone per quanto riguarda la durata della protezione, l’oggetto della protezione e i mezzi di esercizio dei diritti. In particolare, poiché in Canada la durata della protezione è più breve rispetto al Giappone e i mezzi di applicazione a livello amministrativo e penale sono limitati, le aziende giapponesi devono prestare particolare attenzione nell’elaborazione delle strategie di valorizzazione dei propri diritti in Canada.Ad esempio, poiché in Canada il diritto di disegno o modello scade anticipatamente, è opportuno gestire il ciclo di vita del design del prodotto partendo da presupposti diversi rispetto al Giappone; per quanto riguarda le contromisure contro le imitazioni, è necessario agire rapidamente tenendo presente l’inibitoria civile.Inoltre, già nella fase di deposito della domanda, è necessario adottare misure quali il deposito in blocco di disegni e modelli con varianti e prepararsi al fatto che non è possibile presentare domande successive, come nel caso dei disegni e modelli correlati in Giappone. In sintesi, si può affermare che sia fondamentale comprendere correttamente il sistema canadese e adottare una strategia in materia di proprietà intellettuale che, pur basandosi sull’esperienza giapponese, sia adeguata alle norme locali.

Fonti e bibliografia

• Canadian Intellectual Property Office (CIPO) – Industrial Designs Guide (Guida ai disegni e modelli dell’Ufficio canadese della proprietà intellettuale) e altre linee guida
  ufficiali sul sistema canadese dei disegni e modelli. Il documento illustra in modo esaustivo la definizione di disegno o modello, i requisiti di registrazione, le fasi dalla domanda alla registrazione e al mantenimento, nonché la conformità al sistema dell’Aia.

• Marks & Clerk – Insights into Designs Laws and Regulations: Canada – Domande e risposte sulla legislazione canadese in materia di disegni e modelli a cura dello studio
  internazionale di proprietà intellettuale Marks & Clerk (ICLG Design Law, edizione 2023). I punti pratici, quali il periodo di grazia, l’assenza di necessità di una procura, i rimedi in caso di violazione e i motivi di nullità, sono organizzati in formato domanda e risposta.

• Ordine dei Patentisti del Giappone (JPAA) – Panoramica della legge sui disegni e modelli e punti salienti della riforma. Articolo di approfondimento sul sistema
  giapponese dei disegni e modelli. Illustra l’estensione della durata a 25 anni introdotta dalla riforma del 2019, l’introduzione della domanda collettiva per più disegni e modelli e il potenziamento del sistema dei disegni e modelli correlati, fornendo un utile riferimento per il confronto tra il sistema giapponese e quelli stranieri.

• Taketo Nasu, “Industrial design law in Japan” (2024)
  . Saggio sulla legge giapponese sui disegni e modelli contenuto in un volume sul diritto dei disegni e modelli pubblicato da Edward Elgar. Si fa riferimento ai rimedi civili e penali in caso di violazione dei diritti sui disegni e modelli in Giappone, nonché alle misure doganali.

• Legge giapponese sui disegni e modelli (traduzione in inglese) (Japanese Design Act, translated)
  . Testo ufficiale della traduzione in inglese della legge giapponese sui disegni e modelli (Japanese Law Translation del Ministero della Giustizia). Si rimanda in particolare alle disposizioni relative alle sanzioni penali di cui all’articolo 69.

• Legge e regolamenti sul design industriale del Canada (Industrial Design Act and Regulations, Canada)
  Legge federale canadese «Legge sul design industriale» e relativi regolamenti di attuazione. Testo originale contenente la definizione di novità, la disposizione relativa all’esclusione dei limiti indicati da linee tratteggiate (Regulations 3(3)) e la durata del diritto di design.

• Sistema dell’Aia dell’OMPI – Guida alla registrazione
  internazionale (WIPO Hague System – Guide to International Registration). Guida al Sistema dell’Aia dell’OMPI. Fornisce informazioni di base sugli aspetti da considerare al momento della designazione a seguito dell’adesione del Canada, nonché sulle procedure di rinnovo.

• DLA Piper – Disegni e modelli industriali: una forma meno nota di protezione
  della proprietà intellettuale Articolo dello studio legale DLA Piper sui disegni e modelli industriali in Canada. Si accenna in modo conciso alla limitazione dell’ambito di protezione mediante linee tratteggiate nei disegni e ai punti chiave per lo sfruttamento del diritto di disegno o modello.

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