Se si utilizza un disegno di personaggio creato personalmente, non dovrebbero esserci problemi. Tuttavia, nella realtà aziendale, capita spesso di affidare la realizzazione del disegno a terzi. In tali casi, è necessario chiarire con precisione i diritti relativi al disegno del personaggio. In caso contrario, potrebbero verificarsi controversie anche se si è ottenuta la registrazione del marchio.
Indice
Abbiamo consigliato di registrare il marchio quando si sviluppa un’attività commerciale basata su un personaggio (si veda l’articolo seguente).
Se si utilizza un design di un personaggio creato autonomamente, non dovrebbero sorgere problemi. Tuttavia, nella pratica commerciale, è piuttosto frequente affidare la creazione del design a terzi. In tali casi, è necessario chiarire con precisione i rapporti di titolarità relativi al design del personaggio. In caso contrario, anche se si è ottenuta la registrazione del marchio, potrebbero verificarsi controversie.
In occasione dei festeggiamenti per il 400° anniversario della costruzione del Castello di Hikone, la città di Hikone ha indetto un concorso per la creazione di un personaggio simbolico. Nel bando di concorso era specificato che tutti i diritti relativi al personaggio selezionato (compresi i diritti d’autore) sarebbero stati di proprietà del Comitato esecutivo dei festeggiamenti per il 400° anniversario (successivamente ceduti alla città di Hikone).Il personaggio selezionato era raffigurato come un adorabile gatto bianco con un elmo. Esatto, si tratta proprio del ben noto Hikonyan. Una volta ottenuto il trasferimento dei diritti d’autore, la città di Hikone ha registrato il personaggio selezionato come marchio (registro dei marchi n. 5104692).
Tuttavia, l’autore di Hikonyan ha avviato una mediazione civile nei confronti della città di Hikone e del Comitato Esecutivo, chiedendo la cessazione dell’uso dell’illustrazione. Come mai si è verificata una controversia di questo tipo, nonostante fossero state regolate le questioni relative ai diritti d’autore e fosse stata completata la registrazione del marchio?
Il diritto d’autore è un insieme di diritti (diritti derivati). Tra questi figurano il diritto di copiare liberamente un’opera, il diritto di modificarne il contenuto, il diritto di caricarla su Internet e così via; ciascuno di essi esiste come diritto distinto, quali il diritto di riproduzione, il diritto di adattamento e il diritto di trasmissione al pubblico.Ad esempio, è possibile definire una gestione dei diritti del tipo: «È consentito copiare liberamente, ma non viene concesso il diritto di caricare l’opera su Internet».
Importante: tra i diritti derivati, il diritto di modificare il contenuto dell’opera (diritto di adattamento) riveste un’importanza particolare; esiste infatti una disposizione secondo cui, a meno che nel contratto non sia espressamente indicata una clausola che autorizzi la modifica del contenuto, il diritto di adattamento rimane al cedente (spesso l’autore dell’illustrazione) (articolo 61, comma 2, della Legge sul diritto d’autore).
D’altra parte, oltre al diritto d’autore (diritti derivati), esistono i diritti morali dell’autore. Essi sono costituiti dai seguenti tre diritti:
Diritto all’integrità dell’opera
Il diritto a impedire che il contenuto venga modificato senza autorizzazione
Diritto di pubblicazione
Il diritto a impedire che l’opera venga pubblicata senza il proprio consenso
Diritto all’indicazione del nome dell’autore
Il diritto di indicare il nome dell’autore
Nota: tali diritti non sono trasferibili. In altre parole, anche in caso di cessione dei diritti d’autore, i diritti morali rimangono all’autore dell’illustrazione (l’autore).
Torniamo al caso Hikonyan. In questo caso, sebbene lo statuto prevedesse che «tutti i diritti di proprietà (diritti d’autore) e di altro tipo spettassero al Comitato esecutivo del 400° anniversario», non era presente alcuna disposizione relativa al diritto di adattamento o all’atto di modificare il contenuto.L’autore dell’illustrazione ha sostenuto che i diritti d’autore ceduti riguardavano esclusivamente le tre tipologie di illustrazioni specificate, senza autorizzare la creazione di illustrazioni con pose diverse né la realizzazione di costumi o peluche (in altre parole, il diritto di adattamento non era stato ceduto), dando così origine a una controversia.
Le tre tipologie di illustrazioni oggetto della cessione
Posa in cui il personaggio sta saltando
Posa seduta
Posa con la spada brandita
Inoltre, nonostante l’illustrazione originale fosse priva di coda, il peluche realizzato dalla città di Hikone ne era dotato; ciò è stato considerato una modifica arbitraria del contenuto dell’opera protetta, in violazione del diritto alla tutela dell’integrità dell’opera, e pertanto è stata presentata una richiesta di conciliazione.
Nel caso «Hikonyan», la controversia è scaturita proprio dalla mancanza di chiarezza nella gestione dei diritti d’autore. Alla luce di questo caso, quando si affida la progettazione di un personaggio a terzi, si prega di prestare attenzione ai seguenti punti nel contratto di cessione dei diritti d’autore relativi a tale progetto.
Se non si specifica chiaramente che il diritto di adattamento, che costituisce uno dei diritti derivati, viene ceduto, sussiste il rischio che insorga una controversia, come nel caso di Hikonyan. In tale occasione, si raccomanda di chiarire anche la gestione dei diritti relativi alle opere modificate (illustrazioni con pose diverse, peluche, ecc.; giuridicamente denominate «opere derivate»).
Punto chiave: specificare chiaramente che i diritti di adattamento e quelli relativi alle opere derivate spettino al cessionario
I diritti morali dell’autore non sono cedibili. Tuttavia, è possibile evitare l’esercizio di tali diritti specificando nel contratto l’impegno a non esercitarli.
Tuttavia, dal punto di vista dell’autore del character design, un contratto di questo tipo può comportare l’impossibilità di sollevare qualsiasi obiezione anche in caso di modifiche particolarmente gravi, rendendolo quindi difficile da accettare.
Raccomandazione: in linea di principio, pur prevedendo la non esercitazione dei diritti morali, è opportuno stabilire che, in caso di modifiche quali la correzione o l’elaborazione del design del personaggio, sia necessaria l’autorizzazione del creatore del design (autore), in modo da consentire un certo grado di controllo sull’opera.
In ogni caso, qualora il creatore del character design e l’utilizzatore siano persone diverse, è fondamentale che vi sia comunicazione e compromesso tra le parti, affinché nessuna delle due subisca svantaggi e l’attività commerciale possa procedere senza intoppi.
A titolo di esempio, nel caso di Hikonyan, alla fine si è giunti a un accordo secondo cui le pose diverse di Hikonyan sarebbero state create dall’autore stesso.
Si noti inoltre che il diritto di marchio non si applica solo all’immagine identica, ma si estende anche alle immagini simili (ambito di somiglianza). Sebbene si preveda che un personaggio possa assumere varie pose, non è necessario registrare come marchio tutte queste pose. È sufficiente registrare come marchio una delle pose standard; le altre pose rientreranno nell’ambito di somiglianza e saranno quindi tutelate.
Per quanto riguarda il design dei personaggi, si raccomanda di procedere alla registrazione del marchio solo dopo aver gestito correttamente gli aspetti relativi al diritto d’autore, in modo da garantirne un utilizzo commerciale senza intoppi. Il nostro studio offre anche consulenza in materia di diritto d’autore. Non esitate a contattarci per qualsiasi dubbio.
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AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale
Assiste i clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di opposizione e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali IA, IoT, Web3 e FinTech. Membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).