Si fornirà una panoramica completa del sistema dei marchi del Bangladesh, destinata ai professionisti del settore della proprietà intellettuale. Il documento offrirà una sintesi che copre l’intero sistema, dalla domanda alla registrazione, passando per la durata della protezione, le opposizioni, il rinnovo, l’eventuale necessità di fornire prove di uso e il rapporto con il sistema delle domande internazionali.

Definizione di marchio e ambito dei segni registrabili

La legge sui marchi del Bangladesh (Trademarks Act, 2009) fornisce una definizione ampia di «marchio (mark)», includendo qualsiasi segno che indichi la provenienza di prodotti o servizi.Nello specifico, sono registrabili come marchi tutti i segni dotati di carattere distintivo, quali lettere, parole, denominazioni, figure, simboli, loghi, numeri, combinazioni di colori e combinazioni di tali elementi. Sono registrabili anche i marchi di servizio, i marchi collettivi e i marchi di certificazione; la normativa del Bangladesh si applica infatti non solo ai marchi di prodotti, ma anche al settore dei servizi.Inoltre, anche i marchi non tradizionali, quali le forme tridimensionali, i suoni o gli odori, pur non essendo espressamente disciplinati dalla legge, possono rientrare nella categoria degli «altri segni distintivi»; pertanto, nella pratica, la registrazione è considerata possibile qualora venga riconosciuta la loro capacità distintiva.

D’altra parte, esistono anche marchi la cui registrazione è vietata dalla legge. Sono inclusi i segni osceni o indecenti che violano l’ordine pubblico e il buon costume, i segni il cui uso violi la normativa vigente, i segni che potrebbero indurre in errore terzi (ad esempio, quelli che causano confusione o errore di identificazione riguardo alla qualità o alla provenienza dei prodotti),i segni che potrebbero offendere i sentimenti religiosi dei cittadini, nonché i segni identici o simili a segni pubblici quali bandiere nazionali, stemmi o emblemi di organizzazioni intergovernative (compresi quelli utilizzati senza autorizzazione legittima) non sono ammessi alla registrazione.Inoltre, i marchi descrittivi che indicano direttamente la qualità o l’efficacia dei prodotti o dei servizi, i marchi costituiti esclusivamente da nomi comuni o denominazioni geografiche, nonché le abbreviazioni di uso comune, non sono in linea di principio registrabili in quanto privi di carattere distintivo; tuttavia, la registrazione può essere concessa qualora tali marchi siano stati riconosciuti dai clienti a seguito di un uso pluriennale (acquisizione del carattere distintivo).Il Bangladesh adotta il principio del «primo a depositare» (first to file) e il diritto di marchio sorge solo con la registrazione; tuttavia, anche i marchi non registrati che sono diventati notori come indicazioni di prodotti o attività commerciali di terzi possono essere tutelati in base alla dottrina della concorrenza sleale (passing-off).Per quanto riguarda i marchi notori, anche se non registrati, la protezione può estendersi in caso di opposizione o di azioni legali per violazione, e il sistema consente di impedire l’uso illecito da parte di terzi.

Procedura di deposito (documenti necessari, lingua, rappresentante, costi)

La domanda di registrazione del marchio va presentata all’Ufficio Brevetti, Disegni e Modelli e Marchi (DPDT), che fa capo al Ministero dell’Industria.Il richiedente può essere sia una persona fisica che una persona giuridica, con sede in Bangladesh o all’estero; tuttavia, qualora la domanda venga presentata da un’impresa straniera o da un non residente, è necessario nominare un agente di marchi (avvocato) locale. Anche nel caso di domande nazionali, data la specificità della procedura, è prassi comune affidarsi a un consulente in materia di brevetti o a un avvocato. I documenti e le informazioni necessari per la domanda sono i seguenti.

• Modulo di domanda (modello prestabilito): si devono indicare le informazioni di base, quali il nome e l’indirizzo del richiedente (nel caso di persone giuridiche, i dati di registrazione), i dettagli del marchio (denominazione e tipo) e le classi dei prodotti e dei servizi per cui si richiede la registrazione. Si utilizza il modulo TM-1; qualora la domanda venga presentata tramite un rappresentante, occorre allegare anche il modulo di procura TM-10.

• Esemplare del marchio: si deve presentare un’immagine del marchio (in formato JPEG o PNG). Le dimensioni del foglio e le modalità di allegamento sono stabilite dal regolamento; l’esemplare del marchio, ben nitido, va apposto nell’apposito spazio del fascicolo di domanda.Qualora il marchio contenga caratteri in una lingua diversa dal bengalese o dall’inglese, è necessario allegarne la traduzione e la traslitterazione (trascrizione fonetica in kana), specificando chiaramente di quale lingua si tratti. Qualora il marchio includa, ad esempio, l’immagine di una persona, è richiesta anche una dichiarazione di consenso da parte dell’interessato.

• Elenco dettagliato dei prodotti e dei servizi: si descrivono in modo specifico i prodotti o i servizi per i quali si intende utilizzare il marchio, organizzandoli per ciascuna classe della classificazione di Nizza. In Bangladesh, come illustrato di seguito, vige il principio «una domanda per una classe»; pertanto, per gli articoli appartenenti a classi diverse è necessario presentare domande separate.

• Documenti relativi alla rivendicazione del diritto di priorità (se del caso): qualora si intenda rivendicare il diritto di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi, la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data della prima domanda e occorre indicare il Paese di priorità, la data di deposito e altri dati specifici negli appositi campi del modulo di domanda. Se necessario, si dovrà presentare una copia autenticata della domanda estera (documento di prova).

• Prova di pagamento delle tasse: al momento del deposito della domanda, si dovrà versare la tassa ufficiale prevista e presentare la relativa ricevuta o, in caso di pagamento online, il numero di conferma dell’avvenuto pagamento. Una volta effettuato il pagamento, verrà registrato il deposito della domanda e verrà assegnato il numero di domanda.

• Procura (Power of Attorney): qualora la domanda venga presentata tramite un rappresentante, è necessario presentare una procura firmata dal richiedente. Non è richiesta l’autenticazione (è sufficiente la firma), ma è obbligatorio apporre una marca da bollo del Bangladesh (del valore di 1.000 BDT).

La domanda può essere redatta in bengalese o in inglese. Il modulo di domanda è generalmente disponibile in inglese e le imprese straniere presentano solitamente la domanda in tale lingua. Qualora la denominazione del marchio includa altre lingue, è necessaria una traduzione, come indicato in precedenza.

Le tariffe sono definite in dettaglio dal regolamento di attuazione della legge sui marchi; per ogni domanda sono previste le seguenti spese amministrative (dati aggiornati al 2025):

• Tassa di deposito: 5.000 BDT (per ogni classe). Poiché in Bangladesh è possibile designare una sola classe per ogni domanda, qualora il marchio ricada in più classi è necessario presentare una domanda per ciascuna di esse (con un addebito di 5.000 taka per ogni domanda).

• Tassa di pubblicazione nel Bollettino: 3.000 BDT. Si tratta della spesa per la pubblicazione nel Bollettino dei marchi (Gazzetta ufficiale) in caso di esito positivo dell’esame.

• Tassa di registrazione: 20.000 BDT. Si tratta della tassa da versare al momento del rilascio del certificato di registrazione.

A tali spese amministrative si applica separatamente l’imposta sul valore aggiunto (IVA) del 15%. Pertanto, il costo totale delle spese amministrative per il completamento della registrazione di un marchio in una classe è stimato in circa 28.000 BDT (circa 50.000–60.000 yen, circa 300 USD).Si noti inoltre che, qualora si ricorra a un agente, a ciò si aggiungono le spese di agenzia (a seconda dell’incarico, secondo quanto riportato, l’importo varia generalmente da 400 a 800 USD dalla presentazione della domanda alla registrazione).

Attualmente, la presentazione della domanda tramite consegna cartacea presso lo sportello del DPDT costituisce la modalità ufficiale. Sebbene sia stato introdotto anche un sistema di deposito online, esso non è ancora completamente operativo e, in alcuni casi, dopo la presentazione della domanda online potrebbe essere richiesta la consegna di documenti cartacei. Pertanto, per garantire la massima sicurezza, è necessario procedere con la presentazione e le formalità in formato cartaceo.

Sistema di classificazione dei marchi (stato di adozione della Classificazione di Nizza)

Il Bangladesh adotta nella pratica la Classificazione di Nizza (11ª edizione) per la classificazione dei marchi. Sebbene non sia ufficialmente aderente alla Convenzione di Nizza, al momento della presentazione della domanda i prodotti e i servizi designati devono essere classificati secondo le 45 classi della Classificazione di Nizza, riconosciuta a livello internazionale.Nello specifico, le classi da 1 a 34 corrispondono ai prodotti, mentre le classi da 35 a 45 corrispondono ai servizi. Nel modulo di domanda è presente una sezione in cui indicare le classi di Nizza ed è possibile consultare la tabella di Nizza aggiornata sul sito web del DPDT.

È importante sottolineare che in Bangladesh non sono ammesse le domande multiclasse (che coprono più classi in un’unica domanda).In una singola domanda è possibile designare una sola classe; qualora si intenda richiedere una protezione che abbracci più classi, è necessario presentare domande separate per ciascuna classe. Ad esempio, se si desidera proteggere un marchio sia nella classe 9 che nella classe 42, sarà necessario presentare due domande distinte. Di conseguenza, le tasse di deposito saranno addebitate per ciascuna classe in base al numero di classi designate (come indicato sopra).

Sebbene il Bangladesh non sia aderente all’Accordo di Nizza, nella pratica segue fedelmente la classificazione internazionale e l’esame dei prodotti e dei servizi designati, nonché la loro denominazione, avviene in conformità con la classificazione di Nizza. Vengono inoltre apportati opportuni adeguamenti all’ultima versione della classificazione, al fine di garantire un’applicazione coerente con gli standard di classificazione internazionali.

Contenuto e modalità dell’esame (motivi di rifiuto assoluti e relativi, durata dell’esame)

In Bangladesh, le domande di registrazione dei marchi sono sottoposte sia a un esame formale che a un esame di merito.In primo luogo, dopo la presentazione della domanda, un esaminatore del DPDT verifica i dati riportati nel modulo di domanda e i documenti allegati, accertando che siano soddisfatti i requisiti formali. In questa fase vengono controllate eventuali omissioni nel modulo di domanda, errori di classificazione, mancanza di documenti necessari e la conferma del pagamento delle tasse; in caso di irregolarità, viene richiesta una rettifica.

Se non vengono riscontrati problemi di forma, si passa alla fase di esame di merito (substantive examination). Nell’esame di merito vengono valutati principalmente i seguenti aspetti.

• Esame dei motivi di rifiuto assoluto: si verifica se il marchio stesso possieda carattere distintivo e non contenga elementi che ne impediscano la registrazione ai sensi di legge.Nello specifico, si valuta se il marchio non sia eccessivamente descrittivo (ovvero se non si tratti di un termine che indichi direttamente la qualità dei prodotti o dei servizi), se non sia un nome generico o un’espressione di uso comune, se non sia privo di carattere distintivo e se non vi sia il rischio di violazione dell’ordine pubblico e dei buoni costumi o di inganno nei confronti di terzi, come menzionato in precedenza. Anche nei casi in cui il carattere distintivo sia debole, la registrazione può essere concessa qualora si riesca a dimostrare l’acquisizione di tale carattere distintivo attraverso l’uso.

• Esame dei motivi di rifiuto relativi: si verifica se il marchio oggetto della domanda non sia fonte di confusione con diritti di marchio esistenti di terzi (ovvero se non sia in conflitto con essi). L’esaminatore effettua una ricerca nel registro dei marchi e tra le domande pendenti, per verificare se non siano già stati registrati marchi identici o simili tali da creare confusione in relazione a prodotti o servizi identici o simili.Nel corso di tale ricerca, la somiglianza in termini di aspetto, pronuncia e significato viene valutata in modo globale. Il Bangladesh, analogamente ad altri paesi, dispone di un sistema di esame d’ufficio anche per quanto riguarda i conflitti con marchi preesistenti (motivi relativi); pertanto, qualora venissero individuati marchi simili, ciò costituirebbe un motivo di rigetto.

Qualora dovessero emergere problemi nel corso dell’esame, il DPDT invierà una comunicazione di esame (office action). Nella notifica dei motivi di rigetto vengono indicati in modo specifico i motivi, quali la mancanza di carattere distintivo, il carattere descrittivo, il rischio di confusione con marchi esistenti o l’inadempienza ai requisiti formali.Il richiedente è tenuto, di norma, a rispondere entro due mesi e deve presentare, entro il termine stabilito, una memoria o una correzione al fine di eliminare i motivi di rigetto. Se necessario, è possibile intervenire limitando l’ambito dei prodotti (correzione) o modificando il disegno del marchio. Qualora sussistano motivi validi, è possibile richiedere una proroga del termine (il regolamento prevede una proroga aggiuntiva di massimo due mesi).

Qualora l’unico problema fosse la collisione con un marchio anteriore di terzi, è talvolta possibile eliminare il rifiuto mediante la presentazione di una lettera di consenso (Letter of Consent).Se viene presentata una lettera di consenso formale in cui il titolare del marchio anteriore dichiara di acconsentire alla registrazione e all’uso del marchio oggetto della domanda, l’esaminatore, tenendo conto di tale documento, può ritirare i motivi di rigetto. La lettera di consenso deve indicare chiaramente il rapporto tra i due marchi e i motivi per cui non sussistono problemi di coesistenza, ed è necessaria la firma del titolare del marchio anteriore.

Sebbene negli ultimi anni i tempi di esame tendano ad allungarsi, in genere si rileva che trascorrano circa 12-14 mesi dalla presentazione della domanda fino all’emissione del risultato del primo esame.Successivamente, dopo aver risolto i motivi di rigetto e completato la procedura di pubblicazione, in casi senza complicazioni il periodo standard complessivo dalla domanda al completamento della registrazione è di circa 18-24 mesi (da un anno e mezzo a due anni). Qualora durante la fase di esame sorgano opposizioni o si rendano necessarie rettifiche, i tempi si allungano ulteriormente; in particolare, in caso di opposizione, la risoluzione della questione può richiedere anche diversi anni.

Una volta superato con esito positivo l’esame, si passa alla fase successiva di pubblicazione e presentazione di opposizioni. Si noti che, qualora il richiedente non sia d’accordo con l’esito dell’esame, può chiedere al DPDT di riconsiderare la decisione; tuttavia, formalmente è prevista la possibilità di presentare ricorso presso l’Alta Corte.Ai sensi dell’articolo 123 della Legge sui marchi, le parti interessate che non siano d’accordo con la decisione del Registrar possono presentare ricorso dinanzi alla Sezione dell’Alta Corte (parte della Corte Suprema).

Il sistema di opposizione (termini di presentazione, requisiti e procedura)

I marchi ritenuti idonei alla registrazione a seguito dell’esame da parte del DPDT vengono pubblicati sul Bollettino dei marchi (Trademarks Journal) prima della registrazione. Dopo la pubblicazione, viene concessa la possibilità a terzi di presentare opposizione (opposition); per un periodo di due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, chiunque può presentare opposizione alla registrazione di tale marchio.Presentando l’apposito modulo di opposizione (modulo TM-5) entro questo periodo di opposizione previsto dalla legge di due mesi, si sospende temporaneamente la procedura di registrazione del marchio in questione e si avvia il procedimento di esame dell’opposizione. Il termine di opposizione può essere prorogato di un mese al massimo su richiesta dell’opponente; per la proroga sono necessari una domanda separata e il pagamento di una tassa.

Chiunque ritenga che la registrazione di tale marchio possa arrecare pregiudizio ai propri diritti o alla propria attività può, in linea di principio, presentare opposizione. Tipicamente, si tratta di concorrenti che abbiano utilizzato, depositato o registrato in precedenza un marchio identico o simile.Gli elementi che possono essere addotti come fondamento (motivo) dell’opposizione sono molteplici ed è possibile invocare sia motivi di rifiuto assoluti che relativi.Ad esempio, tra i principali motivi di opposizione figurano: «il marchio oggetto della domanda è descrittivo e privo di carattere distintivo», «è tale da creare confusione con un marchio notoriamente conosciuto di terzi (l’opponente)» o «la domanda non è stata presentata in buona fede, ma è basata su imitazione o malafede».È inoltre possibile addurre come motivi di opposizione il rischio di diluizione di un marchio notoriamente conosciuto o la violazione dell’ordine pubblico e del buon costume. In sintesi, qualsiasi argomento che dimostri che il marchio in questione non debba essere registrato ai sensi della legge sui marchi o che violi i diritti preesistenti dell’opponente può costituire un motivo di opposizione.

Una volta presentata l’opposizione, il DPDT verifica innanzitutto i requisiti formali e ne comunica il contenuto al richiedente (depositante). Successivamente, ha luogo un procedimento scritto tra l’opponente e il richiedente (opposto), mediante la presentazione di memorie di risposta e di replica.A entrambe le parti viene concessa l’opportunità di presentare prove a sostegno delle proprie argomentazioni (ad esempio, prove di uso anteriore, documentazione attestante la notorietà, ecc.). Nel corso del procedimento, se necessario, si svolge anche un’udienza orale (hearing), durante la quale il funzionario incaricato della registrazione dei marchi del DPDT o il funzionario incaricato del procedimento esamina le argomentazioni e le prove presentate da entrambe le parti.Infine, il funzionario di registrazione emette una decisione, stabilendo se accogliere l’opposizione (rifiutando la domanda) o respingerla (autorizzando la registrazione della domanda).

La durata del procedimento di opposizione varia a seconda del caso, ma, qualora venga presentata un’opposizione, possono verificarsi ritardi nella registrazione che vanno da alcuni mesi a diversi anni. Se l’opposizione viene respinta, la domanda procede regolarmente verso la registrazione; se invece viene accolta, il marchio in questione non verrà registrato e la domanda sarà respinta.Inoltre, le parti che non siano d’accordo con la decisione sull’opposizione (sia il richiedente che l’opponente) possono presentare ricorso dinanzi alla Sezione della Corte Superiore, ai sensi della legge sui marchi. Qualora la controversia giunga in sede giudiziaria, potrebbero essere necessari ulteriori anni prima di giungere a una risoluzione definitiva.

Registrazione e periodo di protezione (periodo di protezione iniziale, sistema di rinnovo, tasse di rinnovo)

Se, al termine del periodo di opposizione, non sussistono problemi, il marchio viene formalmente registrato (Registration).Al momento della registrazione, il DPDT invia una notifica con la richiesta di versamento della tassa di registrazione (come sopra indicato); una volta confermato il pagamento, la registrazione nel registro dei marchi viene completata e viene rilasciato il certificato di registrazione (Registration Certificate). Il certificato di registrazione riporta il numero di registrazione, i dettagli del marchio, i prodotti e i servizi oggetto di protezione, la data di deposito e la data di registrazione.

In Bangladesh, la durata del diritto di marchio è fissata a 7 anni al momento della prima registrazione. Questi 7 anni sono definiti dalla legge come «7 anni a decorrere dalla data di deposito (data di presentazione della domanda)»; in pratica, il marchio diventa valido con effetto retroattivo a partire dalla data di deposito fino a 7 anni dopo, a partire dal momento del completamento della registrazione.Successivamente, effettuando il rinnovo (renewal) ogni 10 anni, è possibile prorogare il diritto di marchio per un numero illimitato di volte, con intervalli di 10 anni. Pertanto, purché non si trascuri di effettuare il rinnovo, non vi è alcun limite massimo alla durata del diritto di marchio ed è possibile mantenere la protezione in modo quasi perpetuo.

La procedura di rinnovo si completa presentando una domanda di rinnovo (Renewal Application) al DPDT prima della scadenza del termine di validità e versando la tassa di rinnovo prevista.La domanda di rinnovo viene solitamente accettata per un determinato periodo di tempo prima e dopo la scadenza. La legge sui marchi del Bangladesh raccomanda di espletare le procedure di rinnovo entro i 6 mesi precedenti la scadenza; tuttavia, qualora non fosse possibile effettuare il rinnovo entro il termine previsto, è consentito un rinnovo tardivo per un periodo di grazia (grace period) di circa 6 mesi dalla scadenza (con l’applicazione di un supplemento).Nello specifico, se la richiesta viene presentata entro quattro mesi dalla scadenza, è possibile rinnovare il marchio versando, oltre alla normale tassa di rinnovo, una mora di 5.000 BDT e l’imposta sul valore aggiunto. Qualora il rinnovo non venga effettuato entro tale periodo di grazia, il marchio verrà cancellato dal registro delle registrazioni e il diritto decadrà.

È stato riferito che, al 2025, la tassa di rinnovo ammonta a circa 15.000–20.000 BDT per marchio (ogni 10 anni, per ciascuna classe), a cui va aggiunta separatamente l’imposta sul valore aggiunto.Al momento del rinnovo non è richiesta la presentazione di una prova d’uso; tuttavia, come illustrato di seguito, in caso di inutilizzo prolungato sussiste il rischio di cancellazione, pertanto, al fine di mantenere i diritti, è auspicabile l’uso continuativo del marchio.

Sistema di prova dell’uso (obbligo di uso e richiesta di revoca per mancato uso)

Sebbene la legge sui marchi del Bangladesh raccomandi l’uso continuativo dei marchi registrati, i diritti sorgono anche se il marchio non viene utilizzato immediatamente al momento della registrazione. Non è necessario dimostrare l’effettivo uso del marchio al momento della domanda o della registrazione, ed è possibile registrare anche un «marchio non utilizzato».Inoltre, non esiste alcuna disposizione espressa che imponga l’obbligo di iniziare l’uso entro un determinato periodo dalla registrazione. In altre parole, purché sussista l’intenzione di utilizzare il marchio (intention to use), è possibile presentare la domanda e ottenere la registrazione anche in assenza di uso effettivo, e al momento del rinnovo non viene richiesta né una dichiarazione sullo stato di utilizzo né la presentazione di prove. Si tratta di un funzionamento analogo a quello del sistema dei marchi basato sul principio della priorità della domanda in vigore in molti paesi.

Tuttavia, per i marchi che non vengono utilizzati affatto dopo la registrazione, sussiste il rischio che, trascorso un certo periodo, terzi ne richiedano la cancellazione per inutilizzo (cancellation for non-use). In Bangladesh, qualora un marchio non venga utilizzato per cinque anni consecutivi a partire dalla registrazione, le parti interessate possono richiedere la cancellazione della registrazione del marchio.Ai sensi della legge sui marchi, si ritiene che sussistano i presupposti per la revoca «qualora non sia stato effettuato alcun uso legittimo entro il termine di cinque anni dalla data di registrazione» oppure «qualora l’uso sia stato interrotto per un periodo consecutivo superiore a cinque anni dopo la registrazione». Nella pratica, se non si riscontra alcun utilizzo effettivo per cinque anni a partire dalla data di pubblicazione del bollettino di registrazione (data di registrazione), il marchio può diventare oggetto di una richiesta di revoca.

Il procedimento di nullità per mancato uso ha inizio quando una parte interessata (ad esempio, un terzo che intenda utilizzare un marchio identico o simile) presenta un’istanza di nullità al DPDT o al tribunale. Il ricorrente deve sostenere e dimostrare che il marchio in questione non è stato utilizzato per i prodotti o i servizi designati per un periodo di almeno cinque anni dopo la registrazione.A sua volta, il titolare del marchio si difende presentando le prove relative all’avvio o alla ripresa dell’uso, qualora ciò sia avvenuto. Qualora venga accertato un mancato uso senza giusta causa, la registrazione del marchio viene revocata e cancellata. Una volta che la revoca è definitiva, il marchio in questione viene cancellato dal registro e, da quel momento in poi, altri soggetti potranno presentare domanda di registrazione per lo stesso marchio.

Si noti che la nozione di «uso» comprende non solo l’uso da parte del titolare stesso, ma anche l’uso da parte di licenziatari autorizzati. La legge sui marchi prevede inoltre la figura del marchio difensivo (Defensive Mark) e, per i marchi notori, esistono deroghe che consentono di mantenere i diritti anche se il marchio non viene utilizzato su prodotti non simili.Tuttavia, per i marchi generici, il rischio di revoca diventa concreto se non si registra un «genuine use» (uso effettivo) sul mercato per un periodo superiore a cinque anni. Pertanto, è auspicabile che il titolare del marchio inizi a utilizzarlo il più rapidamente possibile dopo la registrazione e ne continui l’uso in modo continuativo. Inoltre, è possibile evitare una richiesta di revoca riprendendo l’uso prima che sia trascorso il periodo di inutilizzo di cinque anni.

In Bangladesh, oltre alla cancellazione per inutilizzo, è previsto un sistema completo di cancellazione e nullità dei marchi. Ad esempio, entro cinque anni dalla registrazione, è possibile avviare un procedimento di nullità (azione di annullamento) per mancanza di carattere distintivo o per illegittimità al momento della registrazione. Tuttavia, per quanto riguarda la cancellazione per inutilizzo, il trascorrere dei cinque anni sopra menzionati costituisce un punto di riferimento.Per far fronte all’eventualità di una richiesta di cancellazione per inutilizzo, è importante che il titolare del marchio conservi quotidianamente le prove di utilizzo (dati di vendita, materiale pubblicitario, ecc.).

Violazione dei diritti e misure di tutela (misure civili, penali e doganali)

In caso di violazione del diritto di marchio (uso non autorizzato del marchio) in Bangladesh, sono previste misure di tutela sia in sede civile che penale.

Rimedi civili: qualora il titolare del marchio constati che il proprio marchio registrato sia stato utilizzato senza autorizzazione da terzi, può intentare un’azione inibitoria dinanzi al tribunale civile distrettuale (in genere, il District Court).Il tribunale può emettere un’ordinanza di cessazione dell’atto di violazione (provvedimento provvisorio o ingiunzione definitiva) e ordinare al convenuto di cessare l’uso illecito del marchio. Inoltre, qualora si siano verificati danni, è possibile richiedere il risarcimento; oltre al risarcimento del danno effettivo, nei confronti di trasgressori recidivi è possibile richiedere la restituzione dei profitti (pari all’importo del guadagno indebito).Inoltre, il tribunale è autorizzato a emettere un’ordinanza di distruzione dei prodotti contraffatti (prodotti contrassegnati dal marchio illegale) o un’ordinanza di pubblicazione di annunci correttivi al fine di dissipare l’erronea impressione. Nell’ambito delle azioni legali per violazione, al fine di ottenere un rimedio rapido, è possibile ottenere, durante il procedimento, un provvedimento provvisorio (provvisoria ingiunzione) con durata da alcune settimane a diversi mesi.Va inoltre precisato che, anche nel caso di marchi non registrati, è possibile richiedere un rimedio civile (provvedimento inibitorio e risarcimento dei danni) in base alla dottrina della prevenzione della concorrenza sleale (passing-off) per atti che sfruttano indebitamente la reputazione commerciale altrui.

Rimedi penali: la legge sui marchi e il codice penale prevedono disposizioni relative alle sanzioni penali per gli atti illeciti in materia di marchi.Ad esempio, l’atto di apporre senza autorizzazione un marchio registrato altrui su un prodotto per poi venderlo (atto intenzionale di violazione del diritto di marchio) o l’atto di indicare falsamente che si tratti di un marchio registrato sono considerati reati e, in caso di accertamento, possono comportare l’applicazione di sanzioni pecuniarie o pene detentive.Anche gli articoli da 478 a 486 del Codice Penale del Bangladesh (Legge del 1860) definiscono come reati gli atti fraudolenti in materia di marchi; ad esempio, la contraffazione o l’imitazione di un marchio altrui, nonché la vendita di marchi contraffatti, sono soggetti a sanzioni penali.Il titolare del diritto può sporgere denuncia penale (presentare reclamo) presso le autorità investigative, quali la polizia, chiedendo l’individuazione e il sequestro dei beni. La polizia, una volta raccolte le prove, provvede all’arresto e all’incriminazione del trasgressore; qualora il tribunale lo riconosca colpevole, vengono inflitte sanzioni quali ammende o pene detentive.Poiché i procedimenti penali hanno un elevato effetto deterrente, nei confronti dei produttori di prodotti contraffatti particolarmente recidivi possono essere adottate misure penali parallelamente a quelle civili.

Misure di controllo alla frontiera da parte delle autorità doganali: il Bangladesh, in ottemperanza alle disposizioni dell’Accordo TRIPS, ha istituito un sistema di individuazione dei prodotti che violano la proprietà intellettuale presso le autorità doganali. Il titolare del marchio può registrare (recordal) il proprio marchio registrato presso le autorità doganali e richiedere il monitoraggio delle importazioni e delle esportazioni di merci contraffatte.Inoltre, qualora si accerti che una determinata merce importata sia una contraffazione del proprio marchio, è possibile segnalarlo alle autorità doganali e presentare istanza di blocco dell’importazione. Le autorità doganali, sulla base della richiesta del titolare del diritto, ispezionano e sequestrano la merce in questione e, qualora la ritengano non originale, adottano misure quali la confisca o la distruzione.Grazie a tali misure alle frontiere, è possibile impedire fin dall’ingresso nel Paese l’afflusso di prodotti contraffatti provenienti dall’estero. Tuttavia, poiché vi sono dei limiti alla capacità delle autorità doganali di individuare e sequestrare autonomamente i prodotti contraffatti, è fondamentale che i titolari dei diritti forniscano attivamente informazioni e presentino segnalazioni.

Come sopra esposto, la legislazione in materia di marchi del Bangladesh prevede sia rimedi civili che sanzioni penali e il blocco doganale, consentendo ai titolari dei diritti di marchio di esercitare i propri diritti con mezzi adeguati alla situazione. Il termine di prescrizione per l’avvio di un’azione legale per violazione è fissato a tre anni dalla data in cui si è venuti a conoscenza della violazione, il che richiede una risposta tempestiva.Per quanto riguarda il sistema giudiziario, è in vigore un sistema a due gradi di giudizio in cui la Sezione dell’Alta Corte si occupa del giudizio d’appello sulle sentenze dei tribunali di primo grado, con possibilità di ricorso in cassazione dinanzi alla Corte Suprema (Appellate Division), organo di grado superiore.

Rapporti con il sistema di deposito internazionale (stato di adesione al Protocollo dell’Accordo di Madrid e modalità di utilizzo)

Per quanto riguarda l’adesione del Bangladesh all’Accordo di Madrid e al Protocollo (sistema di registrazione internazionale dei marchi), al 2025 il Paese non ne fa ancora parte. Di conseguenza, non è possibile presentare una domanda di registrazione internazionale di marchio che includa il Bangladesh tra i paesi designati avvalendosi del Protocollo di Madrid.Ad esempio, anche se si depositasse una registrazione internazionale in Giappone o nell’UE, allo stato attuale essa non avrebbe efficacia in Bangladesh; per ottenere il diritto di marchio in Bangladesh è necessario presentare direttamente una domanda nazionale in tale Paese.Qualora un’impresa straniera intenda ottenere la protezione del marchio in Bangladesh, è necessario presentare una domanda nazionale per ciascun Paese, e l’unica via possibile è quella di presentare la domanda al DPDT tramite un rappresentante.

Analogamente, anche nel caso in cui un’impresa bangladese desideri proteggere il proprio marchio all’estero, al momento non è possibile presentare una domanda unica tramite il sistema di Madrid. Si dovrà quindi presentare domanda direttamente presso l’ufficio marchi di ciascun Paese oppure, qualora sia disponibile un sistema di marchio comunitario regionale (come l’EUIPO), valutare tale opzione.Tuttavia, all’interno del governo del Bangladesh sono in corso discussioni e valutazioni in merito alla partecipazione a un sistema internazionale di registrazione dei marchi, ed è stata segnalata la possibilità che nel prossimo futuro si miri all’adesione al Protocollo di Madrid (gli esperti hanno anche formulato raccomandazioni per un’adesione tempestiva).In caso di adesione, le imprese del Bangladesh potranno depositare i propri marchi in numerosi paesi tramite una domanda di registrazione a Madrid basata sulla registrazione nazionale; inoltre, anche per le imprese straniere risulterà più agevole acquisire diritti designando il Bangladesh tramite il sistema di Madrid, motivo per cui anche dal mondo economico si levano voci a favore dell’adesione.

Per quanto riguarda i trattati internazionali, il Bangladesh ha aderito alla Convenzione di Parigi (1883) nel 1991; ciò consente di rivendicare il diritto di priorità entro sei mesi dalla data di deposito della domanda all’estero.Inoltre, dal 2000 il Paese rispetta l’Accordo TRIPS dell’OMC (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio), per cui sono stati definiti standard minimi anche in materia di marchi.Sebbene non sia membro, il Paese adotta nella pratica la Classificazione di Nizza. Nell’ambito di questi quadri internazionali, il Bangladesh sta perfezionando la propria legislazione nazionale e si attende con interesse l’adesione all’Accordo di Madrid, di cui non è ancora membro, attraverso future modifiche legislative.

Normativa di riferimento e autorità competenti

Le principali leggi in materia di marchi sono le seguenti.

• Legge sui marchi del 2009 (Trademarks Act, 2009) – Si tratta della legge fondamentale vigente in materia di registrazione e tutela dei marchi.Si tratta di una revisione e un aggiornamento completi della precedente legge sui marchi del 1940 e copre le procedure di registrazione, i diritti dei titolari dei marchi, la definizione di atti di contraffazione, i rimedi giuridici, la cessione e la concessione in licenza dei marchi, le sanzioni per le violazioni, la decadenza per mancato uso e altre questioni relative ai marchi.Le disposizioni aggiuntive disciplinano inoltre la cessazione degli atti di concorrenza sleale (tutela dei segni notoriamente conosciuti).

• Regolamento sui marchi del 2015 (Trademarks Rules, 2015) – Si tratta del regolamento di attuazione della suddetta legge sui marchi, che stabilisce i dettagli relativi ai moduli di domanda, alle tasse, alle procedure di esame e di opposizione, nonché alle varie procedure di notifica. Comprende disposizioni di natura pratica quali i moduli dei documenti di domanda e le modalità di presentazione, la gestione del registro e le procedure di proroga dei termini.

• Legge sui brevetti del 1911 e Legge sui disegni e modelli del 1911 – Sebbene abbiano un legame indiretto con i marchi, fanno parte del precedente sistema legislativo relativo alla proprietà industriale nel suo complesso (attualmente esistono leggi modificate per ciascuna di esse).

• Codice penale del 1860 – Gli articoli da 478 a 486 definiscono i reati in materia di marchi (ad esempio la contraffazione e l’uso illecito dei marchi) e le relative sanzioni penali. Sebbene anche la Legge sui marchi del 2009 preveda disposizioni sanzionatorie per le violazioni, le disposizioni del Codice penale trovano applicazione in via integrativa.

• Altre normative correlate – In alcuni casi, leggi settoriali relative all’etichettatura e alla denominazione dei prodotti, quali la legge sulla tutela dei consumatori o la legge sui prodotti farmaceutici, possono richiedere la corretta indicazione del marchio; tuttavia, l’esistenza o meno del diritto di marchio in sé è regolata dalla legge sui marchi.Inoltre, in virtù degli accordi economici, il Bangladesh è vincolato agli obblighi derivanti dalla suddetta Convenzione di Parigi e dall’Accordo TRIPS, e la legislazione nazionale viene applicata in modo da essere conforme a tali disposizioni.

L’autorità competente è il **Dipartimento dei Brevetti, dei Disegni e dei Marchi (Department of Patents, Designs and Trademarks, DPDT)**, che fa capo al Ministero dell’Industria.Il DPDT è responsabile di una serie di procedure amministrative che vanno dall’accettazione delle domande di marchio all’esame, alla decisione di registrazione, alla tenuta del registro, alle procedure di rinnovo, nonché all’esame delle opposizioni e dei procedimenti di cancellazione o nullità.All’interno del DPDT opera il Responsabile della registrazione dei marchi (Registrar of Trademarks), il quale esercita vari poteri discrezionali ai sensi della legge sui marchi. Sebbene il DPDT faccia capo al Ministero dell’Industria (Ministry of Industries), nella pratica opera in modo indipendente come Ufficio della proprietà intellettuale e collabora con l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

Per quanto riguarda la giurisdizione, le controversie in materia di marchi (ad esempio, i ricorsi contro le decisioni relative alle opposizioni o le azioni per contraffazione) sono di competenza della Sezione dell’Alta Corte (una sezione della Corte Suprema). Le controversie relative alla registrazione sono di competenza primaria del DPDT, mentre l’Alta Corte è l’organo di appello contro le decisioni di quest’ultimo.D’altra parte, le cause civili relative alla contraffazione e simili si svolgono solitamente in primo grado presso i tribunali distrettuali (District Judge Court); in caso di appello, la causa passa alla Sezione dell’Alta Corte e, in ultima istanza, è possibile ricorrere in cassazione presso la Corte Suprema (Appellate Division). Per quanto riguarda i procedimenti penali, questi vengono esaminati dai tribunali penali di primo grado e, in caso di reati gravi, possono essere deferiti all’Alta Corte.

In sintesi, il sistema dei marchi del Bangladesh è gestito ai sensi della legge vigente del 2009 e sta maturando come sistema nazionale. Per quanto riguarda le recenti modifiche legislative e le tendenze all’internazionalizzazione, si sta procedendo al potenziamento del quadro normativo in materia di proprietà intellettuale in generale, con la revisione della legge sul diritto d’autore e l’introduzione di un sistema di deposito elettronico; anche nel settore dei marchi si sta prestando particolare attenzione agli aggiornamenti, come la valutazione dell’adesione al sistema di registrazione internazionale.Per i professionisti del settore dei marchi (avvocati specializzati in proprietà industriale) sarà necessario comprendere le disposizioni specifiche nazionali (come la registrazione iniziale di 7 anni) e agire tenendo conto delle differenze rispetto ai sistemi internazionali. Ci auguriamo che la sintesi qui riportata possa essere d’aiuto per comprendere in modo sistematico il sistema dei marchi in Bangladesh.

Bibliografia: Legge sui marchi del 2009 e relativo regolamento del 2015 (Bangladesh), informazioni ufficiali del DPDT, WIPO Lex, varie dottrine pratiche, ecc.