Il sistema dei disegni e modelli della Repubblica Federale del Brasile presenta numerosi punti di divergenza rispetto a quello giapponese; pertanto, per proteggere e valorizzare un disegno o modello in loco, è necessario disporre di una comprensione aggiornata del sistema e di strategie adeguate.Nel presente articolo si riassume il sistema di registrazione dei disegni e modelli in Brasile, illustrando le procedure dalla domanda alla registrazione, l’esame e la durata della protezione, il rapporto con le domande internazionali (sistema dell’Aia), le modalità di esercizio dei diritti, nonché gli aspetti pratici e le strategie a cui le imprese giapponesi devono prestare attenzione.
Indice
Per presentare una domanda di registrazione di un disegno o modello in Brasile, è necessario redigere i documenti di domanda in lingua portoghese. I principali documenti richiesti sono i seguenti:
Modulo di domanda (informazioni di base relative al richiedente e all’autore, quali nome, indirizzo e nazionalità, denominazione del disegno o modello, classe della classificazione di Locarno, ecc.)
Disegni o fotografie (che rappresentino visivamente in modo adeguato il disegno o modello; nel caso di oggetti tridimensionali, si raccomanda di presentare almeno sei viste, tra cui quelle frontale, posteriore, laterale destra e sinistra, superiore, inferiore e obliqua)
Descrizione (spiegazione della forma e dei motivi del disegno o modello) e rivendicazioni (clausole che specificano l’oggetto della protezione del diritto sul disegno o modello)
Procura (POA) (necessaria qualora la domanda venga presentata tramite un rappresentante. Qualora il richiedente sia un’impresa straniera, sussiste l’obbligo di nominare un rappresentante residente nel Paese e di presentare una procura che conferisca a tale rappresentante l’autorità di agire nei procedimenti amministrativi e giudiziari. Non è richiesta l’autenticazione notarile o l’autenticazione della procura)
Atto di cessione (documento che attesta il trasferimento dei diritti dall’autore al richiedente, qualora quest’ultimo non sia l’autore stesso. Ufficialmente denominato “dichiarazione di consenso dell’inventore (autore)”, può essere presentato al momento della domanda o in un momento successivo)
Certificato di diritto di priorità (da presentare qualora si intenda rivendicare il diritto di priorità derivante da una domanda anteriore depositata in un altro Paese.Il Brasile è uno Stato membro della Convenzione di Parigi ed è possibile presentare una domanda di rivendicazione del diritto di priorità entro sei mesi dalla domanda presentata in Giappone. In tal caso, è necessario presentare entro 90 giorni il certificato di diritto di priorità rilasciato dall’Ufficio brevetti giapponese, accompagnato da una traduzione in portoghese e da una dichiarazione che attesti la corrispondenza dei contenuti. Tuttavia, è possibile omettere la presentazione dei documenti fornendo il codice tramite il Servizio di accesso digitale (DAS)
Nota: Requisiti del richiedente – In Brasile è possibile presentare una domanda di registrazione di disegno o modello sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, indipendentemente dal fatto che siano residenti o non residenti. Al momento della presentazione della domanda è necessario indicare chiaramente il nome e i dati dell’autore (designer) e, qualora il richiedente non sia l’autore, specificare che i diritti sono stati ceduti.Inoltre, è possibile presentare una domanda unica di registrazione per più varianti di un disegno o modello che abbiano la stessa destinazione d’uso e le stesse caratteristiche (fino a un massimo di 20). Ad esempio, è consentito includere in un’unica domanda fino a 20 varianti che differiscano solo per dettagli quali il colore o le dimensioni.Ciò consente di proteggere in modo aggregato le varianti correlate; tuttavia, non è possibile includere in un’unica domanda più disegni o modelli con destinazioni d’uso o concetti di design diversi. Qualora venissero inclusi più disegni o modelli non idonei, sarà necessario, entro 60 giorni dalla notifica dei motivi di rigetto da parte dell’Istituto Nazionale della Proprietà Industriale del Brasile (INPI), restringere la domanda a un unico disegno o modello oppure presentare una domanda di divisione.
Una volta presentati i documenti tramite domanda elettronica (online), viene innanzitutto effettuato un esame di forma per verificare il rispetto dei requisiti formali. Nel corso di tale esame vengono verificate l’eventuale mancanza di moduli, disegni o informazioni necessarie, nonché il rispetto del requisito di unicità (una sola domanda per un unico disegno o modello, con un massimo di 20 varianti ammesse).Se non sussistono problemi di forma, il disegno o modello viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale contestualmente alla decisione di registrazione.D’altra parte, in caso di problemi quali documenti incompleti o violazione del requisito di unicità, viene emessa una notifica dei motivi di rigetto (Office Action) e viene concessa la possibilità di presentare rettifiche o memorie entro 60 giorni dalla pubblicazione della notifica nel Bollettino. Se si risponde in modo adeguato, si procede alla registrazione; tuttavia, è necessario prestare attenzione poiché, in caso di mancata risposta entro il termine previsto, la domanda verrà respinta (considerata come rinuncia).Negli ultimi anni l’efficienza dell’esame è migliorata e, nei casi che procedono senza intoppi, la registrazione avviene in genere entro circa 4-6 mesi dalla presentazione della domanda (anche qualora si rendesse necessario rispondere a richieste procedurali dovute a vizi formali, il trattamento del fascicolo subisce solo un ritardo di alcuni mesi). Si noti inoltre che in Brasile non viene applicata alcuna tassa di registrazione specifica al momento della registrazione.
Per quanto riguarda il sistema di pubblicazione, le domande di registrazione di disegni e modelli in Brasile vengono, in linea di principio, rese pubbliche contestualmente alla registrazione. Non è prevista una pubblicazione intermedia dopo un determinato periodo dalla presentazione della domanda, come nel caso dei brevetti, e la domanda rimane riservata durante l’iter di esame. Tuttavia, su richiesta del richiedente, è possibile richiedere **un periodo di riservatezza di 180 giorni dalla data di deposito (sospensione temporanea dell’esame)**.In tal caso, l’iter non viene avviato immediatamente dopo la presentazione della domanda ed è possibile posticipare la pubblicazione per un massimo di 180 giorni; la procedura di esame riprende al termine del periodo di riservatezza. Si tratta di un sistema che può essere utilizzato, ad esempio, qualora si desideri ritardare la pubblicazione in modo da allinearla alla tempistica di lancio del prodotto.
Una delle principali caratteristiche del sistema brasiliano dei disegni e modelli è **il «principio di non esame».Per quanto riguarda i requisiti sostanziali quali la novità e l’originalità, non viene effettuato alcun esame prima della registrazione; se i requisiti formali sono soddisfatti, la registrazione avviene immediatamente (in altre parole, si tratta di un sistema di registrazione** in cui, al momento del deposito della domanda, non viene effettuata alcuna valutazione ufficiale della novità). Ciò consente di ottenere rapidamente la titolarità dei diritti, ma è necessario prestare attenzione alla validità sostanziale dei diritti dopo la registrazione.
Dopo la registrazione, il titolare del diritto di disegno o modello (il richiedente) può, su propria richiesta, richiedere all’Ufficio Brevetti un esame di merito (esame della novità e dell’originalità). Si tratta di un sistema facoltativo e, in assenza di richiesta, il diritto viene mantenuto senza esame fino alla scadenza del termine. La richiesta di esame comporta il pagamento di una tassa prestabilita (355 real al 2023).Qualora, a seguito dell’esame di merito, si ritenga che il disegno o modello registrato manchi di novità o originalità – ad esempio perché si tratta di un disegno o modello già noto – potrà essere avviato d’ufficio un procedimento di nullità e la registrazione potrà essere revocata.Pertanto, si ritiene auspicabile presentare una richiesta di esame di merito prima di esercitare i propri diritti (ad esempio, inviando diffide per violazione o avviando un’azione legale), al fine di ottenere un esito positivo (l’avallo dell’Ufficio Brevetti). Se l’esame di merito riconosce la novità e l’originalità, sarà più facile difendersi qualora, in caso di controversia per violazione, la controparte ne contesti la validità, aumentando così la stabilità del diritto.
Si noti inoltre che, in base ai nuovi criteri di esame dei disegni e modelli entrati in vigore nell’ottobre 2023, è ora ammessa la tecnica di formulazione delle rivendicazioni di tipo «disegno parziale».In precedenza, in Brasile non esisteva un sistema di disegni e modelli parziali e si riteneva che, nella registrazione di un disegno o modello, non fosse possibile proteggere solo una parte del prodotto. Attualmente, tuttavia, è possibile escludere una parte del prodotto come «parte di riferimento» mediante una rappresentazione con linea tratteggiata (linea punteggiata), rivendicando di fatto un disegno o modello che riguarda solo quella parte.È necessario inserire nella descrizione una dichiarazione di esclusione (disclaimer) che precisi che le parti indicate con linee tratteggiate non rientrano nell’ambito di protezione. È degno di nota il fatto che, grazie a questa modifica, in Brasile sia ora possibile ottenere la tutela di un design relativo solo alle parti caratteristiche, anziché all’intero prodotto, in una forma simile al sistema giapponese dei disegni e modelli parziali.
La durata del diritto di disegno o modello in Brasile è di 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Inoltre, è possibile effettuare proroghe quinquennali per un massimo di tre volte, garantendo una protezione fino a un massimo di 25 anni dalla data di deposito. In altre parole, anche dopo il trascorso dei 10 anni, mediante il pagamento delle previste tasse di rinnovo, è possibile ottenere tre proroghe quinquennali (per un totale di 15 anni di proroga).
In pratica, il termine per il pagamento della prima quota di mantenimento scade al quinto anno successivo alla registrazione. Se la prima quota di mantenimento viene versata entro il termine previsto (entro cinque anni dalla data di deposito), il periodo di protezione iniziale di 10 anni viene mantenuto; successivamente, è possibile prorogare il periodo di protezione versando le quote di rinnovo rispettivamente al decimo, al quindicesimo e al ventesimo anno.Il termine per il pagamento della tassa di rinnovo scade l’anno precedente alla scadenza di ciascun periodo di protezione; se il pagamento viene effettuato entro sei mesi dalla scadenza, è consentito il pagamento in ritardo previo versamento di una sovrattassa. Si noti inoltre che non è prevista alcuna tassa di registrazione al momento della registrazione (i primi cinque anni sono, per così dire, inclusi nelle spese di deposito della domanda).Inoltre, la procedura di proroga può essere effettuata al massimo tre volte (per un totale di 25 anni) e, trascorsi i 25 anni, non è più possibile rinnovare il diritto di disegno o modello.
Una volta ottenuto il diritto di disegno o modello in Brasile, è importante comprendere in che modo sia possibile esercitare tale diritto nei confronti di prodotti contraffatti o di atti di violazione.
Azione civile per violazione: in caso di sospetta violazione del diritto di disegno o modello, si esercita il diritto intentando un’azione civile dinanzi al tribunale statale. La competenza spetta al tribunale del luogo in cui ha sede l’attore (titolare del diritto) o del luogo in cui si è verificata la violazione. Come misure di tutela, sono possibili l’ordinanza inibitoria (sospensione provvisoria mediante provvedimento d’urgenza e sospensione definitiva con sentenza nel merito) e la richiesta di risarcimento danni.Per ottenere un provvedimento provvisorio (provvisoria ingiunzione di cessazione), è necessario dimostrare il soddisfacimento dei requisiti generali, quali la probabilità di ottenere una sentenza favorevole o il rischio imminente di pregiudizio. La durata del procedimento giudiziario dipende, tra l’altro, dal carico di lavoro del tribunale competente; in genere, tuttavia, occorrono circa 2-3 anni dal momento della presentazione della domanda alla pronuncia della sentenza.Si noti inoltre che al convenuto è consentito far valere, nel corso del procedimento, l’invalidità del disegno o modello registrato (ad esempio per mancanza di novità) come eccezione. Sebbene il procedimento per violazione e quello per l’invalidità siano, in linea di principio, procedimenti distinti, talvolta vengono trattati in modo integrato; è inoltre possibile che il tribunale valuti preventivamente la validità del diritto e sospenda temporaneamente il procedimento (sospendendolo fino all’emissione della sentenza di invalidità).
Procedimento penale: la violazione del diritto di disegno o modello può essere considerata un reato ai sensi della legislazione brasiliana. Nello specifico, sono soggetti a sanzioni penali atti quali la produzione, la vendita, l’importazione e l’esportazione senza autorizzazione di un disegno o modello registrato, nonché la vendita o il possesso a fini di lucro di prodotti contraffatti.Il titolare del diritto (e il titolare di un diritto di sfruttamento esclusivo) può sporgere denuncia penale presso la polizia e, in caso di riconoscimento della colpevolezza, all’autore della violazione possono essere inflitte sanzioni pecuniarie o pene detentive.Tuttavia, poiché l’avvio di un procedimento penale comporta un elevato onere probatorio e costi procedurali elevati, nella pratica è prassi comune ricorrere innanzitutto a misure civili (come diffide o richieste di cessazione) e valutare l’opportunità di un’azione penale solo nei casi più gravi.
Misure doganali (Border Measures): le autorità doganali brasiliane dispongono di un sistema che consente, su richiesta del titolare del diritto di disegno o modello, di bloccare i prodotti contraffatti al momento dell’importazione o dell’esportazione.Il titolare del diritto fornisce alle autorità doganali le informazioni dettagliate relative ai prodotti sospettati di violazione e i dati relativi alla registrazione del proprio disegno o modello, richiedendone la sorveglianza. Qualora le autorità doganali individuino l’importazione o l’esportazione di prodotti che presentano una forte somiglianza con il disegno o modello registrato, trattengono temporaneamente la merce in questione e ne danno comunicazione al titolare del diritto.Una volta ricevuta la notifica, il titolare del diritto deve richiedere tempestivamente, mediante procedimento giudiziario, un’ordinanza formale di sequestro e confisca. I tempi di elaborazione variano a seconda del caso, ma le misure doganali costituiscono uno strumento efficace per prevenire la circolazione dei prodotti contraffatti.
Come sopra illustrato, in Brasile è possibile affrontare le violazioni dei diritti di design attraverso le vie civile, penale e amministrativa (doganale). Si noti inoltre che in Brasile non esiste un sistema di tutela per i design non registrati; pertanto, qualora un design non registrato venga contraffatto, è necessario valutare la possibilità di ricorrere a rimedi giuridici basati sul diritto d’autore o sulla legge contro la concorrenza sleale. Di conseguenza, la registrazione preventiva del design è indispensabile per la sua tutela.
Come già menzionato, per mantenere il diritto di disegno o modello è necessario versare le tasse di mantenimento e di rinnovo entro i termini previsti (a partire dal quinto anno). Di seguito viene illustrata una panoramica del sistema tariffario.
Tasse ufficiali: l’importo totale delle tasse ufficiali necessarie per mantenere il diritto di disegno o modello per un periodo massimo di 25 anni dalla data di deposito è stimato in circa 2.200 real brasiliani (BRL, pari a circa 390 dollari USA).Tale importo comprende le tasse ufficiali dalla registrazione iniziale fino a tre rinnovi, e le singole tasse di rinnovo sono generalmente modeste (per i richiedenti privati sono previste ulteriori agevolazioni). Al momento della presentazione della domanda, è necessario versare la tassa di deposito prevista contestualmente alla presentazione del modulo e dei disegni. Inoltre, qualora si rivendichi il diritto di priorità, sono previste spese aggiuntive.
Canoni di mantenimento e di rinnovo: in Brasile, il sistema prevede il pagamento di un canone di mantenimento al quinto anno per conservare il diritto fino al decimo anno; successivamente, per prorogare la durata del diritto, è necessario versare i canoni di rinnovo al decimo, al quindicesimo e al ventesimo anno.Ad esempio, se un’azienda intende mantenere il diritto per l’intero periodo di 25 anni, sono necessari complessivamente quattro pagamenti (al quinto, al decimo, al quindicesimo e al ventesimo anno); l’importo totale ammonta a circa 2.200 BRL, come indicato in precedenza.Poiché l’importo esatto delle tasse di rinnovo può variare a seguito di modifiche legislative o di altro tipo, è fondamentale verificare di volta in volta il tariffario dell’INPI. Se non si provvede alle procedure di proroga, il diritto decade; tuttavia, è possibile effettuare il pagamento retroattivo entro sei mesi.
Onorari dei rappresentanti: quanto sopra riguarda le tasse da versare alle autorità pubbliche; per la presentazione effettiva della domanda e la gestione del mantenimento del diritto sono previsti anche gli onorari dei rappresentanti locali.Le spese di rappresentanza variano a seconda dello studio legale, ma in generale si ritiene che, alla luce del livello dei prezzi in Brasile, siano leggermente inferiori o equivalenti a quelle giapponesi. Nel caso delle imprese giapponesi, è frequente che si ricorra a un rappresentante locale tramite uno studio legale giapponese; in tal caso, si prega di tenere presente che le spese saranno a carico sia della parte giapponese che di quella locale.
Il Brasile ha aderito al sistema di registrazione internazionale dei disegni e modelli (Accordo di L’Aia, Emendamento di Ginevra) a partire dal 1° agosto 2023. Di conseguenza, le imprese giapponesi possono ora avvalersi della possibilità di designare il Brasile tramite una domanda internazionale ai sensi dell’Accordo di L’Aia per ottenere la protezione dei disegni e modelli sul territorio brasiliano.L’utilizzo della domanda internazionale offre il vantaggio di poter gestire in modo centralizzato la protezione dei disegni e modelli in più paesi; tuttavia, è necessario prestare attenzione ai requisiti specifici del Brasile.
Aspetti da tenere presenti in caso di designazione del Brasile: quando si designa il Brasile in una domanda internazionale (domanda DM), è richiesto che il richiedente (titolare) sia l’autore stesso. Qualora la domanda venga presentata a nome di una persona giuridica diversa dall’autore, è necessario allegare al modulo una dichiarazione in cui si attesti che «i diritti sono stati ceduti dall’autore». Tale procedura può essere gestita nell’ambito del sistema di domande internazionali (sistema eHague).Inoltre, per quanto riguarda la presentazione dei documenti relativi al diritto di priorità, in caso di designazione del Brasile si raccomanda di indicare il codice DAS al momento della rivendicazione del diritto di priorità. In assenza del codice DAS, è necessario presentare i documenti relativi al diritto di priorità (corredati di traduzione) all’Ufficio brasiliano della proprietà intellettuale tramite un agente locale entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta internazionale.
Requisito di unità e frazionamento: sebbene nelle domande internazionali di L’Aia sia possibile includere più disegni o modelli in un’unica domanda, in Brasile, come già menzionato, in una singola domanda di disegno o modello sono ammessi al massimo 20 disegni o modelli, comprese le varianti, limitatamente a quelli aventi la stessa destinazione d’uso e le stesse caratteristiche.Pertanto, qualora, ad esempio, nella domanda internazionale venissero presentati insieme i disegni di prodotti diversi, l’esaminatore brasiliano potrebbe respingere la parte relativa al Brasile per «violazione del requisito di unità del disegno o modello». Anche in caso di rigetto, entro 60 giorni dalla notifica da parte dell’Ufficio brasiliano della proprietà intellettuale, è consentito designare un unico disegno o modello da mantenere e presentare in loco domande di divisione per i restanti.Per le domande di divisione, poiché ciascuna di esse viene convertita in una domanda nazionale, è necessario versare direttamente all’Ufficio brevetti brasiliano le tariffe nazionali previste. Pertanto, è importante organizzare in anticipo la composizione dei disegni e modelli nella domanda internazionale in modo da soddisfare i requisiti brasiliani di unità del disegno o modello (ad esempio, suddividendoli per disegno e modello e presentando domande internazionali separate, se necessario) oppure tenere presente la possibilità di procedere con le domande di divisione in caso di rigetto.
Esame e risposta: anche se la domanda viene presentata tramite la Convenzione dell’Aia, i contenuti e i criteri di esame applicati dall’Ufficio brevetti brasiliano sono gli stessi delle domande nazionali. In caso di vizi di forma o di mancato soddisfacimento dei requisiti, viene inviata tramite l’OMPI una notifica di rigetto (comunemente denominata «Notifica A»). In tal caso, se non si presenta una risposta tramite un agente locale entro 60 giorni, la parte relativa alla designazione del Brasile sarà definitivamente respinta.Si prega quindi di tenere presente che, anche ricorrendo alla domanda internazionale, sarà comunque necessario rispondere nella lingua locale e provvedere alla nomina di un agente (in altre parole, anche quando si designa il Brasile nella domanda internazionale, è auspicabile collaborare con un agente locale brasiliano di fiducia).
Quando un’impresa straniera o un soggetto non residente presenta una domanda di registrazione di un disegno o modello in Brasile, è indispensabile il coinvolgimento di un consulente in brevetti o di un agente locale. La legislazione brasiliana stabilisce che chi ha domicilio all’estero debba nominare in modo permanente un agente qualificato avente sede in Brasile.L’agente designato è autorizzato a ricevere le notifiche dall’Ufficio Brevetti e a rappresentare il richiedente nei procedimenti e nei ricorsi. Anche qualora non venga presentata una procura (POA) al momento della domanda, essa è valida ai fini procedurali se presentata entro 60 giorni dalla data di deposito (in caso di mancata presentazione entro il termine previsto, la domanda verrà respinta).La procura richiede la firma del richiedente (azienda), ma non sono necessarie l’autenticazione notarile né la legalizzazione consolare, pertanto l’onere procedurale è relativamente lieve. Nel caso delle aziende giapponesi, solitamente uno studio legale specializzato in brevetti con sede in Giappone si occupa delle pratiche in collaborazione con un rappresentante locale; tuttavia, nella procura (POA) il rappresentante locale viene indicato direttamente.
Inoltre, anche per l’esercizio dei diritti (azioni legali) dopo il loro ottenimento è necessario un avvocato locale. In Brasile, solo chi possiede l’abilitazione all’esercizio della professione forense può agire come rappresentante in tribunale.Qualora un’azienda giapponese intenda richiedere in loco un’ordinanza di cessazione o il risarcimento dei danni, è indispensabile che l’azione legale sia intentata da un avvocato brasiliano. Pertanto, un aspetto pratico fondamentale consiste nel selezionare fin dall’inizio un rappresentante locale o uno studio legale affidabile, in grado di fornire assistenza in modo coerente dall’ottenimento del diritto fino al suo esercizio.
Di seguito vengono illustrati i principali motivi di rigetto delle domande di registrazione di disegni e modelli in Brasile e le opportunità di risposta concesse al richiedente.
Violazione dei requisiti formali e della unità del brevetto: la mancanza di documenti obbligatori, le imperfezioni nella compilazione della domanda o l’inclusione di più disegni o modelli distinti in un’unica domanda vengono innanzitutto segnalati durante l’esame formale. In molti casi tali irregolarità sono sanabili e vengono notificate non come rigetto, ma sotto forma di richiesta di rettifica (Office Action).Il richiedente può far proseguire l’esame se, entro 60 giorni, provvede a presentare la documentazione mancante o a presentare una domanda di divisione. Qualora non si provveda entro il termine stabilito, la domanda sarà considerata respinta (abbandonata).
Disegni e modelli non idonei alla registrazione: i disegni e i modelli che non rientrano nell’ambito di protezione previsto dalla legge sui disegni e modelli vengono respinti sin dall’inizio.Nello specifico, le opere puramente artistiche (non destinate all’uso industriale) non costituiscono un disegno o modello; inoltre, non sono registrabili i disegni o modelli contrari al buon costume, quelli che ledono l’onore o l’immagine altrui, nonché quelli che bestemmiano le credenze religiose.Inoltre, le forme banali o inevitabili di un oggetto (ad esempio: forme puramente geometriche quali sfere o cubi, oppure forme standardizzate per motivi funzionali quali viti o ingranaggi) sono considerate «prive di carattere decorativo» e non possono essere registrate come disegni o modelli.Allo stesso modo, non sono registrabili le forme volte esclusivamente a garantire la funzionalità (ovvero quelle determinate dalla funzione stessa). In tali casi è difficile ottenere un rimedio tramite correzione e la domanda viene respinta in fase di esame.
Ambito delle rettifiche: sono ammesse rettifiche relative a vizi di forma, ma le modifiche ai disegni successive alla presentazione della domanda sono soggette a rigide limitazioni. In particolare, qualora si rivendichi il diritto di priorità, le modifiche che non corrispondono perfettamente ai disegni della domanda di priorità saranno considerate come l’aggiunta di elementi nuovi, con il rischio di rigetto della rettifica o della perdita del diritto di priorità.I criteri di esame dei disegni e modelli in Brasile richiedono che i disegni siano «identici a quelli della domanda di priorità»; non è consentito sostituire i disegni in un secondo momento per renderli conformi alla domanda di priorità. Pertanto, è necessario valutare con attenzione i disegni da presentare al momento del deposito e, se necessario, adottare una strategia che preveda, ad esempio, una correzione spontanea da effettuarsi tempestivamente dopo il deposito.
Come sopra indicato, in Brasile le opportunità di correzione sono fondamentalmente limitate agli aspetti formali, mentre i vizi relativi ai requisiti sostanziali (quali la violazione dell’ordine pubblico e del buon costume o la mancanza di carattere decorativo) risultano fatali.Tuttavia, **è possibile presentare ricorso (procedimento di revisione) contro una decisione di rigetto**. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del rigetto nella Gazzetta Ufficiale è possibile presentare una richiesta di revisione, indicando i motivi dell’opposizione, e verrà effettuato un riesame da parte di un esaminatore interno.Nel corso del procedimento di ricorso viene previsto un termine entro il quale i terzi possono presentare le proprie osservazioni; inoltre, l’esaminatore formula nuovamente le proprie osservazioni e al richiedente viene concessa l’opportunità di presentare una nuova replica. A seguito del ricorso, qualora il rifiuto venga revocato, si procede direttamente alla registrazione; qualora invece venga confermato, si potrà prendere in considerazione il ricorso giurisdizionale (azione legale).
Il sistema brasiliano dei disegni e modelli non prevede un regime di opposizione nella fase di deposito della domanda. Di conseguenza, anche qualora una terza parte intenda opporsi a una determinata domanda di registrazione di un disegno o modello, non dispone di alcun mezzo per intervenire ufficialmente prima della registrazione. Qualora si venga a conoscenza di una domanda di registrazione di un disegno o modello presentata da un concorrente, si dovrà innanzitutto monitorare attentamente l’andamento della pratica per verificare se tale disegno o modello venga registrato, per poi valutare le contromisure da adottare dopo la registrazione.
Procedimento di nullità successivo alla registrazione: una volta registrato il disegno o modello, è possibile presentare una richiesta di procedimento di nullità (procedimento amministrativo di nullità della registrazione). La richiesta può essere presentata da chiunque (è sufficiente che si tratti di una parte interessata) e può essere avviata d’ufficio dall’Istituto Nazionale di Proprietà Industriale (INPI). La richiesta di procedimento di nullità deve essere presentata entro cinque anni dalla data di pubblicazione della registrazione.Una volta trascorso il termine di cinque anni, il procedimento di nullità dinanzi all’INPI non viene, in linea di principio, accettato. Tuttavia, si ritiene che sia possibile intentare un’azione di nullità dinanzi al tribunale (Tribunale Federale) anche dopo tale termine. Come motivi di nullità si possono far valere l’inadempimento dei requisiti formali (ad esempio, violazione del principio di unità) o la mancanza dei requisiti sostanziali (ad esempio, mancanza di novità o originalità).Nel procedimento di nullità si richiede all’Ufficio dei brevetti la revoca della registrazione e, qualora non si sia d’accordo con la decisione dell’Ufficio, è possibile ricorrere in ultima istanza al controllo giurisdizionale.
Eccezione di nullità: come già menzionato, in un’azione per contraffazione il convenuto può far valere la nullità del disegno o modello registrato come mezzo di difesa. In questo caso, è caratteristico il fatto che possa essere emessa una sentenza che nega la validità solo tra le parti di tale causa (effetto inter partes).In altre parole, anche senza un regolare procedimento di nullità dinanzi al Tribunale Federale, è possibile che venga emessa una sentenza secondo cui, nel contesto di un’azione per contraffazione, il diritto sul disegno o modello in questione non possa essere fatto valere nei confronti dell’attore. Tuttavia, tale sentenza non ha un impatto diretto su altri terzi. Qualora altri soggetti desiderino ottenere la dichiarazione definitiva di nullità, dovranno avviare separatamente un procedimento di nullità o un’azione per nullità.
In sintesi, in Brasile si può affermare che i cinque anni successivi alla concessione del diritto rappresentino il periodo a più alto rischio di nullità. Qualora si intenda contestare un disegno o modello registrato di terzi, è auspicabile presentare una richiesta di procedimento di nullità entro tale termine; dal punto di vista del titolare del diritto, è bene tenere presente che, una volta trascorsi i cinque anni dalla registrazione, il rischio di nullità amministrativa si riduce (sebbene permanga la possibilità di una contestazione in sede giudiziaria).
Infine, riassumiamo i punti e le strategie che le imprese giapponesi dovrebbero tenere presenti quando intendono proteggere e sfruttare i propri disegni e modelli in Brasile.
Ottenimento tempestivo dei diritti e utilizzo del diritto di priorità internazionale: poiché il Brasile adotta il sistema di registrazione senza esame, i tempi che intercorrono tra la presentazione della domanda e la registrazione tendono ad essere più brevi rispetto ad altri paesi. Qualora si desideri ottenere rapidamente i diritti in concomitanza con il lancio del prodotto, la domanda di registrazione in Brasile rappresenta una valida opzione.Se la domanda viene presentata in Brasile entro sei mesi dalla domanda di disegno o modello in Giappone, è possibile rivendicare il diritto di priorità di Parigi; inoltre, a partire dal 2023 sarà possibile avvalersi anche della domanda internazionale di L’Aia.Se, dopo aver depositato la domanda in Giappone, si intende considerare il mercato brasiliano come uno dei paesi in cui commercializzare il prodotto, si raccomanda di valutare la possibilità di depositare tempestivamente una domanda anche in Brasile (oppure di designare il Brasile nella domanda internazionale). Si noti inoltre che la legislazione brasiliana prevede un periodo di grazia (periodo di tolleranza) di 180 giorni in materia di novità; pertanto, la divulgazione da parte del richiedente effettuata entro i sei mesi precedenti il deposito della domanda non comporta la perdita della novità.Anche nel caso in cui un’azienda giapponese dovesse rendere pubblico il design, ad esempio in occasione del lancio di un prodotto, entro sei mesi è ancora possibile ottenere la protezione presentando una domanda in Brasile. Si prega tuttavia di prestare attenzione, poiché, una volta trascorso il periodo di priorità (6 mesi), in linea di principio non sarà più possibile ottenere la protezione.
Deposito in blocco di disegni e modelli derivati: in Giappone esistono sistemi quali quello dei disegni e modelli correlati, ma il principio di base è “una domanda per un disegno o modello”. In Brasile, invece, è possibile depositare in un’unica domanda fino a 20 varianti dello stesso concetto.Nel caso di prodotti che presentano più disegni derivati, quali diverse varianti di colore o modifiche nei dettagli, è più efficiente dal punto di vista dei costi presentare una domanda unica che li raggruppi il più possibile. Tuttavia, poiché l’inserimento di disegni non correlati comporta il rigetto della domanda, si raccomanda di definire l’ambito del raggruppamento consultando il proprio agente.Inoltre, mentre in Giappone esiste una strategia che prevede di presentare successivamente una domanda di disegno o modello correlato per disegni simili non inclusi nella domanda iniziale, in Brasile la presentazione di una domanda separata per un disegno simile dopo la pubblicazione potrebbe far sì che la propria domanda anteriore costituisca un ostacolo. Pertanto, è auspicabile includere nella domanda iniziale, per quanto possibile, tutte le varianti che si desidera proteggere.
Gestione dei disegni parziali: come menzionato in precedenza, a partire dal 2023 anche in Brasile è possibile presentare rivendicazioni parziali mediante linee tratteggiate. Tuttavia, non si tratta di un sistema autonomo come quello giapponese dei disegni parziali e l’esperienza procedurale in materia è ancora limitata.Qualora un’azienda giapponese intenda proteggere in Brasile solo una parte di un prodotto, è necessario limitare abilmente l’ambito di protezione utilizzando le linee tratteggiate nei disegni. In tale occasione, si raccomanda di non dimenticare di specificare nella descrizione che le parti indicate con linee tratteggiate non rientrano nell’ambito di protezione.La protezione parziale del design è efficace contro la contraffazione, ma se l’esaminatore ritiene che la parte in questione abbia una «forma banale», è possibile che la registrazione venga rifiutata (in particolare nel caso di forme di componenti che, considerate singolarmente, mancano di originalità). Si tratta di una strategia efficace solo quando le caratteristiche visive, anche se parziali, sono particolarmente evidenti.
Agente locale e assistenza linguistica: in Brasile la lingua ufficiale è il portoghese e i documenti da presentare all’Ufficio Brevetti, così come i bollettini ufficiali, sono redatti in portoghese. Poiché per le aziende giapponesi risulta difficile gestire direttamente tali comunicazioni, è indispensabile nominare un agente locale di fiducia.Fortunatamente, nelle domande di brevetto brasiliane non è richiesta l’autenticazione notarile della procura, il che agevolare le procedure; tuttavia, scegliendo un agente con comprovata esperienza nei casi riguardanti aziende giapponesi, è possibile evitare errori dovuti alle differenze culturali e alle consuetudini commerciali.In particolare, qualora si renda necessario rispondere a un rigetto tramite la Convenzione dell’Aia, è necessario redigere una risposta in portoghese entro un breve termine di 60 giorni dalla notifica da parte dell’OMPI; pertanto, è opportuno stabilire in anticipo un sistema di comunicazione con il rappresentante locale.
Esercizio dei diritti e ricorso all’esame di merito: in Brasile, in caso di violazione del diritto di disegno o modello, sono ammesse azioni inibitorie e richieste di risarcimento danni; nei casi più gravi si può anche ricorrere all’azione penale.Qualora sul mercato circolino prodotti contraffatti, è prassi comune inviare innanzitutto una lettera di diffida (Cease & Desist letter) tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, per sollecitare la cessazione volontaria della violazione. Qualora la violazione persista, si avvia un’azione civile, ricorrendo, se necessario, anche al sequestro doganale.Il punto fondamentale in questo contesto è la stabilità (validità) del diritto. I diritti ottenuti senza esame sono rapidi da acquisire, ma comportano il rischio che gli autori della violazione ne contestino la validità. Avvalersi della suddetta richiesta di esame di merito per ottenere una conferma della novità e dell’originalità dei propri diritti costituisce un’arma potente nella strategia processuale.In particolare in Brasile, poiché a seconda dell’esito dell’esame da parte dell’esaminatore può essere avviato un procedimento di nullità d’ufficio, si può affermare, per così dire, che i diritti riconosciuti dall’esaminatore godono di maggiore affidabilità. Pertanto, quando un’azienda giapponese ottiene un diritto di disegno o modello in Brasile, si raccomanda di richiedere attivamente l’esame di merito per i disegni e modelli di particolare importanza, al fine di garantire la massima sicurezza.
Gestione dei costi: le spese ufficiali relative ai disegni e modelli in Brasile sono relativamente contenute e, grazie al vantaggio di poter depositare più varianti in un’unica domanda, è possibile ottenere una protezione ampia con un buon rapporto qualità-prezzo. Tuttavia, è importante stimare il costo totale tenendo conto delle fluttuazioni dei cambi e delle spese dei rappresentanti locali, valutando le opzioni in ordine di priorità a partire dai disegni e modelli più rilevanti.Ad esempio, per i prodotti il cui mercato locale non è particolarmente ampio, occorre valutare il rapporto costo-efficacia della domanda e decidere, nell’ambito di una strategia globale in materia di proprietà intellettuale, se sia possibile ottenere una copertura tramite marchi o diritti d’autore anziché tramite il disegno o modello. È necessario adottare un approccio selettivo, presentando senza esitazione la domanda per i disegni o modelli fondamentali e riservando la domanda per quelli secondari solo se necessario.
Con la presente, abbiamo illustrato in modo esaustivo le linee generali del sistema brasiliano dei disegni e modelli e i punti salienti dal punto di vista pratico. Il Brasile, pur avvicinandosi agli standard internazionali grazie all’adesione alla Convenzione dell’Aia nel 2023 e all’entrata in vigore dei nuovi criteri di esame, rimane una giurisdizione unica nel suo genere, in cui permangono il principio di non esame e procedure specifiche.Per le imprese giapponesi è importante seguire da vicino le ultime tendenze e collaborare con esperti locali per garantire l’acquisizione e l’utilizzo adeguati dei diritti. Ci auguriamo che il contenuto del presente articolo possa essere d’aiuto per tutelare in modo efficace i propri disegni e modelli sul mercato brasiliano.
Bibliografia e fonti: Legge brasiliana sulla proprietà industriale (Legge n. 9.279/96), Manuale sui disegni e modelli dell’INPI, 2ª edizione (aggiornata al 2023), ICLG “Designs 2025 – Brazil”, rubrica “Il sistema dei disegni e modelli in Brasile” di HARAKENZO, ecc.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
EVORIX – Studio di proprietà intellettuale, Avvocato specializzato in proprietà industriale e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. Membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).