Requisiti per la registrazione dei marchi

Ai sensi della legge sui marchi del Brunei (Trade Marks Act (Cap 98)), il requisito fondamentale per la registrazione è che il segno sia in grado di distinguere i prodotti o i servizi di un soggetto da quelli di altri.Tradizionalmente, possono costituire marchi caratteri, figure, simboli, colori e forme tridimensionali visivamente riconoscibili; tuttavia, a seguito della modifica legislativa del 2017, è stata eliminata la limitazione relativa alla «riconoscibilità visiva», rendendo così possibile la registrazione, a determinate condizioni, anche di marchi non visibili quali suoni e profumi.I marchi comprendono, oltre ai marchi di prodotti e ai marchi di servizi, anche i marchi collettivi e i marchi di certificazione.

Ai fini della registrazione, è richiesto che il marchio possieda un carattere distintivo (distinzione) rispetto ai prodotti e servizi altrui. I segni descrittivi (ad esempio: segni che indicano direttamente il tipo, la qualità o la provenienza di un prodotto), le indicazioni di uso comune e i segni costituiti esclusivamente da nomi generici non sono, in linea di principio, registrabili.Tuttavia, qualora il marchio abbia acquisito carattere distintivo a seguito di un uso antecedente alla domanda di registrazione (SECONDARY MEANING), la registrazione potrebbe essere concessa previa presentazione di prove a sostegno. D’altra parte, sono vietati alla registrazione i marchi contrari all’ordine pubblico e al buon costume, quelli contrari alla morale pubblica e quelli ingannevoli (che potrebbero indurre in errore i consumatori).Inoltre, i marchi che includono segni oggetto di protezione speciale, quali gli stemmi reali, gli stemmi nazionali o le bandiere nazionali, non possono essere registrati senza previa autorizzazione da parte dell’autorità competente. Anche la presentazione di una domanda in malafede (ad esempio, con l’intento di appropriarsi indebitamente di un marchio notoriamente conosciuto di terzi) costituisce un motivo di rifiuto della registrazione.

Inoltre, non possono essere registrati i marchi identici o simili a quelli già depositati o registrati da altri, qualora i prodotti o i servizi siano concorrenti o correlati, in quanto sussiste il rischio di confusione.Anche nel caso di prodotti o servizi non simili, la registrazione viene rifiutata se il marchio è identico o simile a un marchio notoriamente conosciuto di terzi e sussiste il rischio che si sfrutti indebitamente o si leda la reputazione o la notorietà di tale marchio.In sintesi, esistono anche motivi di rifiuto relativi, secondo i quali non possono essere registrati i marchi che entrano in conflitto con diritti acquisiti da terzi (diritti su marchi anteriori o diritti su indicazioni notoriamente conosciute).

Si noti inoltre che nel Brunei vige il principio della registrazione (principio della priorità della domanda) piuttosto che l’acquisizione dei diritti per uso.Per quanto riguarda la tutela dei marchi non registrati, essa è affidata a rimedi in materia di concorrenza sleale e alle disposizioni sulla tutela dei marchi notori (ad esempio l’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi); tuttavia, in linea di principio, il titolare del diritto di marchio è colui che per primo ha presentato la domanda e ottenuto la registrazione. Tuttavia, al richiedente è richiesta **l’intenzione di utilizzare il marchio in buona fede (l’intenzione sincera di utilizzare il marchio)**.Non è necessario che l’uso effettivo sia già in atto al momento della domanda, ma non saranno ammesse domande se il richiedente non nutre la sincera intenzione di utilizzare in futuro il marchio in questione nel Brunei. Ciò risulta evidente anche dal fatto che, nel caso delle domande presentate tramite il sistema di Madrid, sia richiesta una «dichiarazione relativa all’intenzione di uso».

Procedura di deposito

L’autorità competente per le domande di marchio è l’Ufficio della Proprietà Intellettuale del Brunei (BruIPO). La lingua di deposito è, di norma, l’inglese.Il Brunei adotta il sistema della «domanda unica per più classi», che consente di designare, in un’unica domanda, prodotti e servizi appartenenti a più classi della classificazione internazionale. Al momento della presentazione della domanda, è necessario compilare e presentare l’apposito modulo (Form TM1), indicando la rappresentazione del marchio (i caratteri, nel caso di un marchio denominativo, o il disegno, nel caso di un marchio figurativo) e l’elenco dei prodotti e servizi designati.Per i marchi simili è possibile avvalersi del sistema dei marchi in serie, che consente di presentare in un’unica domanda più marchi che presentano solo lievi differenze.Qualora un richiedente straniero presenti direttamente la domanda, è necessario indicare un indirizzo in cui sia possibile effettuare notifiche all’interno del Brunei (di norma si nomina un rappresentante locale). Qualora si nomini un rappresentante, è necessario presentare una procura (Modulo TM22) e versare la tassa prevista; tuttavia, non è richiesta una procura autenticata o certificata, essendo sufficiente una procura in forma semplificata.

Una volta accolta la domanda, viene innanzitutto effettuato un esame formale (verifica della correttezza della forma del modulo di domanda e dell’eventuale mancanza di dati obbligatori). Successivamente si passa all’esame di merito, nel corso del quale vengono valutati i requisiti di registrazione previsti dalla legge sui marchi (presenza o meno di motivi assoluti o relativi di rifiuto della registrazione).In questa fase, l’esaminatore valuta la presenza o meno di carattere distintivo del marchio, nonché l’eventuale conflitto con domande anteriori o marchi già registrati; se necessario, viene effettuata anche una ricerca sui marchi precedenti. A seguito dell’esame, qualora sussistano motivi di rifiuto, il richiedente ne viene informato e gli viene concessa la possibilità di presentare, entro un determinato termine, una memoria difensiva o una correzione.Una volta eliminati i motivi di rifiuto, **la domanda viene provvisoriamente «accettata (accolta)» e il Registrar ne pubblica il contenuto sul «Trade Marks Journal», che sostituisce la Gazzetta Ufficiale**. Tale pubblicazione della domanda (annuncio) costituisce una procedura volta a garantire alle parti interessate la possibilità di presentare opposizione.Il periodo di pubblicazione è di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione; se entro tale termine non viene presentata alcuna opposizione, si procede con la procedura di registrazione.

Qualora venga presentata un’opposizione entro tre mesi dalla pubblicazione, il Registrar ne dà comunicazione al richiedente e ha inizio il procedimento di opposizione. L’opponente (terzo) presenta l’apposito atto di opposizione, in cui espone e dimostra in modo concreto i motivi per cui chiede il rifiuto della registrazione.Il richiedente può presentare una memoria di replica per sostenere che il proprio marchio è registrabile. Sulla base delle argomentazioni e delle prove presentate da entrambe le parti, l’Ufficio della Proprietà Intellettuale decide in merito all’accoglimento o al rigetto dell’opposizione.Qualora l’opposizione venga respinta (con la vittoria del richiedente), il marchio viene registrato come previsto; qualora invece l’opposizione venga accolta (con la vittoria dell’opponente), la domanda di registrazione del marchio in questione viene respinta. La parte soccombente nel procedimento di opposizione ha la possibilità di presentare ricorso (appello) dinanzi all’Alta Corte del Brunei.

Una volta scaduto il termine per l’opposizione, per i marchi la cui registrazione è stata definitivamente approvata, la registrazione viene completata previo pagamento della tassa di registrazione e viene rilasciato il certificato di registrazione del marchio.Nel Brunei, il periodo necessario dal giorno della domanda (data di priorità) al completamento della registrazione è stimato in circa 12-18 mesi. Sebbene tale durata possa variare a seconda dell’esito dell’esame e dell’eventuale presenza di opposizioni, si tende a ottenere la registrazione in un lasso di tempo relativamente breve.

Documenti e informazioni necessari per la domanda

Le informazioni di base da indicare nella domanda sono il nome e l’indirizzo del richiedente, i dati del rappresentante qualora la domanda venga presentata tramite un rappresentante, nonché la rappresentazione del marchio stesso e l’elenco delle classi di prodotti e servizi designati. Il Brunei classifica i prodotti e i servizi secondo la Classificazione internazionale di Nizza e, all’attuale 11ª edizione, adotta tutte le 45 classi(con la modifica del 2017 sono state aggiunte le classi di servizi da 43 a 45). È auspicabile che i prodotti e i servizi designati siano indicati nel modo più specifico possibile, evitando espressioni generiche. Non è necessario che il marchio sia già in uso al momento della domanda; tuttavia, come sopra indicato, al richiedente è richiesta l’intenzione di utilizzarlo in futuro, pertanto è importante specificare con precisione i prodotti e i servizi che si intende effettivamente utilizzare.

Nel caso di marchi figurativi o di marchi denominativi con caratteri tipografici particolari, si dovrà presentare un campione del marchio (dati immagine in formato JPEG o simili). Qualora si intenda ottenere la tutela a colori, il marchio dovrà essere presentato a colori; se presentato in bianco e nero, si riterrà che l’uso sia compreso in tutte le varianti cromatiche.Per i marchi composti da lingue diverse dall’inglese (lingue straniere diverse dal malese), è necessario presentare una traduzione in inglese autenticata. Ad esempio, i marchi espressi con caratteri kanji o arabi devono essere accompagnati dalla relativa traduzione in inglese (spiegazione del significato). Il contenuto tradotto verrà utilizzato dal funzionario incaricato della registrazione come riferimento per la valutazione della somiglianza e ai fini della registrazione.Qualora si intenda rivendicare il diritto di priorità in fase di deposito (nel caso in cui la domanda venga presentata entro sei mesi dalla data di deposito di una domanda precedente in uno dei paesi aderenti alla Convenzione di Parigi), è necessario indicare nella domanda la data, il numero e il paese della domanda precedente e presentare, entro il termine previsto (di norma entro tre mesi), il certificato di priorità (copia della ricevuta di deposito rilasciata dall’ufficio estero).

Come già menzionato, qualora un’impresa straniera presenti direttamente una domanda in Brunei, è necessario indicare un indirizzo locale. Nella maggior parte dei casi, le procedure vengono espletate tramite un agente di marchi autorizzato in Brunei (ad esempio uno studio legale). In tale occasione, è sufficiente una semplice firma sulla procura (Power of Attorney); non è richiesta alcuna autenticazione notarile.Non sono richiesti altri documenti particolari; in linea di massima sono sufficienti il modulo di domanda, il campione del marchio, la traduzione (se del caso) e i documenti relativi al diritto di priorità (se del caso). Al momento del deposito è necessario versare le tasse ufficiali previste (tassa base per la prima classe e tasse aggiuntive per ogni classe supplementare, tassa di pubblicazione, ecc.).Ad esempio, la tassa di base per la domanda è pari a 150 BND per classe. È inoltre possibile presentare la domanda in formato elettronico, effettuando le procedure online. Qualora i documenti o le informazioni fornite presentino delle lacune, verrà richiesta una rettifica in fase di esame di forma; è pertanto fondamentale preparare la documentazione in modo accurato e completo.

Il sistema di opposizione e il sistema di nullità

Il sistema di opposizione (Opposition) consente alle parti interessate di opporsi alla registrazione entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda nel Bollettino delle domande. L’opposizione costituisce uno strumento a posteriori di impedimento alla registrazione da parte di terzi e, in Brunei, «chiunque» può presentare opposizione entro il termine previsto.L’opponente è tenuto a esporre in modo specifico i motivi dell’opposizione nella notifica; è possibile far valere qualsiasi motivo che rientri tra i motivi di rigetto previsti dalla legge sui marchi, quali la collisione con un proprio diritto di marchio anteriore, la violazione dell’ordine pubblico e del buon costume o la mancanza di carattere distintivo del marchio.Qualora venga presentata un’opposizione, al richiedente viene concessa la possibilità di controbattere; dopo la presentazione delle memorie difensive da entrambe le parti e il relativo esame, l’Ufficio della proprietà intellettuale decide in merito all’ammissibilità della registrazione. Se l’opposizione viene accolta, il marchio non viene registrato.Qualora non venga presentata alcuna opposizione entro il termine previsto, oppure qualora tutte le opposizioni siano state respinte o risolte, il marchio verrà prontamente registrato.

Il procedimento di invalidazione (Invalidation/Revocation) è una procedura volta a invalidare retroattivamente un marchio registrato per errore dopo l’emissione della decisione di registrazione. Nel Brunei, entro cinque anni dalla registrazione, «chiunque» può richiedere l’invalidazione della registrazione del marchio presso l’Ufficio della Proprietà Intellettuale (Registrar) o in tribunale.Come motivi di nullità possono essere addotti tutti i motivi di rifiuto esistenti al momento della registrazione. Nello specifico, costituiscono motivi di nullità i casi in cui «il marchio non soddisfacesse originariamente i requisiti di registrazione» (motivo di rifiuto assoluto), «fosse in conflitto con un marchio di terzi depositato in precedenza» (motivo di rifiuto relativo) o «la domanda fosse stata presentata in malafede».Qualora la richiesta di nullità venga accolta, la registrazione del marchio sarà considerata nulla sin dall’inizio e la registrazione verrà cancellata (con conseguente decadenza dei diritti acquisiti).D’altra parte, una volta trascorso il termine di cinque anni previsto per la richiesta di nullità, in base al principio di buona fede, il titolare del diritto anteriore potrebbe vedersi limitare la possibilità di far valere la nullità (*accettazione tacita – acquiescenza – nel caso in cui il titolare del marchio anteriore, pur essendo a conoscenza della situazione, non abbia presentato opposizione o richiesta di nullità per un lungo periodo).Tuttavia, per quanto riguarda le registrazioni ottenute in malafede, sussiste la possibilità che l’invalidità venga riconosciuta anche dopo la scadenza di tale termine (dal punto di vista della tutela dell’ordine pubblico e del buon costume).

Inoltre, è previsto il sistema di cancellazione per mancato uso. Qualora un marchio registrato non sia stato utilizzato affatto per cinque anni, i terzi possono presentare istanza di cancellazione di tale registrazione (privazione del diritto).In particolare, qualora non sia stato effettuato un uso effettivo del marchio entro cinque anni dalla data di completamento della procedura di registrazione, oppure qualora il marchio sia rimasto inutilizzato per un periodo consecutivo di almeno cinque anni successivamente a tale data, le parti interessate possono presentare una domanda di cancellazione all’Ufficio della proprietà intellettuale o al tribunale; qualora venga accertato che l’inutilizzo sia privo di giustificato motivo, la registrazione del marchio viene cancellata.Anche questa richiesta di cancellazione per inutilizzo può essere presentata da «chiunque», ma nella pratica è spesso presentata da concorrenti o da terzi aventi interesse. Qualora la cancellazione venga accolta, il marchio perde efficacia per tutti o parte dei prodotti e servizi designati (cancellazione della registrazione per la parte interessata).Qualora il periodo di inutilizzo sia limitato ad alcuni prodotti, la cancellazione riguarderà solo tale parte, mentre la registrazione relativa agli altri prodotti per i quali il marchio è utilizzato verrà mantenuta.

Come sopra illustrato, nel sistema dei marchi del Brunei sono previsti vari strumenti contenziosi, dall’opposizione al procedimento di nullità e al procedimento di revoca, dal momento della domanda fino alla registrazione, che consentono di verificare e gestire in modo articolato l’idoneità alla registrazione dei marchi e i requisiti per il mantenimento dei diritti. I titolari dei diritti e i terzi devono prestare attenzione ai rispettivi termini e requisiti e avvalersi in modo appropriato di tali strumenti.

Durata di validità del marchio registrato e procedura di rinnovo

La durata del diritto di marchio (periodo di validità) è fissata a 10 anni a decorrere dalla data di registrazione. Ad esempio, un diritto di marchio registrato il 1° luglio 2025 (una volta completato il pagamento della tassa di registrazione e l’iscrizione nel registro da parte del funzionario incaricato) sarà valido fino al 30 giugno 2035.Successivamente, è possibile rinnovarlo ogni 10 anni un numero illimitato di volte, prolungandone la validità di ulteriori 10 anni ad ogni rinnovo. La procedura di rinnovo può essere avviata prima della scadenza del periodo di validità; in linea di principio, la domanda di rinnovo deve essere presentata entro i sei mesi precedenti la data di scadenza.Ad esempio, qualora la scadenza sia fissata al 30 giugno 2035, sarà possibile presentare la domanda di rinnovo a partire dal 1° gennaio 2035. Anche qualora si dovesse dimenticare di effettuare il rinnovo entro il termine previsto, è concesso un periodo di grazia di sei mesi; pagando la tariffa aggiuntiva prevista entro tale periodo, è possibile rinnovare il marchio e mantenere il diritto.Tuttavia, una volta trascorso il periodo di grazia, la registrazione viene cancellata e il diritto si estingue. Anche dopo l’estinzione, entro un determinato periodo (entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cancellazione), esiste un sistema che consente di richiedere il ripristino della registrazione (recupero della registrazione cancellata) adducendo motivi validi; tuttavia, in linea di principio, è indispensabile espletare la procedura di rinnovo entro i termini previsti.

Al momento della richiesta di rinnovo non viene effettuato alcun esame di merito. Pertanto, un marchio una volta registrato mantiene i propri diritti in modo quasi perpetuo, a meno che non vi siano opposizioni, dichiarazioni di nullità o cancellazioni. Tuttavia, come già menzionato, i marchi che non vengono utilizzati per un lungo periodo sono esposti al rischio di cancellazione; pertanto, è necessario non solo mantenere i diritti, ma anche adoperarsi per il loro effettivo utilizzo.Inoltre, al momento del rinnovo è necessario il pagamento della tassa di registrazione (tassa ufficiale), il cui importo varia in base al numero di classi. Nel Brunei, la tassa di rinnovo è fissata a BND$200 per marchio (dati aggiornati al 2022). Dopo il rinnovo, l’Ufficio della Proprietà Intellettuale rilascia un certificato di rinnovo e il diritto di marchio rimane in vigore per i successivi 10 anni.Poiché anche i diritti di marchio rinnovati possono continuare a essere oggetto di opposizione (o, se già registrati, di procedimento di nullità) o di procedimento di cancellazione, non è opportuno abbassare la guardia. È fondamentale tenere costantemente sotto controllo lo stato di utilizzo del proprio marchio e non trascurare le procedure di rinnovo necessarie.

Esercizio dei diritti e misure di tutela contro le violazioni

L’ambito dei diritti del titolare del marchio consiste nel diritto di utilizzare in modo esclusivo il marchio registrato in relazione ai prodotti e ai servizi designati. Qualora terzi utilizzino senza autorizzazione un marchio identico o simile su prodotti o servizi identici o simili, si configura una violazione del diritto di marchio.Ai sensi della legge sui marchi del Brunei, la violazione di un marchio registrato costituisce causa di azione civile e il titolare del diritto può immediatamente adire l’Alta Corte per richiedere un provvedimento inibitorio o il risarcimento dei danni.Qualora il titolare del diritto ottenga un risarcimento in sede di causa civile, il tribunale emette nei confronti dell’autore della violazione un provvedimento di risarcimento danni (a titolo di compensazione delle perdite commerciali subite a causa della violazione) e un’ordinanza inibitoria (che dispone la cessazione immediata dell’atto di violazione e ne vieta la ripetizione in futuro).È inoltre possibile ordinare la restituzione dei profitti ottenuti dall’autore della violazione in malafede (restituzione dell’arricchimento senza causa), nonché l’ordinanza di distruzione o di consegna dei prodotti contraffatti e dei segni distintivi falsi.Il titolare del diritto può inoltre richiedere **un provvedimento provvisorio (misura inibitoria provvisoria)** al fine di preservare le prove relative al presunto atto di violazione, consentendo così di procedere rapidamente al sequestro dei prodotti contraffatti e alla sospensione della loro vendita. I tribunali del Brunei applicano tali misure di tutela con la stessa flessibilità riscontrabile in altri paesi e, nei casi di violazione manifesta, tendono a concedere l’inibitoria e il risarcimento.

Sono previste anche misure penali per le violazioni gravi dei diritti di marchio. Gli articoli 94 e seguenti della legge sui marchi definiscono come reato l’atto di apporre su prodotti o sul loro imballaggio un segno identico al marchio registrato senza il consenso del titolare del diritto di marchio, nonché l’atto di produrre, vendere o detenere marchi contraffatti.A seconda della natura della violazione, possono essere inflitte pene detentive fino a un massimo di cinque anni o ammende fino a 100.000 dollari BND (oppure entrambe le pene). Ad esempio, l’importazione e la vendita di prodotti contraffatti a scopo di lucro possono comportare ammende elevate o pene detentive di lunga durata, a seconda della quantità.Inoltre, i marchi apposti illegalmente e i prodotti contraffatti vengono confiscati e distrutti per ordine del tribunale. Poiché la polizia e le autorità doganali possono effettuare retate e avviare procedimenti penali sulla base di denunce o con la collaborazione dei titolari dei diritti, i procedimenti penali costituiscono un potente deterrente, in particolare nella lotta contro la contraffazione.

Nel Brunei sono inoltre in vigore misure di controllo alle frontiere da parte delle autorità doganali (Ufficio delle dogane). I titolari dei diritti di marchio possono richiedere il blocco dell’importazione di merci contraffatte presentando una segnalazione o una richiesta alle autorità doganali. Qualora sussista il sospetto che le merci importate rechino marchi contraffatti, i funzionari doganali possono immediatamente trattenere (sospendere l’importazione) la merce in questione.Successivamente, il titolare del diritto deve ottenere, entro un determinato termine, un provvedimento del tribunale, quale un’ordinanza di sequestro conservativo, per procedere con le formalità necessarie al sequestro e alla distruzione definitivi. Grazie a tali controlli alle frontiere, è possibile impedire preventivamente la circolazione dei prodotti contraffatti sul territorio nazionale.

Tuttavia, occorre prestare attenzione al fatto che il Brunei tollera le importazioni parallele. In altre parole, l’atto di importazione e vendita da parte di terzi di prodotti autentici venduti regolarmente all’estero (importazione di prodotti del mercato grigio) non è considerato una violazione del diritto di marchio.Poiché il Brunei adotta la posizione secondo cui l’efficacia dei diritti di marchio si esaurisce a livello internazionale dopo la prima vendita (principio dell’esaurimento internazionale), non è possibile richiedere la cessazione o il divieto delle importazioni parallele basandosi esclusivamente sui diritti nazionali. Per questo motivo, nella pratica è fondamentale che i titolari dei marchi controllino le importazioni parallele a livello contrattuale, attraverso accordi di distribuzione e la gestione della distribuzione.

Rapporti con il sistema internazionale dei marchi (Protocollo di Madrid, ecc.)

Il Brunei è parte contraente della Convenzione di Parigi (adesione nel 2012) e dell’Accordo TRIPS dell’OMC (adesione nel 1995); la legislazione nazionale ha recepito i sistemi di rivendicazione del diritto di priorità e di tutela dei marchi notori, previsti da tali accordi.Inoltre, in data 6 gennaio 2017, il Brunei ha aderito al **Protocollo di Madrid (Madrid Protocol)**, rendendo così disponibile il sistema di domanda internazionale previsto da tale accordo. In questo modo, i titolari di diritti di marchio di altri paesi, tra cui il Giappone, possono designare il Brunei nella domanda internazionale di Madrid e ottenere la protezione del marchio sul territorio del Brunei con un’unica procedura.Inoltre, sulla base di una domanda o di una registrazione di marchio nel Brunei, è possibile presentare una domanda internazionale dal Brunei verso altri paesi, facilitando così l’acquisizione di marchi all’estero da parte delle imprese del Brunei.

In occasione dell’adesione al Protocollo di Madrid, il Brunei ha formulato alcune dichiarazioni.In primo luogo, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c) del Protocollo, ha dichiarato la proroga del termine per la notifica di rigetto; pertanto, per le registrazioni internazionali che designano il Brunei, la notifica di rigetto provvisorio potrà essere effettuata entro 18 mesi (il termine standard è di 12 mesi, ma la proroga garantisce un periodo sufficiente per l’esame e l’opposizione).Inoltre, per il Brunei in qualità di paese designato è necessaria la presentazione di una dichiarazione di intenzione di uso (Declaration of Intention to Use). Si tratta di una procedura con cui, al momento della domanda internazionale o in occasione di una designazione successiva, si dichiara l’intenzione di utilizzare il marchio in questione nel Brunei; tale requisito è coerente con quello relativo all’intenzione di uso previsto nelle domande nazionali.Inoltre, il Brunei ha dichiarato che riscuoterà una tassa specifica per la protezione ai sensi del Sistema di Madrid. Pertanto, qualora si designi il Brunei in una registrazione internazionale, è necessario versare la tassa specifica prevista tramite l’OMPI al momento della domanda e al momento del rinnovo.

In pratica, il Brunei, in qualità di Stato designato nella domanda di registrazione di Madrid, effettua un esame di merito secondo criteri di valutazione analoghi a quelli applicati alle domande nazionali.A seguito della designazione, qualora l’Ufficio della proprietà intellettuale del Brunei non riscontri motivi di rigetto, la protezione decorre direttamente dalla registrazione internazionale e questa viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale. In caso di motivi di rigetto, viene notificata una comunicazione di rigetto provvisorio tramite l’OMPI e il richiedente dovrà provvedere a rispondere tramite un rappresentante locale.È ammessa anche l’opposizione, analogamente a quanto previsto per le domande nazionali; qualora venga presentata un’opposizione entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino delle designazioni, la registrazione rimane sospesa fino alla decisione definitiva. Il periodo di protezione derivante dalla registrazione internazionale scade ogni dieci anni a partire dalla data di registrazione internazionale; il rinnovo effettuato presso l’OMPI ha efficacia anche nel Brunei (al momento del rinnovo è richiesta una tassa individuale relativa al Brunei).

Si noti che, al momento, il Brunei non è ancora aderente al Trattato sulla legislazione in materia di marchi (TLT) né al Trattato di Singapore. Nella procedura di deposito permangono in parte alcune norme locali specifiche dei paesi non aderenti al TLT, quali l’obbligo di firma e timbro o i requisiti relativi alla residenza locale.Tuttavia, come già menzionato, si sta procedendo verso la semplificazione delle procedure e l’armonizzazione internazionale, ad esempio con l’eliminazione dell’obbligo di autenticazione delle procure e l’introduzione delle domande pluriclasse e in serie; pertanto, nella pratica non sussistono ostacoli significativi. È probabile che in futuro si proceda all’adesione a ulteriori trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale e all’adeguamento della legislazione nazionale; si raccomanda pertanto di verificare costantemente le informazioni più aggiornate.

Aspetti pratici da tenere in considerazione e raccomandazioni relative alle strategie di deposito

Infine, si elencano alcuni aspetti pratici da tenere in considerazione e alcune strategie relative all’acquisizione e all’utilizzo dei diritti di marchio nel Brunei.

• Presentazione tempestiva delle domande: poiché il Brunei applica il principio della priorità della prima domanda, è fondamentale depositare il prima possibile i marchi per i quali si intende ottenere la tutela. Poiché, se altri si anticipano, in linea di principio non sarà più possibile impedire la registrazione, è opportuno effettuare tempestivamente, in occasione dell’espansione all’estero, una ricerca di disponibilità del marchio in loco e presentare la domanda.

• Selezione di marchi forti: i nomi descrittivi o generici sono difficili da registrare e, anche qualora la registrazione fosse possibile, l’ambito di protezione risulterebbe limitato.Si raccomanda di adottare nomi di marca e loghi il più possibile creativi e originali; qualora sussistano dubbi circa il carattere distintivo, si ricorra a soluzioni quali l’uso di neologismi o l’aggiunta di elementi grafici (esiste anche la strategia di acquisire il carattere distintivo attraverso l’uso, ma comporta un onere probatorio).

• Ricerca dei marchi precedenti e loro evitamento/ottenimento del consenso: prima di presentare la domanda, si raccomanda di verificare attentamente la presenza di marchi simili nella banca dati dei marchi del Brunei.Nel caso in cui si riscontri una registrazione preesistente simile, è possibile scegliere tra modificare l’ambito della domanda, rinviare la presentazione della stessa oppure ottenere una **lettera di consenso (Consent)** dal titolare del marchio preesistente. Poiché nel sistema del Brunei la registrazione può essere concessa sulla base del consenso del titolare del marchio preesistente, si raccomanda di valutare la possibilità di avviare trattative tramite un agente locale, se necessario.

• Attenzione alla lingua e alla cultura locali: è necessario prestare attenzione affinché il marchio non assuma un significato sgradevole a livello locale. Si prega di evitare parole che potrebbero essere giudicate contrarie all’ordine pubblico e al buon costume (ad esempio, termini tabù dal punto di vista religioso o morale).È inoltre auspicabile verificare preventivamente che il marchio non contenga espressioni con connotazioni negative in lingua malese. Se necessario, è possibile adottare una strategia che preveda la presentazione della domanda anche in lingua malese o con caratteri arabi, al fine di garantire la coerenza del marchio.

• Presentazione della traduzione dei marchi in lingua straniera: poiché per i marchi scritti in caratteri diversi dall’inglese sussiste l’obbligo di presentare una traduzione, si raccomanda di verificare che il termine tradotto non sia simile a un marchio della concorrenza. Ad esempio, se il significato in giapponese è simile a quello di un marchio famoso di un’altra azienda, sussiste il rischio di rifiuto della registrazione. In tal caso, si consiglia di consultare un esperto per verificare se vi sia margine di manovra nella traduzione.

• Utilizzo della domanda di registrazione di Madrid: se si intende ottenere contemporaneamente la protezione del marchio anche in altri paesi, è utile ricorrere alla domanda internazionale tramite il Protocollo di Madrid.È possibile designare contemporaneamente più paesi, tra cui il Brunei, il che comporta una semplificazione delle procedure e una riduzione dei costi. Tuttavia, poiché la gestione dell’esame e delle opposizioni successive alla domanda deve essere effettuata separatamente per ciascun paese designato, si raccomanda di avvalersi di una rete di rappresentanti locali per garantire un follow-up completo. Si prega inoltre di tenere presente che, in caso di designazione del Brunei, è necessaria una dichiarazione di intenzione di uso.

• Uso e gestione adeguati del marchio: dopo la registrazione, è fondamentale utilizzare effettivamente il marchio e conservare le prove di tale utilizzo. Il mancato uso prolungato comporta il rischio di cancellazione. In particolare, se al termine del quinto anno dalla registrazione il marchio non è mai stato utilizzato, si tratta di un segnale di allarme.Poiché anche la concessione di licenze e la fornitura in regime OEM possono rientrare nella nozione di «uso», è opportuno gestire con attenzione anche i dati relativi all’utilizzo da parte di società del gruppo o di agenti. Inoltre, apporre il simbolo del marchio (ad esempio «™» o, dopo la registrazione, «®») sui prodotti e nella pubblicità è utile per aumentarne la notorietà presso i terzi e potenziarne l’effetto deterrente.

• Monitoraggio delle violazioni e sistema di enforcement: si raccomanda di predisporre un sistema che consenta di intervenire tempestivamente qualora si rilevi una violazione del proprio marchio. Sebbene l’esercizio dei diritti sia limitato per quanto riguarda le importazioni parallele, qualora circolino prodotti palesemente contraffatti, si dovranno valutare immediatamente misure legali.È consigliabile istituire sistemi di indagine di mercato locali e di segnalazione e, se necessario, provvedere alla registrazione presso le autorità doganali e alla comunicazione delle informazioni alle forze dell’ordine locali. Dimostrando di essere disposti a ricorrere non solo ad azioni civili ma anche a denunce penali nei confronti dei trasgressori recidivi, è talvolta possibile condurre le trattative in posizione di vantaggio.

• Adeguamento alle recenti modifiche legislative: la legislazione sulla proprietà intellettuale del Brunei tende ad essere aggiornata in linea con le tendenze internazionali. Recentemente, nel 2017, è stata apportata una revisione sostanziale, ma in futuro il quadro normativo potrebbe subire ulteriori cambiamenti, quali ad esempio il potenziamento delle procedure di deposito elettronico delle domande o l’adesione a nuovi trattati internazionali.È necessario seguire con attenzione le comunicazioni degli agenti locali e di organismi quali l’OMPI, elaborando le proprie strategie sulla base delle informazioni giuridiche più aggiornate.

Quanto sopra illustra i punti principali del sistema dei marchi del Brunei. Per i professionisti del settore è fondamentale comprendere accuratamente i principi comuni ai sistemi di altri paesi (come il carattere distintivo e il principio della priorità del primo deposito), tenendo conto al contempo dei requisiti specifici del territorio (quali la dichiarazione di intenzione di uso o l’ammissibilità delle importazioni parallele).Sebbene il Brunei rappresenti un mercato di piccole dimensioni, si raccomanda di non trascurare la tutela della proprietà intellettuale nell’ambito di una strategia per il Sud-Est asiatico e di adottare una strategia adeguata in materia di marchi.

Fonti di riferimento: Legge sui marchi del Brunei (Trade Marks Act (Cap. 98)), relativo regolamento, linee guida dell’Ufficio della proprietà intellettuale del Brunei, informazioni fornite dall’OMPI e dal JETRO, ecc. I dati riportati sono aggiornati al luglio 2025; si prega di tener conto di eventuali modifiche legislative o aggiornamenti successivi.