Per ottenere la registrazione di un disegno o modello in Malesia, è necessario innanzitutto che il disegno o modello rientri nella definizione di disegno o modello industriale, ovvero che si tratti di «caratteristiche relative alla forma, al motivo o al disegno applicate a un oggetto (prodotto) mediante un processo di produzione industriale».Ai sensi della legge sui disegni e modelli, per «oggetto» si intendono i manufatti e gli articoli artigianali (compresi anche quelli costituiti da una parte di un oggetto, purché tale parte sia prodotta e commercializzata separatamente). È inoltre richiesta la novità: il disegno o modello deve essere nuovo in tutto il mondo.Con la modifica legislativa del 2013, il criterio di novità è stato modificato, passando dalla precedente «novità nazionale» alla «novità mondiale». Di conseguenza, i disegni e modelli resi pubblici o noti a livello nazionale o internazionale prima della presentazione della domanda non possono, in linea di principio, essere registrati. Inoltre, un requisito per la registrazione è che il disegno o modello non sia contrario al buon costume.
Indice
In Malesia non sono previsti requisiti quali la non ovvietà della creazione (passo creativo) o l’originalità. È possibile registrare un disegno o modello purché sia nuovo, anche se si tratta di un disegno o modello chiaramente banale. Tuttavia, sono esclusi dalla tutela dei disegni e modelli le forme derivanti esclusivamente dalla funzione, i principi strutturali e le forme prestabilite necessarie per l’assemblaggio con altri oggetti (le cosiddette parti «must-fit»).Ad esempio, le forme nascoste all’interno del prodotto e normalmente non visibili, nonché quelle indispensabili per il funzionamento del prodotto, non sono riconosciute come disegni o modelli. Inoltre, la disposizione dei circuiti integrati è tutelata da una legge separata e non rientra pertanto nell’ambito di applicazione della legge sui disegni e modelli.
Per quanto riguarda lo svolgimento della procedura di deposito, occorre presentare la domanda compilando i dati richiesti e allegando disegni e fotografie; successivamente vengono effettuati l’esame di forma (verifica dei requisiti formali) e l’esame di novità. In Malesia, per le domande di disegno o modello non è previsto un esame di merito (esame relativo ad aspetti diversi dalla novità) e, in linea di principio, la registrazione avviene sulla base del solo esame dei requisiti formali.Tuttavia, può capitare che l’esaminatore segnali problemi sostanziali (ad esempio, l’esistenza di un disegno o modello anteriore evidente); in tal caso, viene concessa la possibilità di rispondere presentando osservazioni o correzioni entro tre mesi dalla notifica. Se non vi sono problemi, il rilascio del certificato di registrazione avviene in circa 9–12 mesi dalla data di deposito.
Rivendicazione del diritto di priorità: poiché la Malesia è uno Stato membro della Convenzione di Parigi, è possibile presentare una domanda rivendicando il diritto di priorità entro sei mesi dalla presentazione di una domanda di disegno o modello in altri paesi, compreso il Giappone. Qualora si intenda rivendicare il diritto di priorità, è necessario presentare il certificato di priorità (copia autenticata) entro circa tre mesi dalla presentazione della domanda.
Documenti necessari: al momento del deposito, nel modulo di domanda devono essere indicati i dati del richiedente, quelli dell’autore (designer), la denominazione del disegno o modello e la classificazione di Locarno; è inoltre necessario allegare disegni o fotografie che rappresentino il disegno o modello.È inoltre necessario versare le imposte di bollo e le tasse previste e presentare una procura (Power of Attorney). La procura deve essere presentata al momento del deposito; è sufficiente la firma del richiedente e non è richiesta alcuna autenticazione notarile (è disponibile un modulo prestampato fornito dall’Ufficio dei Brevetti).È inoltre necessario presentare un documento che attesti il trasferimento dei diritti dal creatore al richiedente (certificato di cessione o, in caso di invenzione d’ufficio, certificato di impiego) nonché una **dichiarazione relativa alla novità (Statement)**.Quest’ultima, la «dichiarazione di novità», consiste in una descrizione verbale delle caratteristiche innovative del disegno o modello in questione; qualora si intenda avvalersi di un’eccezione alla perdita di novità (come descritto di seguito), è necessario indicare chiaramente tale circostanza e corroborarla mediante una dichiarazione giurata (Statutory Declaration).
Una sola domanda per più disegni e modelli: in Malesia è possibile includere più disegni e modelli in un’unica domanda. Tuttavia, in tal caso, tutti i disegni e modelli devono appartenere alla stessa classe della classificazione di Losanna oppure devono costituire un unico set (prodotti in set).Ad esempio, gli articoli utilizzati e venduti come un unico insieme, quali un servizio di stoviglie o una serie di mobili, possono essere depositati in un’unica domanda come set. Non vi è alcun limite al numero di disegni o modelli inclusi in un’unica domanda; a ciascuno di essi viene assegnato un numero di registrazione distinto e vengono esaminati singolarmente.Non sono previste riduzioni o esenzioni delle tasse; per ogni disegno o modello aggiuntivo verrà applicata la tariffa prevista (*il sistema di riduzioni e esenzioni verrà illustrato più avanti). Si noti inoltre che, sebbene il richiedente debba essere lo stesso per tutti i disegni o modelli, è ammesso che l’autore (designer) o l’esistenza o meno del diritto di priorità differiscano da disegno a disegno.
Pubblicazione e annuncio: in Malesia la pubblicazione nel Bollettino dei disegni e modelli avviene al momento della registrazione. Dopo la presentazione della domanda, una volta superato l’esame di forma e ottenuta la decisione di registrazione senza riserve, il disegno o modello registrato viene annunciato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IP Journal). Il contenuto della domanda non viene reso pubblico nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la registrazione, e non esiste un regime di disegno o modello segreto (regime di rinvio della pubblicazione).A questo proposito, la legislazione vigente non consente, come invece avviene in Giappone, la pubblicazione della domanda dopo un determinato periodo dalla presentazione, né l’utilizzo del sistema di differimento della pubblicazione (disegno o modello segreto) previsto dalla Convenzione sui disegni e modelli industriali. Tuttavia, nelle recenti proposte di modifica si sta valutando l’introduzione di un differimento della pubblicazione (mantenimento della riservatezza della domanda) per un periodo massimo compreso tra 30 e 36 mesi.
Per «disegno o modello industriale» (Industrial Design) protetto dalla legge malese sui disegni e modelli si intendono le «caratteristiche di forma, motivo o pattern» di un prodotto che trasmettono un’impressione estetica attraverso la vista. È necessario che tali caratteristiche siano applicate al prodotto con mezzi industriali; sono quindi oggetto di protezione i disegni e modelli applicati a prodotti industriali o artigianali, e non le opere d’arte in senso stretto.Il concetto di colore (cromatismo) non rientra nella definizione di disegno o modello; il colore in sé non è considerato oggetto di protezione. Pertanto, è preferibile presentare disegni o fotografie in bianco e nero; anche qualora fossero presentati a colori, si ritiene che questi ultimi non incidano sull’ambito di protezione del diritto.
Oggetti non tutelati: come già menzionato, non sono riconosciuti come disegni o modelli le forme o i principi strutturali destinati esclusivamente a garantire la funzionalità di un oggetto, né le forme indispensabili per il collegamento o l’assemblaggio con altri oggetti. Inoltre, non rientrano nei disegni o modelli industriali gli edifici o i paesaggi in sé, le forme di flora e fauna, i caratteri tipografici e simili (questi sono oggetto di valutazione in contesti distinti, quali le opere d’arte o i marchi).Inoltre, anche i disegni estremamente minuscoli e non percepibili a occhio nudo non possono essere considerati disegni o modelli industriali se non sono effettivamente riconoscibili visivamente. Tuttavia, anche nel caso di prodotti di piccole dimensioni, la registrazione è possibile purché siano chiaramente rappresentati sui disegni.
Disegno o modello parziale: in Malesia non esiste una normativa espressa relativa al disegno o modello parziale.L’oggetto della registrazione del disegno o modello è fondamentalmente l’intero prodotto e, in linea di principio, non è possibile isolare una sola parte del prodotto per registrarla come disegno o modello. Ad esempio, anche nel caso in cui si desideri proteggere solo la forma di una parte del prodotto, dal punto di vista giuridico è necessario presentare la domanda considerando quella parte come un singolo «oggetto» – ovvero un componente prodotto e venduto in modo indipendente – solo nel caso in cui tale componente sia di per sé un oggetto a sé stante.A causa di questa limitazione, risulta difficile proteggere direttamente con un diritto di disegno o modello solo una parte del prodotto, come nel caso dei cosiddetti disegni o modelli parziali; pertanto, se necessario, si ricorre all’uso di linee tratteggiate o simili per evidenziare tale parte entro i limiti della portata del diritto (si vedano i requisiti relativi ai disegni e alle sezioni riportati di seguito).Nelle recenti discussioni sulle modifiche legislative sono state avanzate proposte volte ad allinearsi alla protezione internazionale dei disegni e modelli parziali, includendo anche concetti quali **«componenti di prodotti compositi»**.
Prodotti in set: d’altra parte, è possibile proteggere il disegno o modello di un insieme (set).Per «set» si intendono «più articoli della stessa natura o con caratteristiche comuni, solitamente venduti o utilizzati insieme»; ne fanno parte, ad esempio, i set di posate o i set da tè. Se i singoli componenti del set presentano un concetto di design unificato, è possibile ottenere la registrazione complessiva con un’unica domanda (anche in questo caso si applica il sistema di «una domanda, più disegni o modelli» sopra menzionato).
GUI e design delle schermate: secondo la definizione della legge malese sui disegni e modelli, un disegno o modello deve essere «applicato» a un oggetto sotto forma di forma, motivo o simili. Per questo motivo, vi è un’interpretazione secondo cui i disegni o modelli di elementi immateriali, quali le icone o la GUI (interfaccia grafica utente) visualizzate su schermo, non rientrano, in linea di principio, nella definizione di disegno o modello.In effetti, è stato sottolineato che, poiché non è chiaro «quale GUI sia applicata a un prodotto e con quali mezzi industriali essa venga applicata», non vi sia un supporto giuridico in tal senso. Tuttavia, negli ultimi anni, l’Ente malese per la proprietà intellettuale (MyIPO) ha riconosciuto nella pratica la registrazione dei disegni e modelli relativi a icone e GUI, e sono state effettivamente presentate domande e registrazioni.Ad esempio, anche per quanto riguarda il design della visualizzazione sullo schermo, vi sono casi in cui la domanda è stata accolta presentandola come motivo applicato a «parte di un prodotto finito (dispositivo elettronico)». Tuttavia, è stato sottolineato che la validità di tali disegni e modelli di GUI potrebbe essere contestata al momento dell’effettiva applicazione.Si segnala inoltre che, nell’ambito delle future modifiche legislative, è stata avanzata la proposta di includere nella definizione anche i **«disegni e modelli non fisici»** (disegni e modelli immateriali, quali ad esempio immagini proiettate o disegni e modelli di realtà aumentata/realtà virtuale), e si sta valutando un ampliamento della normativa in linea con le tendenze internazionali in materia di protezione.
In Malesia, il periodo di grazia (periodo di eccezione alla perdita di novità) è fissato a sei mesi prima della data di deposito della domanda. Tuttavia, i motivi per beneficiarne sono limitati. Ai sensi della legge sui disegni e modelli, nei seguenti casi si considera che non vi sia perdita di novità anche se la divulgazione è avvenuta entro i sei mesi precedenti la data di deposito della domanda:
Quando si tratta di un disegno o modello presentato in occasione di una fiera ufficiale o riconosciuta. Ad esempio, i disegni o modelli resi pubblici in occasione di esposizioni internazionali approvate dal governo rientrano in questa categoria.
Quando si tratta di un disegno o modello divulgato o reso pubblico a seguito di un atto illecito commesso da un terzo diverso dal richiedente (o dal suo successore). Si tratta di casi in cui un terzo abbia divulgato o fatto trapelare il disegno o modello di propria iniziativa, senza l’autorizzazione del richiedente.
Se ricade in una delle categorie sopra indicate, il disegno o modello è considerato conforme al requisito di novità purché la domanda venga depositata entro sei mesi dalla divulgazione. Tuttavia, è importante notare che le divulgazioni effettuate volontariamente dal richiedente stesso (ad esempio, la pubblicazione su cataloghi o siti web) non rientrano in questa eccezione.Mentre in paesi come il Giappone è prevista un’eccezione alla perdita di novità per un determinato periodo anche in caso di divulgazione da parte dello stesso designer, in Malesia tale eccezione è applicabile solo nei casi limitati sopra indicati. Per questo motivo, è necessario prestare la massima attenzione alla tempistica della divulgazione del disegno o modello e, qualora la divulgazione dovesse avvenire in una delle situazioni sopra descritte, è indispensabile segnalare tale circostanza al momento del deposito della domanda.Nello specifico, è necessario allegare una dichiarazione giurata (Statutory Declaration) che descriva le circostanze della divulgazione e, nel caso di esposizione in una fiera, presentare documenti probatori quali i relativi certificati.
Va inoltre precisato che, prima della modifica del 2013, la legge malese sui disegni e modelli non definiva chiaramente il periodo di grazia e vi era un’interpretazione secondo cui tale eccezione fosse limitata esclusivamente alla «divulgazione non autorizzata da parte di terzi». Sebbene la modifica abbia esplicitamente previsto i casi di fiere ufficiali, il campo di applicazione rimane comunque ristretto; pertanto, è auspicabile evitare il più possibile la divulgazione preventiva prima della presentazione della domanda.
Per quanto riguarda il sistema di riduzione o esenzione delle tasse relative alla domanda e al mantenimento dei disegni e modelli, in Malesia non è previsto in particolare un sistema di riduzione o esenzione delle tasse annuali rivolto alle piccole e medie imprese, come avviene in Giappone. Tutti i richiedenti sono tenuti a pagare le stesse tasse.Inoltre, anche nel caso in cui una singola domanda comprenda più disegni o modelli, non è previsto alcuno sconto per i disegni o modelli aggiuntivi, ma per ciascuno di essi viene applicata una tariffa aggiuntiva prestabilita. Le tariffe ufficiali sono state riviste nel 2012 e aumentate complessivamente, ma da allora non sono state annunciate misure di riduzione o esenzione particolari.
Tuttavia, nelle procedure effettuate tramite i servizi online dell’Ente malese per la proprietà intellettuale (MyIPO), le spese amministrative possono risultare inferiori rispetto alla presentazione cartacea. Ad esempio, nel 2023 le procedure online relative a brevetti e disegni e modelli sono state rinnovate e, qualora si scelga di effettuare in formato cartaceo una procedura che può essere espletata online, viene applicata una tariffa aggiuntiva in base al numero di pagine.Pertanto, nella pratica, l’utilizzo della domanda elettronica potrebbe comportare una leggera riduzione dei costi. Inoltre, in alcuni casi vengono erogati sussidi per le domande di disegno o modello come misura comune di sostegno alle piccole e medie imprese nei paesi dell’ASEAN; tuttavia, si tratta di misure temporanee e non di esenzioni o riduzioni previste da un regime giuridico permanente.
Si noti inoltre che, dopo la registrazione del disegno o modello, qualora non venga versata la tassa di rinnovo entro il termine previsto, è possibile effettuare il pagamento entro sei mesi, ma verrà applicata una mora. Poiché anche tale mora non è soggetta a riduzione o esenzione, è necessario prestare attenzione alla gestione delle scadenze.
La presentazione di una procura (Power of Attorney) è obbligatoria per la presentazione di una domanda di registrazione di disegno o modello in Malesia. Qualora il richiedente intenda espletare le procedure tramite un rappresentante locale, è necessario presentare l’originale della procura firmata contestualmente alla documentazione di domanda. Per quanto riguarda il modello, esistono formati stabiliti dall’Ufficio Brevetti (MyIPO), quali il Form ID, che solitamente vengono predisposti dal rappresentante.Nella procura si deve indicare chiaramente il richiedente (nel caso di una persona giuridica, la ragione sociale e la qualifica) e si deve specificare l’intenzione di delegare al rappresentante la presentazione della domanda e lo svolgimento delle procedure. La **firma** deve essere apposta dal richiedente stesso o da un rappresentante autorizzato.
In Malesia la procura non richiede autenticazione notarile né autenticazione consolare ed è valida con la sola firma. Dopo la firma, è possibile inviare l’originale al rappresentante locale; recentemente è diventato possibile anche l’invio tramite modulo elettronico. Con l’ampliamento delle procedure online nel 2023, è stato messo a punto anche un sistema per la presentazione elettronica del modulo di procura.
Inoltre, per quanto riguarda i documenti relativi alla successione dei diritti di disegno o modello, qualora il richiedente non sia l’autore stesso (ad esempio, nel caso in cui il titolare dei diritti sia un’azienda), vengono richiesti la prova della cessione dei diritti e la prova che si tratti di un’invenzione d’ufficio. Sebbene si tratti, in senso stretto, di documenti di natura diversa dalla procura, essi costituiscono atti di grande rilevanza pratica che devono essere presentati contestualmente.Ad esempio, nel caso in cui il disegno o modello sia stato ideato da un dipendente, è sufficiente presentare una dichiarazione in cui si attesta che, in base al contratto di lavoro, i diritti sul disegno o modello spettano all’azienda (di norma non è richiesta l’autenticazione notarile).
In linea di principio, la procura deve essere presentata per ogni singolo caso; in Malesia non esiste infatti il sistema della procura generale. Una volta presentata, la procura è valida per tutte le procedure relative a tale domanda o registrazione (pagamento delle tasse di registrazione, rinnovi, notifiche di cambio di denominazione, ecc.). Tuttavia, poiché per ogni nuova domanda è necessaria una nuova procura, qualora si incarichino più pratiche, saranno necessarie tante firme quante sono le pratiche stesse.
Per la domanda di registrazione di un disegno o modello è obbligatorio presentare disegni (o fotografie). In linea di principio, i disegni devono illustrare l’aspetto del prodotto finito mediante sei viste. Si raccomanda, pertanto, di predisporre «vista obliqua, vista frontale, vista posteriore, vista in pianta (vista dall’alto), vista dal basso, vista laterale destra e vista laterale sinistra».Le dimensioni dei disegni (o delle fotografie) sono soggette a limitazioni per facilitare la consultazione da parte dell’esaminatore e devono rientrare in un formato non superiore a 12,5 cm di altezza × 9,0 cm di larghezza. È richiesta la presentazione di una sola copia cartacea; in caso di domanda elettronica, i dati devono essere caricati in formato digitale.
È possibile presentare anche fotografie, ma nella pratica si ritiene preferibile l’uso di **disegni al tratto (line art)**. Ciò è dovuto al fatto che, nelle fotografie in bianco e nero, i dettagli potrebbero risultare poco nitidi.I disegni o le fotografie a colori non vengono di per sé rifiutati, ma i colori non hanno alcuna rilevanza ai fini dell’ambito di protezione. Pertanto, anche quando si intende rappresentare le caratteristiche del disegno o modello a colori, è prassi comune utilizzare immagini convertite in bianco e nero al momento del deposito della domanda.
Per quanto riguarda le modalità di rappresentazione nei disegni, come in altri paesi è consentito l’uso di linee tratteggiate (a punti) e di ombreggiature.Le parti tracciate con linee tratteggiate vengono utilizzate per evidenziare gli elementi di novità del disegno o modello per cui si richiede la registrazione. Tuttavia, in assenza di un regime di registrazione parziale, le parti tracciate con linee tratteggiate vengono interpretate come indicanti «parti non nuove (parti esistenti)» e, di conseguenza, vengono escluse dall’ambito di protezione.Nella fase di esame, poiché può essere segnalato un uso inappropriato delle linee tratteggiate o delle ombreggiature, è necessario redigere disegni chiari, ad esempio tracciando con linee continue solo le parti che si desidera effettivamente proteggere e utilizzando linee tratteggiate per il resto.
In linea di principio, nel disegno non è consentito inserire linee di quota né caratteri. Non sono ammessi nemmeno numeri o simboli estranei al disegno. La regola prevede che le spiegazioni necessarie siano riportate nella domanda o nella descrizione, mentre il disegno stesso non deve contenere informazioni diverse dalla rappresentazione grafica. In caso di motivi complessi, è possibile presentare un disegno ingrandito, ma anche in tal caso esso deve rientrare nei limiti dimensionali sopra indicati.
È fondamentale che i disegni soddisfino i requisiti sopra indicati e che consentano di cogliere chiaramente l’essenza del disegno o modello. In Malesia, l’ambito di protezione di un disegno o modello è determinato fondamentalmente dalla forma e dagli altri elementi rappresentati nei disegni. Pertanto, eventuali carenze nei disegni possono rivelarsi fatali; nella pratica, si raccomanda di far verificare i disegni da un agente locale prima della presentazione della domanda.
La durata del diritto di disegno o modello in Malesia è di massimo 25 anni. Il periodo di registrazione iniziale è di 5 anni a partire dalla data di deposito; è possibile prorogarlo fino a un massimo di 5 anni × 4 volte effettuando procedure di rinnovo ogni 5 anni.Nello specifico, a partire dalla data di deposito della domanda (considerata equivalente alla data di priorità in caso di rivendicazione di tale diritto), il primo periodo di protezione copre il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno; se la tassa di rinnovo viene versata prima della scadenza di tale periodo, la protezione si estende dal sesto al decimo anno e, analogamente, può essere prorogata fino al ventesimo e al venticinquesimo anno.Alla scadenza del venticinquesimo anno il diritto si estingue e non sono previste ulteriori proroghe né misure di estensione della durata.
Prima della modifica legislativa del 2013, la durata era limitata a 15 anni (5 anni più 2 rinnovi), ma grazie alla modifica è ora possibile estenderla fino a 25 anni. Tale estensione è stata allineata ai periodi di protezione dei disegni e modelli di altri paesi, quali l’UE e il Regno Unito (massimo 25 anni).Si noti che la procedura di rinnovo va effettuata versando la tassa di rinnovo entro la data di scadenza del periodo di validità del diritto, ogni cinque anni. È possibile effettuare il rinnovo mediante pagamento retroattivo (con l’aggiunta di una sovrattassa) entro un periodo di grazia di sei mesi; tuttavia, una volta trascorso tale termine, il diritto decade.
La data di decorso del periodo di validità è la data di deposito della domanda; pertanto, anche qualora la registrazione richieda molto tempo, il periodo non subisce alcuna variazione.Ad esempio, se la domanda viene presentata il 1° gennaio 2025 e la decisione di registrazione viene emessa il 1° dicembre dello stesso anno, il primo periodo quinquennale va dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2029.Qualora si rivendichi il diritto di priorità, la normativa vigente prevede che il termine venga calcolato considerando la data di priorità come data di deposito; tuttavia, è stata avanzata una proposta di modifica che, in seguito a future riforme, preveda il calcolo a partire dalla data di deposito nazionale, indipendentemente dalla data di priorità.
Contenuto del diritto: al disegno o modello registrato è riconosciuto un diritto di esclusiva; è vietato a terzi utilizzare senza autorizzazione il disegno o modello registrato, o un disegno o modello sostanzialmente simile ad esso, su un prodotto (ad esempio, produzione, vendita, importazione ed esportazione).Il titolare del diritto di disegno o modello può intentare un’azione civile qualora un terzo violi il proprio diritto di disegno o modello o compia atti che potrebbero costituire una violazione. Il procedimento si svolge dinanzi alla Corte d’Appello (Sezione specializzata in proprietà intellettuale) e ha lo scopo di ottenere l’ingiunzione di cessazione della produzione e della vendita da parte del presunto contraffattore, nonché il risarcimento dei danni.
Onere della prova ed effetti: qualora il titolare del diritto di disegno o modello riesca a dimostrare la violazione in sede giudiziaria, il tribunale può emettere un’ordinanza di cessazione (ordine di interruzione dell’atto di violazione) e, inoltre, ordinare il pagamento di un risarcimento danni o la restituzione dei profitti (restituzione dell’arricchimento senza causa).L’ammontare del risarcimento danni si basa, tra l’altro, sul danno commerciale (mancato guadagno) subito dal titolare del diritto a causa della violazione e sull’importo corrispondente al profitto ottenuto dall’autore della violazione.Il titolare del diritto può anche richiedere al tribunale, in sostituzione del risarcimento danni, l’«account of profits» (calcolo e restituzione dei profitti del trasgressore). Inoltre, il tribunale può, se necessario, ordinare la distruzione o la consegna dei prodotti contraffatti e delle relative attrezzature di produzione.
Disposizione caratteristica: la legge malese sui disegni e modelli prevede una difesa relativa all’autore di violazione in buona fede (innocent infringer).Qualora il convenuto dimostri di «non essere stato a conoscenza, al momento della propria azione, che il disegno o modello in questione fosse registrato e di aver adoperato ogni mezzo ragionevole per verificare l’esistenza o meno della registrazione», il tribunale può astenersi dall’ordinare il risarcimento dei danni o la restituzione dei profitti. Tuttavia, anche in tal caso, può essere emessa un’ordinanza inibitoria volta a prevenire future violazioni.Al fine di impedire il ricorso a tale difesa in buona fede, si raccomanda al titolare del diritto di disegno o modello di provvedere a una diffusione capillare del disegno o modello, ad esempio indicando il numero di registrazione sui prodotti o nei cataloghi, oppure pubblicando un avviso di registrazione su un quotidiano di ampia diffusione (secondo la prassi, la pubblicazione di un avviso su un quotidiano locale rende inammissibile l’eccezione di «ignoranza»).
Prescrizione e provvedimenti inibitori tempestivi: il termine di prescrizione per l’azione civile contro un atto di violazione è fissato a cinque anni dalla data in cui è stato commesso l’atto stesso. Pertanto, se la violazione viene trascurata per un lungo periodo dopo la sua scoperta, sussiste il rischio che il diritto al risarcimento si estingua.Inoltre, nella fase preliminare al processo, è possibile, se necessario, richiedere un’ordinanza di cessazione provvisoria (provvisoria ingiunzione) a titolo di provvedimento cautelare. Qualora sussista il rischio di danni irreparabili derivanti dalla violazione, è possibile ottenere un’ordinanza di cessazione provvisoria ex parte (senza notifica alla controparte) contestualmente all’avvio del procedimento.Allo stesso tempo, è possibile avvalersi di rimedi di origine britannica, quali il **mandato Anton Piller (ordine di ispezione e sequestro a fini di conservazione delle prove) e il Mareva injunction (ordine di congelamento dei beni)**, volti rispettivamente a impedire la distruzione delle prove e a prevenire la dispersione dei beni del convenuto.
Procedimento di nullità (revoca del diritto): sebbene non esista un sistema di opposizione nei confronti del diritto di disegno o modello, è possibile richiedere in qualsiasi momento la **nullità (revoca della registrazione)**.Le parti interessate possono far valere l’invalidità di un disegno o modello registrato dinanzi all’Alta Corte e, qualora dall’esito del procedimento si accerti che il disegno o modello non soddisfi i requisiti di registrazione (ad esempio, perché era già noto o non rientrava nella definizione), la registrazione verrà dichiarata nulla con effetto retroattivo.In un’azione per contraffazione, il convenuto può inoltre far valere la nullità del disegno o modello mediante una domanda riconvenzionale. Poiché si tratta di un meccanismo che consente di contestare la validità dinanzi al tribunale, è necessario tenere presente che nelle azioni per contraffazione vengono esaminati congiuntamente sia la validità che la contraffazione.
Attualmente, in Malesia non sono previste misure di repressione o di controllo diretto da parte delle autorità amministrative in caso di violazione dei diritti sui disegni e modelli. In altre parole, a differenza di quanto avviene per il diritto d’autore o i marchi, la legge sui disegni e modelli non prevede sanzioni penali né disposizioni relative al sequestro coatto da parte delle autorità pubbliche.L’intervento della polizia o del dipartimento per l’applicazione della proprietà intellettuale del Ministero del Commercio e dei Consumatori (MDTCC) è limitato principalmente ai casi in cui sono previste sanzioni penali, quali la contraffazione dei marchi o la pirateria del diritto d’autore; risulta quindi difficile procedere al sequestro di merci esclusivamente sulla base della violazione del diritto di disegno o modello. Di conseguenza, il titolare del diritto di disegno o modello deve perseguire autonomamente l’ottenimento di un provvedimento inibitorio e del risarcimento dei danni mediante un’azione civile.
Tuttavia, come mezzo indiretto, è possibile ricorrere alla Legge sulle descrizioni commerciali (Trade Descriptions Act). Tale legge definisce il reato di «indicazione falsa»; ad esempio, l’atto di apporre senza autorizzazione un marchio registrato altrui su un prodotto può costituire un’indicazione falsa perseguibile penalmente.Anche per quanto riguarda i disegni e modelli, qualora venissero utilizzate indicazioni relative al disegno o al modello tali da indurre in errore i consumatori, si potrebbe valutare una qualche forma di applicazione della legge; tuttavia, di norma si tratta di questioni relative ai marchi o alle indicazioni di provenienza, e l’applicazione non si estende al disegno o al modello in sé.Qualora i prodotti che violano il diritto di disegno o modello comportino contemporaneamente una violazione del diritto di marchio o una falsificazione della qualità, è ipotizzabile, nella pratica, collaborare con i titolari dei diritti di marchio e altri soggetti per richiedere il sequestro da parte delle autorità doganali o sporgere denuncia alla polizia.Tuttavia, la realtà è che gli enti amministrativi sono restii ad intervenire sulla base del solo diritto di disegno o modello. Per questo motivo, come misura contro i prodotti contraffatti, si procede all’ottenimento di un’ordinanza di cessazione in sede civile, seguita dal pignoramento effettuato da un ufficiale giudiziario (mediante mandato di esecuzione).
Negli ultimi anni, anche il governo malese sta portando avanti una riflessione volta a rafforzare l’efficacia dei diritti sui disegni e modelli. Nella proposta di modifica della legge sui disegni e modelli del 2022 è stata avanzata una clausola volta a introdurre sanzioni penali per la violazione di tali diritti. Si tratta di un tentativo di aumentare l’effetto deterrente attraverso l’imposizione di determinate pene pecuniarie o pene detentive.Qualora ciò venisse attuato, sarebbe possibile perseguire penalmente i trasgressori che violano intenzionalmente i diritti sui disegni e modelli, con l’effetto atteso di colmare le attuali lacune normative. Tuttavia, al 2025 tale modifica non è ancora stata attuata e non sono previste misure penali. Pertanto, si può affermare che **attualmente non vi siano provvedimenti amministrativi**.
Stato di adesione alla Convenzione dell’Aia: al 2025, la Malesia non ha aderito alla Convenzione dell’Aia, il sistema di registrazione internazionale dei disegni e modelli. Di conseguenza, non è possibile presentare una domanda internazionale di registrazione di un disegno o modello designando la Malesia tramite la Convenzione dell’Aia, né è possibile utilizzare un disegno o modello malese come domanda di base per la registrazione internazionale.Per ottenere la tutela dei disegni e modelli in Malesia, è necessario presentare direttamente in Malesia una domanda secondo l’itinerario di Parigi, basata sulla Convenzione di Parigi, proveniente dal Giappone o da altri paesi.
Tuttavia, il governo malese punta ad aderire alla Convenzione dell’Aia in linea con gli obiettivi del Piano d’azione dell’ASEAN in materia di proprietà intellettuale (2016-2025). I preparativi per l’adesione sono in corso sin dal 2015 circa e nel 2022 sono stati resi pubblici i progetti di modifica della legge e dei regolamenti sui disegni e modelli.Tale proposta di modifica comprende misure di armonizzazione con gli standard internazionali, quali l’estensione della definizione di disegno o modello (per la protezione dei disegni e modelli di interni ed esterni e di quelli immateriali) in vista dell’adesione alla Convenzione dell’Aia, la revisione del calcolo della durata della protezione (uniformazione in base alla data di deposito anziché alla data di priorità), l’opzione di introdurre l’esame di merito e l’introduzione di un sistema di differimento della pubblicazione (fino a un massimo di 36 mesi).Si tratta di modifiche volte ad accettare le domande presentate ai sensi della Convenzione dell’Aia e ad allineare il livello di protezione a quello di altri paesi.
Sebbene la data di adesione non sia ancora stata ufficialmente stabilita, all’interno dell’area ASEAN, dopo la Thailandia (adesione nel 2023) e il Vietnam (adesione nel 2020), si prevede che anche la Malesia aderisca nel prossimo futuro. Una volta avvenuta l’adesione, sarà possibile designare la Malesia nelle domande internazionali di L’Aia, il che comporterà il vantaggio di una procedura di deposito più agevole anche per le imprese giapponesi.Tuttavia, anche dopo l’adesione alla Convenzione dell’Aia, le disposizioni di dettaglio della legislazione nazionale (ad esempio in materia di disegni e modelli parziali o di presenza o meno di un esame) non saranno immediatamente allineate a quelle degli altri paesi; si prevede infatti che, per il momento, vi sia un periodo di transizione. Quando si ricorre alla domanda internazionale, sarà necessario prestare attenzione, in collaborazione con un agente locale, affinché la domanda sia conforme anche ai requisiti specifici previsti dalla legislazione malese.
Rapporto con il diritto di priorità di Parigi: anche attualmente, pur non essendo la Malesia ancora aderente al Trattato dell’Aia, è possibile avvalersi pienamente del sistema del diritto di priorità previsto dalla Convenzione di Parigi. Se la domanda viene presentata in Malesia entro sei mesi dalla presentazione della domanda di disegno o modello in Giappone, allegando il certificato di priorità, è possibile rivendicare la novità a partire dalla data di presentazione della domanda giapponese.Viceversa, è possibile presentare una domanda in Giappone o in altri paesi sulla base di una domanda malese; anche in tal caso, è necessario presentare la domanda in ciascun paese entro il termine di priorità di sei mesi. Una volta che la Malesia avrà aderito alla Convenzione dell’Aia, le opzioni tra domanda internazionale e domanda tramite la via di Parigi aumenteranno; tuttavia, si prega di tenere presente che, allo stato attuale, è disponibile solo la via di Parigi.
Infine, di seguito sono riassunte in forma tabellare le principali differenze tra i sistemi di registrazione dei disegni e modelli del Giappone e della Malesia.
| Voce | Malesia | Giappone (a titolo di riferimento) |
|---|---|---|
| Sistema di esame | Senza esame (la registrazione è possibile solo previa verifica della forma e dell’originalità). In linea di principio non è previsto un esame di merito (*la sua introduzione è attualmente allo studio a seguito di recenti modifiche legislative). | Esame previsto (dopo l’esame formale, si procede all’esame di merito per la valutazione della registrazione). Anche la non ovvietà della creazione rientra nell’oggetto dell’esame. |
| Requisiti di registrazione | È richiesta la novità (secondo gli standard internazionali). Non è richiesta la non ovvietà della creazione. Non sono ammesse forme che violino l’ordine pubblico e il buon costume. Sono escluse le forme che hanno una funzione puramente funzionale. | Sono richieste la novità e la non ovvietà. La novità viene valutata in base all’eventuale esistenza di un’utilizzazione pubblica (secondo standard internazionali). Esiste una disposizione che esclude la «bellezza funzionale». |
| Disegni e modelli parziali | Non esiste un regime specifico (non è ammessa la registrazione di una sola parte; è tuttavia consentita se si tratta di un oggetto indipendente in quanto componente). Nella prassi operativa si distingue la parte nuova da quella preesistente mediante una linea tratteggiata. | Esiste il sistema (è possibile registrare un disegno o modello relativo a una parte di un oggetto). Nella domanda si deve specificare che si tratta di un disegno o modello parziale e, nei disegni, indicare come ambito di tutela le parti tracciate con linea continua. |
| Una sola domanda per più disegni o modelli | Possibile (per disegni e modelli appartenenti alla stessa classe di Locarno o a un insieme di oggetti). Non vi è alcun limite al numero di disegni e modelli, ma è richiesta una tassa aggiuntiva. | In linea di principio, una domanda per un disegno o modello (un insieme è considerato un unico disegno o modello). Esiste il sistema dei disegni o modelli correlati (è possibile collegare disegni o modelli simili tramite domande separate), ma non è consentito includere più disegni o modelli in un’unica domanda. |
| Eccezioni alla perdita di novità | 6 mesi (in via limitativa: solo per l’esposizione in fiere riconosciute o la divulgazione illecita da parte di terzi). La divulgazione volontaria da parte del titolare è esclusa. | 1 anno (compresivo: si applica a qualsiasi forma di divulgazione da parte del richiedente o di altri soggetti). Si applica in modo esteso, comprese le presentazioni a convegni scientifici e l’esposizione in fiere. |
| Tasse di registrazione ed esenzioni | Pagamento in un’unica soluzione per 5 anni. Non sono previste riduzioni per le piccole imprese. Importo forfettario anche al momento del rinnovo. Sono previste lievi agevolazioni sulle commissioni in caso di procedura elettronica. | Tassa di registrazione (tassa di registrazione iniziale) e canone annuale di mantenimento. Esiste un sistema di esenzioni per le piccole e medie imprese (misure di riduzione delle tasse di esame e dei canoni annuali, subordinatamente al soddisfacimento di determinati requisiti). |
| Durata di validità | 5 anni dalla data di deposito + 5 anni × 4 rinnovi = massimo 25 anni. | 20 anni dalla data di registrazione (durata fissa, senza possibilità di proroga). *Con la modifica legislativa del 2020 si era discusso di un’estensione a 25 anni, ma tale proposta non è stata attuata (attualmente la durata è di 20 anni). |
| Requisiti relativi ai disegni | Si raccomanda la presentazione di 6 viste (comprese quelle oblique). Dimensioni entro 12,5 × 9 cm. I colori non sono oggetto di tutela. Sono ammesse fotografie, ma si raccomanda l’uso del bianco e nero. | Disegni da sei viste (omissibili se necessario). Nessuna specifica riguardo alle dimensioni (a discrezione). È possibile presentare disegni a colori (i colori rientrano nell’ambito dei diritti). Le fotografie non sono, in linea di principio, ammesse (si raccomanda la presentazione tramite immagini generate al computer, ecc.). |
| Opposizione | Nessuna (i terzi possono presentare un ricorso di nullità dinanzi al tribunale). | È prevista la possibilità di opporsi alla registrazione (dopo la pubblicazione, le parti interessate possono presentare opposizione all’Ufficio brevetti). È previsto anche un procedimento di nullità. |
| Rimedi in caso di violazione | Azione civile: è possibile richiedere l’inibitoria, il risarcimento dei danni, la restituzione dei profitti, ecc. È prevista una limitazione del risarcimento nei confronti degli autori di violazione in buona fede. Non sono previste sanzioni penali. Non esiste un sistema di sequestro doganale. | Azione civile: è possibile richiedere l’inibitoria, il risarcimento dei danni, ecc. Non esistono disposizioni speciali relative agli infrattori in buona fede (in caso di dolo o colpa è previsto il risarcimento). Non sono previste sanzioni penali per la violazione del diritto di disegno o modello (la legge sui disegni e modelli non prevede disposizioni sanzionatorie). Non esiste un sistema di sequestro doganale (solo per marchi e diritti d’autore). |
| Domanda internazionale | Il Giappone non è membro della Convenzione dell’Aia (è possibile avvalersi esclusivamente della via del diritto di priorità di Parigi). L’adesione è prevista intorno al 2025. | Ha aderito alla Convenzione dell’Aia nel 2015. È possibile designare il Giappone nella domanda di registrazione internazionale. È possibile presentare una domanda ai sensi della Convenzione dell’Aia dal Giappone. |
Newsletter della società Henry Goh «Industrial Designs in Malaysia» (pubblicata il 5 agosto 2019, aggiornata il 27 novembre 2024)
: articolo esplicativo sul sistema dei disegni e modelli in Malesia.Vengono descritte le più recenti prassi operative relative ai requisiti di registrazione, agli oggetti di protezione, alla durata della protezione, all’impossibilità di registrare disegni e modelli parziali, al periodo di grazia, alle procedure relative ai disegni e ai trattamenti delle interfacce grafiche utente (GUI).
Domande e risposte sulla pratica in materia di proprietà intellettuale (blog) «Questions regarding the design law/practice in Malaysia» (dicembre 2011, Intellectual Property Asia)
Articolo in formato domanda e risposta sul sistema dei disegni e modelli in Malesia, redatto da un agente locale.L’articolo fornisce informazioni pratiche complete, tra cui la definizione di novità e le relative eccezioni, i tipi e le dimensioni dei disegni richiesti, la presenza o meno di procure e di disegni parziali, nonché la durata della protezione (all’epoca pari a 15 anni).
Newsletter dello studio legale Skrine «Know Your Rights: Industrial Designs» (dicembre 2010)
– Commento a cura dello studio legale Skrine, uno dei principali studi legali della Malesia.Vengono illustrati i criteri di valutazione della violazione del diritto di disegno o modello (identità o sostanziale somiglianza), le difese a disposizione dell’autore della violazione in buona fede, i rimedi civili quali l’ingiunzione e la conservazione delle prove, nonché l’eventuale applicabilità di sanzioni penali ai vari diritti di proprietà intellettuale (per i disegni e modelli non sono previste sanzioni penali).
Lawyerment (sito di informazione giuridica) «What are the available remedies for industrial design infringement?» (24 maggio 2014)
Commento giuridico sui rimedi a disposizione del titolare del diritto in caso di violazione del diritto di disegno industriale.Viene fornita una sintesi delle disposizioni pertinenti della legge sui disegni e modelli industriali del 1996, tra cui i rimedi che il tribunale può ordinare (provvedimenti inibitori, risarcimento dei danni, calcolo e trasferimento dei profitti), le misure da adottare in caso di rischio di violazione e le disposizioni relative alla limitazione del risarcimento dei danni a carico del trasgressore in buona fede.
Benchmark Litigation «Assessing the Malaysian IP landscape – Industrial designs practice updates» (giugno 2023)
. Articolo sulle ultime tendenze del sistema di proprietà intellettuale in Malesia.L’articolo illustra le proposte di modifica della legge sui disegni e modelli del 2022, menzionando gli adeguamenti normativi necessari per l’adesione alla Convenzione dell’Aia (tra cui l’estensione della definizione di disegno o modello, l’introduzione dell’esame di merito, il periodo di riservatezza e l’istituzione di sanzioni penali), nonché le iniziative volte a risolvere i ritardi nell’esame delle domande di registrazione dei disegni e modelli.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale
Assiste i clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di ogni fase, dalle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause di contraffazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).