Il regime messicano in materia di disegni e modelli è stato sostanzialmente riformato dalla nuova legge sulla proprietà industriale, entrata in vigore nel 2020, e portato a standard internazionali. Nel presente articolo si illustra, a beneficio dei professionisti giapponesi, il quadro generale del regime messicano in materia di disegni e modelli (design industriale), con particolare riferimento ai requisiti di registrazione, alle procedure di deposito, alla durata della protezione e al rapporto con la Convenzione dell’Aia.
Indice
Per ottenere la registrazione di un disegno o modello in Messico, è necessario soddisfare due requisiti principali: la novità e l’applicabilità industriale.Il disegno o modello deve essere nuovo a livello mondiale (ovvero presentare un aspetto originale e chiaramente distinto rispetto ai disegni o modelli già noti) e non può essere registrato qualora sia considerato sostanzialmente identico a una combinazione di disegni o modelli esistenti o a un disegno o modello notoriamente noto. Inoltre, è necessario che il disegno o modello possa essere effettivamente realizzato industrialmente o artigianalmente (utilizzabilità industriale).
Inoltre, l’oggetto della protezione del disegno o modello è limitato all’aspetto estetico del prodotto (caratteristiche decorative); qualora la forma sia determinata da ragioni puramente funzionali (ovvero una forma che dipende esclusivamente dalla funzione), non può essere protetta come disegno o modello.Ad esempio, le parti strutturali o di forma che servono esclusivamente a svolgere la funzione tecnica del prodotto non possono essere protette dal diritto di disegno o modello; tali elementi inventivi devono essere oggetto di esame nell’ambito di un brevetto o di un modello di utilità.
La procedura di deposito di un disegno o modello in Messico segue sostanzialmente quella prevista per le domande di brevetto e si svolge secondo la seguente sequenza.
Il tempo necessario dalla presentazione della domanda alla registrazione è stimato, in condizioni normali, in circa un anno e mezzo - due anni (tale durata può variare a seconda della complessità del caso e dell’eventuale presentazione di opposizioni). Negli ultimi anni, l’introduzione della domanda elettronica ha migliorato l’efficienza delle procedure.
L’oggetto della protezione (definizione di disegno o modello) è chiaramente disciplinato dalla legge. La Legge federale messicana sulla protezione della proprietà industriale (Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial) classifica gli oggetti tutelabili come disegni o modelli (design industriali) nelle due categorie seguenti.
Come sopra indicato, in Messico i disegni e modelli relativi all’aspetto estetico dei prodotti sono oggetto di diritti di disegno e modello.Solo i disegni e modelli registrati possono essere oggetto di protezione; in Messico non esiste infatti un sistema di protezione per i disegni e modelli non registrati, come quello previsto dal regime dei disegni e modelli comunitari. L’acquisizione del diritto di disegno e modello conferisce il diritto esclusivo di richiedere l’inibizione e il risarcimento dei danni nei confronti di terzi che producano, utilizzino, vendano o importino il disegno e modello registrato senza autorizzazione.
È possibile anche la sovrapposizione tra il diritto di disegno o modello e altri diritti di proprietà intellettuale; si può quindi valutare tale protezione parallelamente a quella garantita dal diritto d’autore o dal marchio. I disegni di carattere artistico possono essere protetti dal diritto d’autore, mentre la forma stessa del prodotto, qualora possieda carattere distintivo, può essere protetta come marchio tridimensionale. Tuttavia, poiché tali diritti presentano requisiti ed effetti diversi, è necessaria una valutazione strategica per determinare quale diritto utilizzare ai fini della protezione.
La legge messicana sui disegni e modelli prevede una disposizione di eccezione alla perdita di novità (periodo di grazia), in base alla quale, a determinate condizioni, un disegno non si considera privo di novità anche se è stato reso pubblico prima della presentazione della domanda.Nello specifico, qualora l’autore del disegno o modello (il designer) o il suo avente causa abbia reso pubblico tale disegno o modello (tramite pubblicazione, esposizione, utilizzo o partecipazione a una fiera, ecc.) entro i 12 mesi precedenti la data di deposito della domanda (o la data di priorità, qualora venga rivendicata), tale fatto di divulgazione non pregiudica la novità del disegno o modello in questione.
Il periodo di grazia è di 12 mesi. Anche se il designer stesso abbia reso pubblico il prodotto in occasione di presentazioni o fiere, oppure abbia pubblicato il disegno su Internet, se presenta la domanda di registrazione del disegno industriale in Messico entro un anno da tale data, la perdita di novità dovuta all’autodivulgazione viene sospesa. Tuttavia, nella pratica, è più sicuro presentare la domanda prima della divulgazione, senza fare affidamento sul periodo di grazia.
Per beneficiare di questa disposizione derogatoria, è necessario che il soggetto responsabile della divulgazione sia il titolare del diritto (sebbene non esistano disposizioni espresse relative alla divulgazione o alla fuga di informazioni da parte di terzi senza autorizzazione, si ritiene generalmente che anche le fughe di informazioni derivanti da atti di concorrenza sleale possano rientrare nell’ambito di protezione).La legislazione messicana non definisce chiaramente i requisiti procedurali per beneficiare del periodo di grazia; si ritiene che tali requisiti vengano valutati in via sostanziale nel corso dell’esame, se necessario.
Anche i disegni (o le fotografie) da presentare nella domanda di registrazione del disegno o modello sono soggetti a determinati requisiti e a considerazioni pratiche.
La durata del diritto di disegno o modello in Messico viene calcolata a partire dalla data di deposito della domanda. Una volta concessa la registrazione del disegno o modello, viene concesso un periodo di protezione retroattivo di cinque anni a partire dalla data di deposito. Poiché tale periodo di cinque anni decorre automaticamente dalla data di deposito, al momento della registrazione sono già garantiti i diritti relativi ai primi cinque anni.
Punti chiave relativi al periodo di protezione: la registrazione iniziale è valida per cinque anni a decorrere dalla data di deposito. È possibile rinnovarla ogni cinque anni, per un massimo di quattro volte (consentendo così di mantenere in vigore il diritto sul disegno o modello per un periodo complessivo massimo di 25 anni a decorrere dalla data di deposito). Trascorsi i 25 anni, il diritto sul disegno o modello scade e il disegno o modello entra nel pubblico dominio.
In base alla precedente normativa messicana, la durata del diritto di disegno o modello era di 15 anni (non rinnovabile); tuttavia, grazie alla riforma legislativa del 2018 e alla nuova legge sulla proprietà industriale entrata in vigore nel 2020, è stato possibile estendere tale durata. Ciò consente ora una protezione della durata massima di 25 anni, allineandosi così ai paesi europei e americani e al sistema internazionale dell’Aia.Per quanto riguarda le procedure di rinnovo, è sufficiente versare la tassa di rinnovo prima della scadenza di ciascun periodo di 5 anni; inoltre, qualora si dovesse dimenticare la scadenza, in alcuni casi può essere concesso un periodo di grazia (di solito, i pagamenti in ritardo entro 6 mesi vengono accettati previa applicazione di una maggiorazione).
Il Messico è uno Stato contraente della Convenzione di Parigi; è possibile rivendicare il diritto di priorità presentando una domanda in Messico entro sei mesi dalla data della prima domanda di disegno o modello depositata in un Paese straniero, compreso il Giappone. Per rivendicare il diritto di priorità, al momento del deposito della domanda in Messico è necessario dichiarare la data di priorità e il Paese di deposito della domanda prioritaria e, entro i tre mesi successivi, presentare un certificato ufficiale della domanda prioritaria(documento di priorità; copia autenticata dall’Ufficio brevetti del Paese di deposito). Qualora il documento di priorità sia redatto in una lingua diversa dallo spagnolo, è richiesta anche l’allegazione di una traduzione in spagnolo. Inoltre, per ogni rivendicazione di diritto di priorità è necessario versare all’IMPI la tassa prevista.
Il termine per rivendicare il diritto di priorità è di sei mesi, mentre il termine per la presentazione dei documenti relativi al diritto di priorità è di tre mesi. Si raccomanda di prestare attenzione, poiché il mancato rispetto di tali requisiti entro i termini previsti comporta il mancato riconoscimento del diritto di priorità e potrebbe comportare uno svantaggio nella valutazione della novità.
In Messico è in vigore un sistema di pubblicazione anticipata delle domande di disegno o modello. Subito dopo il superamento dell’esame di forma, il contenuto della domanda viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Gazzetta della Proprietà Industriale) e, in linea di principio, non esiste un sistema che consenta di mantenere la domanda riservata.È possibile presentare opposizione entro un determinato periodo a decorrere dalla pubblicazione (tre mesi ai sensi della normativa vigente) e il contenuto del disegno o modello viene reso noto al pubblico in tempi rapidi.Pertanto, qualora si preveda di depositare una domanda di marchio o di pubblicare un’opera d’autore prima del deposito della domanda di disegno o modello, si raccomanda di tenere conto del rischio che tali atti di divulgazione possano compromettere la novità del disegno o modello e di adottare una strategia che preveda il deposito anticipato della domanda di disegno o modello.
La modifica o la correzione del contenuto di una domanda di disegno o modello, una volta presentata, è limitata, in linea di principio, all’ambito del contenuto divulgato al momento del deposito. L’aggiunta di nuovi disegni o la modifica della forma del disegno o modello non sono ammesse, in quanto costituiscono una modifica dell’essenza del contenuto della domanda.D’altra parte, qualora vengano segnalate irregolarità durante l’esame formale o sostanziale, sono ammesse correzioni che non alterino sostanzialmente l’ambito del disegno o modello, quali la correzione di errori materiali di lieve entità o l’aggiunta di spiegazioni a fini di chiarimento.
Esempi tipici sono la correzione di numeri di riferimento errati nei disegni o l’aggiunta di note nella descrizione volte a chiarire il significato delle parti indicate con linee tratteggiate. Inoltre, qualora l’esaminatore segnali una violazione del requisito di uniformità, è possibile suddividere la domanda e trasferire parte del disegno o modello in una domanda separata.Si noti che in Messico è possibile modificare la denominazione del disegno o modello e i dati del richiedente riportati nella domanda; tuttavia, il cambio di intestazione (cambio del richiedente) successivo al deposito della domanda è, in linea di principio, limitato ai casi di cessione ed è necessaria la registrazione presso l’IMPI.
Sebbene in Messico non esista una distinzione istituzionale analoga al concetto giapponese di «disegno o modello parziale», nella pratica è possibile presentare una domanda di registrazione di un disegno o modello che tuteli solo una parte del prodotto. In tal caso, all’interno del disegno che raffigura l’intero prodotto, si ricorre alla tecnica di tracciare con una linea continua solo la parte per la quale si rivendica il diritto, mentre il resto viene rappresentato, ad esempio, con una linea tratteggiata.Specificando chiaramente nella descrizione che la parte tratteggiata non è quella per cui si richiede la registrazione del disegno o modello, è possibile ottenere i diritti esclusivamente sulla parte indicata con la linea continua.
Ad esempio, qualora si desideri proteggere esclusivamente il design delle icone sullo schermo di uno smartphone, è possibile presentare la domanda rappresentando il contorno del corpo dello smartphone con una linea tratteggiata e la parte delle icone con una linea continua a colori. In questo modo, anche per elementi di design parziali è possibile ottenere una protezione effettiva grazie a un’adeguata elaborazione dei disegni.
In Messico è possibile includere più disegni o modelli (varianti) in un’unica domanda di registrazione. Tuttavia, ciò è consentito solo a condizione che tali disegni o modelli siano strettamente correlati tra loro e costituiscano un unico concetto di design. L’esaminatore valuta i punti in comune tra i singoli disegni o modelli inclusi nella domanda e determina se soddisfano il requisito di uniformità (unicità).
Ad esempio, nel caso di varianti di una sedia basate sullo stesso concetto (ad esempio, con o senza braccioli), è possibile raggrupparle in un’unica domanda. Se si presenta una domanda con una combinazione che non soddisfa il requisito di unità, durante il processo di esame verrà richiesta la suddivisione della domanda.Si noti inoltre che in Messico non esiste un sistema, simile a quello giapponese dei disegni e modelli correlati, che preveda il collegamento tramite domande separate per ciascun disegno. Non viene stabilito alcun collegamento ufficiale tra le domande frazionate, che costituiscono diritti indipendenti l’una dall’altra.
In Messico, i rimedi in caso di violazione dei diritti di disegno o modello vengono applicati principalmente attraverso procedure amministrative. L’Istituto Messicano della Proprietà Industriale (IMPI) è l’ente competente per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e ha l’autorità di accertare l’esistenza o meno di una violazione dei diritti di disegno o modello e di emettere ordinanze quali il provvedimento inibitorio.L’articolo 213, punto XV, della Legge messicana sulla proprietà industriale stabilisce che «l’atto di riprodurre o imitare un disegno o modello registrato senza il consenso del titolare» costituisce una violazione dei diritti di proprietà industriale.
L’atto di produrre e commercializzare prodotti molto simili a un disegno o modello registrato costituisce una violazione, anche qualora vi siano lievi differenze nel design, purché venga ritenuto un’imitazione. Il titolare del diritto di disegno o modello, qualora individui un prodotto sospettato di violazione, può presentare all’IMPI una richiesta amministrativa di cessazione (denuncia di violazione).L’IMPI, previa indagine e qualora venga accertata la violazione, può emettere nei confronti del trasgressore un’ordinanza di cessazione della produzione e della vendita, nonché, a seconda dei casi, imporre misure quali il sequestro e la confisca dei prodotti o l’applicazione di sanzioni pecuniarie. La decisione in merito alla violazione, nell’ambito del procedimento amministrativo, viene generalmente emessa entro circa un anno, a seconda del caso specifico.
Oltre ai rimedi amministrativi forniti dall’IMPI, il titolare del diritto di disegno o modello può anche avviare un’azione civile per ottenere l’esecuzione forzata di un’ordinanza di cessazione o per richiedere il risarcimento dei danni. Tuttavia, in Messico è prassi comune che l’IMPI valuti innanzitutto l’esistenza di una violazione a livello amministrativo e che tale risultato venga poi preso in considerazione nelle richieste di risarcimento civile; ciò costituisce una caratteristica distintiva rispetto ad altri paesi, in quanto l’applicazione della legge da parte delle autorità amministrative riveste un ruolo centrale.Va inoltre precisato che gli atti di violazione dei diritti di design non sono solitamente soggetti a sanzioni penali. Inoltre, le autorità doganali, in qualità di organi ausiliari dell’IMPI, collaborano al sequestro dei prodotti contraffatti su richiesta dell’IMPI.
In Messico vige un sistema a due livelli che, pur ponendo al centro i rimedi amministrativi, prevede in ultima istanza anche il ricorso ai rimedi giudiziari (processo) per l’esercizio dei diritti. Il titolare del diritto presenta innanzitutto una denuncia di violazione all’IMPI e, qualora non sia soddisfatto dell’esito, può contestarlo mediante ricorso amministrativo o adire il tribunale federale.Per un’efficace tutela dei diritti è fondamentale provvedere tempestivamente alla conservazione delle prove relative ai prodotti contraffatti e presentare in modo adeguato la denuncia all’IMPI.
Accordo dell’Aia: in Messico l’Accordo dell’Aia (Accordo di Ginevra modificato del 1999) è entrato in vigore il 6 giugno 2020. I richiedenti dei paesi aderenti all’Accordo dell’Aia, tra cui il Giappone, possono ottenere la protezione dei disegni e modelli in Messico mediante una domanda internazionale unica presentata tramite l’OMPI.
Il Messico ha aderito di recente alla Convenzione dell’Aia (Accordo di Ginevra del 1999), il sistema internazionale di registrazione dei disegni e modelli.Il 6 marzo 2020 è stata depositata presso l’OMPI la dichiarazione di adesione e, con data 6 giugno dello stesso anno, la Convenzione dell’Aia è entrata in vigore per il Messico. Quando una domanda di registrazione internazionale che designa il Messico viene pubblicata e trasmessa all’IMPI tramite l’OMPI, l’IMPI ne esamina il contenuto alla stregua di una domanda nazionale.
In occasione dell’adesione alla Convenzione dell’Aia, il Messico ha formulato alcune dichiarazioni e allegati. I punti principali sono i seguenti.
Qualora un’impresa giapponese intenda ottenere la protezione di un disegno o modello in Messico, esistono due modalità: (1) la domanda diretta (presentata all’IMPI tramite un agente locale) e (2) la designazione del Messico nell’ambito di una domanda internazionale di L’Aia.Nel secondo caso, sebbene vi siano vantaggi quali la centralizzazione delle procedure e la possibilità di presentare la domanda in lingua inglese, è consigliabile avvalersi del supporto di un esperto per gestire le complessità legate alle notifiche e alle risposte, nonché per la gestione delle domande di divisione.
Di seguito è riportata una tabella che riassume gli aspetti principali del sistema dei disegni e modelli in Messico.
| Voce | Panoramica (sistema dei disegni e modelli del Messico) |
|---|---|
| Oggetto di protezione | Aspetto decorativo di prodotti industriali o artigianali. Sono oggetto di protezione i disegni bidimensionali (disegni di design) e tridimensionali (modelli di design). Le forme puramente funzionali non sono oggetto di protezione. |
| Requisiti di registrazione | Sono richiesti la novità (il disegno o modello deve differire chiaramente da quelli già noti) e l’applicabilità industriale. Le forme e i motivi non devono essere molto simili a disegni o modelli esistenti. Le caratteristiche basate esclusivamente sulla funzione non sono registrabili. |
| Eccezioni alla perdita di novità | Se la domanda di registrazione viene presentata entro 12 mesi dalla divulgazione da parte dell’autore (titolare del diritto), tale divulgazione non pregiudica la novità (periodo di grazia). Sono inclusi, a titolo esemplificativo, l’esposizione in occasione di fiere e la pubblicazione sul sito web dell’azienda. |
| Procedura di deposito | Dopo la presentazione della domanda all’IMPI, si procede con l’esame formale → pubblicazione della domanda → periodo di opposizione (3 mesi dalla pubblicazione) → esame di merito → la titolarità dei diritti sorge con la decisione di registrazione e il pagamento della tassa di registrazione. In condizioni normali, la registrazione avviene in circa un anno e mezzo o due anni dalla presentazione della domanda. |
| Requisiti dei disegni | Occorre presentare una rappresentazione dettagliata del disegno o modello mediante disegni o fotografie. È necessario includere più viste necessarie a illustrare adeguatamente la forma complessiva e i motivi del prodotto. È necessario allegare una descrizione dei disegni, in modo da chiarire quali parti non sono oggetto della domanda, ad esempio quelle indicate con linee tratteggiate. |
| Periodo di protezione | Valido per 5 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Rinnovabile ogni 5 anni, con possibilità di proroga fino a un massimo di 25 anni. Il rinnovo è consentito fino a un massimo di 4 volte (per un totale di 25 anni). |
| Diritto di priorità | Ai sensi della Convenzione di Parigi, è possibile rivendicare il diritto di priorità presentando la domanda entro sei mesi dalla data di deposito di una domanda precedente in un paese straniero, come il Giappone. È necessario dichiarare il paese e la data al momento del deposito della domanda e presentare, entro tre mesi, il certificato di priorità (corredato di traduzione in spagnolo). |
| Disegni e modelli parziali | Il sistema dei disegni e modelli parziali non è espressamente disciplinato. Tuttavia, è possibile ottenere la tutela di un disegno o modello parziale rappresentando sul disegno solo la parte del prodotto che si desidera proteggere con una linea continua, mentre le altre parti vengono indicate con una linea tratteggiata o simili. |
| Domanda unica per disegni e modelli multipli | È possibile (si possono depositare domande con più varianti). Tuttavia, sono ammessi solo i disegni e modelli appartenenti a un unico concetto di design. Qualora non siano soddisfatti i requisiti di unità, verrà richiesta la presentazione di una domanda separata. Non esiste un regime di disegni e modelli correlati. |
| Violazione e applicazione della legge | Si ricorre principalmente a misure amministrative. L’IMPI valuta se sussista o meno una violazione (imitazione) e, qualora venga accertata, impone la cessazione della produzione e della vendita, emette un’ordinanza di cessazione o infligge una sanzione pecuniaria. La decisione viene emessa solitamente entro circa un anno dalla presentazione della richiesta. |
| Domanda internazionale (Convenzione dell’Aia) | Paese aderente (entrata in vigore nel giugno 2020). È possibile designare il Messico tramite una domanda di L’Aia presentata dal Giappone. I criteri di esame e le procedure dell’IMPI sono gli stessi delle domande nazionali. Il requisito di uniformità si applica anche alle domande internazionali. Non è possibile posticipare la pubblicazione. |
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Avvocato specializzato in proprietà industriale e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause di contraffazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali IA, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Consulenti in Proprietà Industriale (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).