«È stata decisa l’espansione commerciale in Cina, ma come si procede con la registrazione del marchio?»
«È possibile tutelare i propri diritti in Cina mantenendo il nome della società giapponese (in inglese o in katakana)?»
«Abbiamo cercato di espletare le pratiche internamente, ma le norme specifiche della Cina sono talmente complesse che ci siamo trovati in un vicolo cieco…»
Stiamo registrando un forte aumento delle richieste di consulenza di questo tipo da parte dei responsabili delle aziende che stanno valutando l’espansione o l’esportazione in Cina.
Quando un’azienda giapponese entra nel mercato cinese, il primo e principale ostacolo da superare è rappresentato dalla **questione del «marchio (nome del marchio)»**. In particolare, in Cina, che fa parte dell’area culturale dei caratteri cinesi, in molti casi l’utilizzo del nome aziendale in alfabeto latino o in katakana così com’è non è sufficiente a tutelare adeguatamente l’attività.
Tuttavia, comprendere il sistema dei marchi cinesi, negoziare con gli agenti locali e ideare una denominazione appropriata in cinese utilizzando esclusivamente le risorse interne dell’azienda rappresenta un’impresa ardua.
In questo articolo, dal punto di vista dello studio di proprietà intellettuale EVORIX, che ha fornito assistenza in numerosi casi relativi ai marchi in Cina, forniremo una spiegazione approfondita in circa 3.000 caratteri su «come scegliere un nome in cinese che non comporti insuccessi», «il quadro generale dei costi e delle tempistiche necessari per la registrazione» e «i rischi insiti nella gestione interna».
«Il logo è in inglese; non basterebbe utilizzarlo così com’è anche in Cina, dato che è un linguaggio universalmente riconosciuto?»
È questo il primo pensiero di molte aziende giapponesi. Tuttavia, il mercato cinese presenta circostanze particolari che lo distinguono dagli altri paesi. Per dirla in sintesi, non è possibile tutelare il proprio marchio senza registrare un “nome ufficiale in cinese (caratteri han)“.
I motivi sono principalmente due.
I consumatori cinesi, anche quando vedono nomi di marchi scritti in alfabeto o in katakana, raramente li pronunciano così come sono. Essi convertono sempre tali nomi nei «kanji» a loro familiari per riconoscere e denominare i prodotti.
Ad esempio, Starbucks è ormai consolidato come «星巴克 (Xing Ba Ke)», mentre Coca-Cola come «可口可楽 (Kou Kou Kou La)». Se l’azienda non dispone di un nome ufficiale in caratteri cinesi, i consumatori iniziano a attribuirgli un «soprannome» di propria iniziativa, basandosi sul suono o sull’aspetto.
Ciò che desta maggiore preoccupazione è il rischio che terzi registrino per primi come marchio «i soprannomi attribuiti arbitrariamente dai consumatori» o «il nome della Sua azienda tradotto in cinese».
La Cina, analogamente al Giappone, adotta il principio della «priorità della domanda (primo arrivato, primo servito)». Cosa accadrebbe se, proprio nel momento in cui l’attività della Sua azienda iniziasse a decollare, un terzo estraneo avesse già registrato come marchio quel «nome comunemente utilizzato»?
La vostra azienda non potrà più utilizzare quel nome per svolgere la propria attività in Cina. Nel peggiore dei casi, potreste essere citati in giudizio per violazione del diritto di marchio o essere costretti a riscattare il marchio a un prezzo esorbitante.
L’unico modo per evitare tutto ciò è stabilire autonomamente una “denominazione ufficiale in cinese” prima di entrare nel mercato e assicurarsi tempestivamente i diritti su di essa.
Quale nome in cinese sarebbe quindi opportuno scegliere? Questo è il punto che più preoccupa i responsabili interni e per il quale è indispensabile il supporto di professionisti.
Per quanto riguarda la denominazione in cinese, esistono, in linea di massima, tre modelli principali.
Si tratta di un metodo che consiste nell’assegnare caratteri cinesi simili alla pronuncia giapponese.
Esempio: Sony → 索尼 (Suo·Er)
Vantaggi: consente di mantenere la sonorità del nome originale del marchio, rendendo più facile ottenere un senso di uniformità a livello globale.
Punti da tenere presenti: si tende spesso a creare una sequenza di caratteri cinesi privi di significato, con il rischio che il nome risulti incomprensibile in cinese o assuma un significato bizzarro.
Si tratta di un metodo che consiste nel tradurre il significato della parola originale in cinese.
Esempio: Microsoft → 微軟 (Wei·Luan) *Micro (微) + Soft (軟)*
Vantaggi: la filosofia aziendale e il contenuto dei servizi risultano più facilmente comprensibili.
Punto da tenere presente: poiché la pronuncia è completamente diversa da quella del nome originale del marchio, risulta difficile stabilire un’associazione fonetica.
Si tratta di un metodo che consiste nello scegliere caratteri cinesi con un significato positivo, la cui pronuncia sia simile e che si adatti all’immagine del marchio. Sebbene sia il metodo più difficile, se realizzato con successo diventa un potente asset per il marchio.
Esempio: Coca-Cola → 可口可楽 (da gustare, da assaporare)
Esempio: Uniqlo → 優衣庫 (magazzino di abiti eccellenti)
Anche se all’interno dell’azienda si consultano i dizionari per individuare una combinazione di «kanji dal significato positivo», spesso, dal punto di vista di un madrelingua, possono emergere problemi quali «un suono antiquato», «un termine vicino allo slang (linguaggio colloquiale)» o «una pronuncia difficile da articolare».
Inoltre, in Cina esistono le differenze tra i caratteri semplificati (utilizzati nella Cina continentale) e quelli tradizionali (utilizzati a Hong Kong e Taiwan). In EVORIX, i nostri esperti in marchi cinesi propongono il nome più adatto alla Sua azienda, tenendo conto dell’equilibrio tra **«la sonorità», «il significato dei kanji» e «la forza del marchio»**.
Anche una volta stabilito il nome, il prossimo ostacolo da superare è la scelta della **«classe dei prodotti designati»**. Qui si nasconde una trappola in cui le regole comuni del Giappone non sono applicabili.
, si specificano le categorie (classi) di prodotti o servizi per cui si intende utilizzare il marchio. Sebbene Giappone e Cina adottino la stessa classificazione internazionale (Classificazione di Nizza), in Cina esiste un codice di suddivisione più dettagliato, denominato **«gruppi di prodotti simili (sottoclassi)»**.
Ad esempio, anche se rientrano nella stessa «Classe 25 (abbigliamento)», se le sottoclassi sono diverse, i prodotti vengono giudicati «non simili» (prodotti non affini).
Per citare un esempio estremo, se si registrasse il marchio specificando solo la sottoclasse relativa alle «magliette» e si dimenticasse di specificare le sottoclassi relative a «cappotti» o «cappelli», un’altra azienda potrebbe registrare «cappotti» o «cappelli» con lo stesso nome.
Per evitare questa «lacuna nei diritti», è necessario conoscere a fondo i più recenti criteri operativi cinesi (Tabella di classificazione dei prodotti e servizi simili). Si tratta di un’attività che comporta un rischio troppo elevato per essere svolta autonomamente da agenzie di traduzione generiche o da responsabili di aziende prive di un dipartimento dedicato alla proprietà intellettuale.
Dal momento della richiesta di consulenza fino all’effettivo ricevimento del certificato di registrazione, sono generalmente necessari da 10 mesi a 1 anno. È importante agire con anticipo, calcolando a ritroso dalla data di avvio dell’attività in Cina.
In primo luogo, si effettua una ricerca sui marchi precedenti per verificare se il nome desiderato sia già stato registrato da altre società.
Questa è la fase più importante. Qualora venissero individuati marchi simili, sarà necessario apportare lievi modifiche al nome o elaborare una proposta alternativa.
Si presentano i documenti di domanda all’Ufficio nazionale cinese per la proprietà intellettuale (CNIPA). Le procedure vengono espletate tramite un agente locale di fiducia con cui EVORIX collabora.
L’esame viene condotto da un esaminatore.
In caso di esito positivo: si procede direttamente alla «pubblicazione del parere preliminare».
In caso di notifica dei motivi di rigetto: qualora la domanda venga respinta per motivi quali «somiglianza con un marchio esistente» o «mancanza di carattere distintivo», sarà necessario valutare se presentare una memoria di replica (memoria difensiva) per contestare la decisione.
Una volta superato l’esame, il marchio viene pubblicato nel Bollettino dei marchi. I tre mesi successivi costituiscono il periodo durante il quale sono ammesse le opposizioni da parte di terzi.
In assenza di opposizioni, il marchio viene definitivamente registrato. Viene rilasciato il certificato di registrazione (generalmente in formato elettronico) e si acquisisce il diritto di esclusiva per un periodo di 10 anni.
Potrebbe esserci la percezione che «la registrazione di un marchio all’estero sia costosa». Tuttavia, se confrontati con i costi derivanti da eventuali problemi successivi – quali la necessità di cambiare la ragione sociale o di essere citati in giudizio per violazione del diritto di marchio – i costi di registrazione preventivi non sono affatto elevati.
I costi sono costituiti principalmente dai seguenti elementi.
Spese presso l’ufficio locale: diritti di bollo da versare al governo cinese.
Onorari del rappresentante locale: onorari di avvocati e consulenti in materia di brevetti cinesi.
Onorari dello studio nazionale: gestione da parte della nostra società, elaborazione della strategia, traduzioni, spese di comunicazione, ecc.
A titolo indicativo, per una domanda relativa a «1 marchio per 1 classe», è comune che il costo totale, comprensivo delle spese di ricerca, parta da circa [XX × 10.000 JPY]. (*Il costo varia a seconda del tasso di cambio, del numero di classi e della presenza o meno dell’opzione di ideazione del nome.)
Molte aziende richiedono un preventivo per un pacchetto che includa la “creazione del nome” e la “ricerca su più classi”. La nostra società vi fornirà una chiara indicazione del costo totale prima del deposito della domanda, consentendovi di procedere in tutta tranquillità senza temere addebiti aggiuntivi.
Il mercato cinese è attraente, ma in materia di proprietà intellettuale è necessario prepararsi partendo dal presupposto che «tutti siano malintenzionati». È assolutamente da evitare l’errore di pensare: «La nostra azienda non è ancora famosa, quindi non c’è da preoccuparsi». In Cina, infatti, non si contano i casi in cui persino i nomi di piccole e medie imprese giapponesi di provincia vengono registrati come marchi senza autorizzazione da parte di broker locali.
Se attualmente si trova in una delle seguenti situazioni, la invitiamo a rivolgersi immediatamente a EVORIX.
«Si sta discutendo di un’espansione in Cina, ma nessuno è a conoscenza delle questioni relative ai marchi»
«È complicato trovare un rappresentante locale, oppure la barriera linguistica rende difficile la comunicazione»
«Non abbiamo ancora deciso il nome della società in cinese, oppure non ci viene in mente nessuna buona idea»
Lo studio di proprietà intellettuale EVORIX non è un semplice «intermediario che si occupa delle pratiche». In qualità di «partner strategico in materia di proprietà intellettuale» per il successo della Sua attività in Cina, Le forniremo un supporto attento sin dalla fase di scelta del nome.
Non esitate a contattarci anche solo per una consulenza su «da dove iniziare».
La preghiamo di descriverci la sua situazione attuale tramite il modulo di richiesta informazioni riportato di seguito. Il nostro staff specializzato elaborerà gratuitamente il piano più adatto alla Sua azienda e Le fornirà un preventivo.
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AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Avvocato specializzato in proprietà industriale e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei consulenti in materia di brevetti del Giappone, l’Associazione asiatica dei consulenti in materia di brevetti (APAA) e l’Associazione giapponese dei marchi (JTA).