Il sistema dei marchi di Taiwan si basa sul principio della “priorità della domanda (di registrazione)” e si caratterizza per il fatto che l’Ufficio della Proprietà Intellettuale del Ministero dell’Economia (TIPO) gestisce in modo unitario tutte le procedure amministrative, dall’esame e dalla registrazione fino alle opposizioni, alle azioni di nullità e alle revoche (cancellazioni).Nel presente articolo verranno illustrati in modo esaustivo gli aspetti pratici più rilevanti, dalla presentazione della domanda di marchio a Taiwan alla gestione post-registrazione, fino alla gestione delle violazioni.
Indice
Il sistema dei marchi di Taiwan si caratterizza per il fatto che il TIPO effettua in modo coerente l’esame e adotta i provvedimenti amministrativi relativi a «registrazione, opposizione, nullità e revoca (cancellazione)», mentre i ricorsi in sede giudiziaria vengono esaminati tramite ricorso amministrativo e, successivamente, procedimento contenzioso amministrativo.La presentazione elettronica delle domande (e-filing) è espressamente prevista dalla legge sui marchi e le procedure elettroniche, compresa la notifica elettronica, sono integrate nella struttura del sistema (articolo 13 della legge sui marchi).
La definizione di marchio è relativamente ampia e, oltre ai segni tipici quali caratteri e figure, include espressamente tra gli oggetti di protezione anche i marchi non tradizionali quali colori, forme tridimensionali, movimenti, ologrammi e suoni (art. 18 e segg. della Legge sui marchi).
| Punti di vista | Punti chiave nella pratica | Principali basi giuridiche |
|---|---|---|
| Ente competente | Il TIPO è l’ente competente per l’esame e l’adozione di provvedimenti in materia di registrazione dei marchi, opposizioni, nullità (valutazione) e cancellazione (revoca) | Articoli 14-16 della legge sui marchi |
| Normativa applicabile | Legge sui marchi (Trademark Act). Comprende definizioni, requisiti di registrazione, opposizioni, nullità, revoca, rimedi in caso di violazione e sanzioni penali | Legge sui marchi in generale |
| Regolamento di attuazione | Modelli di domanda, requisiti di indicazione per i marchi non tradizionali, termini per la risposta al rigetto, requisiti per la richiesta di esame accelerato, ecc. | Articoli 12, da 14 a 19 e 34 del Regolamento di attuazione, ecc. |
| Oggetto di protezione | Oltre a caratteri e figure, colori, forme tridimensionali, movimenti, ologrammi, suoni, ecc. (comprese le combinazioni) | Articolo 18 della Legge sui marchi; articoli da 14 a 18 del Regolamento di applicazione |
| Requisiti di protezione | L’«identificabilità» è l’elemento centrale. È possibile far valere anche l’acquisizione del carattere distintivo attraverso l’uso | Art. 18 e art. 29, comma 2, della Legge sui marchi |
I motivi di rifiuto si suddividono generalmente in «motivi assoluti (interesse pubblico, carattere distintivo, ecc.)» e «motivi relativi (diritti anteriori, rischio di confusione, ecc.)». A Taiwan è importante sottolineare che la normativa prevede la tutela dei marchi notori (non solo contro il rischio di confusione, ma anche contro la diluizione) e la possibilità di ricorso mediante consenso (consent).
| Tipologie | Esempi tipici | Posizionamento normativo |
|---|---|---|
| Motivi assoluti | Mancanza di carattere distintivo (denominazioni descrittive, nomi generici, ecc.), rischio di induzione in errore circa la qualità, ordine pubblico e buoni costumi, ecc. | Art. 29, commi 1 e 3, ecc., della legge sui marchi |
| Motivi relativi | Identità o somiglianza con registrazioni o domande anteriori, rischio di confusione, marchi notori (confusione o diluizione) | Articolo 30, comma 1, lettere a) e b) della Legge sui marchi |
| Elementi fondamentali della prova | Confusione: somiglianza dei segni + somiglianza dei prodotti e dei servizi + valutazione complessiva della fascia di consumatori, ecc. Diluizione: notorietà, capacità distintiva / rischio di pregiudizio alla reputazione | Articolo 31 del Regolamento di applicazione |
In linea di principio, le domande di registrazione a Taiwan devono essere redatte in «cinese (caratteri tradizionali)». Gli elementi obbligatori da riportare nei documenti di domanda (dati del richiedente, denominazione del marchio, rappresentazione del segno, prodotti/servizi designati, diritto di priorità, traduzione, ecc.) sono elencati nell’articolo 12 del Regolamento di esecuzione.
| Aspetti pratici | Punti chiave | Base giuridica |
|---|---|---|
| Domanda di registrazione (elementi fondamentali) | Richiedente/rappresentante, denominazione del marchio, rappresentazione del segno, prodotti/servizi designati e relative classi, informazioni sul diritto di priorità, ecc. | Articolo 12 del Regolamento di esecuzione |
| Prodotti/servizi designati | Indicare le classi secondo l’ordine della Classificazione di Nizza (pubblicata dall’OMPI) ed elencare in modo specifico i nomi dei prodotti/servizi | Articolo 19 del Regolamento di esecuzione |
| Marchi non tradizionali | Colori: campioni di colore + descrizione delle modalità di utilizzo. 3D: fino a 6 viste. Movimento: immagini fisse (fino a 6) + descrizione + dati elettronici. Suoni: spartiti musicali ecc. + dati elettronici | Articoli 14-18 del Regolamento di esecuzione |
| Risposta alla notifica dei motivi di rigetto | Se si dispone di domicilio o sede in Giappone: 1 mese. All’estero: 2 mesi. È possibile richiedere una proroga | Articolo 34 delle norme di attuazione |
| Fornitura di informazioni da parte di terzi | Prima della registrazione, i terzi possono presentare osservazioni. Il TIPO non ha l’obbligo di notificare lo stato di avanzamento al presentatore | Articolo 34-1 del Regolamento di esecuzione |
Taiwan ha istituito il sistema del diritto di priorità nella Legge sui marchi e nelle Norme di attuazione, in vista dell’adesione all’OMC. Il termine per la rivendicazione del diritto di priorità è di sei mesi.
⚠ Importante: è obbligatorio presentare una dichiarazione di diritto di priorità al momento della domanda e depositare la prova del diritto di priorità entro tre mesi dalla data di deposito. In caso di mancata presentazione, si riterrà che il diritto di priorità non sia stato rivendicato e sarà difficile ottenere un rimedio.
✗ Sistema di Madrid: Taiwan non è parte contraente del Protocollo di Madrid; pertanto, non è possibile designare Taiwan in una registrazione internazionale né presentare una domanda internazionale indicando Taiwan come ufficio di origine. Qualora un’impresa taiwanese intenda avvalersi del sistema di Madrid, dovrà farlo tramite una sede operativa o un altro punto di presenza in uno dei paesi aderenti.
| Aspetti | Termini e requisiti | Fondamento giuridico |
|---|---|---|
| Rivendicazione del diritto di priorità (ordinaria) | Presentazione della domanda a Taiwan entro 6 mesi dalla data della prima domanda. Dichiarazione al momento del deposito. La prova deve essere presentata entro 3 mesi dalla data di deposito | Articolo 20 del Regolamento di attuazione |
| Priorità di esposizione | Presentazione della domanda entro sei mesi dalla data della prima esposizione, con presentazione della certificazione dell’organizzatore | Articoli 21-22 del Regolamento di attuazione |
| Sistema di Madrid (con designazione di Taiwan) | Taiwan non è disponibile come paese designato per la registrazione internazionale (Taiwan non è uno Stato contraente) | Documentazione TIPO sulla strategia di protezione dei marchi all’estero |
Di seguito sono riportate le indicazioni relative alle principali spese ufficiali, basate sul tariffario pubblicato dal TIPO. Esistono differenze tra le domande presentate online e quelle cartacee.
| Procedura | Costi ufficiali (NT$) | Note pratiche |
|---|---|---|
| Deposito della domanda (cartaceo) | 3.000 per classe (fino a 20 voci) | Per ogni voce oltre le 20, si aggiungono 200 per ogni voce |
| Domanda (online) | 2.400 per classe (fino a 20 voci) | Per ogni voce oltre le 20, si aggiungono 200 per ogni voce |
| Tassa di registrazione (compresa la tassa di pubblicazione) | 2.500 per classe | È fondamentale gestire con attenzione i termini di pagamento successivi alla decisione di registrazione |
| Richiesta di esame accelerato | 6.000 per classe | Entrata in vigore nel maggio 2024 |
| Ricorso | 4.000 per classe | Entro 3 mesi dalla pubblicazione del registro |
| Nulla (valutazione) | 7.000 per classe | Per i motivi relativi, il limite di 5 anni costituisce un problema |
| Revoca (abrogazione) | 7.000 per classe | Mancato uso (3 anni) e altre categorie |
| Rinnovo (proroga) | 4.000 per classe | Dopo 6 mesi dalla scadenza, l’importo raddoppia (8.000 per classe) |
Deposito della domanda (cartaceo/online)
↓
Esame di forma (correzione delle carenze)
↓
Esame di merito (distinguibilità, marchi anteriori, notorietà, ecc.)
↓ Nessun motivo di rigetto ↓ Motivo di rigetto
Decisione di registrazione (notifica del pagamento della tassa di registrazione) Notifica dei motivi di rigetto → Presentazione di osservazioni e rettifiche
↓
Pagamento della tassa di registrazione (gestione delle scadenze)
↓
Pubblicazione della registrazione ed emissione del certificato di registrazione
↓
3 mesi dalla registrazione (termine per l’opposizione) → Stabilizzazione dei diritti
Termine per il pagamento della tassa di registrazione: entro due mesi dal giorno successivo alla notifica della decisione di registrazione. È possibile ottenere una deroga pagando il doppio dell’importo entro sei mesi dalla scadenza del termine (articolo 32 della Legge sui marchi).
Il periodo di esame indicativo, secondo quanto pubblicato dal TIPO, è di 8 mesi per le «domande di registrazione di marchio» presentate online (10 mesi per quelle cartacee) (si tratta di un valore indicativo statistico, che può allungarsi a seconda del contenuto del fascicolo).
| Aspetti | Taiwan | Giappone | Cina (continentale) |
|---|---|---|---|
| Sistema di Madrid | Non aderente (Taiwan non può essere designato) | Utilizzabile | Utilizzabile |
| Tempistica per la presentazione dell’opposizione | Tre mesi dopo la pubblicazione del registro (post-concessione) | 2 mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino di registrazione (post-grant) | 3 mesi dalla pubblicazione della decisione preliminare (tipo pre-grant) |
| Lingua della domanda | In linea di principio, il cinese tradizionale | Giapponese | Cinese (caratteri semplificati) |
| Prodotti/servizi designati | Classificazione di Nizza; applicazione della tabella di classificazione pubblicata dal TIPO | Classificazione di Nizza (applicazione in Giappone) | Classificazione di Nizza (con particolare attenzione all’applicazione delle sottoclassi) |
In Taiwan, le «controversie in materia di marchi» seguono una struttura in cui il TIPO esamina le opposizioni successive alla registrazione (Opposition), le richieste di nullità (Invalidation: valutazione) e le richieste di revoca (Revocation: abrogazione); contro tali decisioni è possibile presentare ricorso, seguito da un contenzioso amministrativo.
| Procedura | Legittimazione a presentare ricorso | Termini di prescrizione | Spese ufficiali (NT$) |
|---|---|---|---|
| Opposizione | Chiunque | 3 mesi a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di registrazione | 4.000 per classe |
| Nullità (valutazione) | In linea di principio, incentrato sulle «parti interessate» | Per alcuni motivi relativi, il termine è di 5 anni (salvo eccezioni quali la malafede) | 7.000 per classe |
| Annullamento (abrogazione) | Spesso ammesso a «chiunque» | Mancato utilizzo per tre anni consecutivi, ecc. | 7.000 per classe |
Punti chiave della revoca per mancato uso: il requisito è il «mancato uso per un periodo di almeno tre anni»; qualora venga notificata una richiesta di revoca, al titolare del diritto viene richiesto di presentare la prova dell’uso (proof of use) (articolo 63, comma 1, punto 2, e articolo 65 della Legge sui marchi).
Per ottenere un rimedio amministrativo contro i provvedimenti del TIPO (decisioni di rigetto, decisioni in materia di opposizione, nullità o cancellazione, ecc.), è prassi consolidata presentare innanzitutto un «ricorso amministrativo» e, successivamente, adire il tribunale amministrativo.
| Fasi | Termini di legge | Note pratiche | Fondamento giuridico |
|---|---|---|---|
| Ricorso amministrativo | 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla notifica del provvedimento | Il termine viene calcolato a partire dalla data di ricezione | Articolo 14 della Legge sul ricorso amministrativo |
| Avvio del procedimento contenzioso amministrativo | Due mesi dalla notifica della decisione sul ricorso amministrativo | La scadenza del termine comporta un grave rischio di illegittimità | Articolo 106 della Legge sul contenzioso amministrativo |
| Ricorso in appello | 20 giorni dalla notifica | Sono previsti inoltre termini separati per l’integrazione dei motivi di appello, ecc. | Articolo 241 del Codice di procedura contenziosa amministrativa |
Decisioni del TIPO (rifiuto/opposizione/nullità/annullamento)
↓
Ricorso amministrativo (30 giorni)
↓ Rigetto, ecc.
Contenzioso amministrativo (2 mesi) – Primo grado
↓
Appello (20 giorni) · Giudizio di ultima istanza
Dopo la registrazione, i temi principali riguardano il mantenimento del diritto (rinnovo), il trasferimento del diritto, la concessione di licenze, la costituzione di garanzie (diritto di pegno) e la modifica dei dati di registrazione. A Taiwan, l’elenco delle questioni per le quali «senza registrazione non è possibile opporsi a terzi» è molto ampio; pertanto, nella pratica delle transazioni relative ai marchi, la domanda di registrazione è sempre parte integrante del processo.
La durata del diritto è di 10 anni e può essere prorogata ogni 10 anni tramite rinnovo. Il rinnovo è possibile a partire da 6 mesi prima della scadenza; nei 6 mesi successivi alla scadenza è possibile ottenere una prorroga pagando una tassa maggiorata del doppio (articolo 34 della Legge sui marchi).
| Atti di gestione | Periodo e requisiti | Spese ufficiali (NT$) | Base giuridica |
|---|---|---|---|
| Rinnovo (proroga) | È possibile presentare domanda entro i 6 mesi precedenti la scadenza. Nei 6 mesi successivi alla scadenza, l’importo è raddoppiato | 4.000 per classe (8.000 in caso di scadenza) | Articolo 34 della Legge sui marchi |
| Divisione (dopo la registrazione) | È prevista la procedura di divisione della registrazione | 1.500 | Articolo 36 del Regolamento di applicazione |
| Riduzione dei prodotti/servizi designati | Dopo la registrazione, in linea di principio non è consentita alcuna modifica del contenuto ad eccezione della «riduzione» | 500 | Articolo 38 della Legge sui marchi |
| Difesa contro la revoca per mancato uso | Dopo la notifica della richiesta di cancellazione, il titolare del diritto è tenuto a presentare prove dell’uso | — | Articoli 63 e 65 della Legge sui marchi |
⚠ Importante: a Taiwan è espressamente previsto che né le licenze, né le cessioni, né i diritti di pegno «possano essere opposti a terzi se non registrati». È necessario strutturare i contratti e procedere alla loro conclusione tenendo conto dell’obbligo di registrazione.
| Tipologie di transazione | Effetti pratici | Necessità di registrazione | Disposizioni di riferimento |
|---|---|---|---|
| Licenza esclusiva/ordinaria | Il titolare del diritto esclusivo può, in linea di principio, intentare un'azione legale per violazione a proprio nome | In assenza di registrazione, non è possibile opporre i propri diritti a terzi | Articolo 39 della Legge sui marchi |
| Sublicenza | Il titolare del diritto esclusivo può, in linea di principio, concedere sublicenze (da concordare contrattualmente) | La registrazione costituisce requisito di opponibilità | Articolo 40 della Legge sui marchi |
| Cessione (trasferimento) | Opponibilità nei confronti di terzi del trasferimento dei diritti | La registrazione costituisce requisito di opponibilità | Articolo 42 della Legge sui marchi |
| Diritto di pegno (garanzia) | Opponibilità nei confronti di terzi della costituzione, della modifica e dell’estinzione; l’ordine di priorità è determinato dall’ordine di iscrizione | La registrazione costituisce requisito di opponibilità | Articolo 44 della Legge sui marchi |
A Taiwan è possibile un «approccio multilivello» alla tutela contro le violazioni, che combina azioni civili (provvedimenti inibitori, risarcimento danni, ecc.), amministrative (intercettazione alla frontiera doganale) e penali (prodotti contraffatti, ecc.).
| Rimedi | Contenuto | Requisiti e termini | Base giuridica |
|---|---|---|---|
| Cessazione e prevenzione | Richiesta di cessazione e prevenzione nei confronti dell’autore della violazione | Prova della violazione (probabilità) | Articolo 69, commi 1 e 2, della Legge sui marchi |
| Distruzione ecc. | Distruzione dei prodotti contraffatti e degli strumenti utilizzati per la contraffazione, ecc. | Il tribunale può emettere un’ordinanza di misure alternative in base al principio di proporzionalità | Articolo 69, comma 2, della Legge sui marchi |
| Risarcimento dei danni | Requisiti di dolo e colpa | Periodo di prescrizione di 2 anni/10 anni | Articolo 69, commi 3 e 4, della legge sui marchi |
| Calcolo dell’ammontare del risarcimento | ① Modello del Codice civile ② Profitti dell’autore della violazione ③ Fino a un massimo di 1.500 volte ④ Equivalente ai diritti d’autore | È prevista una riduzione discrezionale in caso di «sproporzione evidente» | Articolo 71 della legge sui marchi |
| Mezzi | Periodo e requisiti | Fondamento giuridico |
|---|---|---|
| Sequestro doganale (istanza) | Istanza + fatti relativi alla violazione + garanzia | Articolo 72 della Legge sui marchi |
| Termine per l’avvio del procedimento | È necessario notificare l’avvio del procedimento entro 12 giorni dalla notifica (prorogabile) | Articolo 73 della Legge sui marchi |
| Sanzioni penali (violazione tipica) | Fino a 3 anni + multa fino a un massimo di 200.000 NT$ | Articolo 95 della Legge sui marchi |
| Sanzioni penali (vendita di prodotti contraffatti, ecc.) | Fino a 1 anno + multa fino a un massimo di NT$ 50.000 | Articolo 97 della Legge sui marchi |
Vi presentiamo tre casi relativi a questioni di grande rilevanza pratica (marchi notori, valutazione del rischio di confusione, prova dell’uso). In tutti e tre i casi, la «struttura probatoria (cosa, in quale mercato, in che misura)» ha determinato l’esito del procedimento e si ricollega direttamente alla strategia probatoria nella pratica forense taiwanese.
| Caso | Punti controversi (sintesi) | Suggerimenti pratici |
|---|---|---|
| Corte Suprema Amministrativa, causa n. 1 dell’anno 111 | Livello di notorietà del «marchio famoso» in materia di diluizione. La Corte plenaria ha unificato l’interpretazione nel senso di non richiedere una «notorietà universale presso i consumatori generici» | Anche in caso di contestazione per diluizione, occorre definire tempestivamente la «definizione di mercato» e dimostrare separatamente la notorietà e il rischio di diluizione |
| Tribunale commerciale per la proprietà intellettuale, anno 111, causa civile e commerciale n. 19 | Valutando complessivamente il grado di somiglianza dei segni, le caratteristiche dei prodotti e le condizioni commerciali effettive, nonché l’effettiva presenza o meno di confusione, si nega il rischio di confusione | Raccogliere tempestivamente prove non solo relative ai «prodotti designati», ma anche alle «modalità di utilizzo effettive e alle circostanze commerciali concrete» |
| Tribunale commerciale per la proprietà intellettuale, causa n. 2 dell’anno 111, sezione contenzioso amministrativo-commerciale | Prova dell’«uso a Taiwan» ai fini della revoca per mancato uso. Il solo fatto di disporre di un sito in lingua inglese e di prezzi espressi in dollari statunitensi non è sufficiente a dimostrare l’uso | Per il commercio elettronico transfrontaliero e i servizi destinati all’estero sono necessarie prove oggettive che dimostrino la «fornitura a Taiwan» |
| Argomenti | Contenuto | Impatto sulla pratica |
|---|---|---|
| Esame accelerato | Sono richiesti la domanda, la motivazione della necessità e le prove. I requisiti saranno specificati con la modifica del regolamento di applicazione prevista per il 2024 | Nei casi in cui sia necessaria una rapida concessione dei diritti, è possibile integrare la progettazione delle prove nella strategia procedurale |
| Aggiornamento delle linee guida sulla tutela dei marchi notori | Aggiornamento delle linee guida applicative relative all’articolo 30, comma 1, punto 11, della legge sui marchi | È possibile preparare gli elementi di valutazione relativi alla notorietà e alla diluizione sin dalla fase di deposito della domanda |
| Rinnovo, tasse di registrazione e domanda elettronica | Sono stati chiariti i differenziali tra le domande online e quelle cartacee, nonché il raddoppio delle tariffe di rinnovo, ecc. | Maggiore trasparenza nel preventivo dei costi. È fondamentale una gestione accurata dei clienti, compreso il pagamento retroattivo in caso di scadenza non rispettata |
| Confronto dei termini di contestazione | Taiwan: 3 mesi per presentare opposizione dopo la registrazione. Giappone: 2 mesi. Cina: 3 mesi dopo la pubblicazione (pre-grant) | Il punto di partenza per l’impostazione del monitoraggio globale dei disegni e modelli varia da paese a paese |
Elenco dei link alle fonti primarie (ufficiali e originali) a cui si fa spesso riferimento nella pratica.
| Classificazione | Nome del documento | Link |
|---|---|---|
| Normative (Taiwan) | Legge sui marchi (compresa la traduzione in inglese) | Database delle norme del Ministero della Giustizia |
| Normativa (Taiwan) | Regolamento di attuazione della legge sui marchi | Database delle norme del Ministero della Giustizia |
| Normativa (Taiwan) | Legge sul procedimento in materia di proprietà intellettuale | Database delle norme del Ministero della Giustizia |
| Normativa (Taiwan) | Legge sui ricorsi | Database delle norme del Ministero della Giustizia |
| Normativa (Taiwan) | Legge sul contenzioso amministrativo | Database delle norme del Ministero della Giustizia |
| Procedure (TIPO) | Tabella delle tariffe relative ai marchi | Sito ufficiale del TIPO |
| Procedure (TIPO) | Tempi di elaborazione (tempi indicativi per l’esame) | Sito ufficiale del TIPO |
| Linee guida (TIPO) | Linee guida per l’esame della tutela dei marchi notori | Sito ufficiale del TIPO |
| Internazionale (OMPI) | Membro del Sistema di Madrid | OMPI |
| Normativa (Giappone) | Legge giapponese sui marchi (traduzione in inglese) | Database delle traduzioni in inglese delle leggi giapponesi |
| Normativa (Cina) | Legge cinese sui marchi | WIPO Lex |
La invitiamo a rivolgersi a noi per qualsiasi consulenza in merito alla domanda di registrazione e alla registrazione dei marchi a Taiwan
Non esiti a contattarci per qualsiasi domanda relativa alle strategie di deposito dei marchi a Taiwan, all’utilizzo del diritto di priorità e alla gestione post-registrazione.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale
Assistiamo clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, startup, moda e sanità, occupandoci di ogni aspetto, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause di contraffazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali IA, IoT, Web3 e FinTech. Membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).