A seguito della modifica legislativa dell’aprile 2023, l’introduzione del “sistema del consenso” sta suscitando grande interesse nel mondo della registrazione dei marchi. Nel presente articolo illustreremo in dettaglio in quali contesti concreti venga effettivamente applicato il sistema del consenso, includendo i rischi di confusione e un confronto con l’assegnazione a ritroso.Si invita a consultare questo articolo chiunque stia valutando la registrazione di un marchio o stia elaborando una strategia in materia di proprietà intellettuale.
Indice
Con la recente modifica della legge sui marchi è stato introdotto il «sistema del consenso», che consente, in via eccezionale, la registrazione di un marchio anche qualora esso sia identico o simile a un marchio già registrato da terzi, a condizione che si ottenga il consenso del titolare del marchio registrato (titolare del diritto di marchio) (applicabile alle domande presentate a partire dal 1° aprile 2023).
In precedenza, qualora venisse depositata una domanda relativa a un marchio identico o simile a un marchio registrato da un terzo per prodotti o servizi identici o simili, tale domanda veniva di norma respinta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, punto 11, della legge sui marchi. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge sui marchi, è ora possibile ottenere la registrazione, purché siano soddisfatti determinati requisiti, ottenendo il «consenso del titolare del marchio».
Tuttavia, la semplice presenza del consenso non garantisce di per sé la registrazione del marchio. Nello specifico, è necessario soddisfare i seguenti requisiti.
In sintesi, un marchio talmente simile da indurre il consumatore a chiedersi erroneamente «Si tratta forse di prodotti o servizi della stessa azienda?» non può essere registrato, anche se le parti interessate hanno raggiunto un accordo. Ad
esempio, qualora il marchio e il prodotto siano pressoché identici, il rischio di confusione è elevato e la registrazione risulterà difficile, anche in presenza di prove a sostegno.Inoltre, poiché viene presa in considerazione non solo la possibilità di confusione attuale, ma anche quella futura, al momento – subito dopo l’introduzione del sistema – non è chiaro quale sia il livello di prove richiesto a sostegno di tale aspetto.
In realtà, anche prima dell’introduzione del sistema del consenso, era possibile effettuare la registrazione ricorrendo alla tecnica dell’«assign-back», anche in presenza di un marchio simile registrato in precedenza.
Per “assign back” si intende la procedura che prevede il trasferimento temporaneo della titolarità al titolare del marchio registrato in precedenza, per poi riportarla nuovamente al richiedente dopo l’emissione del parere di registrazione. Sebbene sia una procedura complessa, poiché richiede due trasferimenti di titolarità, si tratta di una tecnica che è stata effettivamente utilizzata in determinati contesti anche in passato.
Con l’introduzione del sistema del consenso, si potrebbe pensare che «la presentazione di una dichiarazione di consenso semplifichi la procedura».Tuttavia, per dimostrare l’assenza di rischio di confusione, potrebbe essere necessario preparare ulteriori contratti o prove.
Pertanto, qualora i costi per raccogliere la documentazione richiesta dal sistema del consenso risultassero elevati, potrebbero verificarsi casi in cui si giunga alla conclusione che «sia più rapido procedere alla registrazione tramite l’assegnazione a ritroso».
Inoltre, sebbene nel sistema del consenso si affermi che «la forma del consenso sia libera (è ammessa anche l’e-mail)», nella pratica possono talvolta rendersi necessari atti contrattuali che dimostrino in modo inequivocabile la prevenzione di confusione. Poiché, in definitiva, vi è la possibilità che l’onere procedurale aumenti, è ipotizzabile che l’«assign back» comporti, in definitiva, meno complicazioni.
Il sistema del consenso è significativo in quanto amplia le opzioni disponibili e consente di adottare una strategia di registrazione dei marchi più flessibile. Tuttavia, è necessario prestare attenzione al fatto che non vale il principio secondo cui «con il consenso, qualsiasi marchio simile è accettabile».Poiché potrebbero essere richieste procedure e la presentazione di prove volte a dimostrare che non si causerà confusione nei consumatori
in futuro, è consigliabile decidere se avvalersi del sistema del consenso o dell’assegnazione a ritroso dopo aver valutato in modo globale il rapporto con il titolare del marchio registrato in precedenza e i costi procedurali.
In ogni caso, l’aumento delle opzioni disponibili è un fatto positivo ed è importante individuare la soluzione ottimale caso per caso. Anche il nostro studio continuerà a monitorare attentamente l’evoluzione delle prassi operative per fornire il supporto necessario all’acquisizione dei diritti di marchio in modo adeguato.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in brevetti e rappresentante legale
Assiste i clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritti d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. Membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti giapponesi, l’Associazione asiatica dei patentisti (APAA) e l’Associazione giapponese dei marchi (JTA).