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«È davvero indispensabile ottenere i diritti sul marchio? Spendere denaro per acquisire tali diritti mi sembra uno spreco e, se il titolare dovesse farmi notare qualcosa, non basterebbe semplicemente interrompere la vendita in quel momento...»
Riceviamo spesso domande di questo tenore. È vero, se si interrompesse l’attività dopo aver ricevuto una lettera di diffida, sarebbe forse possibile limitare al minimo i danni.
Tuttavia, a quel punto è ormai troppo tardi. Tutto il capitale investito nell’attività fino al momento della diffida (spese pubblicitarie, costi di produzione degli imballaggi, spese promozionali ecc.) andrà perso. Inoltre, dal punto di vista della tutela del marchio, ciò non è affatto costruttivo. Per proteggere il proprio marchio, si può affermare che l’acquisizione del diritto di marchio sia indispensabile.
Esempio concreto: una catena di ristoranti ha operato per cinque anni senza registrare il nome del locale come marchio; in seguito si è scoperto che un’altra azienda con lo stesso nome aveva già ottenuto la registrazione del marchio. Di conseguenza, sono stati sostenuti costi ingenti per la sostituzione delle insegne, la ristampa dei menu, la modifica del sito web e l’informazione dei clienti. Si tratta di una situazione che si sarebbe potuta evitare se il marchio fosse stato registrato in anticipo.
Ma che cos’è, in fondo, un marchio? Proviamo a riflettere con un esempio semplice.
Supponiamo che le persone A, B e C possiedano ciascuna 10 botti di whisky. Se queste 30 botti venissero conservate nello stesso luogo senza alcun segno distintivo, non sarebbe possibile distinguere a chi appartiene ciascuna di esse.
Se invece si contrassegnassero le botti con le lettere «A», «B» e «C», sarebbe possibile identificarle a colpo d’occhio. All’inizio si trattava semplicemente di un contrassegno per l’identificazione, ma col tempo si è trasformato in un indicatore di caratteristiche distintive, come «il whisky di A è morbido e corposo», «quello di B è affumicato» e «quello di C ha un sapore deciso».
È proprio questa «personalità» a costituire il marchio. Il marchio rappresenta l’«impegno» del produttore nei confronti di un prodotto o di un servizio, la «personalità» che denota un approccio coerente nei confronti del prodotto e, infine, la «promessa» (fiducia) fatta al cliente.
Cosa accadrebbe se il nome del marchio cambiasse continuamente? Se «A» diventasse improvvisamente «α», i clienti alla ricerca di un whisky morbido si troverebbero in difficoltà, non sapendo se si tratti dello stesso prodotto. Il cambiamento del nome del marchio non è auspicabile non solo per l’imprenditore, ma anche per i clienti (consumatori) e per il mercato (operatori commerciali).
L’individualità e la fiducia sono intangibili. Il «marchio» ne costituisce la rappresentazione visibile. Dal punto di vista commerciale, proteggendo il «segno distintivo» = «marchio» che indica il marchio che si è costruito, è possibile tutelare l’individualità e la fiducia, ovvero il marchio stesso.
* Etimologia del termine «marchio»: deriva dall’usanza di apporre un marchio a fuoco per distinguere il proprio bestiame da quello altrui. Il termine «brandr» (che significa «marchiare a fuoco») si è poi trasformato in «brand».
I vantaggi derivanti dall’acquisizione del diritto di marchio ai fini della protezione del marchio possono essere suddivisi, in linea di massima, in due categorie.
| Vantaggio 1: Garanzia di libero utilizzo | Vantaggio 2: impedimento dell’uso non autorizzato da parte di terzi |
|---|---|
| Garantirsi i diritti per poter continuare a utilizzare liberamente il proprio marchio | È possibile impedire legalmente a terzi di utilizzare lo stesso marchio senza autorizzazione |
| Prevenire il rischio di non poter più utilizzare il marchio qualora venisse registrato da terzi prima di voi | Prevenire il danno d’immagine causato da imitazioni di scarsa qualità |
Il diritto di marchio si basa sul principio del «primo arrivato, primo servito». Secondo la legge giapponese sui marchi, il diritto viene concesso a chi presenta per primo la domanda all’Ufficio brevetti (principio del «primo richiedente»). Anche se si è già dimostrato l’uso del marchio, se un altro soggetto lo registra per primo, non sarà più possibile utilizzarlo liberamente.
Qualora un terzo si appropri dei diritti per primo, continuare a utilizzare lo stesso marchio costituirà una violazione e si rischia di essere chiamati a risarcire i danni. Si sarà costretti a cambiare il nome, perdendo così la notorietà e il valore del marchio acquisiti fino a quel momento.
Esempio concreto: in un caso, il nome di un prodotto popolare su un sito di e-commerce non era stato registrato come marchio e un concorrente ha registrato per primo lo stesso nome. Di conseguenza, l’azienda è stata costretta a cambiare il nome del prodotto, perdendo così il posizionamento nei risultati di ricerca e i clienti abituali.
Se la qualità di un prodotto di terzi contrassegnato dallo stesso marchio fosse scadente, i clienti potrebbero erroneamente ritenere che anche il prodotto della propria azienda, che è quello autentico, non sia di buona qualità. La fiducia costruita nel corso di molti anni verrebbe compromessa e il marchio rischierebbe di crollare.
Il marchio è il risultato di una fiducia accumulata nel tempo. Continuando a utilizzare lo stesso marchio, si accumula fiducia. Acquisendo il diritto di marchio, è possibile intraprendere azioni legali contro prodotti contraffatti o simili, proteggendo così il valore del marchio costruito nel corso di molti anni.
Abbiamo spiegato che un marchio è un «segno distintivo». Proprio come nel caso di nomi di aziende quali SONY o Panasonic, per i quali basta sentirne il nome per evocare nella mente le caratteristiche e l’identità dei prodotti, anche la ragione sociale (nome dell’azienda) può essere considerata un marchio.
È proprio la ragione sociale che deve essere registrata come marchio. Poiché la ragione sociale appare in pubblico con maggiore frequenza rispetto ai singoli nomi di prodotti, la necessità di acquisirne il diritto di marchio è particolarmente elevata. La ragione sociale, che costituisce il «volto» dell’azienda, è l’oggetto prioritario della protezione del marchio.
*Che cos’è il diritto di marchio: è il diritto che tutela la «fiducia» incarnata in un «segno distintivo (logo)» che indica che si tratta di prodotti o servizi della propria azienda.
Il significato dell’acquisizione del diritto di marchio si sintetizza nei due punti seguenti:
Il marchio è un bene prezioso per l’azienda. Le consigliamo vivamente di prendere in considerazione la registrazione del marchio sin dalla fase di avvio dell’attività o in occasione del lancio di nuovi prodotti o servizi. Una domanda di registrazione tempestiva riduce notevolmente i rischi futuri.
Consulenza in materia di registrazione dei marchi e protezione del marchio
Per qualsiasi richiesta di informazioni in materia di registrazione dei marchi e protezione del marchio, non esiti a contattare i nostri consulenti in materia di marchi.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale
Assistiamo clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, startup, moda e sanità, in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Consulenti in Proprietà Industriale (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).