«Basta ascoltare la musica di quella pubblicità per capire immediatamente di quale azienda si tratti» — non le è mai capitato? La melodia che risuona non appena si accende la televisione, la combinazione cromatica distintiva che salta all’occhio nei negozi, l’animazione del logo che si muove sullo schermo dello smartphone. Elementi non tradizionali quali «suono», «colore» e «movimento» svolgono un ruolo sempre più importante nelle moderne strategie di marca.
In Giappone, grazie alla modifica della legge sui marchi entrata in vigore il 1° aprile 2015 (anno Heisei 27), oltre ai tradizionali caratteri, figure, simboli e forme tridimensionali, sono stati aggiunti all’ambito di protezione cinque «nuovi tipi di marchi»: i marchi sonori, i marchi costituiti esclusivamente da colori, i marchi in movimento, i marchi di posizione e i marchi olografici.Si tratta di una riforma legislativa rivoluzionaria, volta a rispondere all’evoluzione dei tempi in cui le strategie di branding delle aziende si stanno diversificando.
Tuttavia, i nuovi tipi di marchio sono noti anche per le notevoli difficoltà che comportano in fase di registrazione. In particolare, i marchi costituiti esclusivamente da colori hanno registrato solo pochi casi di registrazione nei primi anni dall’entrata in vigore del nuovo regime. Tuttavia, una volta ottenuta la registrazione, essi costituiscono una potente arma di difesa del marchio che i concorrenti non sono in grado di imitare.Nel presente articolo forniremo una spiegazione approfondita delle caratteristiche, degli esempi concreti, dei vantaggi e dei punti chiave dell’esame relativi a ciascuna delle cinque nuove tipologie di marchi, illustrandone anche le modalità di applicazione nel mondo degli affari.
Indice
I cinque nuovi tipi di marchio, aggiunti con la modifica legislativa del 2015, presentano notevoli differenze in termini di oggetto di protezione e modalità di deposito. Esaminiamo ora in dettaglio la definizione, le caratteristiche e gli esempi tipici di registrazione di ciascun tipo.
Che cos’è un marchio sonoro?
Si tratta di un marchio che tutela elementi del marchio percepibili dall’udito, quali musica, voce o suoni naturali. Rientrano in questa categoria i loghi sonori degli spot pubblicitari, i suoni di avvio e gli effetti sonori. Al momento della presentazione della domanda è necessario allegare sia la partitura su pentagramma sia un file audio (ad esempio in formato MP3).
Esempi rappresentativi di registrazione:
Tra le cinque nuove tipologie, i marchi sonori rappresentano la categoria con il maggior numero di registrazioni.I loghi sonori utilizzati da molti anni negli spot televisivi e radiofonici godono di un’elevata notorietà presso i consumatori e tendono quindi a vedersi facilmente riconosciuto il carattere distintivo. Tuttavia, suoni estremamente brevi (1-2 note) o melodie banali (come la semplice scala ascendente «do-re-mi») potrebbero vedersi negato il carattere distintivo.
Che cosa si intende per marchio costituito esclusivamente da colori
Si tratta di un marchio che, senza ricorrere a caratteri o figure, identifica l’origine di prodotti o servizi esclusivamente tramite il colore stesso (un unico colore o una combinazione di colori). Al momento della domanda di registrazione, è necessario allegare un campione del colore e fornire una descrizione che ne consenta l’identificazione (ad esempio, i valori Munsell).
Esempi rappresentativi di registrazione:
I marchi costituiti esclusivamente da colori sono considerati i più difficili da registrare tra i cinque tipi esistenti.Poiché il colore è, per sua natura, un elemento che chiunque dovrebbe poter utilizzare liberamente, la concessione dell’esclusiva a un soggetto specifico richiede una valutazione particolarmente attenta. Pertanto, in linea di principio, è necessario che il colore acquisisca un potere distintivo (significato secondario) attraverso l’uso. È necessario dimostrare, ad esempio tramite sondaggi, che tra i consumatori sia radicata una consapevolezza tale da consentire di riconoscere l’azienda in questione semplicemente vedendo quel colore.
Che cosa sono i marchi animati
È un marchio che tutela le forme in cui caratteri, figure o simili subiscono variazioni nel corso del tempo. Ne fanno parte, ad esempio, le animazioni in cui il logo si trasforma e i motivi visivi che si sviluppano sullo schermo. Al momento della domanda di registrazione, è necessario allegare diverse immagini (fotogrammi) che illustrano le singole fasi del movimento, unitamente a una descrizione dello stesso.
Esempi rappresentativi di registrazione:
I marchi animati rappresentano una tipologia di marchio tipica dell’era digitale. Consentono di proteggere i «loghi animati» che i consumatori vedono ripetutamente, quali le animazioni di caricamento dei siti web, le schermate di avvio delle app e le sequenze di apertura degli spot televisivi.Il loro principale vantaggio consiste nella possibilità di garantire l’esclusività su elementi dinamici del marchio che non possono essere tutelati con un marchio statico. Al momento della presentazione della domanda, è necessario allegare immagini fisse che illustrano le singole fasi del movimento (di norma circa 5-6 fotogrammi) e descrivere per iscritto le modalità del movimento nella descrizione dettagliata del marchio.
Che cos’è un marchio di posizione
Si tratta di un marchio che acquisisce carattere distintivo mediante l’apposizione di segni, quali caratteri o figure, in una posizione specifica su un prodotto o altro oggetto.Anche se il segno in sé non possiede carattere distintivo, esso è tutelabile qualora «il fatto di essere apposto in quella posizione» costituisca un elemento identificativo del marchio. Al momento della domanda, occorre allegare un disegno che specifichi la posizione in cui viene apposto il segno, corredato da una descrizione della stessa, e indicare con una linea tratteggiata le aree diverse da quella in cui viene apposto il marchio.
Esempi tipici di registrazione:
Il punto fondamentale dei marchi di posizione è l’idea di proteggere non «cosa», ma «dove». Ad esempio, il disegno delle cuciture sulle tasche dei jeans, pur essendo di per sé un elemento comune, diventa un segno distintivo del marchio proprio perché «è applicato in una posizione specifica della tasca posteriore secondo un motivo specifico».Nel settore della moda e in quello degli articoli sportivi, sono numerosi i casi in cui l’identità del marchio viene consolidata posizionando elementi di design in punti specifici del prodotto; il marchio di posizione costituisce quindi uno strumento efficace per tutelare giuridicamente tali strategie di marca.
Che cosa sono i marchi olografici
Si tratta di un marchio che tutela un segno distintivo in cui, grazie alla tecnologia olografica, caratteri o figure cambiano a seconda dell’angolo di osservazione. Esempi tipici sono l’ologramma di sicurezza delle carte di credito e le etichette olografiche apposte sulle confezioni dei prodotti. Al momento della domanda di registrazione, è necessario allegare diverse immagini che illustrino le diverse apparenze a seconda dell’angolo di osservazione, insieme a una descrizione dell’ologramma.
Esempi rappresentativi di registrazione:
Il marchio olografico è un tipo di marchio che combina le funzioni di prevenzione della contraffazione e di identificazione del marchio. Viene utilizzato in particolare nel settore delle carte di credito, nella certificazione delle licenze software e nella certificazione di autenticità dei marchi di lusso. Grazie ai progressi tecnologici, è ora possibile realizzare ologrammi sempre più complessi e sofisticati; si prevede quindi che la loro importanza come strumento di tutela del marchio aumenterà ulteriormente in futuro.
Cinque nuovi tipi di marchi: tabella comparativa
| Tipo | Oggetto di protezione | Documenti necessari per la domanda | Difficoltà di registrazione | Esempi rappresentativi |
|---|---|---|---|---|
| Marchi sonori | Musica, voce, suoni della natura | Porta musicale + file audio | Medio | Hisamitsu Pharmaceutical, Intel |
| Solo colori | Colore singolo o combinazione di colori | Campioni di colore + valori Munsell | Estremamente elevato | Gomma MONO, 7-Eleven |
| Marchio di movimento | Modalità di variazione nel tempo | Immagini in sequenza + descrizione del movimento | Da medio ad alto | 20th Century Fox |
| Marchio di posizione | Marchio apposto in una posizione specifica | Schema di localizzazione (indicato con linea tratteggiata) + spiegazione | Medio-alto | Edwin, Adidas |
| Ologramma | Immagine che cambia a seconda dell’angolazione | Diverse immagini a seconda dell’angolo + spiegazione | Medio | Visa, Mastercard |
Sebbene i marchi di nuovo tipo presentino ostacoli più elevati alla registrazione, una volta ottenuti consentono di acquisire vantaggi esclusivi che i marchi tradizionali non offrono. Di seguito illustriamo i tre principali vantaggi per la vostra attività.
Un branding che coinvolge i cinque sensi
Mentre i marchi testuali e i loghi tradizionali vengono riconosciuti attraverso i processi di «lettura» e «osservazione», i marchi sonori e cromatici possiedono la capacità di evocare il marchio in modo istantaneo e inconscio. Ad esempio, il jingle di cinque note di Intel evoca il nome «Intel» nei consumatori di tutto il mondo in soli 3 secondi.Inoltre, basta vedere una scatola blu Tiffany per capire che si tratta di «Tiffany», senza nemmeno leggere il nome del marchio. Questo tipo di riconoscimento intuitivo e sensoriale del marchio rappresenta un vantaggio competitivo estremamente significativo nella società odierna, caratterizzata da un eccesso di informazioni.Nell’era dei social media, in cui si fa a gara per risparmiare persino il tempo necessario a leggere un testo, il valore della capacità di comunicare un marchio in un istante attraverso suoni, colori e movimenti è inestimabile.
Una difesa efficace contro i prodotti contraffatti e simili
Nel caso dei soli marchi composti da caratteri o loghi, vi sono casi in cui non è possibile impedire completamente il fenomeno del «free riding» da parte dei concorrenti, che «cambiano i caratteri ma riproducono la combinazione di colori o la melodia». Se si registra un nuovo tipo di marchio, si acquisiscono diritti esclusivi sugli elementi stessi del marchio, quali colori, suoni, movimenti e posizione, riducendo così notevolmente il margine di imitazione.Ad esempio, se le strisce blu, bianche e nere di una gomma da cancellare fossero registrate come marchio cromatico, si potrebbe far valere una violazione del diritto di marchio qualora un concorrente utilizzasse una combinazione di colori simile. Si tratta di uno strumento che consente una difesa completa del marchio, impossibile da ottenere con i soli marchi denominativi o loghi.
L’impatto del «primo nel settore»
Poiché il numero di registrazioni di questo nuovo tipo di marchio è ancora limitato, il suo stesso ottenimento costituisce un importante strumento di pubbliche relazioni. Comunicati stampa del tipo «Ottenuto il primo marchio sonoro del settore» o «La registrazione del marchio cromatico numero ○ in Giappone» attirano facilmente l’attenzione dei media e rappresentano un’ottima occasione per mettere in risalto l’avanguardismo e l’unicità del marchio.In effetti, la registrazione del marchio di colore della gomma MONO di Tombow e quella del marchio sonoro di Hisamitsu Pharmaceutical sono state ampiamente riportate dai media, creando un circolo virtuoso in cui la registrazione stessa del marchio genera un effetto pubblicitario. Soprattutto per le startup e i marchi D2C, ciò può rappresentare una scelta strategica per ottenere la massima notorietà del marchio con un budget pubblicitario limitato.
Quando si deposita una domanda di registrazione per un nuovo tipo di marchio, l’ostacolo più grande da superare è il requisito del «carattere distintivo». Per carattere distintivo si intende la capacità del consumatore che vede (o ascolta) quel marchio di riconoscerlo come «appartenente a prodotti o servizi di un determinato operatore». Di seguito illustreremo metodi concreti per superare l’ostacolo del carattere distintivo.
Attenzione: la maggior parte dei motivi di rigetto è la “mancanza di carattere distintivo”
Il motivo di rigetto più frequente per i marchi di nuovo tipo è la corrispondenza al punto 6 del comma 1 dell’articolo 3 della Legge sui marchi, ovvero “marchi che non consentono ai consumatori di riconoscere che si tratta di prodotti o servizi relativi all’attività di un determinato operatore”.In altre parole, si tratta di casi in cui si ritiene che «semplicemente ascoltando (o vedendo) quel suono (colore, movimento, ecc.), non sia possibile capire a quale azienda appartengano i prodotti o i servizi». In particolare, melodie banali, colori di uso comune e movimenti decorativi presentano un’elevata probabilità di essere respinti in quanto privi di carattere distintivo per loro stessa natura.
Le varie lettere del comma 1 dell’articolo 3 della Legge sui marchi elencano le tipologie di marchi che si ritengono privi di carattere distintivo. Anche per i marchi di nuova tipologia, il punto cruciale dell’esame consiste nel verificare se il marchio in questione sia riconosciuto dai consumatori come indicatore della provenienza dei prodotti o dei servizi.Nel caso dei marchi denominativi, i «nomi comuni» e le «indicazioni descrittive» costituiscono esempi tipici in cui viene negato il carattere distintivo; per i marchi di nuova tipologia, invece, a questi corrispondono i «suoni comuni», i «colori generici» e i «movimenti decorativi».
Anche un marchio che in origine è considerato privo di carattere distintivo può essere registrato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge sui marchi, qualora, a seguito di un uso pluriennale, venga riconosciuto dai consumatori come «il prodotto di quella società». Ciò viene definito «significato secondario» (secondo significato).
Per i marchi di nuova generazione, in particolare quelli costituiti esclusivamente da colori, la dimostrazione di tale significato secondario costituisce di fatto un requisito per la registrazione.Nella prassi di esame dell’Ufficio dei Brevetti, non si ipotizzano praticamente casi in cui il colore oggetto della domanda possieda intrinsecamente carattere distintivo; nella maggior parte dei casi è quindi necessaria l’applicazione dell’articolo 3, comma 2, ovvero l’acquisizione del carattere distintivo mediante l’uso.
Ai fini della dimostrazione del significato secondario, vengono presi in considerazione in modo globale i seguenti elementi:
Tra i cinque nuovi tipi di marchi, quelli costituiti esclusivamente da colori sono considerati di gran lunga i più difficili da registrare. Il motivo è chiaro: il colore è una risorsa limitata e, se si concedesse a un soggetto specifico il diritto di monopolizzarlo, si limiterebbe ingiustamente la possibilità per altri operatori di utilizzarlo liberamente (teoria dell’esaurimento dei colori = Color Depletion Theory).
Pertanto, nell’esame dei marchi di colore, non è sufficiente il semplice fatto che «vengano utilizzati da molti anni», ma è richiesto un livello di notorietà tale che «la sola visione di quel colore richiami alla mente un determinato operatore». Sono stati necessari circa due anni dall’avvio del sistema alla registrazione del primo marchio di colore e, ancora oggi, il numero di registrazioni rimane estremamente esiguo rispetto alle altre tipologie.
I sondaggi possono rivelarsi una “carta vincente”: tra le prove più efficaci per dimostrare l’esistenza di un significato
secondario vi sono proprio i sondaggi condotti tra i consumatori. Per convincere gli esaminatori dell’Ufficio Brevetti che “questo colore (suono, movimento, ecc.) è riconosciuto dai consumatori come segno distintivo di un determinato operatore commerciale”, sono indispensabili dati oggettivi.Nel sondaggio, è importante presentare campioni di colore o campioni audio alla fascia di consumatori del prodotto in questione e porre la domanda «Riesce a riconoscere a quale azienda appartiene il prodotto?», ottenendo una percentuale di risposte corrette superiore a una soglia prestabilita. Si raccomanda di affidare l’indagine a un ente terzo (società di ricerche di mercato) per garantire l’obiettività e l’imparzialità del metodo di indagine.
Le prove utili a dimostrare il significato secondario sono molteplici. Di seguito si riportano i principali elementi probatori.
Documenti probatori efficaci per la dimostrazione del significato secondario
Sarebbe un vero spreco limitarsi semplicemente a «registrare un marchio di nuova tipologia e detenerne i diritti». È possibile massimizzare il valore del marchio utilizzandolo attivamente in ambiti quali il marketing digitale, il design dei punti vendita e l’UI/UX.
Rafforzare il branding nell’era dei social media attraverso suoni, movimenti e colori
Nei video pubblicitari sui social media e nei contenuti di YouTube, il logo sonoro come marchio sonoro risulta estremamente efficace. Nei video Reels su TikTok e Instagram è necessario catturare l’attenzione degli spettatori nei primi secondi; un logo sonoro ben riconoscibile diventa quindi un’arma potente per superare questa «barriera iniziale».
I marchi di movimento possono essere utilizzati nelle animazioni di caricamento dei siti web o nelle schermate di avvio delle app. Protegendo gli elementi dinamici del marchio che i consumatori vedono ogni volta che utilizzano un servizio, come l’animazione del logo «N» di Netflix, è possibile salvaguardare l’esperienza del marchio nello spazio digitale.
I marchi cromatici dimostrano tutta la loro efficacia se abbinati a una strategia di uniformità dei colori del marchio sugli account dei social media. Sono sempre più numerosi i marchi che uniformano l’intero feed dei propri post su Instagram con una specifica tavolozza di colori; se tali colori sono registrati come marchio, possono essere utilizzati anche per eliminare gli account contraffatti.
Creazione di spazi di marca uniformi a livello sensoriale
Nel settore della vendita al dettaglio, i marchi cromatici sono direttamente collegati alla tutela dei colori del marchio nell’esterno e nell’interno dei punti vendita. Ad esempio, registrando come marchio il colore dell’insegna di un minimarket o i colori distintivi utilizzati nel design dei locali di una catena di ristorazione, sarà possibile far valere i propri diritti nei confronti dei negozi concorrenti che utilizzano combinazioni cromatiche simili.
I marchi sonori possono essere utilizzati come musica di sottofondo all’interno del punto vendita o come segnale acustico di benvenuto all’ingresso. Quando una melodia specifica viene riprodotta, il consumatore riconosce il marchio: se si riesce a proteggere legalmente tale «sound branding», si può impedire ai negozi concorrenti di utilizzare effetti sonori simili.
I marchi di posizione sono efficaci per la tutela degli elementi di design presenti sulle confezioni dei prodotti o sulle divise. Ad esempio, registrando come marchio di posizione il motivo del logo posizionato in un punto specifico della tazza da caffè o gli elementi di design presenti in una determinata zona della divisa del personale, è possibile tutelare in modo completo l’identità visiva del marchio.
Proteggere l’esperienza del marchio nei prodotti digitali
Nell’ambito dell’UI/UX di app e servizi web, i marchi di movimento offrono possibilità innovative per la tutela del design interattivo. È possibile proteggere come elementi del marchio i «movimenti» che l’utente sperimenta ripetutamente, quali l’animazione di avvio dell’app, gli effetti di transizione tra schermate e le animazioni delle notifiche.
I marchi sonori possono essere utilizzati per proteggere i suoni di notifica delle app e i suoni di feedback durante le operazioni. Sono sempre più frequenti i casi in cui il suono stesso simboleggia il marchio, come nel caso del suono di notifica di LINE o del suono di sblocco dell’iPhone. Registrando tempestivamente tali suoni come marchi, è possibile garantire giuridicamente la differenziazione rispetto ai servizi della concorrenza.
I marchi olografici stanno attirando l’attenzione come strumento di protezione del marchio nello spazio digitale, in linea con la diffusione della tecnologia AR (realtà aumentata). Che si tratti di loghi del marchio che cambiano a seconda dell’angolazione nell’AR o di marchi di autenticazione olografici apposti su prodotti virtuali, i marchi olografici rappresentano una valida opzione anche per la protezione del marchio nell’era del metaverso.
Rispetto ai marchi tradizionali, la preparazione dei documenti di domanda per questi nuovi tipi di marchi è più complessa e l’esame richiede competenze specialistiche di alto livello. Di seguito illustriamo tre motivi per cui è opportuno rivolgersi a un avvocato specializzato in proprietà industriale.
I nuovi tipi di marchi rappresentano un ambito in cui è di per sé difficile valutare la registrabilità. «È possibile registrare questo colore come marchio?», «A questa melodia verrà riconosciuto il carattere distintivo?»: per tali valutazioni è indispensabile la competenza di un consulente in materia di brevetti che conosca a fondo i criteri di esame, la prassi esaminativa e i precedenti decisionali.Il consulente in materia di marchi valuta la registrabilità già nella fase precedente alla presentazione della domanda e fornisce consigli per evitare inutili spese di deposito. Qualora si ritenga che la registrazione sia difficile, è possibile ricevere consigli su come modificare la forma del marchio o sulle prospettive relative alla possibilità di dimostrare un significato secondario.
I documenti di deposito relativi a nuovi tipi di marchi differiscono notevolmente da quelli dei marchi tradizionali. Nel caso di un marchio sonoro, è necessario redigere un pentagramma e preparare un file audio; per un marchio in movimento, occorre creare immagini in sequenza e redigere una descrizione del movimento; per un marchio di posizione, è necessario redigere un disegno di localizzazione che distingua tra linee tratteggiate e linee continue.Tali documenti devono rispettare rigorosamente i requisiti formali dell’Ufficio Brevetti; eventuali carenze comportano l’emissione di un ordine di correzione o di una notifica dei motivi di rigetto. Il consulente in materia di brevetti possiede le competenze necessarie per redigere documenti adeguati a ciascuna tipologia, garantendo così un iter di deposito senza intoppi.
Poiché i marchi di nuova tipologia presentano un elevato tasso di rigetto, la gestione successiva alla ricezione di una notifica dei motivi di rigetto (presentazione di memorie e atti di rettifica) riveste estrema importanza. In particolare, nei casi in cui sia richiesta la dimostrazione del significato secondario, la capacità di organizzare opportunamente le prove per persuadere l’esaminatore rappresenta il fattore determinante per il successo.Il consulente in materia di marchi elabora una strategia di contestazione efficace, basata su precedenti casi di registrazione andati a buon fine o falliti, e fornisce consulenza sulle modalità di raccolta delle prove necessarie. Il coinvolgimento del consulente in materia di marchi sin dalla fase di progettazione del sondaggio consente di preparare in modo pianificato le prove che si riveleranno efficaci durante l’esame.
I cinque nuovi tipi di marchi – suoni, colori, movimenti, posizioni e ologrammi – aggiunti con la riforma legislativa del 2015 costituiscono un sistema rivoluzionario che tutela giuridicamente elementi del marchio che i tradizionali caratteri e loghi non riuscivano a coprire appieno.Sebbene le difficoltà per la registrazione non siano affatto irrisorie, una volta ottenuta la registrazione è possibile impedire l’imitazione da parte della concorrenza e tutelare giuridicamente il riconoscimento intuitivo del marchio.
Il punto di forza dei nuovi tipi di marchi risiede nella possibilità di utilizzarli in ogni punto di contatto dell’esperienza del marchio, dal marketing digitale al design dei punti vendita, fino all’UI/UX. In particolare, nell’era attuale caratterizzata dalla crescente digitalizzazione e dalla diffusione del metaverso, la tutela degli elementi del marchio non visivi e dinamici, quali suoni, movimenti e ologrammi, assumerà un’importanza sempre maggiore.
Se state valutando la possibilità di depositare un marchio di nuova generazione, vi invitiamo a rivolgervi a un avvocato specializzato in proprietà industriale. Vi forniremo un’assistenza completa, dalla valutazione preliminare della registrabilità alla redazione di documenti di deposito specifici, fino alla risposta strategica alle notifiche di rigetto.
Consulenza gratuita sui nuovi tipi di marchi
Suoni, colori, movimenti, posizioni, ologrammi: perché non proteggere gli elementi del Suo marchio con un marchio registrato?
Un avvocato specializzato in marchi valuterà gratuitamente la registrabilità.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale
Assiste clienti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, startup, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritti d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Consulenti in Proprietà Industriale (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).