Rapporti di ricerca, perizie e pareri sulla proprietà industriale: quali differenze?

Nell’articolo precedente abbiamo sottolineato l’importanza di effettuare una ricerca sulla proprietà intellettuale prima di avviare un’attività, al fine di ridurre il rischio di violazione dei diritti.

Una volta condotta un’indagine, si redige un rapporto di indagine che ne riassume i risultati. Tuttavia, nel mondo della proprietà intellettuale esistono anche documenti quali la perizia e il parere. Questi documenti hanno ciascuno scopi e finalità diversi, ed è importante utilizzarli in modo appropriato a seconda del contesto.

Nel presente articolo illustreremo in dettaglio le differenze tra questi documenti e vi indicheremo in quali contesti è opportuno utilizzarli.

1. Che cos’è un rapporto di indagine?

Il rapporto di indagine è un documento che riassume i risultati di un’indagine sui rapporti di diritti relativi a brevetti, disegni e modelli, marchi e simili. Viene utilizzato principalmente per verificare se i prodotti o i servizi della propria azienda violino i diritti di proprietà intellettuale di terzi.

Usi principali

• Prevenzione dei rischi relativi ai diritti di proprietà intellettuale (indagini FTO e di clearance)
• Materiale esplicativo per i partner commerciali (ad esempio in caso di subappalto della produzione)
• Valutazione dei rischi relativi a nuove iniziative imprenditoriali

Il rapporto di indagine è utile per la gestione dei rischi prima dell’avvio di un’attività, ma non è destinato all’uso diretto in sede giudiziaria o per l’esercizio dei diritti.

2. Che cos’è una perizia? (Documento ufficiale ammissibile in sede giudiziaria)

Una perizia è un documento in cui un esperto valuta la violazione di un brevetto o l’ambito di applicazione dei diritti relativi a disegni e modelli o marchi, utilizzabile come prova in sede giudiziaria o in procedimenti amministrativi.

Rispetto a una normale indagine sulla proprietà intellettuale, viene condotta un’analisi più approfondita, che comprende i seguenti aspetti.

Punti oggetto di analisi nella perizia

1. Esistenza o meno della violazione (se si stiano violando brevetti o marchi di altre società)
2. Validità del diritto (se il brevetto in questione sia effettivamente valido)
3. Esistenza di eccezioni quali il diritto di uso anteriore (esistenza di fondamenti giuridici per evitare la violazione)

Si potrebbe pensare: «Se fosse necessario in sede di giudizio, non basterebbe richiedere la perizia in quel momento?», ma in alcuni casi potrebbe essere troppo tardi.

⚠ Motivi per cui è necessaria una perizia

Supponiamo, ad esempio, che la società X invii una lettera di diffida a un concorrente sostenendo che questi stia «violando un brevetto». Tuttavia, qualora in realtà non sussistesse alcuna violazione del brevetto, la società X correrebbe il rischio di ricevere una richiesta di risarcimento danni per aver ostacolato l’attività della controparte.

Per evitare questo tipo di controversie, è importante effettuare una perizia prima di inviare la lettera di diffida, al fine di verificare l’esistenza o meno della violazione e la validità del diritto.

⚠ Diritti che richiedono particolare attenzione:
il diritto di modello di utilità A differenza del brevetto, il diritto di modello di utilità non può essere esercitato senza aver ottenuto un «Rapporto di valutazione tecnica del modello di utilità». Poiché la perizia preventiva è obbligatoria, è necessario agire con maggiore cautela.

3. Che cos’è un «parere»? (Versione semplificata della perizia destinata all’uso interno o ai partner commerciali)

Dal punto di vista del contenuto, la «lettera di valutazione» presenta lo stesso livello di specializzazione di una perizia, ma è un documento utilizzato principalmente come base decisionale all’interno dell’azienda o con i partner commerciali. Raramente viene impiegata come prova in sede giudiziaria; è più semplice considerarla come una perizia semplificata.

Principali utilizzi del parere

• Procedure interne di approvazione (materiale per il processo decisionale)
• Controllo preventivo in caso di incarichi di produzione affidati ad altre aziende
• Materiale integrativo nei casi in cui il rapporto di indagine risulti insufficiente
• Ottenimento di un secondo parere (verifica dei risultati delle indagini condotte da altri studi)

In particolare, nei casi in cui la portata dell’attività sia ampia e siano richieste valutazioni prudenti, l’utilizzo del parere consente di ottenere un parere più obiettivo.

4. Che cos’è la “valutazione”? (Giudizio oggettivo da parte dell’Ufficio Brevetti)

L’Ufficio Brevetti dispone di un sistema denominato «pronuncia», che consente di ottenere un giudizio ufficiale in merito all’estensione dei diritti relativi a brevetti, disegni e modelli e marchi.

Cosa si ottiene con la decisione

• Ambito tecnico dell’invenzione brevettata (presenza o meno di violazione)
• Ambito di somiglianza del disegno o modello registrato (ambito di protezione del disegno o modello)
• L’ambito di efficacia del diritto di marchio (ambito di utilizzabilità)

Poiché la valutazione costituisce un giudizio emesso da un ente pubblico, essa rappresenta una prova di grande peso in sede di processo o di negoziazione. Tuttavia, la valutazione presenta anche alcuni svantaggi.

⚠ Aspetti da tenere in considerazione riguardo alle decisioni

• Poiché i risultati delle decisioni vengono resi pubblici, un esito sfavorevole può avere un impatto significativo
• Non hanno forza vincolante dal punto di vista giuridico e potrebbero essere ribaltati in sede giudiziaria

Pertanto, è importante valutare la situazione con cautela, tenendo conto anche delle perizie e dei pareri.

Finora abbiamo illustrato quattro tipi di documenti relativi alla proprietà intellettuale. Nella figura seguente è possibile verificare a colpo d’occhio le caratteristiche di ciascuno e le diverse modalità di utilizzo.

Figura 1: Confronto delle caratteristiche dei documenti relativi alla proprietà intellettuale e contesti di utilizzo

Come si può vedere, ciascun documento presenta chiare differenze in termini di destinazione d’uso. Di seguito illustreremo come scegliere l’esperto più adatto.

5. Punti chiave per la redazione di perizie e pareri (come scegliere l’esperto adeguato)

Punti chiave da considerare quando si richiede una perizia o un parere

• Verificare l’area di specializzazione del consulente in proprietà industriale (brevetti, disegni e modelli, marchi, ecc.)
• Scegliere un avvocato specializzato in proprietà industriale con una vasta esperienza in casi di esercizio dei diritti
• È preferibile un avvocato specializzato in proprietà industriale che disponga di una rete di contatti con altri esperti

Nel mondo della proprietà intellettuale, la specializzazione varia a seconda del settore. Ad esempio, per i brevetti sono indicati esperti in settori quali l’elettricità, la chimica o la meccanica, mentre per i marchi sono più adatti gli esperti competenti in strategie di marca. La scelta del consulente in proprietà industriale più adeguato costituisce la chiave del successo.

Riepilogo | Quali documenti scegliere?

La scelta dei documenti appropriati e la riduzione al minimo dei rischi in materia di proprietà intellettuale sono fondamentali per il successo della vostra attività.

Lo studio di proprietà intellettuale Ebolix si occupa della redazione di perizie, pareri e relazioni di indagine. Non esitate a contattarci per qualsiasi consulenza in materia di proprietà intellettuale.