Hong Kong dispone di un sistema di proprietà intellettuale indipendente dalla Cina continentale e la legislazione in materia di marchi è applicata separatamente rispetto a quella della Cina continentale.Il sistema di registrazione dei marchi si basa sul «Regolamento sui marchi (Capitolo 559)» (e sul relativo regolamento di attuazione 559A), entrato in vigore il 4 aprile 2003, e segue i principi del common law di origine britannica (sebbene in linea di principio i diritti siano conferiti tramite registrazione, anche i marchi non registrati godono di una certa tutela derivante dall’uso).L’autorità competente è il **Dipartimento della Proprietà Intellettuale (Intellectual Property Department, IPD)** del Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, il cui Ufficio del Registro dei Marchi (Trade Marks Registry) è responsabile dell’accettazione delle domande, dell’esame e della registrazione. Si noti che la registrazione di un marchio a Hong Kong non ha efficacia nella Cina continentale e viceversa.
Indice
Nel sistema dei marchi di Hong Kong, il diritto di marchio si acquisisce mediante registrazione (non è possibile acquisire il diritto esclusivamente in base all’uso anteriore); d’altra parte, esiste anche la reputazione commerciale accumulata attraverso l’uso (diritto di common law), e una caratteristica distintiva è che anche i marchi non registrati, se sono notoriamente conosciuti, possono essere tutelati ai sensi della normativa sulla concorrenza sleale (Passing off).I marchi registrabili comprendono qualsiasi segno visivamente rappresentabile, quali caratteri, figure, simboli, colori, forme tridimensionali, suoni, odori ecc.; oltre ai marchi di prodotti e ai marchi di servizi, sono riconosciuti anche i marchi associativi, i marchi di certificazione e i marchi di protezione.Il marchio di protezione è un istituto volto ad estendere la tutela dei marchi notori, pur non avendo funzione distintiva rispetto ai prodotti altrui; esso consente la registrazione per categorie di prodotti non ancora oggetto di utilizzo da parte del titolare di un determinato marchio noto (equivalente al sistema giapponese dei marchi di protezione).
Un’altra caratteristica del sistema di Hong Kong è la flessibilità delle modalità di deposito. Viene adottato il sistema di deposito multiclasse, che consente di designare più classi con un’unica domanda, in conformità con le classi di prodotti e servizi previste dalla Classificazione di Nizza (12ª edizione).Inoltre, l’inglese e il cinese (tradizionale) sono le due lingue ufficiali; i moduli di domanda, nonché i documenti relativi all’esame e al certificato di registrazione, possono essere redatti in inglese o in cinese (sebbene per le imprese straniere sia prassi comune avvalersi dell’inglese).I richiedenti stranieri devono indicare un indirizzo di notifica all’interno di Hong Kong (di norma l’indirizzo del rappresentante), ma non è richiesta la presentazione di una procura da parte di un rappresentante locale, né è richiesta la registrazione preventiva nel proprio Paese d’origine. In questo modo, il sistema dei marchi di Hong Kong, pur basandosi su un sistema di stampo del Commonwealth britannico, riflette le specificità locali (come l’uso della lingua cinese).
La domanda di registrazione del marchio deve essere presentata all’Ufficio della Proprietà Intellettuale – Sezione Registrazione dei Marchi, compilando il modulo prestabilito (modulo T2) con i dati richiesti e allegando il disegno del marchio e l’elenco delle classi di prodotti e servizi. Le domande possono essere presentate online (domanda elettronica) 24 ore su 24, con una tassa pari a quella prevista per la domanda cartacea.Le informazioni principali da riportare nel modulo di domanda sono: (1) nome e indirizzo del richiedente (per i cittadini stranieri è necessario indicare l’indirizzo di un rappresentante a Hong Kong), (2) rappresentazione del marchio (per i marchi denominativi, una sequenza di caratteri; per i marchi figurativi, un file immagine), (3) prodotti e servizi designati e relative classi internazionali, (4) eventuale rivendicazione di diritto di priorità.In caso di domanda elettronica, al momento della presentazione viene emessa una conferma di ricezione. Per le domande presentate in formato cartaceo, dopo la ricezione viene assegnato un numero di domanda e viene inviata una notifica di ricezione.
Esame di forma (verifica formale): una volta accettata la domanda, viene innanzitutto effettuata la verifica dei requisiti formali. Si esamina se vi siano carenze quali omissioni nel modulo di domanda o insufficienza delle tasse; in caso di carenze, viene emessa una notifica di rettifica.Ad esempio, in caso di irregolarità minori, quali un errore nella indicazione del numero di classe dei prodotti, viene inviata una comunicazione con richiesta di correzione; se la correzione viene effettuata entro due mesi, la domanda prosegue il suo iter (*in tal caso, viene mantenuta la data di deposito originaria).D’altra parte, in caso di vizi gravi, quali la mancata presentazione del disegno del marchio, la data di presentazione della domanda rettificata potrà essere considerata come nuova data di deposito. Si prega di prestare attenzione: qualora non sia possibile apportare le rettifiche o integrare la domanda entro il termine stabilito, la domanda verrà respinta o considerata abbandonata.
Esame di merito: se non sussistono problemi di forma, si procede all’esame di merito. L’esaminatore di Hong Kong effettua innanzitutto una ricerca sui marchi anteriori, per verificare se marchi identici o simili siano già stati registrati o depositati per prodotti o servizi identici o simili.Inoltre, viene effettuato un esame basato su motivi assoluti per verificare se il marchio stesso sia giuridicamente idoneo alla registrazione (se possieda carattere distintivo, non sia descrittivo, non sia contrario al pubblico ordine e ai buoni costumi, ecc.). I dettagli dei criteri di esame sono stabiliti nel regolamento; ad esempio, vengono verificati i seguenti punti:
Se il marchio possieda carattere distintivo (se sia in grado di distinguere i prodotti o servizi da quelli di terzi). Termini banali o segni che indicano direttamente la provenienza o la qualità possono essere respinti in base a tale requisito.
Il marchio non sia simile a un marchio registrato di terzi al punto da creare rischio di confusione. A Hong Kong, l’esaminatore valuta la somiglianza e, in presenza di una domanda anteriore in conflitto, emette una notifica di rifiuto in questa fase.
Il marchio non contiene elementi inappropriati (ad esempio, sono vietati le bandiere nazionali, gli stemmi della famiglia imperiale e i simboli contrari all’interesse pubblico).
Se non sussistono problemi dal punto di vista sopra indicato, l’esaminatore invia una notifica di approvazione della registrazione. Se invece sussistono problemi, viene inviata per iscritto una notifica dei motivi di rifiuto (office action), nella quale vengono indicati i motivi per cui la registrazione non è possibile (ad esempio: «○○ è privo di carattere distintivo in quanto indica direttamente la qualità del prodotto»).Qualora esistano marchi simili precedenti, il numero di registrazione e i relativi dettagli saranno citati nella comunicazione. Se l’esaminatore ritiene che sia possibile apportare modifiche, potrà anche fornire proposte di miglioramento (ad esempio, l’aggiunta di una clausola di esclusione per aumentare il carattere distintivo).
Risposta ai motivi di rigetto: il richiedente (o il suo rappresentante) può rispondere alle osservazioni dell’esame entro sei mesi dalla data di invio della notifica dei motivi di rigetto. È possibile prorogare il termine di risposta una sola volta di tre mesi (per un totale di nove mesi).Le modalità di risposta possono consistere in una o entrambe le seguenti opzioni: (1) correggere il contenuto della domanda in base alle osservazioni dell’esaminatore (ad esempio, riducendo i prodotti designati per eliminare il conflitto con il marchio anteriore, aggiungendo una clausola di esclusione al marchio, ecc.), oppure (2) presentare una memoria per sostenere la registrazione.Ad esempio, qualora si tratti di una questione relativa al carattere distintivo, è possibile richiedere la registrazione presentando prove relative all’acquisizione del carattere distintivo attraverso l’uso (Secondary Meaning). Se l’esaminatore, dopo aver riconsiderato la questione, ritiene che il problema sia stato risolto, la domanda passa alla fase di pubblicazione.
Superamento dell’esame – Decisione di registrazione: se, a seguito delle risposte fornite, i motivi di rifiuto vengono risolti e l’esaminatore ritiene che la domanda sia idonea alla registrazione, viene emessa una notifica di accettazione provvisoria (notifica di accettazione) e si passa alla successiva procedura di pubblicazione.D’altra parte, qualora l’esaminatore, nonostante le ripetute risposte, ritenga ancora che la domanda debba essere respinta, verrà notificato il parere definitivo allo scadere dei sei mesi o dopo l’ultima risposta del richiedente. Qualora si desideri comunque ottenere la registrazione, il richiedente può presentare istanza di udienza entro tre mesi dalla data della notifica.Nel corso dell’udienza, un funzionario incaricato dell’udienza (Hearing Officer) dell’Ufficio della proprietà intellettuale esamina attentamente le argomentazioni e le prove di entrambe le parti e, al termine del dibattimento orale, emette una sentenza (con cui concede o nega la registrazione). Qualora non fosse d’accordo con la decisione emessa in sede di udienza, il richiedente può presentare ricorso presso l’Alta Corte (High Court).
Una volta superata la fase di esame, il marchio viene **pubblicato (annunciato)** prima della registrazione.A Hong Kong viene pubblicato settimanalmente, di norma, il *Hong Kong Intellectual Property Journal***, sul quale vengono inseriti anche i bandi relativi alle domande di registrazione dei marchi. Il bando riporta informazioni quali il disegno del marchio, i prodotti e i servizi designati, il richiedente e altri dati, e viene messo a disposizione di terzi per la consultazione e la presentazione di opposizioni.
Per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione, i terzi aventi interesse possono presentare opposizione alla registrazione del marchio (※ nella pratica si parla di «tre mesi meno un giorno», ma è corretto considerarlo sostanzialmente come un periodo di tre mesi. Se necessario, è possibile richiedere una proroga di due mesi, una sola volta).Chi presenta l’opposizione (l’opponente) deve presentare l’apposito **avviso di opposizione (modulo T6)** e versare una tassa di 800 dollari di Hong Kong.Nella documentazione di opposizione devono essere indicati in modo specifico i fondamenti giuridici su cui si basa la richiesta di impedimento della registrazione in questione (ad esempio: «Costituisce una violazione dell’articolo 11 del regolamento in materia di registrazione, in quanto il marchio in questione è simile a un marchio precedentemente depositato dall’oppositore e può dare adito a confusione», ecc.).
Una volta effettuata la pubblicazione della domanda di registrazione del marchio, il numero corrispondente della Gazzetta ufficiale è consultabile anche sul sito dell’IPD. Le parti interessate che vengano a conoscenza di una domanda presentata da terzi dovranno valutare la possibilità di presentare opposizione entro tale termine. Alle imprese giapponesi si raccomanda di monitorare la Gazzetta ufficiale di Hong Kong, in caso in cui venga pubblicato un marchio di terzi simile al proprio marchio aziendale.
Procedura di opposizione: una volta presentata l’opposizione, l’Ufficio per la registrazione dei marchi ne invia una copia al richiedente. Il richiedente può presentare una memoria di replica all’opposizione (controstatement: modulo T7) entro tre mesi dal ricevimento della notifica.La presentazione della controdichiarazione non comporta il pagamento di alcuna tassa. Qualora la controdichiarazione non venga presentata entro il termine previsto, la domanda sarà considerata abbandonata e la registrazione non sarà concessa.
Dopo la presentazione della memoria di replica, sia all’opponente che al richiedente viene concessa la possibilità di presentare prove (dichiarazioni giurate e documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni). In primo luogo, l’opponente presenta le proprie dichiarazioni (prove); a ciò fa seguito la presentazione di prove contrarie da parte del richiedente e, se necessario, l’opponente presenta ulteriori prove a sua difesa.Una volta esaurito il termine per la presentazione delle prove, l’Ufficio della Proprietà Intellettuale fissa la data e l’ora dell’**udienza**. Durante l’udienza entrambe le parti espongono oralmente le proprie argomentazioni e controdeduzioni (i rappresentanti legali effettuano una presentazione in stile dibattimento giudiziario) e l’esaminatore emette una decisione al termine dell’udienza.Il criterio di valutazione dell’opposizione consiste principalmente nel verificare se sussistano i motivi di rifiuto della registrazione previsti dal regolamento sui marchi (motivi assoluti e motivi relativi). La decisione dell’esaminatore viene notificata per iscritto e, di norma, viene ordinato il pagamento di una parte delle spese processuali a favore della parte vincente (rimborso delle spese).
Qualora il richiedente venga smentito nell’opposizione, il marchio in questione non verrà registrato. Al contrario, qualora sia l’opponente a essere smentito, il marchio passerà direttamente alla fase di valutazione per la registrazione. Si noti inoltre che le parti che non accettano la decisione sull’opposizione possono presentare ricorso dinanzi all’Alta Corte.La procedura di opposizione di Hong Kong, a differenza del sistema giapponese di opposizione (opposizione post-registrazione), è un sistema che prevede la raccolta di pareri da parte di terzi prima della registrazione. Nella pratica, a Hong Kong le opposizioni non sono particolarmente numerose e la maggior parte dei marchi viene registrata senza opposizioni (dal punto di vista del rapporto costi-benefici, si tende a evitare un ricorso indiscriminato alle opposizioni).
Al termine del periodo di pubblicazione, qualora non siano state presentate opposizioni, oppure qualora siano state presentate opposizioni ma il richiedente abbia infine ottenuto ragione, il marchio viene **registrato (Registration)**.L’Ufficio del Registro iscrive il marchio nel Registro (Register) ed emette un certificato di registrazione ufficiale (Certificate of Registration)**. Il certificato di registrazione viene rilasciato in formato elettronico nella lingua della domanda (inglese o cinese) (è possibile riceverlo anche in formato cartaceo, se lo si desidera) e il fatto della registrazione viene nuovamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Il diritto di marchio a Hong Kong sorge a partire dalla data di deposito della domanda. In altre parole, poiché l’efficacia del diritto di marchio registrato ha effetto retroattivo alla data di deposito, anche qualora altri avessero utilizzato tale marchio nel periodo intercorso tra il deposito e la registrazione, dopo la registrazione è possibile richiedere l’interdizione dell’uso e il risarcimento dei danni con effetto retroattivo alla data di deposito. Questo aspetto è analogo a quanto previsto in Giappone.
Una volta completata la registrazione del marchio, i dati riportati nel registro (marchio, titolare, prodotti/servizi designati, ecc.) vengono resi pubblici e i terzi possono verificare chi detiene quali diritti di marchio. Il titolare acquisisce il diritto esclusivo sul marchio registrato in relazione ai prodotti e servizi designati, ottenendo l’autorità legale di richiedere l’interdizione dell’uso non autorizzato e il risarcimento dei danni(i dettagli saranno illustrati più avanti). Si noti che, nei casi in cui la procedura proceda senza intoppi, il processo dalla domanda alla registrazione può concludersi in circa 6 mesi. In media, sono necessari dai 9 ai 12 mesi; tale periodo può allungarsi ulteriormente qualora si rendano necessarie risposte durante l’esame o dovessero sorgere opposizioni.
Spese ufficiali al momento della domanda: le tasse ufficiali per la domanda di registrazione di un marchio a Hong Kong seguono un sistema forfettario basato sul numero di classi. La tariffa base per la prima classe è di 2.000 dollari di Hong Kong, mentre per ogni classe aggiuntiva, a partire dalla seconda, vengono aggiunti 1.000 dollari di Hong Kong.Si tratta delle tariffe applicabili ai marchi ordinari (marchi di persone fisiche o giuridiche, marchi associativi e marchi di certificazione). Per quanto riguarda i marchi di protezione di cui sopra, la tassa di deposito è leggermente più elevata e ammonta a 2.300 HK$ di base, più 1.150 HK$ per ogni classe aggiuntiva. Tali spese devono essere pagate in un’unica soluzione al momento del deposito.Non sono previsti costi di pubblicazione né di registrazione; il processo si conclude con il rilascio del certificato di registrazione senza ulteriori spese ufficiali (i costi di elaborazione fino alla registrazione sono inclusi nella tassa di deposito).
Tempi necessari per l’esame e la registrazione: il periodo che intercorre tra la presentazione di una nuova domanda e la decisione di registrazione con conseguente rilascio del certificato varia a seconda delle circostanze del caso. Come già menzionato, nei casi in cui non sussistano ostacoli, la registrazione può avvenire in circa 6 mesi; tuttavia, in genere sono necessari dai 9 mesi a circa un anno.Secondo l’Ufficio della proprietà intellettuale, la notifica dei risultati del primo esame (parere di esame) viene emessa in media entro circa 2 mesi. Successivamente, in assenza di motivi di rigetto, si procede direttamente alla pubblicazione e alla registrazione; tuttavia, qualora si debba rispondere a eventuali motivi di rigetto e si utilizzi l’intero periodo di risposta a disposizione, si verificherà un ritardo di alcuni mesi.Inoltre, qualora dopo la pubblicazione venisse presentata un’opposizione, non è raro che la sola procedura di opposizione richieda più di un anno; se dovesse seguire un ricorso in tribunale, i tempi si allungherebbero ulteriormente. Pertanto, qualora sia già stata stabilita la data di lancio del nuovo marchio a Hong Kong, è consigliabile presentare la domanda almeno un anno prima.
Onorari degli agenti e altri costi: quando un’impresa straniera presenta una domanda a Hong Kong, solitamente si affida a un agente di marchi o a uno studio legale locale. Gli onorari degli agenti variano a seconda dello studio e dei servizi offerti, ma è comune un sistema tariffario forfettario che copre l’intero processo, dalla domanda alla registrazione. Per le imprese giapponesi, vi sono casi in cui le procedure vengono gestite in collaborazione con uno studio di brevetti con sede in Giappone.Poiché per le domande di registrazione a Hong Kong non sussiste l’obbligo di presentare una procura, le procedure per impartire istruzioni da parte di un rappresentante dal Giappone risultano relativamente semplici. Qualora, dopo la presentazione della domanda, si rendesse necessario rispondere a motivi di rigetto o presentare prove, si incorrerà in costi aggiuntivi per tali adempimenti. Inoltre, in caso di controversie, quali opposizioni o procedimenti di nullità, i costi procedurali e le spese legali separati potrebbero risultare elevati.
Altre spese ufficiali: per quanto riguarda le spese relative alle opposizioni presentate dopo la registrazione, è prevista una somma di 800 dollari di Hong Kong a carico dell’opponente (tassa di presentazione del modulo T6). Non sono previste spese per il depositante oggetto dell’opposizione al momento della presentazione della memoria di replica.Anche nel caso in cui si richiedano procedimenti di nullità o di revoca (come descritto di seguito), il richiedente dovrà versare una tassa di 800 dollari di Hong Kong per ogni caso. I costi relativi al rinnovo della registrazione saranno illustrati nella sezione successiva.
(Riferimento) A partire dal 2024, Hong Kong ha avviato l’emissione di certificati elettronici, passando alla consegna dei certificati di registrazione dei marchi in formato elettronico. Il passaggio all’emissione di certificati elettronici non comporta variazioni delle tariffe, ma offre ai titolari il vantaggio di una più rapida ricezione del certificato di registrazione.
Obbligo di utilizzo del marchio: a Hong Kong, è richiesto che il marchio venga depositato e registrato con l’intenzione di utilizzarlo effettivamente (non è necessario che sia in uso al momento del deposito, ma si presuppone che si intenda utilizzarlo dopo la registrazione). Inoltre, se un marchio registrato non viene utilizzato a Hong Kong per un periodo di almeno tre anni dopo la registrazione, sussiste il rischio che la registrazione venga revocata (con conseguente perdita del diritto) da parte di soggetti interessati.Nello specifico, qualora un marchio non sia stato oggetto di un uso effettivo (genuine use) a Hong Kong per tre anni consecutivi a partire dalla data di registrazione, i terzi possono presentare all’Ufficio della proprietà intellettuale una richiesta di **revoca per inutilizzo (revocation for non-use)**.Questo periodo di «tre anni» decorre dalla data effettiva di registrazione del marchio a Hong Kong (= data di deposito della domanda). Si tratta di un meccanismo in base al quale i marchi non utilizzati per tre anni senza giusta causa vengono, per così dire, esclusi dal mercato in quanto marchi inattivi.
Tuttavia, esistono misure di tolleranza per evitare la revoca. Anche dopo la scadenza del periodo di inutilizzo di tre anni, se l’uso viene avviato o ripreso prima che un terzo presenti richiesta di revoca, in linea di principio la revoca non sarà accolta.D’altra parte, esiste una disposizione secondo cui, qualora l’uso venga avviato in modo affrettato in previsione di una richiesta di cancellazione (ad esempio, se l’uso viene ripreso entro tre mesi dalla consapevolezza che potrebbe essere presentata una richiesta di cancellazione al termine del periodo di inutilizzo di tre anni), tale ripresa dell’uso non verrà presa in considerazione e la cancellazione verrà comunque concessa. Si tratta di una norma volta a impedire l’uso di natura “di ripiego” finalizzato al mantenimento del diritto.Alla luce di quanto sopra, una volta ottenuta la registrazione del marchio a Hong Kong, è fondamentale avviare o proseguire l’uso del marchio in loco entro almeno tre anni. Se il marchio viene lasciato inattivo per un lungo periodo senza un motivo legittimo, sussiste il rischio che i diritti vengano sottratti da terzi.
* Come «motivo legittimo» possono essere presi in considerazione, ad esempio, casi in cui l’uso non sia stato possibile a causa di restrizioni all’importazione o di forza maggiore; tuttavia, la soglia da superare è elevata. Inoltre, l’uso richiede l’effettiva esposizione del marchio nell’ambito di transazioni commerciali all’interno del territorio di Hong Kong; non è ammesso l’uso simbolico (token use) finalizzato esclusivamente al mantenimento della registrazione.
Durata del diritto di marchio: la durata del marchio registrato è di 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda (sebbene la normativa di Hong Kong preveda «10 anni dalla data di registrazione», poiché la data di registrazione è considerata equivalente alla data di deposito, il termine decorre di fatto dalla data di deposito).Ad esempio, nel caso in cui la domanda sia stata presentata il 1° luglio 2025 e la decisione di registrazione sia stata emessa il 1° gennaio 2026, il primo periodo di validità della registrazione sarà compreso tra il 1° luglio 2025 e il 30 giugno 2035.Qualora si desideri continuare a proteggere il marchio anche oltre il decimo anno dalla registrazione, è possibile prorogare il diritto ogni 10 anni effettuando la procedura di rinnovo della registrazione. Non vi sono limiti al numero di rinnovi e, in teoria, è possibile mantenere il diritto a tempo indeterminato.
Procedura di rinnovo e costi: quando la scadenza del marchio si avvicina, l’Ufficio della proprietà intellettuale invia per posta al titolare una comunicazione relativa al termine per il rinnovo. Di norma, la notifica perviene circa sei mesi prima della scadenza. Qualora si desideri procedere al rinnovo, è necessario presentare la **domanda di rinnovo (modulo T8)** entro il termine previsto e versare la tassa di rinnovo stabilita.La tassa di rinnovo ammonta a 2.670 dollari di Hong Kong per ogni marchio (1 classe); a partire dalla seconda classe, vengono aggiunti 1.340 dollari di Hong Kong per ogni classe aggiuntiva. Ad esempio, per il rinnovo di un marchio che copre 3 classi, l’importo sarà pari a 2.670 + 1.340 × 2 = 5.350 dollari di Hong Kong.
La domanda di rinnovo può essere presentata a partire da un anno prima della scadenza e non vi sono problemi purché la procedura venga completata entro la data di scadenza. Anche qualora non fosse possibile effettuare il rinnovo entro il termine previsto, sono previste misure di rimedio.A Hong Kong è previsto un periodo di grazia di sei mesi dopo la scadenza; entro tale periodo è possibile effettuare il rinnovo in ritardo versando una penale aggiuntiva (500 HK$). Pertanto, sebbene sia possibile rinnovare con un ritardo massimo di sei mesi rispetto alla scadenza, è auspicabile effettuare il rinnovo entro i termini previsti, poiché in caso contrario si incorrerà in una penale.
Qualora il rinnovo non venga effettuato nemmeno dopo la scadenza del periodo di grazia (proroga di 6 mesi), il marchio verrà cancellato dal registro (estinzione del diritto) e rimosso dal registro dei marchi. Tuttavia, ciò non comporta la perdita definitiva del diritto: entro ulteriori 6 mesi è possibile presentare domanda di ripristino (Restoration) della registrazione.Per il ripristino è necessaria una tassa di 4.000 dollari di Hong Kong (più la normale tassa di rinnovo); una volta trascorso tale termine, il ripristino non sarà più consentito e il diritto sul marchio cesserà. Qualora il ripristino venga concesso, verrà pubblicato un avviso di ripristino nel Bollettino ufficiale e il diritto verrà ripristinato.
Non è richiesta la dichiarazione di uso: a differenza di quanto avviene negli Stati Uniti e in altri paesi, a Hong Kong non è necessario presentare una dichiarazione di uso (Declaration of Use) al momento del rinnovo. Formalmente, è possibile mantenere il diritto semplicemente pagando la tassa di rinnovo. Tuttavia, come indicato sopra, dal punto di vista sostanziale, se il marchio viene lasciato inutilizzato, terzi potrebbero richiederne la cancellazione; pertanto, è fondamentale che il mantenimento del diritto sia accompagnato da un uso effettivo.Poiché l’esame della domanda di rinnovo è di natura puramente formale, la procedura di rinnovo viene completata in tempi relativamente rapidi.
Situazione attuale (al 2025): al momento, Hong Kong non ha aderito al sistema di domanda internazionale di marchio previsto dal Protocollo di Madrid (Madrid Protocol). Pertanto, affinché le imprese giapponesi possano ottenere la tutela del marchio a Hong Kong, non vi è altra soluzione se non quella di presentare direttamente una domanda nazionale a Hong Kong.Ad esempio, anche se in Giappone si presentasse una domanda di registrazione internazionale (domanda di Madrid), attualmente non è possibile includere Hong Kong tra i paesi designati; inoltre, anche se si designasse la Cina continentale nell’ambito del sistema di Madrid, l’effetto non si estenderebbe a Hong Kong (poiché Hong Kong è considerata un’area doganale e una giurisdizione indipendente, distinta dalla Cina).Ciò è dovuto al fatto che Hong Kong non è un territorio indipendente membro dell’OMPI (ma fa parte della Cina); tuttavia, in via eccezionale, gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Parigi e dall’Accordo TRIPS vengono applicati tramite la Cina. In tale contesto, anche per quanto riguarda il sistema dei marchi internazionali, il governo di Hong Kong sta da tempo valutando l’adesione al sistema di Madrid.
Iniziative per l’introduzione del sistema di Madrid: il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong sta portando avanti l’adeguamento normativo e i preparativi pratici per l’applicazione del Protocollo di Madrid a Hong Kong.Dopo aver condotto una consultazione pubblica nel 2014, il 19 giugno 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il **«Regolamento sui marchi (modificato) del 2020»**, che ha definito il quadro normativo per l’attuazione del Protocollo dell’Accordo di Madrid.Tale regolamento modificato conferisce l’autorità necessaria per l’emanazione di norme e la creazione di sistemi relativi alla registrazione internazionale dei marchi; ad oggi:
Messa a punto delle norme operative: sono in fase di preparazione le norme di attuazione e le disposizioni procedurali necessarie per gestire le domande internazionali (formati dei documenti da presentare, tasse, tempi di elaborazione, ecc.).
Adeguamento dei sistemi elettronici: è in corso lo sviluppo di un sistema informatico dedicato alla ricezione e all’elaborazione delle domande di registrazione ai sensi dell’Accordo di Madrid.
Coordinamento con il governo centrale: è in corso il processo di notifica all’OMPI dell’applicazione del Protocollo dell’Accordo di Madrid a Hong Kong, previa approvazione del governo centrale cinese (poiché Hong Kong non può diventare parte contraente a titolo proprio, si ricorre all’estensione della partecipazione da parte della Cina).
Secondo quanto annunciato dal governo, l’obiettivo è quello di rendere operativo il Protocollo di Madrid a Hong Kong entro il 2025. Ciò significa che, secondo le previsioni, già nel corso del 2025 sarà possibile designare Hong Kong tramite il sistema di Madrid.Se ciò dovesse concretizzarsi, Hong Kong entrerebbe a far parte del sistema di Madrid, a cui partecipano oltre 100 paesi e territori in tutto il mondo, rendendo notevolmente più agevole l’ottenimento e la gestione della protezione dei marchi a Hong Kong.
Previsioni di utilizzo dopo l’introduzione del sistema di Madrid: qualora Hong Kong diventasse designabile ai sensi del Protocollo di Madrid, vi sarebbero diversi vantaggi e aspetti da tenere in considerazione per le imprese e i consulenti in materia di marchi giapponesi.
Domanda collettiva che include Hong Kong: quando si presenta una domanda internazionale di Madrid sulla base di una domanda o di una registrazione di base giapponese, in futuro sarà possibile aggiungere anche Hong Kong tra i paesi designati.In precedenza era necessario presentare domande separate rispettivamente per la Cina continentale e Hong Kong, mentre in futuro sarà possibile coprire entrambe con un’unica domanda internazionale. Tuttavia, poiché la Cina continentale e Hong Kong dispongono di organismi di esame distinti, le decisioni relative all’esame e al rigetto saranno prese in modo indipendente per ciascuna giurisdizione.
Domanda internazionale con origine a Hong Kong: i titolari di marchi di Hong Kong (ad esempio, le imprese con una sede operativa effettiva a Hong Kong) potranno presentare una domanda internazionale di registrazione a Madrid indicando Hong Kong come Ufficio di origine (Office of Origin). Per le imprese locali che intendono espandere il proprio marchio dall’estero, l’adesione al Sistema di Madrid è vista come un’opportunità che offre notevoli vantaggi in termini di riduzione dei costi e semplificazione delle procedure.
Procedure successive alla designazione: anche nel caso in cui Hong Kong venga designata nell’ambito di una registrazione internazionale, l’Ufficio della proprietà intellettuale di Hong Kong effettuerà l’esame come di consueto. La protezione sarà concessa qualora non venga notificato alcun rifiuto entro il termine di esame (entro 18 mesi dalla data di registrazione internazionale). La risposta ai motivi di rifiuto dovrà essere presentata tramite un agente locale, analogamente a quanto avviene per le tradizionali domande nazionali.Inoltre, anche le opposizioni e i procedimenti di annullamento successivi alla registrazione si svolgono come di consueto. Anche nel caso della registrazione internazionale, la portata e l’efficacia dei diritti concessi a Hong Kong sono identiche a quelle ottenute con una domanda nazionale.
Aspetti finanziari: nel caso di una domanda presentata tramite il Sistema di Madrid, quando si designa Hong Kong è necessario versare all’OMPI una tassa specifica (l’importo fissato per Hong Kong).Il governo di Hong Kong dovrebbe comunicare l’importo della tassa al momento dell’applicazione, ma si prevede che tale importo rifletta sostanzialmente l’attuale livello delle spese relative alle domande nazionali. In ogni caso, i vantaggi derivanti dalla gestione centralizzata tramite la registrazione internazionale supereranno quelli derivanti dalla presentazione separata di domande in più paesi.
Misure da adottare al momento: come sopra indicato, l’avvio dell’utilizzo del sistema di Madrid a Hong Kong è imminente, ma al 2025 non è ancora disponibile. Pertanto, qualora le imprese giapponesi abbiano l’urgenza di depositare una domanda a Hong Kong, dovrebbero procedere con il deposito diretto a Hong Kong senza attendere.D’altra parte, se, ad esempio, si prevede di espandere il marchio a partire dalla seconda metà del 2025 e si dispone di tempo a sufficienza, è possibile prendere in considerazione l’opzione di attendere l’entrata in vigore del sistema di Madrid per presentare una domanda internazionale. È importante verificare costantemente gli annunci dell’Ufficio della proprietà intellettuale di Hong Kong e dell’OMPI per ottenere le informazioni più aggiornate e definire una strategia di deposito adeguata in vista della data di entrata in vigore del sistema.
Rimedi civili (azione per violazione): qualora si verifichi una violazione del diritto di marchio a Hong Kong, il titolare del diritto può ottenere riparazione mediante un’azione civile. Per violazione del diritto di marchio si intende l’uso non autorizzato di un marchio identico o così simile da creare confusione rispetto al marchio registrato, in relazione a prodotti o servizi identici o simili a quelli designati nel marchio registrato.In caso di sospetta violazione, il titolare del diritto invia solitamente una lettera di diffida; tuttavia, qualora non si ottenga la cessazione volontaria, viene intentata un’azione per violazione dinanzi alla **Corte Superiore (High Court)**.
Qualora la violazione del diritto di marchio venga riconosciuta in sede giudiziaria, il tribunale di Hong Kong emette i seguenti provvedimenti:
Ordinanza inibitoria (Injunction): si tratta di un’ordinanza del tribunale che impone al convenuto (il trasgressore) di cessare l’atto di violazione.Qualora l’atto di violazione sia attualmente in corso, tale ordinanza può essere emessa tempestivamente come provvedimento provvisorio (ordinanza di cessazione provvisoria). In caso di vittoria definitiva, viene emessa un’ordinanza di cessazione definitiva (ordinanza di divieto permanente), che consente di vietare l’atto di violazione in futuro.
Risarcimento dei danni (Damages): si tratta di un provvedimento che impone all’autore della violazione il pagamento di un risarcimento per le perdite economiche subite a causa della violazione. Per dimostrare l’ammontare del danno, è necessario calcolare e indicare, ad esempio, la riduzione del fatturato causata dalla violazione o l’importo corrispondente ai canoni di licenza. A Hong Kong non sono solitamente previsti risarcimenti punitivi, ma in caso di violazioni gravi possono essere riconosciuti risarcimenti di importo elevato.
Trasferimento dei profitti (Account of Profits): si tratta di un provvedimento che, in sostituzione del risarcimento dei danni, prevede il trasferimento al titolare del diritto della totalità o di una parte dei profitti ottenuti dall’autore della violazione grazie all’atto di violazione. Il tribunale sceglie, a seconda del caso, la soluzione più appropriata tra il risarcimento dei danni e l’Account of Profits.Il titolare del diritto non può ottenere entrambe le misure contemporaneamente; tuttavia, qualora l’ammontare dei profitti sia superiore a quello del danno, può essere scelta questa opzione.
Ordinanza sulle spese processuali: in genere, il titolare del diritto che ottiene la vittoria in giudizio ha diritto al rimborso da parte della parte soccombente di una parte delle spese legali e processuali (poiché Hong Kong adotta i principi di costo propri del sistema giuridico anglo-americano).
Altri provvedimenti: se necessario, possono essere emessi ordini di distruzione dei prodotti contraffatti o di imitazione, nonché ordinanze relative alla pubblicazione di dichiarazioni contro future violazioni.
Nel sistema giudiziario di Hong Kong, le parti possono scegliere come lingua processuale l’inglese o il cinese. Nei casi che coinvolgono multinazionali, il procedimento si svolge spesso in inglese ed è possibile presentare documenti probatori purché ne sia disponibile una traduzione in inglese. Il tribunale dispone di giudici esperti in materia di proprietà intellettuale e si ritiene che i provvedimenti di tutela contro la violazione dei marchi possano essere ottenuti in modo relativamente rapido ed efficace.
Misure di contrasto penali (lotta alla contraffazione): Tra le violazioni dei diritti di marchio, la produzione e la vendita di prodotti contrassegnati da marchi contraffatti (prodotti contraffatti) possono costituire un reato penale a Hong Kong.Il Dipartimento delle Dogane e delle Accise (Customs and Excise Department, C&ED) del governo di Hong Kong è l’organismo responsabile dell’applicazione penale dei diritti di marchio e di copyright e si occupa della repressione dei prodotti contraffatti e delle misure di controllo alle frontiere.Ad esempio, qualora venisse individuato un negozio che vende ingenti quantità di prodotti contraffatti di marchi famosi, sulla base delle informazioni fornite dal titolare dei diritti, l’autorità doganale ottiene un mandato di perquisizione per procedere a perquisizioni coatte e sequestri, perseguendo penalmente i trasgressori.Le violazioni della legge sui marchi (ad esempio, violazioni del regolamento relativo alla descrizione dei prodotti) che vengono scoperte possono comportare l’applicazione di multe elevate o pene detentive, il che costituisce un efficace deterrente.
I titolari dei diritti possono presentare alle autorità doganali una richiesta di protezione del proprio marchio (segnalazione). Inoltre, le autorità doganali di Hong Kong collaborano con le forze dell’ordine e i titolari dei diritti all’estero e sono attive nella lotta internazionale contro i prodotti contraffatti. In qualità di territorio aderente all’Accordo TRIPS dell’OMC, Hong Kong è soggetta all’**obbligo di applicazione delle misure di controllo alle frontiere (Border Enforcement)**.Nello specifico, esiste un sistema che consente, previa registrazione (Recordation)** del marchio presso le autorità doganali, di far trattenere le merci sospette al momento dell’importazione o dell’esportazione. Poiché Hong Kong è anche un porto commerciale, questo sistema di controllo alle frontiere contribuisce a frenare la circolazione dei prodotti contraffatti.
Rimedi previsti dal diritto comune (Passing Off): Inoltre, a Hong Kong esistono **rimedi basati sulla violazione della reputazione commerciale (Passing Off)**. Si tratta di un’azione legale che, indipendentemente dalla registrazione del marchio, consente di richiedere un provvedimento inibitorio o il risarcimento dei danni nei confronti di comportamenti che, imitando i prodotti o le indicazioni commerciali altrui, inducono in errore i clienti, configurando un atto di concorrenza sleale.Anche i marchi non registrati possono essere tutelati tramite il Passing Off, purché siano ben noti sul mercato di Hong Kong. Tipicamente, tale rimedio viene utilizzato, ad esempio, nei confronti di prodotti che imitano il nome o la confezione di marchi famosi, dove, in via preliminare, si fa valere il Passing Off insieme alla violazione del diritto di marchio.In caso di vittoria in giudizio, i provvedimenti concessi sono pressoché identici a quelli previsti per la violazione del marchio; tuttavia, poiché l’onere della prova è oneroso, solitamente chi detiene un marchio registrato si trova in una posizione più vantaggiosa.
[Nota integrativa] Quando si esercitano i diritti di marchio a Hong Kong, sono disponibili mezzi di raccolta delle prove più efficaci rispetto al Giappone (quali ordinanze di divulgazione o ordinanze “Anton Piller”). Se necessario, è possibile presentare istanza al tribunale per sequestrare le prove della violazione presso le strutture della controparte.Inoltre, in caso di violazione di un’ordinanza inibitoria si applica il reato di oltraggio alla corte e sono possibili sanzioni nei confronti dei singoli dirigenti; per questo motivo si ritiene che il tasso di ottemperanza alle ordinanze sia elevato. Nel complesso, Hong Kong è una giurisdizione in cui è agevole l’esecuzione giudiziaria dei diritti di proprietà intellettuale; pertanto, in caso di violazione, è fondamentale intervenire tempestivamente sia sul piano civile che su quello penale.
A Hong Kong sono previsti anche rimedi successivi per contestare o annullare l’efficacia della registrazione di un marchio dopo la concessione della registrazione. Esistono sistemi equivalenti ai «procedimenti di nullità» e ai «procedimenti di revoca» giapponesi, che consentono a terzi o alle autorità governative di avviare un procedimento volto a invalidare o revocare la registrazione sulla base di determinati motivi.Tali procedimenti prevedono innanzitutto la presentazione di una richiesta al **Registrar of Trade Marks** (Ufficio del Registro dei Marchi) dell’Ufficio per la Proprietà Intellettuale; qualora non si sia d’accordo con la decisione emessa, è possibile presentare ricorso dinanzi all’Alta Corte.
Invalidazione della registrazione (dichiarazione di nullità / Invalidation): qualora un marchio registrato non avrebbe dovuto essere registrato in primo luogo (ad esempio, perché al momento della registrazione sussistevano motivi di rifiuto che sono stati trascurati), è possibile invalidare retroattivamente tale registrazione mediante un procedimento di invalidazione (istanza di dichiarazione di nullità).È sufficiente che il richiedente sia una parte interessata; tipicamente rientrano in questa categoria «i titolari di marchi depositati o registrati in precedenza» o «i titolari di indicazioni famose». I motivi di nullità che possono essere fatti valere sono quelli previsti dall’articolo 53 del Regolamento sui marchi e corrispondono ai motivi di nullità assoluta e relativa previsti nel procedimento di nullità giapponese. Nello specifico:
Motivi assoluti: il marchio registrato era privo di carattere distintivo, era descrittivo o era contrario all’ordine pubblico e al buon costume, ecc. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i marchi costituiti esclusivamente da denominazioni geografiche prive di qualsiasi caratteristica distintiva o la registrazione di nomi generici di prodotti.
Motivi relativi: si tratta dei casi in cui il marchio registrato sia in conflitto con diritti preesistenti di terzi. Un esempio tipico è il caso in cui un determinato marchio registrato risulti in realtà simile a un marchio registrato in precedenza da un’altra società e avrebbe dovuto essere respinto.Inoltre, anche una domanda di registrazione fraudolenta (presentata in malafede) volta a diluire il valore di un marchio notoriamente conosciuto di terzi può costituire un motivo di nullità.
La richiesta di nullità va presentata utilizzando il modulo T6; per ogni richiesta è prevista una tassa di 800 dollari di Hong Kong. Nella richiesta devono essere indicati in dettaglio i motivi di nullità e i fatti relativi, allegando, se necessario, le prove.Il convenuto (titolare del marchio registrato) può difendersi presentando una controdichiarazione (Counter-statement) entro sei mesi dal ricevimento della notifica.In assenza di una replica, è altamente probabile che l’invalidazione venga riconosciuta. In caso di replica, sia al ricorrente che al convenuto viene concessa l’opportunità di presentare prove e controdeduzioni; la questione viene infine esaminata e decisa da un esaminatore.
Termine per la presentazione dei motivi di nullità: per quanto riguarda i motivi di nullità relativi (conflitto con diritti anteriori di terzi), è necessario presentarli entro un determinato periodo di tempo.La legislazione di Hong Kong, analogamente a quella dell’Unione Europea e di altre giurisdizioni, prevede la **tacita accettazione (acquiescence)** derivante dal mancato esercizio del diritto; pertanto, in presenza di determinate condizioni, il titolare del diritto anteriore potrebbe non essere più in grado di far valere l’invalidità nei confronti di un marchio registrato che sia stato utilizzato pacificamente per un periodo superiore a cinque anni. Nello specifico, ciò si verifica, ad esempio, qualora il titolare del diritto anteriore abbia tollerato l’uso del marchio per un periodo superiore a cinque anni pur essendo a conoscenza dell’esistenza di un marchio simile registrato successivamente.Tuttavia, è possibile far valere l’invalidità, indipendentemente dal tempo trascorso, nei confronti di marchi registrati in malafede o che violano l’ordine pubblico e i buoni costumi. Inoltre, l’invalidità basata su motivi assoluti (ad esempio, carattere marcatamente descrittivo) può essere invocata in qualsiasi momento, senza limiti di tempo.
Qualora la richiesta di nullità venga accolta, la registrazione del marchio sarà considerata nulla a decorrere dal primo giorno (data di deposito della domanda). Ciò significa che si ricrea la situazione in cui il diritto non è mai esistito, e il titolare perde i diritti di esclusiva e di ingiunzione già acquisiti.
Revoca della registrazione (Revocation): si tratta di un istituto equivalente al procedimento di revoca, applicabile nei casi in cui un marchio registrato sia soggetto a revoca a causa di circostanze sorte successivamente alla registrazione. I principali motivi di revoca sono i seguenti.
Revoca per mancato uso: come sopra indicato, qualora un marchio registrato non sia stato utilizzato a Hong Kong per tre anni consecutivi, un terzo può richiedere la revoca della registrazione del marchio. Questa revoca per mancato uso rappresenta il caso più tipico; il richiedente presenta un’istanza di revoca (Modulo T6) all’Ufficio del Registro dei Marchi, dimostrando il fatto del mancato uso.La tassa di deposito della domanda è pari a 800 dollari di Hong Kong. Il convenuto (titolare del marchio) è tenuto a presentare una memoria difensiva entro sei mesi dalla notifica, dimostrando l’effettivo utilizzo o fornendo una giustificazione valida per il mancato utilizzo. Il fatto dell’utilizzo va comprovato mediante documentazione relativa al fatturato, materiale pubblicitario, registri di spedizione e simili.In assenza di una memoria di risposta o qualora la prova fornita risulti insufficiente, il marchio sarà oggetto di cancellazione totale o parziale (è possibile anche la cancellazione relativa a una parte dei prodotti designati). Qualora la cancellazione venga accolta, il diritto sul marchio cesserà a partire dalla data della decisione (senza effetto retroattivo).
Trasformazione del marchio in denominazione generica: costituisce motivo di revoca anche il caso in cui il marchio sia diventato la denominazione generica (nome comune) del prodotto stesso.Ad esempio, ciò si verifica quando un marchio registrato si è consolidato tra i consumatori come termine che indica il prodotto specifico stesso, non fungendo più da segno distintivo. Sebbene ciò sia dovuto all’inerzia del titolare del marchio (ad esempio, la mancata gestione adeguata del marchio), anche in questo caso un terzo può presentare istanza di cancellazione.
Errore di identificazione o compromissione della qualità a causa dell’uso: il marchio registrato può essere revocato anche qualora, a causa delle modalità di utilizzo, sussista il rischio di indurre in errore il pubblico in merito alla qualità o alla provenienza dei prodotti o dei servizi, oppure qualora si verifichi una violazione delle condizioni previste al momento della registrazione.Si tratta, ad esempio, di casi in cui un marchio di certificazione, destinato a garantire la qualità, non sia stato gestito in modo adeguato e venga utilizzato anche per prodotti di scarsa qualità.
Annullamento del marchio di protezione: per quanto riguarda i marchi di protezione, questi possono essere annullati, ad esempio, qualora il marchio in questione non sia più rinomato. Sebbene i marchi di protezione possano essere mantenuti anche in caso di mancato utilizzo, si ritiene che possano essere annullati qualora un terzo faccia valere che la notorietà, che ne costituiva il presupposto, sia venuta meno.
La procedura di richiesta di revoca, compresa quella per inutilizzo, è sostanzialmente analoga a quella di dichiarazione di nullità; si svolge tramite il modulo T6, con una tassa di 800 dollari di Hong Kong, e il titolare del diritto deve presentare una memoria di difesa entro sei mesi per contestare la richiesta. Anche l’esame e la decisione vengono effettuati dall’Ufficio Registrazione Marchi.Qualora la revoca venga accolta, la registrazione del marchio in questione perderà efficacia per il futuro (rimane valida per il periodo precedente alla data della decisione, ma cesserà di esistere da quel momento in poi). È possibile presentare ricorso contro la decisione (appello dinanzi all’Alta Corte).
Altre procedure: oltre a quanto sopra, esistono varie procedure amministrative successive alla registrazione, quali la rettifica del registro (Rectification) e la divisione o il trasferimento della registrazione.La rettifica (Rectification) può essere richiesta in caso di errori nei dati di registrazione o qualora sia necessario modificare il contenuto della registrazione. Ad esempio, errori di ortografia nell’indirizzo del titolare possono solitamente essere corretti in modo semplice tramite una semplice comunicazione, mentre le rettifiche relative all’ambito dei diritti possono talvolta dar luogo a controversie con le parti interessate.Sono inoltre previsti meccanismi quali la suddivisione del diritto (suddivisione di una singola registrazione per classe), la cancellazione parziale (rinuncia a una parte dei prodotti o servizi designati), nonché la registrazione del trasferimento o della concessione in licenza del diritto (trasferimento a terzi o registrazione di contratti di licenza).Si tratta di procedure che devono essere avviate dal titolare del diritto, il quale, se necessario, presenta all’Ufficio della Proprietà Intellettuale i moduli previsti (T5/T10/T11 ecc.). Ad esempio, in caso di cessione di un marchio (trasferimento dei diritti), è necessario notificare la modifica del titolare della registrazione affinché venga riportata nel registro.
Come sopra illustrato, anche a Hong Kong esiste un meccanismo per garantire la validità dei marchi dopo la registrazione, volto a impedire l’occupazione dei diritti senza giustificato motivo e la loro formalizzazione. Sebbene il concetto sia simile al sistema di giudizio giapponese, vi è una differenza fondamentale: il procedimento si conclude innanzitutto nell’ambito dell’autorità amministrativa (l’Ufficio della proprietà intellettuale), mentre il tribunale interviene solo in qualità di organo di appello.Nella pratica, si ricorre alla procedura di cancellazione per inutilizzo qualora un marchio inattivo di un concorrente costituisca un ostacolo, oppure si valuta la possibilità di presentare una domanda di nullità qualora esista una registrazione di marchio che presenti una forte somiglianza con il proprio marchio aziendale. Inoltre, analogamente alle opposizioni, le informazioni relative alle decisioni di nullità e cancellazione vengono rese pubbliche nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio per la proprietà intellettuale e sul suo sito web ufficiale.Data l’esistenza di una consolidata giurisprudenza e di precedenti, è necessario che gli esperti elaborino strategie adeguate a seconda del caso specifico.
Nel presentare una domanda di registrazione di marchio o nell’esercitare i diritti relativi a un marchio a Hong Kong, è opportuno tenere presenti i seguenti punti.
Criteri e tendenze di esame: nell’esame delle registrazioni dei marchi a Hong Kong vengono effettuati controlli rigorosi sia sotto il profilo dei requisiti assoluti (come il carattere distintivo) sia sotto quello dei requisiti relativi (conflitto con marchi anteriori). In particolare, per quanto riguarda i requisiti assoluti, è stato osservato che gli esaminatori sono più severi rispetto al Giappone nei confronti dei marchi descrittivi.Ad esempio, è generalmente difficile ottenere la registrazione per espressioni che si limitano a descrivere la qualità, l’efficacia, l’uso o la provenienza di prodotti o servizi, per le espressioni idiomatiche di uso comune nel settore, per figure semplici o per segni banali. D’altra parte, i neologismi o le combinazioni arbitrarie di parole sono relativamente più adatti alla registrazione.Inoltre, poiché a Hong Kong la valutazione della somiglianza avviene in fase di esame, è necessario effettuare un’indagine approfondita sui marchi della concorrenza prima della presentazione della domanda e assicurarsi che non sussistano ostacoli. L’Ufficio della Proprietà Intellettuale mette a disposizione online una banca dati dei marchi, consultabile gratuitamente da chiunque. Si consiglia inoltre di prendere in considerazione l’utilizzo di ricerche condotte da esperti o di servizi ufficiali di indagine preliminare (ottenimento di un parere sulla registrabilità tramite il modulo T1).
Tutela dei marchi non registrati (diritto di uso anteriore): come già menzionato, a Hong Kong può essere riconosciuta una tutela giuridica anche per i marchi non registrati, purché abbiano acquisito notorietà attraverso l’uso.Ciò rientra in particolare nella dottrina giuridica del «Passing Off» (lesione della reputazione): un operatore che abbia utilizzato per primo un marchio, rendendolo noto alla clientela, può far valere i propri diritti o richiedere la cancellazione della registrazione nei confronti di chi abbia successivamente registrato un marchio identico o simile. Pertanto, le aziende giapponesi che intendono espandersi a Hong Kong devono prestare costante attenzione affinché il proprio marchio non venga utilizzato senza autorizzazione da terzi sul territorio locale.Inoltre, qualora la propria azienda disponga di un marchio non registrato utilizzato da molti anni sul mercato di Hong Kong, è importante presentare tempestivamente la domanda di registrazione per assicurarsi i diritti ufficiali. Sebbene Hong Kong segua il principio della priorità della domanda, poiché, come indicato sopra, è possibile ottenere una certa protezione in base all’uso precedente, si raccomanda una strategia volta a prevenire le controversie mediante una domanda di registrazione tempestiva.Anche nel caso in cui il marchio fosse stato registrato da altri prima di voi, non dovete rinunciare: esiste la possibilità di riottenerne il possesso presentando un’istanza di nullità; tuttavia, in tal caso, saranno necessarie numerose prove a dimostrazione dell’uso effettivo e della notorietà del marchio sul mercato di Hong Kong.
Lingua e denominazione locale del marchio: Hong Kong è una società in cui l’inglese e il cinese (caratteri tradizionali) sono le lingue ufficiali. Sebbene la domanda di registrazione del marchio possa essere presentata sia in inglese che in cinese, dal punto di vista della diffusione del marchio sul territorio locale è indispensabile valutare anche l’adozione di un nome in cinese.I consumatori di Hong Kong spesso chiamano i marchi occidentali e giapponesi con nomi in caratteri cinesi propri; ad esempio, «Canon» viene chiamato «佳能 (Kai-non)» e «Muji» viene chiamato «無印良品 (Mu-pin-liang-pin)».Se le aziende giapponesi non predispongono un marchio ufficiale in caratteri cinesi, può accadere che gli agenti o i media attribuiscano un nome di propria iniziativa. In tal caso, sussiste il rischio che tale nome in caratteri cinesi venga depositato e registrato da terzi. Pertanto, per maggiore sicurezza, è consigliabile registrare il marchio non solo con il nome inglese, ma anche con il corrispondente nome in cinese.Quando si deposita un marchio in caratteri kanji a Hong Kong, si prega di prestare attenzione al fatto che la registrazione debba avvenire in caratteri tradizionali (la registrazione in caratteri semplificati, come avviene nella Cina continentale, risulterebbe invece innaturale). Inoltre, l’esaminatore valuterà in modo ampio la somiglianza tra il marchio in inglese e quello in caratteri kanji, tenendo conto anche degli aspetti relativi alla pronuncia e al significato. In particolare, la traduzione o l’adattamento di marchi famosi potrebbero essere considerati simili.Ad esempio, se si deposita il marchio «LION», è ipotizzabile che venga citato un marchio esistente corrispondente a «獅子» in cinese, in quanto il concetto è simile. Poiché esistono quindi aspetti specifici da tenere in considerazione in un contesto bilingue, è auspicabile includere nella pianificazione della strategia di deposito anche la traduzione nella lingua locale e i termini sinonimi.
Altri aspetti pratici:
Utilizzo delle domande multiclasse: a Hong Kong è possibile designare più classi in un’unica domanda. Poiché consente di ottenere la protezione per prodotti e servizi correlati in un unico procedimento, si tratta di una soluzione altamente efficiente in termini di rapporto costo-beneficio. Tuttavia, designare classi troppo generiche aumenta il rischio di revoca per mancato uso; pertanto, è più prudente limitare la domanda all’ambito di utilizzo previsto per il futuro.
Marchi in serie: Esiste un sistema di registrazione dei marchi in serie che consente di presentare in un’unica domanda marchi simili ma con lievi variazioni. Ad esempio, è possibile registrare come serie loghi di colori diversi o slogan in cui è stato semplicemente invertito l’ordine delle parole. I marchi registrati in serie sono ammessi nei casi in cui le differenze tra i loro elementi costitutivi siano minime. Trattandosi di un sistema non presente in Giappone, si raccomanda di valutare un suo utilizzo efficace.
Marchi di protezione: vale la pena tenere presente il sistema dei marchi di protezione sopra menzionato come strategia di espansione del marchio. Se si possiede un marchio rinomato nel mercato di Hong Kong, registrandolo come marchio di protezione anche per classi attualmente non utilizzate, è possibile impedire che altre società registrino il marchio in settori diversi.Tuttavia, i requisiti per l’ottenimento di un marchio di protezione sono rigorosi ed è necessario dimostrare la notorietà del marchio in questione. Inoltre, poiché sussiste il rischio di revoca qualora la notorietà dovesse diminuire, l’ottenimento e il mantenimento richiedono una valutazione specialistica.
Deposito elettronico e certificazione elettronica: l’Ufficio della proprietà intellettuale di Hong Kong sta procedendo con la digitalizzazione e supporta il deposito online e le notifiche elettroniche. A partire dal 2024 è stata avviata anche l’emissione di certificati di registrazione elettronici. Registrandosi come utente è possibile monitorare online lo stato di avanzamento della domanda; pertanto, è efficiente avvalersi attivamente delle tecnologie più recenti.
Differenze rispetto ad altre regioni: Hong Kong, la Cina continentale e Macao presentano sistemi di registrazione dei marchi distinti. Ad esempio, mentre nella Cina continentale l’esame tiene conto anche dei requisiti relativi – come avviene a Hong Kong – le procedure differiscono per quanto riguarda i criteri di valutazione della somiglianza dei prodotti designati (utilizzo dei codici di gruppi di somiglianza) e i tempi per la presentazione delle opposizioni (in Cina è prevista una doppia fase: prima e dopo la registrazione).Macao prevede un sistema di deposito per classe singola e le lingue ufficiali sono il portoghese e il cinese. Nel definire una strategia di deposito a Hong Kong, si raccomanda di allinearla alle strategie relative ai marchi nelle altre regioni e, se necessario, di valutare l’acquisizione dei diritti in ciascuna di esse.
Misure contro i «trademark blocker»: sebbene a Hong Kong il problema dei «trademark blocker» (coloro che registrano marchi per speculazione) sia meno grave rispetto alla Cina continentale, non è del tutto inesistente. In particolare, per i marchi giapponesi noti nella Cina continentale, vi sono casi in cui terzi presentano domande di registrazione a scopo speculativo anche a Hong Kong e a Macao.Anche per quanto riguarda la situazione dei diritti relativi ai propri marchi a Hong Kong, come nella Cina continentale, è fondamentale procedere con un deposito tempestivo e un monitoraggio periodico, al fine di evitare lacune nella tutela dei diritti. Anche nel caso in cui un terzo abbia depositato o registrato un marchio prima di voi, è possibile ottenerne l’esclusione dimostrando la malafede o il mancato uso; tuttavia, poiché ciò comporta costi processuali e tempi prolungati, la prevenzione rimane la soluzione migliore.
Quanto sopra illustra i punti principali del sistema dei marchi di Hong Kong, sulla base delle informazioni ufficiali fornite dall’Ufficio della proprietà intellettuale di Hong Kong. Hong Kong mantiene un contesto di proprietà intellettuale distinto da quello della Cina continentale nell’ambito del principio “un paese, due sistemi” e il suo ordinamento giuridico segue il quadro di riferimento di origine britannica. Di conseguenza, vi è una commistione di elementi comuni con il Giappone e la Cina continentale e di elementi propri.Si raccomanda alle imprese giapponesi che intendono definire una strategia in materia di marchi a Hong Kong di tenere conto dei punti sopra indicati e, se necessario, di collaborare con esperti locali in materia di proprietà intellettuale.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Consulenti in Proprietà Industriale (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).