«Presi dall’entusiasmo per il completamento del design del nuovo prodotto, l’ho pubblicato sul nostro profilo Instagram prima ancora di depositare la domanda di registrazione del disegno o modello…»
«Dopo aver avviato una campagna di crowdfunding per raccogliere fondi, ho deciso di richiedere la registrazione del disegno o modello»
«Abbiamo presentato il nuovo prodotto in occasione di una fiera, ma è ancora possibile registrarne il disegno o modello?»
Gli studi di consulenza in materia di brevetti ricevono frequentemente richieste di questo tipo da parte di responsabili aziendali e creativi.
In linea di principio, la registrazione di un disegno o modello è concessa solo se si tratta di un «nuovo design non ancora noto al pubblico». Tuttavia, non c’è motivo di allarmarsi. La legge giapponese sui disegni e modelli prevede una potente misura di tutela, denominata «disposizione di eccezione alla perdita di novità», che consente, in via eccezionale, la registrazione di un disegno o modello anche dopo la sua divulgazione, purché siano soddisfatti determinati requisiti e vengano seguite le procedure corrette.
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A seguito della modifica legislativa entrata in vigore il 1° gennaio del Reiwa 6 (2024), i requisiti
procedurali sono stati notevolmente alleggeriti
In questo articolo, un consulente in brevetti fornirà una spiegazione chiara e comprensibile, rivolta a coloro che stanno valutando la registrazione di un disegno o modello, riguardo alla sintesi delle disposizioni relative all’eccezione alla perdita di novità, alle modifiche introdotte dall’ultima revisione legislativa, al flusso procedurale concreto e ai «rischi gravi» che è assolutamente necessario conoscere.
📑 Indice di questo articolo
Per ottenere il diritto di disegno o modello e proteggere i propri design di eccellenza dall’imitazione, è necessario superare il rigoroso esame dell’Ufficio Brevetti. Uno dei requisiti più importanti di tale esame è la «novità» (articolo 3, paragrafo 1, della Legge sui disegni e modelli).
Per novità si intende che, al momento della domanda, il disegno o modello sia «oggettivamente nuovo e non sia noto al pubblico». Un disegno o modello che sia già stato reso pubblico prima della domanda e che sia quindi accessibile a chiunque (stato di notorietà) non è più considerato nuovo e, di norma, non viene ammesso alla registrazione.
Qualora, prima del completamento della domanda di registrazione del disegno o modello, si compiano gli atti indicati di seguito, si ritiene che il disegno o modello abbia «perso la novità» per propria responsabilità.
| Modalità di divulgazione | Esempi concreti |
|---|---|
| Pubblicazione su Internet e sui social media | Pubblicazione di immagini o video sul sito aziendale, su siti di e-commerce, su Instagram, su X (ex Twitter) ecc. |
| Crowdfunding | Pubblicazione di progetti su Makuake e simili |
| Presentazioni in contesti reali | Esposizione dei prodotti reali in occasione di fiere e saloni |
| Media e materiale stampato | Diffusione di comunicati stampa, distribuzione di cataloghi, ecc. |
⚠️ Principio fondamentale: anche nel caso di un design completamente originale sviluppato internamente, se viene divulgato prima del deposito della domanda, la stessa verrà respinta se presentata così com’è; questo è il principio fondamentale della legge sui disegni e modelli.
Tuttavia, un’applicazione troppo rigorosa del principio secondo cui «una sola divulgazione comporta l’esclusione immediata» ostacolerebbe le attività commerciali odierne, quali il test di mercato o la valutazione delle reazioni dei clienti in occasione di fiere.
Pertanto, la legge sui disegni e modelli prevede una misura di salvaguardia denominata «disposizione di eccezione alla perdita di novità (articolo 4, comma 2, della legge sui disegni e modelli)». Si tratta di un sistema che, purché siano soddisfatte determinate condizioni e siano espletate le procedure previste, consente di considerare la divulgazione precedente alla domanda come «mai avvenuta» e di procedere con l’esame della domanda.
Requisito ①
Presentare la domanda entro «un anno» dalla data di divulgazione
È necessario completare la domanda di registrazione del disegno o modello presso l’Ufficio Brevetti entro «un anno» a decorrere dalla data in cui il disegno o modello è stato reso pubblico per la prima volta. Se si supera tale termine anche solo di un giorno, non sarà possibile beneficiare di tale disposizione.
Requisito ②
Divulgazione derivante da un atto del titolare stesso
L’atto di divulgazione deve essere opera della «persona avente diritto alla registrazione del disegno o modello (progettista o impresa richiedente)» stessa, oppure deve trattarsi di una divulgazione avvenuta contro la sua volontà (ad esempio, una fuga di informazioni da parte di un dipendente).
Il vantaggio più significativo per tutti coloro che intendono richiedere la registrazione di un disegno o modello è rappresentato dalla modifica legislativa entrata in vigore il 1° gennaio dell’anno Reiwa 6 (2024). Grazie a tale modifica, i requisiti procedurali sono stati notevolmente alleggeriti.
Nel regime precedente (per le domande presentate fino al 31 dicembre del Reiwa 5), qualora fossero stati effettuati più atti di divulgazione prima della presentazione della domanda, vigeva una norma rigorosa che imponeva di presentare un certificato per ciascuno di «tutti gli atti di divulgazione».
Esempio: nel caso di 3 atti di divulgazione
① 1° gennaio: diffusione di un comunicato stampa → è
necessario un certificato ② 10 gennaio: pubblicazione sul sito web aziendale → è
necessario un certificato ③ 1° febbraio: partecipazione a una fiera → è necessario un certificato
⚠️ Se manca anche un solo certificato, sussiste il rischio di rigetto
A partire dalle domande presentate dal 1° gennaio dell’anno Reiwa 6, è stato introdotto il nuovo articolo 4, paragrafo 3, della Legge sui disegni e modelli; ora è sufficiente presentare un certificato relativo al «primo atto di divulgazione (il primo in assoluto)» per poter omettere completamente la presentazione di certificati relativi a divulgazioni successive di disegni e modelli identici o simili.
Nello stesso esempio
① 1° gennaio: diffusione di un comunicato stampa → presentazione del certificato (è sufficiente questo)
② 10 gennaio: pubblicazione sul sito web aziendale → certificato non
necessario ③ 1° febbraio: partecipazione a una fiera → certificato non necessario
💡 Effetto: l’onere procedurale è stato drasticamente ridotto e il rischio di perdita del diritto sul disegno o modello a causa di piccole omissioni nella presentazione dei certificati è stato notevolmente diminuito.
Sebbene la procedura sia stata semplificata, è necessario espletare le rigide formalità previste dalla legge entro i termini stabiliti.
Al momento della presentazione della domanda di registrazione di un disegno o modello, è necessario indicare chiaramente nel «modulo di domanda di registrazione di un disegno o modello» la volontà di «avvalersi delle disposizioni derogatorie».
[Esempio di indicazione nel modulo di domanda]
【Nota specifica】Domanda di registrazione di un disegno o modello per la quale si intende avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, della Legge sui disegni e modelli
⚠️ Attenzione: tale richiesta deve essere presentata «contemporaneamente alla domanda» e, in linea di principio, non è consentito aggiungerla in un secondo momento.
Entro «30 giorni» a decorrere dalla data di completamento della domanda, si dovrà presentare al Direttore Generale dell’Ufficio Brevetti un documento che attesti oggettivamente i fatti oggetto di pubblicazione (certificato di applicazione delle eccezioni).
| Elementi da indicare | Contenuto da indicare |
|---|---|
| Soggetto che ha reso pubbliche le informazioni | Denominazione della persona giuridica o nome della persona fisica |
| Data di pubblicazione | Data di prima pubblicazione (determinata in base alla modifica del Reiwa 6) |
| Luogo e mezzo di pubblicazione | Nome della fiera, URL del sito web, ecc. |
| Contenuto del disegno o modello pubblicato | Allegare prove oggettive (vedere la tabella sottostante) |
| Modalità di divulgazione | Documenti probatori raccomandati |
|---|---|
| Sito web/social media | Data e ora di pubblicazione, URL, screenshot in cui l’immagine sia contenuta in un’unica schermata |
| Crowdfunding | Data di avvio del progetto e screenshot che ne illustri i contenuti |
| Fiere e saloni | Opuscoli ufficiali, elenco degli espositori, foto dei prodotti esposti (con indicazione della data e dell’ora) |
| Cataloghi e comunicati stampa | Copia della pagina con la data di pubblicazione stampata, schermata di gestione della distribuzione |
Sebbene le procedure siano state semplificate, le disposizioni derogatorie rimangono comunque «misure di salvataggio eccezionali». Rimandare il deposito della domanda e rendere pubblico il disegno comporta rischi gravi.
Il sistema giapponese dei disegni e modelli si basa sul «principio della priorità (primo arrivato, primo servito)». Se, dopo la divulgazione del Suo disegno o modello, un terzo che lo abbia visto lo imiti e presenti una domanda di registrazione presso l’Ufficio dei Brevetti prima di Lei, la Sua domanda verrà respinta.
Le disposizioni derogatorie non costituiscono una «barriera per impedire che altri presentino una domanda prima di voi».
Se, nel periodo che precede la presentazione della domanda, un terzo abbia creato autonomamente e per caso un disegno o modello identico e lo abbia reso pubblico prima di Lei, le disposizioni derogatorie costituiscono una tutela esclusivamente nei confronti del «Suo atto di divulgazione»; pertanto, la divulgazione autonoma da parte di terzi non è oggetto di tutela e la domanda verrà respinta per perdita di novità.
Se in futuro si prevede di esportare o vendere all’estero, è rischioso affidarsi con leggerezza alle disposizioni di eccezione giapponesi. I requisiti per l’applicazione delle norme variano notevolmente da Paese a Paese.
Esempio: il caso della Cina
i requisiti sono estremamente rigorosi e la «divulgazione sul proprio sito web o sui social media» non costituisce in alcun modo un rimedio. Nel momento in cui si procede alla divulgazione in Giappone, è altamente probabile che diventi impossibile ottenere i diritti in quel vasto mercato.
Se si ha in mente un’espansione all’estero
«in qualsiasi paese, presentate prima la domanda di registrazione e poi procedete alla divulgazione»
Questa è la regola d’oro della strategia in materia di proprietà intellettuale
Il principio fondamentale per la registrazione di un disegno o modello è «presentare la domanda all’Ufficio Brevetti prima di renderlo pubblico a chiunque», ma anche nel caso in cui si sia stati costretti a renderlo pubblico per motivi commerciali, se si utilizza correttamente la «disposizione di eccezione alla perdita di novità», rimane ancora la possibilità di ottenere i diritti.
📌 Riepilogo dei punti salienti della procedura
Entro un anno
Termine per la presentazione della domanda a partire dalla data di divulgazione
Contemporaneamente alla domanda
Dichiarazione di intenzione nella domanda
Entro 30 giorni
Termine per la presentazione dei certificati
Solo per il primo giorno
Oggetto
della certificazione (modifica del Reiwa 6)
Tuttavia, sono indispensabili conoscenze specialistiche avanzate ed esperienza pratica per «identificare quale atto di divulgazione costituisca giuridicamente il “primo giorno”», «raccogliere prove complete e convincenti per l’Ufficio Brevetti e redigere una certificazione logica» e «gestire rigorosamente il calendario delle scadenze».
Ha forse questo tipo di dubbi?
Prima di arrendersi pensando «È troppo tardi, ormai l’ho già reso pubblico…», la invitiamo a rivolgersi innanzitutto a un avvocato specializzato in disegni e modelli.
Iniziate con una consulenza gratuita
Il nostro studio è pienamente conforme alle modifiche legislative entrate in vigore nel Reiwa 6 e, dopo aver ascoltato attentamente la situazione aziendale del cliente, propone il percorso più sicuro e affidabile per la registrazione dei diritti. Potrà affidare a professionisti ogni aspetto, dalla redazione di certificati complessi alla rappresentanza procedurale presso l’Ufficio Brevetti, fino alla consulenza strategica in vista di una futura espansione all’estero.
Proteggeremo i Suoi design eccellenti, che costituiscono un bene prezioso per la Sua attività.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in brevetti e rappresentante legale
Assistiamo clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).