«E se, un giorno, il nome d’arte che avete utilizzato con affetto per tanti anni vi venisse improvvisamente sottratto da qualcun altro?»
«E se, dopo aver lasciato la vostra agenzia, vi venisse detto che non potrete più utilizzare il nome d’arte che avete usato finora?»
Artisti, YouTuber, VTuber, streamer, influencer… In
un’epoca in cui il nome stesso di una persona esercita un’influenza, il «nome d’arte» rappresenta la risorsa più preziosa (il marchio) della vostra vita.
Tuttavia, è proprio nel momento in cui la vostra attività entra nel vivo e il numero dei fan inizia ad aumentare che i rischi raggiungono il loro massimo.
«Improvvisamente, uno sconosciuto vi accusa di violazione del diritto di marchio»
; «Il vostro nome viene utilizzato senza autorizzazione su prodotti di scarsa qualità che non hanno nulla a che vedere con voi»
Questi problemi non sono affatto una questione che riguarda solo gli altri. La realtà è che molti creatori si trovano effettivamente ad affrontarli e, talvolta, sono costretti a sospendere la propria attività o a cambiare nome.
In questo articolo, un avvocato specializzato in proprietà intellettuale nel settore dell’intrattenimento illustrerà in modo approfondito la necessità della «registrazione del nome d’arte come marchio». Perché è necessario farlo ora, quali conseguenze si corrono se non lo si fa e quali sono i rapporti giuridici con l’agenzia. Vi invitiamo a leggere l’articolo fino alla fine come «misura preventiva» per tutelare il vostro futuro.
Indice
Uno degli errori più comuni tra i creatori è ritenere che «poiché il nome è stato ideato da me, debba essere protetto dal diritto d’autore».
Per dirla in sintesi, i «termini brevi» quali nomi d’arte, titoli e slogan, in linea di principio, non sono soggetti al diritto d’autore.
La legge sul diritto d’autore è una normativa volta a tutelare «le espressioni creative di pensieri o emozioni (= opere)». Mentre romanzi, musica e dipinti sono tutelati, i nomi d’arte composti da poche lettere difficilmente vengono considerati «espressioni creative» (essendo ritenuti banali) e, pertanto, nella maggior parte dei casi non rientrano nell’ambito di applicazione della legge sul diritto d’autore.
In altre parole, per quanto il nome che ha ideato con grande impegno possa essere unico, è molto difficile dal punto di vista giuridico rivendicare il diritto di vietarne l’uso non autorizzato sulla base del diritto d’autore.
È qui che entra in gioco il «diritto di marchio». Registrando
un marchio, si ottiene il «diritto di utilizzare in modo esclusivo» quel nome in un determinato settore (prodotti o servizi).
La registrazione del marchio è l’unico e più efficace strumento giuridico per proteggere il proprio nome.
È rischioso rimandare la registrazione pensando: «Non sono ancora abbastanza famoso...». Questo perché nella registrazione dei marchi vige la regola assoluta del «primo arrivato, primo servito». Di seguito illustreremo i tre principali vantaggi derivanti dall’acquisizione del diritto di marchio.
Il sistema dei marchi giapponese adotta il «principio della priorità della domanda».
Si tratta di una regola rigorosa secondo cui il titolare del diritto non è determinato da «chi ha iniziato per primo a utilizzare il nome», bensì da «chi ha presentato per primo la domanda all’Ufficio Brevetti».
Negli ultimi anni si sta aggravando il problema dei «troll dei marchi» (registrazioni anticipate), ovvero casi in cui terzi estranei alla questione depositano e registrano arbitrariamente come marchio nomi che hanno suscitato un certo interesse su YouTube o sui social media.
Se i diritti di marchio venissero acquisiti da altri, si corrono i seguenti rischi:
Se si provvede a registrare il marchio autonomamente, è possibile prevenire tali attacchi sul nascere e, al contrario, impedire con forza legale che altri sfruttino un nome simile per pratiche commerciali parassitarie (plagi).
Le principali piattaforme quali YouTube, X (ex Twitter), Instagram e TikTok adottano politiche estremamente severe in materia di violazione dei diritti di marchio, in linea con il principio del «Safe Harbor».
Se un terzo malintenzionato acquisisse il diritto di marchio sul Suo nome e segnalasse alla piattaforma una “violazione dei diritti”, nel peggiore dei casi il Suo account verrebbe sospeso (ban).
Immagini il rischio che il numero di follower e l’archivio dei video, accumulati nel corso di molti anni, scompaiano in un istante. Per chi opera online, l’account rappresenta il «negozio» vero e proprio.
Se detiene personalmente i diritti sul marchio, disporrà di una solida base per confutare tali segnalazioni ingiustificate, garantendo così la sicurezza del proprio account.
Quando si stipulano contratti per collaborazioni con aziende, apparizioni sui media o pubblicazioni, il fatto che i diritti siano chiari (ovvero che il marchio sia registrato) infonde grande fiducia nell’azienda partner.
Inoltre, anche quando in futuro lancerete il vostro marchio di abbigliamento o venderete prodotti in collaborazione con altri, il diritto di marchio diventerà uno strumento indispensabile.
Il fatto che il «nome» diventi un bene protetto legalmente amplierà notevolmente le possibilità di business.
Per coloro che svolgono la propria attività principalmente su Internet, esistono rischi specifici che differiscono da quelli dei tradizionali artisti.
Nel caso dei VTuber (YouTuber virtuali), il «design del personaggio (diritto d’autore)» e il «nome (diritto di marchio)» costituiscono diritti distinti.
Anche se si è ricevuto il trasferimento dei diritti d’autore sul personaggio da parte dell’illustratore, se il diritto di marchio relativo al nome non è stato registrato, permane il rischio che qualcuno possa appropriarsi del nome.
Inoltre, poiché l’ambito di attività dei VTuber è ampio, è necessaria una tutela dei diritti da una prospettiva multidimensionale che non si limiti alla «diffusione di video (classe 41)», ma comprenda anche la «vendita di merchandising basato sull’avatar», la «trasposizione in app di gioco» e le «attività nel metaverso».
Come molti di voi ricorderanno sicuramente, si è verificato un caso in cui un nome, ormai consolidato come parte della cultura condivisa su Internet, è stato registrato come marchio da una terza parte, scatenando un grande clamore.
Sebbene alla fine la registrazione sia stata rinunciata, questo episodio ha fatto comprendere all’opinione pubblica che non è sufficiente pensare “va bene perché è un nome che tutti conoscono”, ma che “un nome non registrato come marchio corre il rischio di essere monopolizzato da qualcuno”.
Il nome con cui svolgete la vostra attività potrebbe un giorno, all’improvviso, non essere più utilizzabile: per evitare una situazione del genere, l’unica soluzione è detenerne personalmente i diritti.
La questione che più spesso causa problemi nelle attività nel mondo dello spettacolo è quella relativa a chi detenga i diritti di marchio: l’agenzia o l’artista?
In generale, quando l’agenzia si fa carico dei costi di promozione per lanciare un artista, il diritto di marchio viene spesso registrato a nome dell’agenzia.
In passato si sono verificati numerosi casi in cui ex membri di gruppi idol di fama nazionale o attrici famose, dopo essersi separate dall’agenzia, non hanno potuto più utilizzare il proprio nome vero o il nome d’arte a cui il pubblico era affezionato, vedendosi costrette a cambiare nome per continuare la propria attività.
Negli ultimi anni, anche alla luce delle indicazioni della Commissione per la concorrenza, i contratti in cui l’agenzia sfrutta la propria posizione dominante per limitare unilateralmente i diritti stanno venendo rivisti.
Si raccomanda vivamente a chi sta per entrare a far parte di un’agenzia o a chi si appresta a rinnovare il contratto di verificare i seguenti punti prima di firmare il contratto.
Anche nel caso in cui il marchio sia intestato all’agenzia, è possibile tutelare le proprie attività future inserendo clausole quali «il trasferimento del diritto di marchio all’artista dopo l’uscita dall’agenzia» o «la concessione di un diritto d’uso ordinario anche dopo l’indipendenza». Per ricevere assistenza nella negoziazione di tali contratti, si raccomanda di rivolgersi a un avvocato specializzato in proprietà intellettuale.
Nella registrazione di un marchio è necessario specificare «a quali prodotti o servizi verrà applicato» tale nome. Ciò viene definito «classe».
Un errore in questa fase può portare a situazioni del tipo: «Ho ottenuto il marchio, ma non sono riuscito a impedire la vendita di prodotti derivati».
Le principali classi indispensabili per le attività nel settore dell’intrattenimento sono le seguenti.
| Classe | Contenuto specifico | Necessità |
|---|---|---|
| Classe 41 | [Istruzione e intrattenimento] Offerta di attività artistiche, concerti, pubblicazione di video su YouTube, organizzazione di seminari, gestione di blog, ecc. |
[Obbligatoria] Si tratta della classe più importante per tutelare le attività stesse. |
| Classe 9 | [Macchine e apparecchiature (dati elettronici)] CD, DVD, file musicali, video e immagini scaricabili, libri elettronici, NFT, ecc. |
[Importante] È indispensabile se si vendono o si distribuiscono contenuti digitali o se si vendono registrazioni vocali. |
| Classe 35 | 【Pubblicità e gestione】 Gestione e amministrazione di fan club, pubblicità e promozione di prodotti di altre aziende (attività di influencer), gestione di negozi online. |
[Consigliato] È opportuno richiederla qualora l’attività assuma dimensioni più ampie e si disponga di un fan club o di un negozio online. |
| Classe 16 | [Prodotti cartacei] Libri fotografici, poster, calendari, riviste, adesivi, articoli di cancelleria, ecc. |
È necessario qualora si vendano prodotti cartacei o articoli di cancelleria come gadget. |
| Classe 25 | 【Abbigliamento】 Prodotti di abbigliamento quali magliette, felpe con cappuccio, cappellini, costumi, ecc. |
È indispensabile se si prevede di realizzare articoli di abbigliamento (magliette, ecc.). |
Non si deve decidere con leggerezza, ad esempio limitandosi «per il momento alla sola classe 41», ma è necessario scegliere strategicamente le classi in base al tipo di articoli che si intende commercializzare e allo sviluppo commerciale previsto (app? collaborazioni nel settore alimentare? cosmetici?).
La presentazione di una domanda non garantisce al 100% la registrazione. Esiste infatti l’ostacolo rappresentato dal rigoroso esame da parte dell’Ufficio Brevetti. In particolare, per quanto riguarda i «nomi di persone», i criteri di esame sono severi e sono numerosi i casi in cui le domande presentate da privati vengono respinte.
Ai sensi della legge sui marchi, i «nomi comuni» non possono, in linea di principio, essere registrati.
Ciò è dovuto al fatto che cognomi diffusi come «Tanaka» o «Sato» e nomi completi comuni come «Ichiro Suzuki» non dovrebbero essere riservati in esclusiva a una singola persona (ma dovrebbero essere utilizzabili da tutti).
[Misure da adottare] È necessario dimostrare che il nome «è diventato famoso a livello nazionale come nome d’arte» oppure registrarlo «trasformandolo in un logo dal design caratteristico».
Questo rappresenta il principale ostacolo alla registrazione di un nome d’arte. Qualora il marchio contenga «il nome di un’altra persona (compresi nomi d’arte famosi)», in linea di principio non è possibile registrarlo senza il consenso della persona in questione.
Si tratta di una disposizione volta a tutelare i diritti della personalità di “persone con lo stesso nome e cognome”. In altre parole, qualora il Suo nome vero o il Suo nome d’arte coincidesse per caso con quello di “qualcun altro (anche se non famoso)”, la registrazione potrebbe essere respinta.
[Misure da adottare] Se si tratta di un neologismo di pura invenzione (un nome unico), la registrazione risulterà più agevole. Qualora si intenda utilizzare un nome esistente, è indispensabile ricorrere a un’indagine e a una valutazione specialistica da parte di un avvocato specializzato in diritto dei marchi.
I nomi provocatori, quelli che contengono significati discriminatori o termini antisociali non possono essere registrati in quanto «lesivi del buon ordine pubblico e dei buoni costumi».
Quando gli YouTuber o i VTuber registrano un marchio a titolo individuale, la preoccupazione principale riguarda la «divulgazione dell’indirizzo e del nome».
Una volta presentata la domanda di registrazione del marchio, il contenuto della stessa viene pubblicato nella «Gazzetta dei marchi» e diventa consultabile da chiunque tramite banche dati quali J-PlatPat (piattaforma di informazioni sui brevetti). In tale pubblicazione vengono riportati il «nome» e l’«indirizzo» del titolare del diritto (Voi).
Per i creatori indipendenti che operano da casa, che funge anche da ufficio, ciò rappresenta un grave rischio di «rivelazione della propria identità».
Purtroppo, in base alle procedure dell’Ufficio Brevetti, l’indicazione dell’indirizzo è obbligatoria e, in linea di principio, non è possibile rifiutare la pubblicazione nel Bollettino. Tuttavia, esistono alcune soluzioni alternative.
* Alcuni ritengono erroneamente che «rivolgendosi a un consulente in brevetti l’indirizzo non venga reso noto», ma anche ricorrendo a un rappresentante (consulente in brevetti), l’indirizzo e il nome del titolare del diritto vengono pubblicati nel Bollettino dei marchi. Poiché lo schema ottimale per garantire i propri diritti tutelando al contempo la privacy dipende dalle circostanze specifiche di ciascun caso, La invitiamo a contattarci per una consulenza.
Di seguito Le forniamo alcune indicazioni generali sui costi e sui tempi necessari per la registrazione di un marchio.
I costi per la registrazione del marchio sono costituiti dalla somma delle «tasse da versare all’Ufficio Brevetti (timbri fiscali e imposte statali)» e dell’«onorario del consulente in materia di brevetti».
(*I seguenti importi rappresentano i costi medi praticati dagli studi di consulenza in materia di brevetti)
Il costo complessivo per ciascuna classe è compreso tra 100.000 e 200.000 yen circa.
Potrebbe sembrarLe «caro», ma se si considera che si ottiene il diritto di proteggere in modo esclusivo il proprio nome per 10 anni, si tratta di un’assicurazione che, convertita in importo mensile, ammonta a circa 1.000–1.500 yen.Se paragonato alle spese processuali che si dovrebbero sostenere rivolgendosi a un avvocato in caso di
controversia, o al danno d’immagine derivante dal cambio di nome (come il costo di sostituzione delle insegne), si tratta di un investimento estremamente conveniente in termini di rapporto qualità-prezzo.
Oggigiorno esistono servizi basati sull’intelligenza artificiale che consentono di presentare domanda online a costi contenuti, ed è anche possibile redigere autonomamente i documenti e presentare la domanda. Tuttavia, per quanto riguarda specificatamente il «nome d’arte», si raccomanda vivamente di rivolgersi a un consulente in materia di brevetti professionista. Vi sono tre ragioni a sostegno di questa scelta.
Come accennato in precedenza, i nomi propri sono una categoria che rischia facilmente di ricevere dal Dipartimento dei Brevetti la comunicazione «Non è possibile effettuare la registrazione» (notifica dei motivi di rigetto) a causa della loro «banalità» o della somiglianza con «nomi di altre persone».
Quando si presenta una domanda avvalendosi dell’intelligenza artificiale o di un giudizio da parte di un non esperto, si tende spesso ad arrendersi a questo punto. Un consulente in brevetti, invece, è in grado di redigere una memoria legale in cui si sostiene, ad esempio, che «questo nome possiede un tale carattere distintivo» o che «si tratta di una personalità distinta», riuscendo così a persuadere l’esaminatore e a ottenere la registrazione. È proprio questa «competenza nel ribaltare il rifiuto» che costituisce il valore aggiunto di un esperto.
Le attività degli YouTuber e degli influencer sono molto variegate e in alcuni casi è difficile inserirle nei quadri delle classi esistenti.
A quale classe appartiene il «tipping»? E il «salone online»?
Essere in grado di rispondere a questi modelli di business all’avanguardia e proporre una struttura di classi ottimale per evitare che i diritti vengano trascurati è un punto di forza esclusivo degli esperti.
Siamo in grado di fornire un supporto completo, che non si limita alle sole procedure di registrazione dei marchi, ma comprende anche la verifica delle clausole relative alla proprietà intellettuale nei contratti con gli studi legali e la gestione delle situazioni in cui si ricevono lettere di diffida da altre società.
D. È opportuno registrare il marchio utilizzando il proprio nome vero?
R. Sì, se opera con il proprio nome vero e l’attività è consolidata dal punto di vista commerciale, ne consigliamo la registrazione. Tuttavia, nel caso di «nomi comuni», la registrazione risulta difficile, pertanto è necessaria una strategia, come ad esempio la creazione di un logo.
D. I diritti sono validi anche all’estero?
R. No, i diritti di marchio giapponesi sono validi solo sul territorio nazionale. Qualora si intenda operare in modo sistematico all’estero o svolgere attività di e-commerce transfrontaliero, è necessaria la registrazione internazionale del marchio nei paesi di destinazione (ad esempio tramite la domanda AIE).
D. Quanto tempo occorre per la registrazione?
A. Di norma, da sei mesi a un anno circa. Tuttavia, i tempi possono variare a seconda della situazione degli esami presso l’Ufficio dei Brevetti. Se ha urgenza, può prendere in considerazione la possibilità di ricorrere all’«esame accelerato».
Il nome d’arte o il nome con cui si svolge l’attività sono il frutto del Suo talento e del Suo impegno, nonché il “volto” fondamentale che la lega ai Suoi fan. Perdere
quel nome o vederlo infangato da qualcun altro solo perché non ne era a conoscenza rappresenta la perdita più grave per un creatore.
“Quando si diventa famosi” è ormai troppo tardi.
Prima che qualcuno ne approfitti e prima di essere coinvolti in problemi.
Perché non iniziare proprio ora, consultando un esperto per verificare se il Suo nome è registrabile e quali classi di registrazione sono necessarie?
Il nostro studio è specializzato nell’assistenza per la registrazione dei marchi nel settore dell’intrattenimento e per i creatori indipendenti. Vi forniremo un supporto chiaro e accurato anche nelle
complesse questioni relative ai diritti. In qualità di partner che tutela i Suoi sogni dal punto di vista legale, non esiti a contattarci per una consulenza.
Un avvocato specializzato in proprietà industriale Le proporrà il piano più adatto alle Sue attività.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Avvocato specializzato in proprietà industriale e rappresentante legale
Assiste clienti in un'ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di tutto il processo che va dal deposito di domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritti d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause di contraffazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei consulenti in proprietà industriale del Giappone, l’Associazione asiatica dei consulenti in proprietà industriale (APAA) e l’Associazione giapponese dei marchi (JTA).