Hong Kong, hub finanziario e logistico dell’Asia, funge anche da porta d’accesso alla Cina continentale. Per le aziende giapponesi, rimane un mercato di estrema importanza sia come trampolino di lancio per l’espansione all’estero, sia come base operativa per la regione ASEAN.
Tuttavia, non è raro che molte aziende giapponesi che stanno valutando l’ingresso a Hong Kong, o che hanno già avviato attività commerciali in loco, nutrano **un certo “malinteso fatale”** riguardo alla propria strategia in materia di proprietà intellettuale.
«Poiché abbiamo registrato il marchio nella Cina continentale, sarà protetto anche a Hong Kong»
«Abbiamo designato la Cina nel Protocollo di Madrid (Madpro), quindi non ci sono problemi»
Se i dirigenti o i responsabili legali della Sua azienda la pensano in questo modo, il marchio della Sua azienda si trova in una situazione di «assenza di diritti (indifesa)» sul mercato di Hong Kong.
Hong Kong è una Regione Amministrativa Speciale della Cina, ma, in virtù del principio «un paese, due sistemi», dispone di una giurisdizione completamente indipendente in materia di diritti di proprietà intellettuale. Sviluppando la propria attività senza essere a conoscenza di questo fatto, si verificano continuamente problemi quali la diffusione di prodotti contraffatti sul posto o la registrazione anticipata del marchio da parte di terzi in malafede (domanda di registrazione abusiva).
Nel presente articolo, un avvocato specializzato in proprietà intellettuale con profonda esperienza nella pratica dei marchi all’estero illustrerà in dettaglio il funzionamento del sistema dei marchi proprio di Hong Kong, le differenze fondamentali rispetto alla Cina continentale, il flusso operativo della procedura di deposito e le strategie di deposito con un ottimo rapporto costo-efficacia che le aziende giapponesi dovrebbero adottare.
Innanzitutto, illustreremo il principio fondamentale più importante per comprendere il sistema dei marchi di Hong Kong. Si tratta del fatto che «Hong Kong e la Cina continentale, in materia di proprietà intellettuale, hanno lo stesso rapporto che si instaura tra due “paesi stranieri”».
I diritti di proprietà intellettuale, quali i diritti sui marchi, sono regolati dal principio del “territorialismo”, secondo il quale tali diritti sorgono in modo indipendente in ciascun Paese.
Hong Kong mantiene un sistema basato sul “Common Law” (diritto giurisprudenziale), risalente al periodo del dominio britannico, e presenta un ordinamento giuridico sostanzialmente diverso da quello della Cina continentale, che segue il sistema di diritto continentale (diritto scritto).
Pertanto, è necessario tenere ben presente lo schema riportato di seguito.
Registrazione presso l’Ufficio cinese dei marchi (CNIPA) → Non valida a Hong Kong
Registrazione presso l’Ufficio della proprietà intellettuale di Hong Kong (IPD) → Non valida nella Cina continentale
In altre parole, qualora si svolgano attività commerciali sia nella Cina continentale che a Hong Kong, è indispensabile presentare domande di registrazione del marchio separatamente per ciascuna giurisdizione.
Come in Giappone e nella Cina continentale, anche Hong Kong adotta il «principio del primo depositante».
Poiché Hong Kong è un territorio di common law, anche un marchio non registrato può essere tutelato, qualora abbia maturato un avviamento (Goodwill) grazie a un uso pluriennale, in base alla dottrina del “passing off” (uso fraudolento).
Tuttavia, per dimostrare tale Passing off sono necessari una mole enorme di prove, costi processuali elevati e un lungo lasso di tempo. Nella pratica, «presentare la domanda il prima possibile e ottenere i diritti sul marchio registrato» rappresenta il mezzo più economico e sicuro per proteggersi dai rischi.
Quando le imprese giapponesi acquisiscono diritti di marchio all’estero, è prassi comune avvalersi della «domanda di registrazione internazionale ai sensi del Protocollo dell’Accordo di Madrid (comunemente denominata “Accordo di Madrid”)» tramite l’OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale). Si tratta di un sistema estremamente vantaggioso che consente di ridurre i costi di gestione, poiché permette di designare più paesi con un’unica procedura.
Tuttavia, proprio qui risiede la principale insidia per i marchi di Hong Kong.
Allo stato attuale, Hong Kong non può essere designata come paese (o territorio) aderente al Protocollo dell’Accordo di Madrid.
«Poiché la Cina è uno Stato membro del MadPro, se si designa la Cina, non si include anche Hong Kong?»
Riceviamo spesso questa domanda, ma la risposta è NO. Anche se nella domanda Madrid si designa la «Cina (CN)», la sua efficacia è limitata alla Cina continentale e non si estende a Hong Kong (né a Macao).
Il governo di Hong Kong sta procedendo con i preparativi per la modifica della legislazione in vista della futura introduzione del Protocollo di Madrid, ma la data di entrata in vigore a livello operativo non è ancora stata stabilita.
Pertanto, al momento attuale, l’unico e più sicuro modo per ottenere la tutela a Hong Kong consiste nel presentare una domanda direttamente all’Ufficio della Proprietà Intellettuale di Hong Kong (IPD) (via Parigi).
Di seguito vengono illustrate le caratteristiche specifiche del sistema che è necessario conoscere per procedere con la presentazione diretta della domanda a Hong Kong.
Hong Kong adotta la “Classificazione di Nizza” internazionale per la classificazione dei prodotti e dei servizi (classi da 1 a 45). Trattandosi di criteri di classificazione identici a quelli giapponesi, è possibile valutare l’ambito della domanda sulla base del certificato di registrazione del marchio giapponese.
Tuttavia, per quanto riguarda la denominazione specifica dei prodotti designati, è auspicabile utilizzare la denominazione standard raccomandata dall’IPD di Hong Kong; occorre prestare attenzione poiché le espressioni ambigue sono facilmente soggette a motivi di rigetto.
La lingua della domanda è l’«inglese» o il «cinese». In questo contesto, è fondamentale il tipo di caratteri cinesi utilizzati.
Prevalente a Hong Kong: caratteri tradizionali (Traditional Chinese) / Esempio: «廣»
Prevalente nella Cina continentale: caratteri semplificati (Simplified Chinese) / Esempio: «广»
Nell’ambito dell’esame dei marchi, i caratteri tradizionali e quelli semplificati tendono ad essere trattati come simili; tuttavia, dal punto di vista del branding rivolto ai consumatori locali, la registrazione in «caratteri tradizionali» riveste estrema importanza.
Se un’azienda giapponese si espande a Hong Kong utilizzando esclusivamente i caratteri semplificati (destinati alla Cina continentale), corre il rischio di dare ai consumatori locali l’errata impressione che si tratti di un «marchio della Cina continentale» o che l’immagine del marchio non riesca ad affermarsi.
In linea di massima, la strategia più consolidata consiste nel depositare due varianti: «alfabeto (inglese)» e «caratteri tradizionali».
A Hong Kong esiste un sistema estremamente vantaggioso che non è presente né in Giappone né in Cina: si tratta dei «marchi in serie».
Si tratta di un sistema che consente di depositare in un’unica domanda (fino a un massimo di quattro) «più marchi sostanzialmente simili, che differiscono solo per elementi minori (colori, caratteri tipografici, ecc.) che non incidono sul loro carattere distintivo».
[Esempio di applicazione]
Marchio A: logo in bianco e nero
Marchio B: logo a colori
Marchio C: logo in caratteri tradizionali cinesi (※limitatamente ai casi in cui il design sia estremamente simile)
Se si riesce a far riconoscere questi marchi come una «serie», è possibile registrare più varianti al costo di una sola domanda (più un modesto supplemento). Si tratta di una tecnica da sfruttare assolutamente, poiché consente di ampliare l’ambito dei diritti contenendo i costi.
Abbiamo sintetizzato in una tabella comparativa, da un punto di vista pratico, le differenze tra i due sistemi, che tendono spesso a risultare complesse.
| Voce | Cina continentale (Mainland China) | Hong Kong |
| Autorità competente | Ufficio nazionale cinese per la proprietà intellettuale (CNIPA) | Ufficio della proprietà intellettuale di Hong Kong (IPD) |
| Sistema giuridico | Diritto continentale (principio del primo deposito rigoroso) | Common law (principio del primo deposito + considerazione dell’uso effettivo) |
| Accordo di Madrid | Adesione (possibilità di designazione) | Non aderente (solo depositi diretti) |
| Classificazione dei prodotti | Classificazione di Nizza + «codice di gruppi simili» proprio | Classificazione di Nizza (applicazione vicina agli standard internazionali) |
| Lingua utilizzata | Cinese semplificato | Inglese o cinese tradizionale |
| Gestione dei rigetti | L’adozione delle dichiarazioni di consenso è estremamente limitata | È facile superare gli ostacoli tramite il consenso (Consent is King) |
| Tempi di esame | Circa 9-12 mesi | Circa 6-9 mesi |
| Durata del diritto | 10 anni | 10 anni |
Come si evince dalla presente tabella, i due paesi devono essere considerati come «paesi adiacenti ma completamente distinti».
La domanda diretta a Hong Kong procede sostanzialmente secondo il seguente iter. Se tutto procede senza intoppi, il processo dalla presentazione della domanda alla registrazione si conclude in circa 6-9 mesi.
Prima della presentazione della domanda, si effettua una ricerca per verificare se esistano già marchi identici o simili. Poiché a Hong Kong vi è un'alta concentrazione di attività commerciali in un'area ristretta, la probabilità di trovare marchi simili non è trascurabile.
Poiché è necessario valutare la somiglianza sia in inglese che in cinese (pronuncia cantonese), è indispensabile una ricerca preliminare condotta da professionisti.
La domanda viene presentata tramite un agente locale di Hong Kong.
Se la presentazione avviene entro sei mesi dalla domanda di registrazione in Giappone, è possibile rivendicare il «diritto di priorità» ai sensi della Convenzione di Parigi e far retrodatare la data di deposito.
L’esaminatore valuterà il carattere distintivo del marchio e la somiglianza con marchi precedenti.
Qualora vengano notificati motivi di rigetto, Le verrà concessa la possibilità di presentare osservazioni o rettifiche per contestarli.
[Punto chiave] L’efficacia della Lettera di consenso (Letter of Consent)
Qualora la domanda venisse respinta in quanto «simile al marchio di un terzo», a Hong Kong la «lettera di consenso» rappresenta un’arma estremamente potente.
Anche in Giappone, a partire dall’aprile 2024, è stato introdotto il sistema del consenso; tuttavia, poiché tra i requisiti è previsto che «non sussista il rischio di confusione», la soglia rimane ancora elevata. A Hong Kong, invece, si è affermata la prassi secondo cui «se le parti sono d’accordo, la registrazione viene concessa (Consent is King)» e, purché sia presente la Lettera di consenso, la registrazione viene concessa quasi certamente.
Una volta superato l’esame, il marchio viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Pubblicazione).
A partire da tale data, ha inizio un periodo di tre mesi durante il quale i terzi possono presentare opposizione (Opposition Period).
In assenza di opposizioni, viene rilasciato il certificato di registrazione.
Oltre al semplice espletamento delle procedure, La invitiamo a tenere presenti i seguenti punti come strategia per la tutela della Sua attività.
Hong Kong è una “città dello shopping” e il settore del commercio al dettaglio e della distribuzione è estremamente fiorente.
Anche se siete produttori, qualora intendiate aprire negozi diretti o gestire siti di e-commerce, vi raccomandiamo vivamente di registrare non solo le classi relative ai prodotti, ma anche la classe 35 (servizi di vendita al dettaglio, ecc.). Se omettete di registrare tale classe, potreste non essere in grado di impedire l’ingresso sul mercato di negozi select shop o simili con lo stesso nome.
Dopo la registrazione, qualora il marchio non venga utilizzato a Hong Kong per un periodo consecutivo di almeno tre anni senza un motivo legittimo, sussiste il rischio che la registrazione venga revocata su richiesta di terzi.
Anche nel caso di vendite dal Giappone tramite e-commerce transfrontaliero, è importante conservare in modo adeguato le fatture che dimostrino le spedizioni verso Hong Kong, nonché le prove relative al sito web con contenuti destinati al mercato di Hong Kong.
Sebbene non nella stessa misura della Cina continentale, anche a Hong Kong si verificano domande di registrazione abusive (presentate senza autorizzazione) relative a marchi giapponesi famosi e personaggi popolari.
Registrare il marchio in anticipo, non «una volta deciso l’ingresso nel mercato», ma «già nella fase in cui esiste la possibilità di entrare nel mercato», rappresenta in definitiva la misura difensiva più conveniente in termini di rapporto costo-efficacia.
La presentazione di una domanda a Hong Kong deve avvenire tramite un agente locale (Agent). Alcuni potrebbero chiedersi: «Non è possibile rivolgersi direttamente a uno studio locale?», ma per i motivi di seguito indicati, raccomandiamo vivamente di affidare la gestione centralizzata a un avvocato specializzato in proprietà intellettuale giapponese (studio di consulenza in materia di brevetti).
Coerenza della strategia globale in materia di proprietà intellettuale
Il consulente in materia di brevetti giapponese, dopo aver esaminato la situazione dei diritti della Sua azienda in Giappone, la strategia nella Cina continentale e la futura espansione globale, definirà «quale ambito (prodotti designati) sia opportuno coprire a Hong Kong». Non si tratta di una semplice delega delle procedure, ma della possibilità di costruire una rete di diritti dal punto di vista commerciale.
Risposta giuridica a motivi di rigetto complessi
Nel caso in cui la domanda venisse respinta in sede di esame, sarà necessaria una contestazione articolata, basata sulla legislazione locale e sulla giurisprudenza precedente. In un contesto in cui si utilizzano termini tecnici in inglese e cinese, comunicare direttamente con un agente locale rappresenta un onere e un rischio considerevoli per i responsabili della proprietà intellettuale delle aziende.
Comunicazione e gestione affidabili
Il nostro studio si occuperà di tutte le comunicazioni con gli agenti locali. Forniamo un supporto completo, che comprende rapporti in lingua giapponese, fatturazione in yen giapponesi e gestione delle scadenze di rinnovo, consentendo ai clienti di dedicarsi interamente alla propria attività principale.
Hong Kong è un porto franco e un mercato caratterizzato da ritmi commerciali estremamente rapidi.
Non è raro che, se si pensi alla registrazione del marchio solo dopo il successo del prodotto, sia già troppo tardi (il marchio è stato registrato da un’altra società o sono già in circolazione prodotti contraffatti).
Oltre al marchio cinese, è indispensabile registrare un marchio a Hong Kong
È necessario presentare una domanda diretta, anziché avvalersi del sistema Madpro
È necessario valutare l’ambito di protezione sia in inglese che in caratteri tradizionali
È necessario avvalersi di regimi specifici, quali i marchi di serie
Comprendere questi quattro punti e presentare la domanda al momento opportuno costituisce la chiave per il successo della Sua azienda a Hong Kong e, di conseguenza, a livello globale.
Il nostro studio ha instaurato una solida rete con agenti locali di fiducia a Hong Kong e offre un’assistenza completa, dalla ricerca preliminare alla registrazione, fino all’esercizio dei diritti.
Non esiti a contattarci per qualsiasi domanda, ad esempio: «È possibile registrare il nome del proprio marchio a Hong Kong?» o «A quanto ammontano i costi complessivi, considerando anche la Cina?».
Indice
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un'ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, in ogni fase del processo, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d'autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali IA, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).