A chi sta leggendo questo articolo: se state valutando la possibilità di depositare brevetti nel settore IT, quali software, SaaS o IoT, vi invitiamo a consultare anche i servizi offerti da avvocati specializzati in brevetti IT.
Ormai da tempo il campo di battaglia principale del business si è spostato dal software preconfezionato al SaaS (Software as a Service) e, attualmente, numerose startup mirano ad espandere la propria attività attraverso il modello di abbonamento. Tuttavia, è sorprendentemente poco noto che, a causa delle sue caratteristiche tecniche, il SaaS “rende estremamente difficile ottenere un brevetto ed è facile incorrere in errori”.
«Abbiamo sviluppato un algoritmo rivoluzionario, ma non siamo riusciti a citare in giudizio la concorrenza per violazione di brevetto»
«Il semplice trasferimento del server all’estero ha reso inapplicabile il diritto di brevetto»
Per evitare situazioni di questo tipo, è necessaria una strategia sofisticata che definisca giuridicamente il rapporto tra «server» e «client», elementi caratteristici dell’architettura SaaS.
In particolare, la sentenza della Corte Suprema del marzo 2025 (anno Reiwa 7) nella causa Dwango contro FC2 ha segnato una svolta epocale nella pratica brevettuale relativa al SaaS. Presentare una domanda di brevetto basandosi su conoscenze obsolete, senza essere a conoscenza di tale sentenza, è estremamente rischioso.
In questo articolo, dal punto di vista di un consulente in brevetti con esperienza nel settore IT e del software, illustreremo in modo approfondito i punti chiave della strategia brevettuale nel business SaaS, nonché le competenze necessarie per ottenere «diritti vincenti» alla luce della giurisprudenza più recente.
I brevetti tradizionali nel settore manifatturiero (ad esempio, “motori” o “sedie”) erano completi se ne esisteva un solo esemplare. Tuttavia, le invenzioni relative ai “sistemi di rete”, tra cui il SaaS, funzionano solo quando più elementi fisicamente distanti tra loro interagiscono tra loro.
Il problema principale in questo contesto è rappresentato dalla «barriera dei soggetti multipli (multi-actor)» prevista dalla legge sui brevetti.
Affinché si configuri una violazione del diritto di brevetto, in linea di principio è necessario che «un unico soggetto (un concorrente)» metta in atto «tutti gli elementi costitutivi indicati nelle rivendicazioni (claim)».
Cosa accadrebbe se, senza riflettere, brevettasse l’intero sistema come «sistema di chat composto da server e terminali client»?
• Il server è gestito da un «concorrente (fornitore SaaS)».
• A utilizzare i terminali client sono gli «utenti comuni (clienti)».
In questo caso, il concorrente potrebbe controbattere affermando: «Io non utilizzo il terminale client (è l’utente a farlo di propria iniziativa). Poiché attuo solo la metà dell’intero sistema, non si configura una violazione del brevetto», con il rischio che la violazione non venga riconosciuta.
Per evitare ciò, è indispensabile una «progettazione delle rivendicazioni» che suddivida adeguatamente l’invenzione e chiarisca chi attua cosa.
L’aspetto più importante nei brevetti SaaS è «da quale prospettiva suddividere l’invenzione». Anche trattandosi della stessa tecnologia, è possibile costruire una rete brevettuale solida e inattaccabile, registrando i diritti in modo stratificato nelle tre categorie seguenti.
Si tratta di diritti volti a colpire direttamente i fornitori SaaS (concorrenti). Si descrivono gli elementi costitutivi dell’invenzione limitandoli esclusivamente alle «elaborazioni effettuate dal server».
• Esempio errato (multiparte):
«Sistema in cui l’utente invia una richiesta dal proprio terminale, il server la riceve ed elabora, e il risultato viene visualizzato sul terminale dell’utente.»
(※ È inclusa l’azione da parte dell’utente di «visualizzare»)
• Esempio corretto (soggetto unico):
«Dispositivo server dotato di un’unità di ricezione che riceve le richieste provenienti dal terminale, di un’unità di controllo che esegue l’elaborazione in base a tali richieste e di un’unità di trasmissione che invia i dati di visualizzazione al suddetto terminale.»
In questo modo, unificando il soggetto in «server», indipendentemente dall’azione compiuta dall’utente, è possibile contestare la violazione (produzione, utilizzo ecc.) nel momento in cui un concorrente mette in funzione tale server. Nel contesto dei brevetti SaaS, questo costituisce il diritto più fondamentale e potente.
È efficace nei casi in cui l’applicazione sia dedicata o si caratterizzi per l’elaborazione di JavaScript all’interno del browser.
In questo caso, si rivendica il diritto sul «programma» stesso.
Se si desidera escludere i concorrenti che distribuiscono app su Apple Store o Google Play, il solo «brevetto relativo al server» rende difficile fornire spiegazioni ai gestori delle piattaforme e può causare ritardi nella rimozione dei contenuti. Tuttavia, se si dispone di un «brevetto relativo all’app», è possibile sostenere in modo semplice che l’app distribuita costituisce di per sé un prodotto in violazione, consentendo di procedere senza intoppi alla richiesta di rimozione (take-down) dallo store.
Le rivendicazioni relative all’«intero sistema (server + terminale)», un tempo spesso evitate per il «rischio di violazione da parte di più soggetti», sono state rivalutate in base alle recenti sentenze di cui si parlerà in seguito.
In particolare, le rivendicazioni di sistema risultano estremamente efficaci nei casi in cui il server e il client collaborino strettamente e l’essenza dell’invenzione risieda proprio nella loro interazione (protocolli e sequenze di comunicazione).
La questione dell’«installazione dei server all’estero (transfrontaliera)» ha rappresentato per molti anni la principale fonte di preoccupazione nel settore SaaS.
I diritti di brevetto giapponesi si basano sul «principio di territorialità» e hanno efficacia solo all’interno del territorio giapponese. Di conseguenza, sussisteva il rischio che si diffondesse la pratica di «elusione dei brevetti», secondo cui «poiché la regione AWS è impostata negli Stati Uniti, i diritti di brevetto giapponesi non sono applicabili».
A risolvere definitivamente questa questione è stata la sentenza della Corte Suprema emessa il 3 marzo 2025 nel «Caso Dwango contro FC2».
La Corte Suprema ha stabilito che, anche se i server si trovano all’estero, qualora, tenendo conto in modo globale dei seguenti elementi, si possa ritenere che l’atto di creazione del sistema sia stato «effettivamente compiuto sul territorio giapponese», si configura una violazione (produzione) del diritto di brevetto giapponese.
Modalità dell’atto di cessione o simili: se il servizio sia fornito a utenti situati in Giappone (ad esempio, visualizzazione in lingua giapponese, pagamenti in yen giapponesi).
Luogo in cui si manifestano gli effetti: se gli effetti derivanti dall’utilizzo di tale sistema si manifestano sul territorio nazionale (se gli utenti nazionali possono utilizzarlo).
Grazie a questa sentenza rivoluzionaria, gli operatori SaaS non possono più ricorrere alla semplice strategia elusiva di «spostare i server all’estero».
In altre parole, la Corte Suprema ha stabilito in via definitiva che, se si ottiene un brevetto in Giappone, è possibile richiedere un provvedimento inibitorio e il risarcimento dei danni anche nei confronti di servizi imitati che utilizzano server all’estero.
A seguito di questa sentenza, la strategia di ottenere intenzionalmente un brevetto per un «sistema comprendente server e terminali» e di sostenere che «poiché include utenti (terminali) sul territorio giapponese, si tratta di un’attuazione sul territorio nazionale» è diventata un’opzione estremamente efficace.
Per quanto eccellente possa essere un brevetto, non ha alcun significato se non si riesce a dimostrare (o a far emergere) che il servizio di un concorrente lo sta utilizzando. Questo concetto è noto come «rilevabilità della violazione» (Detectability).
L’elaborazione back-end del SaaS (algoritmi di intelligenza artificiale e logiche di calcolo ad alta velocità) è una scatola nera. Dall’esterno non è possibile vedere quali calcoli vengano eseguiti all’interno del server.
Per questo motivo, quando mi occupo dei brevetti SaaS per le aziende clienti, includo sempre i seguenti punti di vista.
Si formulano le rivendicazioni includendo la relazione causale relativa a «quale output viene restituito in risposta a un determinato input», anziché concentrarsi sulla logica interna in sé.
× Rivendicazione relativa esclusivamente all’elaborazione interna:
«Elaborazione che, per i dati A, effettua il calcolo dei coefficienti utilizzando l’algoritmo X e li memorizza nella memoria B.»
(※ Poiché è assolutamente invisibile dall’esterno, non è possibile ottenere prove di violazione)
○ Rivendicazione incentrata su input e output:
«Processo che, in risposta alla ricezione dei dati A da un terminale, genera i dati B contenenti specifici parametri e li rinvia al terminale.»
Se formulata in questo modo, è sufficiente interrogare l’API di un concorrente e verificare la risposta (dati JSON ecc.) per poter presentare la prova affermando: «Ecco, questo parametro viene restituito. Si tratta di una violazione del brevetto».
Per «brevetto forte» si intende non solo un brevetto tecnicamente avanzato, ma anche un «brevetto in cui è facile individuare la violazione».
Nel business SaaS la velocità è fondamentale. È necessario presentare la domanda di brevetto al momento opportuno, in linea con le fasi di sviluppo.
Questo è il momento cruciale.
Per un brevetto è necessaria la «novità». Anche se si tratta di una versione beta, una volta resa pubblica, in linea di principio non sarà più possibile ottenere il brevetto (perdita di novità).
Si assicuri di completare la domanda di brevetto prima della pubblicazione di qualsiasi «comunicato stampa» o della messa online della «pagina di destinazione». In questa fase, è fondamentale definire i concetti fondamentali del «modello di business × tecnologia», piuttosto che concentrarsi sui dettagli del codice.
Si tratta del periodo in cui aumenta il numero di utenti e si procede all’aggiunta di nuove funzionalità. In questa fase si procede alla protezione dei diritti relativi a UI/UX specifiche, che costituiscono «fattori di differenziazione rispetto alla concorrenza», nonché alle strutture dei dati e alle specifiche delle API.
In particolare, in vista di una futura IPO (nuova quotazione in borsa) o di operazioni di M&A, il portafoglio di brevetti diventa un bene in grado di aumentare notevolmente il valore di valutazione (valuation) dell’azienda. Questo perché gli investitori e le società acquirenti pagano non solo per la tecnologia in sé, ma anche per il «diritto di monopolizzarla».
I brevetti relativi al business SaaS, se non si comprendono a fondo i seguenti tre elementi, risulteranno privi di efficacia.
Tecnologie di rete (HTTP, API, WebSocket, infrastruttura cloud)
Logica giuridica più recente (sentenza della Corte Suprema nel caso Dwango, attuazione da parte di più soggetti, violazione indiretta)
Modello di business (punti di monetizzazione, vie di ingresso della concorrenza)
Limitarsi a «mettere per iscritto le specifiche fornite dagli ingegneri» non è sufficiente per tutelare un brevetto SaaS.
È indispensabile il supporto di esperti in grado di dialogare alla pari con gli ingegneri utilizzando la terminologia tecnica e di rendere visibili, sotto forma di «diritti», i processi invisibili che avvengono tra server e client.
Il nostro studio offre assistenza in materia di brevetti specializzata nel settore SaaS e cloud.
Se non sapete se il servizio della vostra azienda sia brevettabile o temete che la concorrenza possa copiarlo, vi invitiamo a consultarci al più presto, prima che lo sviluppo sia completato.
La tecnologia SaaS diventa un bene patrimoniale nel momento stesso in cui viene scritto il codice. Il nostro compito è trasformare tale bene in un “diritto di esclusiva”.
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Indice
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AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Consulente in brevetti e rappresentante legale
Assistiamo clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, startup, moda e sanità, occupandoci di tutte le fasi, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Consulenti in Brevetti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Consulenti in Brevetti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).