«Il design di un nuovo prodotto sviluppato con grande impegno. Cosa fareste se, subito dopo il lancio, venisse imitato da un’altra azienda?»
Un design eccellente è un elemento fondamentale che influenza le vendite di un prodotto tanto quanto, se non addirittura più della sua funzionalità. Tuttavia, se non si garantisce un’adeguata tutela dei diritti, si corre il rischio che in men che non si dica circolino sul mercato copie a basso costo, sottraendo quote di mercato al prodotto originale.
È qui che diventa fondamentale ottenere il «diritto di design».
«In che cosa differisce dal brevetto?»
«Quanto costa?»
«È possibile registrarlo anche dopo il lancio sul mercato?»
In questo articolo, sulla base delle domande che molte aziende ci rivolgono in merito alle domande di registrazione dei disegni e modelli, un avvocato specializzato in proprietà intellettuale fornirà una spiegazione approfondita in formato domanda e risposta, partendo dalle nozioni di base sulla registrazione dei disegni e modelli fino alle modalità di utilizzo strategico a tutela della propria attività. Non si limiteremo a fornire risposte teoriche, ma illustreremo anche le “strategie offensive e difensive” che solo un professionista del settore può illustrare.
[Parte base] Perché è necessario depositare una domanda di registrazione di un disegno o modello proprio ora?
D1. Che cos’è, in primo luogo, il «diritto di disegno o modello»? Qual è la differenza rispetto al brevetto e al diritto d’autore?
D2. Quali oggetti possono essere oggetto di registrazione di un disegno o modello? (Punti salienti della modifica del 2020)
[Vantaggi e rischi] Il significato di presentare una domanda e i rischi di non farlo
D3. Quali sono i vantaggi concreti derivanti dall’investimento necessario per la registrazione di un disegno o modello?
D4. Quali rischi si corrono se non si presenta la domanda? (Il timore di un avviso di contraffazione)
[Costi e tempistiche] Costi e tempistiche
Q5. Qual è il costo medio per la registrazione di un disegno o modello?
D6. Quanto tempo occorre dalla presentazione della domanda alla registrazione?
[Sezione Strategia] Tecniche per ottenere diritti solidi
Q7. È possibile impedire la “copia abusiva che sfrutta una scappatoia”, ovvero una modifica minima del design? (Disegni e modelli correlati)
D8. Non vorrei che venisse imitata solo una «parte» del prodotto. È possibile? (Disegno o modello parziale)
Q9. È possibile mantenere segreto il design fino al lancio sul mercato? (Disegno o modello segreto)
[Sezione Controversie e Procedure] Cosa fare in questi casi?
D10. Il prodotto è già stato presentato sui social media o in occasione di una fiera. È ormai troppo tardi?
Q11. Se la domanda venisse “respinta” in sede di esame, non mi resta che rinunciare?
[Sezione "Incarichi"]: Procedere autonomamente o affidarsi a un professionista?
Q12. Qual è la differenza tra presentare la domanda autonomamente e affidarsi a un avvocato specializzato in proprietà industriale?
Riepilogo: trasformare il design in un «diritto di esclusiva» per proteggere la propria attività
R. È il diritto di utilizzare in modo esclusivo l’«aspetto esteriore (design)» di un oggetto.
Esistono diversi tipi di diritti di proprietà intellettuale, ma gli oggetti da tutelare differiscono in modo netto. Poiché molte persone tendono a confonderli, è opportuno fare chiarezza.
Diritti di brevetto e diritti di modello di utilità
Oggetto di tutela: il «contenuto», ovvero idee tecniche, invenzioni, strutture, ecc.
Esempi: la tecnologia di comunicazione degli smartphone, i meccanismi per aumentare l’efficienza di combustione dei motori.
Diritti di marchio
Oggetto di tutela: il «marchio (credito)», ovvero nomi di prodotti, loghi e simili.
Esempi: il logo a forma di mela di Apple, il nome del prodotto «iPhone».
Diritto d’autore
Oggetto di tutela: le «opere creative» in ambito letterario, accademico, artistico, musicale e simili.
Nota: secondo l’interpretazione giuridica prevalente, il design dei prodotti industriali fabbricati in serie è, in linea di principio, difficilmente tutelabile dal diritto d’autore (i requisiti sono elevati).
Diritto di disegno o modello
Oggetto di tutela: la «bellezza estetica» di un prodotto, quali la forma, i motivi e i colori.
Esempi: le curve del corpo dell’iPhone, la forma unica di una sedia.
Per proteggere prodotti «dalla funzionalità comune, ma dal design innovativo e accattivante», il diritto di disegno o modello è la soluzione più adatta rispetto al brevetto.
A. Oltre ai tradizionali «oggetti», negli ultimi anni sono stati inclusi anche «immagini» e «interni».
In passato, la legge sui disegni e modelli proteggeva il design degli «oggetti (beni materiali)». Tuttavia, con lo sviluppo delle tecnologie digitali e l’evoluzione dei modelli di business, la riforma legislativa del 2020 ha notevolmente ampliato l’ambito di protezione.
Design delle immagini (GUI)
Sono ora oggetto di protezione anche le immagini delle applicazioni presenti nel cloud e le schermate operative dei siti web, che non sono registrate su oggetti fisici. È possibile registrare anche le schermate operative dei dispositivi IoT e le interfacce utente (UI) delle app per smartphone.
Edifici e interni
È ora possibile registrare come disegno o modello sia l’esterno di un negozio (edificio) sia la disposizione degli arredi e la composizione delle decorazioni all’interno del negozio (interni). Si tratta di una modifica estremamente importante per le aziende che promuovono il «design del negozio stesso» come marchio.
R. Ha un effetto straordinario nell’“eliminazione dei prodotti contraffatti” e nelle “richieste di rimozione su Amazon e altre piattaforme”.
Potente diritto di ingiunzione
È possibile richiedere legalmente, nei confronti degli operatori che violano i diritti, l’immediata cessazione della vendita e lo smaltimento delle scorte.
Risposta rapida sui siti di e-commerce
Nel caso in cui su siti di e-commerce quali Amazon o Rakuten vengano messi in vendita prodotti contraffatti, mentre la dimostrazione della violazione di un brevetto richiede competenze specialistiche e tempo, il diritto di disegno industriale si basa sul criterio della «somiglianza estetica»; pertanto, le richieste di rimozione rivolte alle piattaforme tendono ad essere accolte in modo relativamente agevole.
Miglioramento del valore del marchio
L’indicazione «Design registrato» sui prodotti o sulle confezioni non solo funge da deterrente nei confronti delle aziende concorrenti, ma infonde nei consumatori un senso di fiducia, garantendo che si tratti di «prodotti originali e autentici».
A. Non solo non sarà possibile impedire la produzione di prodotti contraffatti, ma sussiste anche il rischio di essere citati in giudizio da altre aziende.
Supponiamo che la Sua azienda stia vendendo un prodotto da Lei progettato senza averne ottenuto la tutela.
Cosa accadrebbe se un terzo malintenzionato, vedendo ciò, depositasse arbitrariamente una domanda di registrazione del disegno o modello della vostra azienda e ottenesse la registrazione? (*In Giappone vige il principio del “primo a depositare” = “chi prima arriva, meglio alloggia”)
Si potrebbe verificare la terribile situazione in cui, «nonostante il design sia stato originariamente ideato dalla vostra azienda, vi venga richiesto di interromperne la vendita con l’accusa di violazione dei diritti di un’altra società». Questo fenomeno viene definito «domanda di registrazione abusiva» e, per recuperarne i diritti, sono necessari notevoli sforzi e costi.
Anche dal punto di vista della «difesa», è fondamentale che la vostra azienda si assicuri saldamente i propri diritti.
A. In genere, il costo totale per ogni domanda varia da 150.000 a 250.000 yen (spese dell’Ufficio Brevetti + onorario del consulente in materia di brevetti).
Rispetto ai brevetti (costo totale compreso tra 600.000 e 800.000 yen o più), è possibile acquisire i diritti relativi a un disegno o modello a costi relativamente contenuti. Di seguito è riportata una panoramica della ripartizione dei costi.
Al momento della presentazione della domanda: circa 100.000–150.000 yen
[Tasse dell’Ufficio Brevetti] Tassa di deposito: 16.000 yen
[Onorari del consulente in materia di brevetti]: ricerca di anteriorità, preparazione dei disegni, redazione della domanda, ecc.
Al momento della registrazione: circa da 50.000 a 100.000 yen
[Timbro dell’Ufficio Brevetti] Tassa di registrazione (pagamento unico per 1-3 anni): 25.500 yen (*8.500 yen × 3 anni)
【Onorari del consulente in brevetti】 Compenso in caso di esito positivo, spese per la gestione delle procedure di registrazione, ecc.
*I dati sopra indicati costituiscono un orientamento generale e possono variare in base alla complessità dei disegni e alle misure da adottare qualora vengano notificati motivi di rigetto durante l’esame (memorie e atti di correzione).
*Per mantenere il diritto di disegno o modello, è necessario versare le annualità (tasse di registrazione) anche a partire dal quarto anno.
【Aspetti salienti relativi ai costi】
Mentre per i brevetti esistono regimi di riduzione o esenzione (ad esempio, la metà della tariffa) destinati alle piccole e medie imprese, per la registrazione dei disegni e modelli, in linea di principio, non sono previsti regimi di riduzione o esenzione da parte dell’Ufficio dei Brevetti. In compenso, in alcuni casi è possibile avvalersi di “sovvenzioni per le domande all’estero” o di “contributi a sostegno dell’acquisizione di diritti di proprietà intellettuale” offerti autonomamente dagli enti locali. Il nostro studio fornisce assistenza anche per l’utilizzo di tali sovvenzioni.
A. In media, occorrono circa «da 6 a 8 mesi».
Si tratta di un iter più rapido rispetto a quello dei brevetti (che richiede da un minimo di un anno, a partire dalla richiesta di esame, fino a diversi anni).
Tuttavia, a coloro che non possono attendere più di sei mesi, consigliamo di avvalersi del «sistema di esame accelerato». Se si soddisfano determinati requisiti (ad esempio, l’aver già avviato l’attuazione o l’aver presentato domande all’estero), è possibile ridurre notevolmente i tempi di esame, portandoli in media a circa 2 mesi. Si tratta di una soluzione particolarmente efficace quando si desidera allineare i tempi con il lancio di un nuovo prodotto.
Limitarvi a depositare una domanda in modo indiscriminato comporterà l’ottenimento di un «diritto debole», facilmente aggirabile. Di seguito vi presentiamo alcune tecniche avanzate utilizzate dai consulenti in materia di brevetti.
A. Sfruttando il «sistema dei disegni e modelli correlati», è possibile coprire in modo esaustivo anche le varianti.
L’efficacia del diritto di disegno o modello si estende fino al «raggio di somiglianza» rispetto al disegno o modello registrato, ma in alcuni casi può risultare difficile stabilire fino a che punto si configuri tale somiglianza.
Pertanto, presentando la domanda non solo per il disegno principale (disegno principale), ma anche per le varianti che presentano colori diversi o forme leggermente modificate (disegni correlati), è possibile ampliare la portata del diritto come una rete.
In questo modo, è possibile contrastare il comportamento dei concorrenti che «cercano di eludere la violazione dei diritti modificando leggermente il design». Se ciò avviene entro 10 anni dalla domanda di registrazione del disegno o modello principale, è possibile registrare successivamente anche i disegni o modelli migliorati sviluppati in un secondo momento come disegni o modelli correlati.
A. Si ricorra al sistema del «disegno o modello parziale».
Si tratta di un metodo che consente di proteggere con un diritto di proprietà intellettuale non il design dell’intero prodotto, ma solo una «parte» caratteristica (ad esempio: l’impugnatura di una fotocamera, la forma del tappo di una bottiglia, ecc.).
Anche se il prodotto nel suo complesso non dovesse risultare simile, qualora vi fossero prodotti che copiano quella parte caratteristica, è possibile contestare la violazione dei diritti. Combinando il disegno o modello complessivo con quello parziale, è possibile costruire un portafoglio di diritti estremamente solido.
A. Se si ricorre al «sistema del disegno o modello segreto», è possibile mantenerlo riservato per un massimo di tre anni.
Normalmente, una volta registrato, il disegno viene reso pubblico come «Bollettino dei disegni e modelli». Tuttavia, è problematico che le informazioni sui nuovi prodotti prima del lancio trapelino alla concorrenza.
Se al momento della domanda si richiede la registrazione come disegno o modello segreto, è possibile impedire la pubblicazione nel Bollettino anche dopo la registrazione, per un massimo di tre anni. Si tratta di un sistema utile che consente di garantire i propri diritti mantenendo il segreto fino al momento del lancio.
R. Non si arrenda. Potrebbe esserci una possibilità di ricorso grazie all’«eccezione alla perdita di novità».
In linea di principio, una registrazione di disegno o modello deve riguardare un «disegno o modello nuovo, non noto al pubblico» (novità). Tuttavia, esiste un sistema che, in via eccezionale, consente di far considerare il disegno o modello come «non ancora reso pubblico», a condizione che la domanda venga presentata all’Ufficio Brevetti entro un anno dalla data di pubblicazione e che vengano espletate le procedure previste.
Tuttavia, si tratta pur sempre di una misura di tutela “eccezionale”. Esistono dei rischi, quali lo svantaggio in caso di deposito di una domanda all’estero o l’impossibilità di opporsi qualora, nel periodo intercorso tra la divulgazione e il deposito della domanda, un’altra azienda abbia realizzato autonomamente lo stesso disegno o modello. Sebbene il “deposito prima della divulgazione” sia la regola fondamentale, qualora la divulgazione sia già avvenuta, La invitiamo a consultare un consulente in brevetti il prima possibile.
A. Ha la possibilità di presentare un ricorso. È qui che entra in gioco la competenza del consulente in materia di brevetti.
Può capitare di ricevere dall’Ufficio Brevetti una comunicazione in cui si afferma che «allo stato attuale non è possibile procedere alla registrazione» (notifica dei motivi di rigetto). I motivi principali sono solitamente la «somiglianza con un disegno esistente» o la «facilità di creazione».
In questi casi, presentando una «memoria» in cui si sostengono in modo logico le differenze rispetto al design esistente, è spesso possibile ribaltare la decisione dell’esaminatore e ottenere la registrazione. Anche se dovesse pervenire una notifica di rigetto, non si arrenda immediatamente, ma elabori una strategia insieme a un esperto.
A. La differenza principale risiede nella «qualità dei disegni e modelli (= forza del diritto)».
Sebbene oggi siano disponibili l’intelligenza artificiale e i software per la presentazione elettronica delle domande, la parte più complessa nella domanda di registrazione di un disegno o modello è la creazione dei «disegni».
I disegni e modelli presentati ai fini della registrazione non sono semplici illustrazioni. È necessario che vi sia perfetta coerenza tra le sei viste (frontale, posteriore, sinistra, destra, superiore, inferiore) e basta che il tipo di una sola linea (linea continua o tratteggiata) sia diverso perché l’ambito di protezione del diritto cambi in modo significativo.
I rischi di presentare la domanda autonomamente
A causa di carenze nei disegni, le viene richiesto più volte di apportare correzioni e, alla fine, la registrazione non va a buon fine.
Anche se si riuscisse a ottenere la registrazione, l’ambito di protezione potrebbe risultare troppo ristretto, rendendo il diritto inapplicabile poiché facilmente aggirabile (senza poter impedire la produzione di prodotti contraffatti).
Il consulente in materia di brevetti, dopo aver compreso la strategia aziendale della Sua società, progetterà come realizzare i disegni in modo che siano difficili da imitare da parte di altre aziende e consentano di ottenere diritti di protezione ampi. Sebbene comporti dei costi, si può affermare che il rapporto costo-beneficio per la tutela della Sua attività sia estremamente elevato.
Il diritto di design non è affatto appannaggio esclusivo delle grandi aziende. Anzi, sono proprio le piccole e medie imprese e le start-up, per le quali un singolo prodotto di successo può determinare le sorti dell’azienda, ad avere la necessità di tutelare legalmente il proprio patrimonio rappresentativo dal “design”.
Punti chiave di questo articolo
Il diritto di design è un diritto potente che garantisce l’esclusività sull’«aspetto» ed esclude le imitazioni.
È indispensabile presentare la domanda «prima della pubblicazione» (sebbene vi sia ancora una possibilità entro un anno dalla pubblicazione).
È possibile ottenerlo a costi inferiori e in tempi più brevi rispetto a un brevetto.
Per ottenere un diritto solido, si rivolga a un avvocato specializzato in disegni e modelli, esperto in materia di disegni tecnici.
Il nostro studio offre consulenza in materia di proprietà intellettuale sin dalla fase di progettazione del prodotto.
“Questo design è registrabile?” “Qual è il costo esatto?”: non esiti a contattarci per qualsiasi domanda. Se ci fornirà i disegni o le fotografie del design, potremo effettuare una valutazione preliminare gratuita.
Vi forniremo il nostro pieno sostegno affinché i vostri design eccellenti non vengano soffocati dai prodotti contraffatti.
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AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Consulente in brevetti e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).