A tutti i medici impegnati nei preparativi per l’apertura di un nuovo studio, o ai direttori che stanno valutando l’apertura di sedi distaccate o la costituzione di una società medica.
Immagino che stiate dedicando moltissime energie alla scelta dei locali, agli allestimenti interni e alla selezione delle attrezzature più moderne, ma non state forse trascurando la questione dei “diritti sul nome dello studio (marchio)”?
«La nostra è una clinica privata radicata nel territorio, quindi non ci riguarda»
, «Abbiamo ottenuto l’autorizzazione dall’ufficio sanitario, quindi il nome non dovrebbe costituire un problema»
, «Non ci sono altri dentisti con lo stesso nome nelle vicinanze, quindi va bene così»
Se la pensano in questo modo, è come se avessero tra le mani una “bomba a orologeria” di enorme portata dal punto di vista gestionale.
In realtà, attualmente nel settore odontoiatrico le controversie relative ai «diritti di marchio» stanno aumentando in modo silenzioso ma inesorabile. Un giorno, all’improvviso, potrebbe arrivare una raccomandata con ricevuta di ritorno da un rappresentante sconosciuto, in cui Le viene richiesto di rimuovere l’insegna a cui è affezionato da anni, di chiudere il sito web e di pagare un ingente risarcimento danni… Una situazione che sembra uscita da un film, ma che può verificarsi nella realtà.
In questo articolo, dal punto di vista di un avvocato specializzato in proprietà intellettuale che ha tutelato la proprietà intellettuale di numerose aziende, spiegherò in modo approfondito perché oggi la registrazione del marchio sia indispensabile per gli studi dentistici, quali rischi gestionali comporti la mancata registrazione e quali siano i punti chiave concreti per la registrazione.
Non si tratta di un articolo che si legge in tre minuti, ma ho raccolto tutte le conoscenze fondamentali per proteggere alla base la gestione del Suo studio. La invito a leggerlo fino alla fine.
Indice di questo articolo
Quando si avvia uno studio dentistico, è necessario presentare una dichiarazione di apertura all’ufficio sanitario e procedere alla registrazione presso l’Ufficio del Registro (nel caso di società mediche). A questo punto, molti medici cadono nell’errore di ritenere che, «poiché le pratiche amministrative sono state approvate, tale denominazione sia stata riconosciuta dallo Stato (= nessuno potrà sollevare obiezioni)». È proprio
questo malinteso l’inizio della tragedia.Innanzitutto, è necessario comprendere chiaramente la differenza giuridica tra «denominazione sociale (registrazione)» e «marchio».
La registrazione della denominazione sociale presso l’Ufficio del Registro e la notifica di apertura presso l’Ufficio sanitario non sono altro che procedure amministrative volte essenzialmente a verificare se «nell’ambito dello stesso comune (o dello stesso indirizzo) esista già una struttura con lo stesso identico nome».
In altre parole, anche se nella città vicina, o in una zona leggermente distante dello stesso comune, esista già uno studio dentistico con lo stesso nome, dal punto di vista procedurale la richiesta verrà comunque accolta.È per questo motivo che in tutto il Giappone esistono numerose «Cliniche dentistiche Tanaka» o «Cliniche dentistiche Sakura».
D’altra parte, il «diritto di marchio», di competenza dell’Ufficio Brevetti, produce effetti esclusivi su tutto il territorio nazionale giapponese. Questo è il punto fondamentale.
Se qualcuno avesse già registrato il marchio «White Dental Clinic», anche in luoghi lontani come Hokkaido o Okinawa, tale diritto si estenderebbe a tutto il territorio giapponese.
[Punto chiave
] Anche se il medico avesse aperto uno studio a Tokyo ottenendo l’autorizzazione dall’ufficio sanitario, l’utilizzo di tale nome sull’insegna o sul sito web comporterebbe con estrema probabilità una violazione del diritto di marchio.Poiché le autorità
amministrative (uffici sanitari e Uffici del Registro) sono organizzate in compartimenti stagni, non Le comunicheranno che «utilizzando quel nome, Lei violerà il diritto di marchio altrui». La preghiamo innanzitutto di prendere pienamente coscienza del fatto che «aver ottenuto la registrazione» non significa «poterlo utilizzare senza problemi».
Se si mantiene un atteggiamento ottimistico pensando «finora non ho mai avuto problemi», un giorno, all’improvviso, ci si potrebbe ritrovare in una situazione irreparabile. Quali sono, nello specifico, i rischi?
La situazione più temibile è rappresentata dalla «richiesta di cessazione» da parte del titolare del marchio.
La legge sui marchi si basa, in linea di principio, sul principio «primo arrivato, primo servito» (principio della priorità della domanda). Il fatto che «il nostro studio abbia aperto prima e abbia esercitato l’attività per molti anni» non costituisce un elemento di opposizione ai fini della registrazione del marchio (a meno che non si tratti di una notorietà di portata nazionale). Vince chi ha presentato per primo la domanda all’Ufficio Brevetti.
Non basta semplicemente cambiare il nome. Si dovranno sostenere i seguenti costi:
Non è raro che i costi relativi a tali voci raggiungano l’ordine di grandezza di diversi milioni di yen.
Un tempo la concorrenza era rappresentata dal «dentista del quartiere», ma oggi i pazienti scelgono lo studio dentistico effettuando ricerche su Internet.
Cosa accadrebbe se in un’altra prefettura esistesse uno studio dentistico con lo stesso nome e questo fosse oggetto di polemiche online a causa di commenti quali «trattamenti dolorosi», «cattiva accoglienza» o «notizie relative a fatturazioni fraudolente»?
Quando si cerca il nome dello studio su Google, le recensioni negative relative a quell’altro studio potrebbero comparire tra i risultati di ricerca, con il rischio che i pazienti le scambino per riferite al proprio studio.
Registrando il marchio e assicurandosi l’esclusiva sul nome, è possibile ridurre il rischio di «confusione» derivante dalla coincidenza del nome con quello di un altro studio e, dal punto di vista della SEO (ottimizzazione per i motori di ricerca), garantire che le informazioni relative al proprio studio vengano trasmesse correttamente ai pazienti.
Negli ultimi anni, anche nel settore odontoiatrico si registrano numerose operazioni di fusione e acquisizione (M&A), quali l’apertura di sedi distaccate o la cessione di attività. Inoltre, sono frequenti i casi in cui lo studio viene tramandato ai figli.
Qualora in futuro dovesse vendere o cedere lo studio, se i diritti sul marchio non fossero garantiti, l’acquirente potrebbe considerarlo un “oggetto di investimento a rischio a causa dell’instabilità dei diritti sul marchio”.
Di conseguenza, il prezzo di cessione dello studio (valutazione) potrebbe subire un calo significativo o, nel peggiore dei casi, la trattativa di fusione o acquisizione potrebbe fallire.
I diritti sul marchio, al pari dei terreni e degli immobili, costituiscono un importante «bene immateriale» dello studio.
Si verificherà se il nome dello studio attualmente in uso violi i diritti di terzi e se sia registrabile.
Quando si parla di «marchio», si tende a pensare solo al nome dello studio, ma nella gestione odierna di uno studio dentistico l’ambito degli elementi da tutelare si è ampliato. Cerchiamo di fare chiarezza su cosa sia opportuno registrare dal punto di vista strategico.
L’elemento fondamentale è proprio il «nome dello studio», ovvero la ragione sociale.
Anche se il design del logo dovesse cambiare, se si detiene il diritto sul nome stesso (caratteri), tale diritto rimane valido anche in caso di modifica del carattere tipografico. Si consiglia innanzitutto di dare la massima priorità alla registrazione dei caratteri.
Anche i loghi che raffigurano personaggi legati al mondo dentale o che riproducono le iniziali in forma stilizzata sono oggetto di registrazione come marchio.
In particolare, come verrà illustrato in seguito, anche nel caso di «denominazioni troppo generiche per essere registrate se composte solo da caratteri», è possibile ottenere la registrazione combinandole con un logo caratteristico. Nei settori dell’odontoiatria estetica, ortodontica e pediatrica, in cui si attribuisce grande importanza all’immagine
visiva del marchio, la registrazione del logo può essere considerata indispensabile.
Qualora si stia promuovendo il proprio marchio attribuendo nomi accattivanti a metodi terapeutici o corsi esclusivi dello studio, quali «Ortodonzia metodo XX» o «Sbiancamento XX Pro», anche questi sono soggetti a registrazione come marchio.
Se disponete di servizi esclusivi che non desiderate vengano imitati da altri studi, vale la pena prendere in considerazione tale opzione.
Al momento della registrazione del marchio, è necessario specificare la “classe” in cui si desidera acquisire i diritti. Si tratta di un aspetto estremamente specialistico e, se commesso un errore, capita spesso che il marchio, pur essendo stato registrato, non sia effettivamente tutelato.
Le prestazioni mediche, che costituiscono l’attività principale di uno studio dentistico, rientrano nella Classe 44.
Si tratta di un elemento fondamentale, ed è impossibile effettuare una registrazione tralasciando questa classe. Rientrano in essa anche «la fornitura di trattamenti implantari», «la fornitura di servizi di sbiancamento» e «la fornitura di informazioni mediche».
Nella gestione odierna degli studi dentistici, sono sempre più frequenti i casi in cui alla reception vengono venduti prodotti per l’igiene orale in esclusiva per studi dentistici, quali spazzolini da denti, dentifrici e filo interdentale, oppure in cui vengono sviluppati integratori alimentari originali dello studio e venduti su siti di e-commerce.
In realtà, la classe 44 riguarda esclusivamente i diritti relativi alla «prestazione di servizi» e, in alcuni casi, potrebbe non coprire completamente la «vendita di prodotti».
Se il medico intende sviluppare e vendere prodotti con il marchio originale del proprio studio (PB), oppure se sta valutando di avviare in futuro un’attività di vendita online (e-commerce), è necessario prendere in considerazione anche le seguenti classificazioni.
Anche se si pensa: «Vendiamo solo una piccola quantità all’interno del nostro studio», qualora in futuro il nome di quel prodotto dovesse diventare famoso, se un’altra azienda dovesse registrare il marchio in quel settore (Classe 3 o Classe 21), si corre il rischio di vedersi imporre il divieto di vendita.
La scelta delle classi in un’ottica di diversificazione aziendale rappresenta un’occasione in cui il consulente in materia di brevetti può dimostrare la propria competenza.
Non tutti i nomi degli studi dentistici possono essere registrati come marchi. I criteri di esame dell’Ufficio Brevetti sono rigorosi e presentano ostacoli specifici per i nomi degli studi dentistici.
Ad esempio, i marchi composti esclusivamente da «un toponimo comune + il nome del settore», come «Shinjuku Dentale» o «Osaka Dental Clinic», non possono, in linea di principio, essere registrati (vengono giudicati privi di carattere distintivo).
Ciò è dovuto al fatto che, nell’interesse pubblico, non è auspicabile che una sola persona possa rivendicare l’esclusiva sul nome del luogo “Shinjuku”.
Tuttavia, se si combinano termini distintivi (elementi dotati di carattere distintivo), come nel caso di “Shinjuku XX Odontoiatria”, le possibilità di registrazione aumentano.
Anche le denominazioni composte esclusivamente da cognomi comuni in Giappone, come «Sato Dental» o «Tanaka Dental», tendono ad essere difficili da registrare.
D’altra parte, in alcuni casi è possibile superare tale ostacolo ricorrendo a strategie quali l’abbinamento con un logo o l’utilizzo del nome completo (ad esempio: «Sato Takashi Dental»).
Proprio questa «valutazione della possibilità di registrazione» e questi «consigli sulla scelta del nome» rappresentano uno dei maggiori vantaggi nel rivolgersi a noi, avvocati specializzati in proprietà industriale. Esistono infatti numerosi casi in cui, grazie ai consigli di un avvocato specializzato in proprietà industriale, è stato possibile ottenere la registrazione semplicemente modificando una parte del logo.
Ultimamente sono aumentati i servizi online a basso costo per la deposito di marchi che utilizzano l’intelligenza artificiale. Naturalmente, se si desidera ridurre al minimo i costi, questa rappresenta una delle opzioni possibili.
Tuttavia, nel caso di uno studio dentistico – un’attività altamente specializzata e radicata nell’assistenza sanitaria locale – raccomandiamo vivamente di rivolgersi direttamente a un consulente in materia di brevetti, in quanto esperto del settore.
In linea con la Sua visione futura, come ad esempio la «vendita di prodotti», l’«apertura di sedi distaccate» o la «costituzione in società medica», è possibile definire un ambito di protezione (classi) efficiente e completo, senza omissioni. Nei servizi a basso costo, questa parte di consulenza viene quasi sempre tralasciata, e non sono rari i casi in cui, in seguito, ci si pente di «non aver incluso tutte le classi necessarie».
Quando l’Ufficio Brevetti comunica che “questo nome non può essere registrato” (notifica dei motivi di rigetto), in molti casi chi presenta la domanda autonomamente non sa come reagire e finisce per rinunciare.Un consulente in brevetti,
invece, dispone del know-how necessario per portare a termine la registrazione di un marchio inizialmente respinto, presentando una «memoria» o una «richiesta di rettifica» e argomentando in modo logico dinanzi all’esaminatore il motivo per cui tale marchio debba essere registrato.
Se la data di avvio dell’attività è imminente, potrebbe non essere possibile attendere l’esito dell’esame ordinario (da sei mesi a un anno).
Affidandosi a un avvocato specializzato in marchi, è possibile presentare senza intoppi la richiesta di «esame accelerato», che, se vengono soddisfatti determinati requisiti, consente di ridurre il periodo di esame a circa due mesi. Per rispettare la scadenza per l’ordinazione dell’insegna, il supporto di un professionista è indispensabile.
R. Una volta deciso il nome, la invitiamo a presentare la domanda il prima possibile. Per
i marchi, fa fede la «data di deposito». La soluzione più sicura consiste nel presentare la domanda prima di avviare i lavori di ristrutturazione interna o di ordinare l’insegna, e procedere con gli ordini solo dopo aver verificato le prospettive di registrazione (risultati della ricerca).
Lo scenario peggiore da evitare assolutamente è quello in cui, dopo aver già realizzato l’insegna, si scopra che si tratta di una violazione del diritto di marchio.
A. Dipende dallo studio legale, ma come valore indicativo si può considerare un importo complessivo compreso tra 100.000 e 200.000 yen per una classe.
Che lo si ritenga costoso o conveniente è una scelta aziendale, ma se lo si considera come un premio assicurativo a copertura del «rischio di dover sostituire l’insegna, con un costo di diversi milioni», nonché per l’acquisto del «diritto di esclusiva sul marchio (rinnovabile ogni 10 anni)», non dovrebbe certo rappresentare un investimento eccessivo.Se calcolato su base mensile, si tratta di un costo di poco più di mille yen.
A. È altamente probabile che sia possibile, a condizione che nessun’altra persona con lo stesso nome e cognome lo abbia già registrato.
Tuttavia, anche se si tratta del proprio nome, qualora qualcun altro avesse già registrato lo stesso nome come marchio, potrebbe verificarsi una violazione del diritto di marchio (o potrebbero essere imposte restrizioni d’uso). È necessario prestare attenzione, poiché l’idea che «trattandosi del proprio nome, si possa utilizzarlo liberamente» potrebbe non essere valida ai sensi della legge sui marchi.
Nell’ambito dell’apertura e della gestione di uno studio dentistico, immagino che i medici si trovino quotidianamente a dover prendere numerose decisioni. Tra queste, la registrazione del marchio potrebbe essere una procedura che si tende a rimandare.
Tuttavia, il rischio di dover sostituire l’insegna a causa di una violazione del diritto di marchio o i danni derivanti dal pregiudizio al marchio potrebbero superare di gran lunga il costo delle più moderne apparecchiature TAC o delle unità dentali.
«Il nome del mio studio è al sicuro?»
, «In futuro sto pensando di aprire filiali o di vendere prodotti a marchio proprio»: se avete
anche solo un minimo dubbio, vi invitiamo a consultare un avvocato specializzato in proprietà intellettuale prima che insorgano problemi. Saremo lieti di aiutarvi a rendere giuridicamente solido il marchio denominato «fiducia», che
avete costruito e che continuerete a costruire.
Non esiti a contattarci.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in brevetti e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritti d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).