Il diritto di disegno o modello costituisce uno strumento potente per la tutela giuridica del design di un prodotto. Tuttavia, il suo utilizzo presenta numerose insidie e non mancano mai i rimpianti del tipo: «Se solo avessimo presentato la domanda prima…» o «Se solo avessimo ottenuto la tutela in questo modo…».Nel presente articolo presenteremo, attraverso esempi concreti, i modelli di errore che si verificano frequentemente nella pratica e rifletteremo sulle lezioni da trarne per evitare di ripetere gli stessi errori.
Indice
Il signor A, designer di un’azienda produttrice di elettrodomestici, ha sviluppato un umidificatore dal design rivoluzionario. Il prodotto ha riscosso un ottimo successo all’interno dell’azienda e si è deciso di presentarlo in occasione di una fiera di settore. La fiera è stata un grande successo: il prodotto ha attirato l’attenzione di numerosi acquirenti ed è diventato oggetto di discussione sui social media.
Tuttavia, le procedure per la domanda di registrazione del disegno o modello erano previste «dopo» la fiera. Nel momento in cui il prodotto è stato reso pubblico in occasione della fiera, il disegno o modello è diventato «di dominio pubblico» e, in linea di principio, ha perso la sua novità.
Ai sensi della legge sui disegni e modelli, in linea di principio un disegno o modello reso pubblico prima della presentazione della domanda non può essere registrato in quanto privo di novità. In Giappone esiste una «disposizione di eccezione alla perdita di novità» che, a determinate condizioni, offre la possibilità di un rimedio; tuttavia, tale procedura è soggetta a requisiti rigorosi. Nello specifico, è necessario presentare la domanda entro un anno dalla divulgazione e allegare un documento che attesti il fatto della divulgazione.
Nel caso del signor A, poiché egli non era a conoscenza dell’esistenza stessa di questa disposizione di eccezione, ha presentato la domanda senza seguire le procedure necessarie, ricevendo in seguito una notifica dei motivi di rigetto.
È una regola fondamentale completare la domanda di registrazione del disegno o modello necessariamente «prima» di qualsiasi evento previsto, quali presentazioni di prodotti, fiere o comunicati stampa. Qualora la divulgazione dovesse inevitabilmente avvenire prima, è necessario verificare preventivamente i requisiti per l’applicazione della disposizione di eccezione alla perdita di novità e espletare tutte le procedure senza omissioni. Inoltre, occorre prestare particolare attenzione qualora si stia valutando un’espansione all’estero.I requisiti relativi alle deroghe alla perdita di novità variano da paese a paese e alcuni paesi non riconoscono affatto tali deroghe.
L’azienda B, produttrice di articoli di cancelleria, ha sviluppato una penna a sfera che offre una sensazione di presa unica. Il motivo ondulato della parte di presa era particolarmente caratteristico e riscuoteva grande apprezzamento da parte degli utenti. L’azienda B ha depositato una domanda di registrazione del disegno o modello relativo all’intero prodotto, ottenendone la registrazione senza problemi.
Tuttavia, alcuni anni dopo, l’azienda concorrente C ha lanciato sul mercato un prodotto che presentava un motivo simile sull’impugnatura. L’azienda B ha sostenuto la violazione del diritto sul disegno industriale, ma poiché la forma complessiva del prodotto dell’azienda C era diversa da quella del prodotto dell’azienda B, la «somiglianza» non è stata riconosciuta e non è stato possibile far valere i propri diritti.
Nel valutare la somiglianza di un disegno o modello, viene confrontata l’estetica complessiva del prodotto. L’azienda B aveva registrato il disegno o modello della «penna a sfera nel suo complesso» e non aveva isolato e protetto solo la parte dell’impugnatura. L’azienda C, pur riproducendo il motivo dell’impugnatura, ha evitato la somiglianza complessiva modificando la forma della clip e il design della punta della penna.
Qualora la fonte della competitività del prodotto risieda in una parte specifica, è opportuno valutare la possibilità di depositare una domanda di «disegno o modello parziale».Il disegno o modello parziale è un sistema che consente di registrare come oggetto di disegno o modello solo una parte di un prodotto; se tale parte è simile, è possibile far valere i propri diritti anche se la forma circostante è diversa. Se la società B avesse depositato anche un disegno o modello parziale relativo all’impugnatura, sarebbe stato molto probabile che potesse far valere i propri diritti nei confronti del prodotto della società C.
L’azienda produttrice di mobili D ha depositato e registrato il disegno o modello del modello base di una popolare serie di sedie. Successivamente, ha lanciato sul mercato una serie di prodotti con varianti di colore e materiali diversi, ma, ritenendo che «essendo comunque simili, rientrassero nell’ambito di protezione», non ha presentato ulteriori domande di registrazione.
Tuttavia, l’azienda concorrente E ha lanciato sul mercato una sedia dal design simile alle varianti della società D. Quando la società D ha contestato la violazione dei diritti, la società E ha ribattuto: «Il prodotto non è simile al disegno o modello registrato e, poiché le varianti della società D non sono state registrate, possiamo utilizzarle liberamente». A seguito del procedimento giudiziario, è stato stabilito che il prodotto della società E non era simile al disegno o modello registrato e la società D ha perso la causa.
L’efficacia del diritto sul disegno o modello si estende ai disegni o modelli “identici o simili” a quello registrato. Tuttavia, l’ambito di tale somiglianza non è necessariamente ampio.La società D era convinta che anche le varianti leggermente modificate rispetto alla forma di base fossero naturalmente protette; tuttavia, qualora tali varianti si trovassero in prossimità del limite del raggio di somiglianza, i concorrenti avrebbero potuto imitarle rimanendo appena al di fuori di tale limite.
La legge giapponese sui disegni e modelli prevede il sistema dei «disegni e modelli correlati». Si tratta di un sistema che consente di ottenere la protezione, sotto forma di diritti separati e indipendenti dal disegno o modello principale (quello di base), depositando e registrando come disegni e modelli correlati quelli simili al disegno o modello principale.Sfruttando i disegni e modelli correlati, è possibile disporre di diritti distinti per ciascuna variante del design, ampliando così la portata della protezione. Quando si sviluppa una linea di prodotti, è opportuno valutare l’utilizzo strategico dei disegni e modelli correlati.
La start-up F ha sviluppato una lampada da tavolo dal design innovativo e ne ha depositato la domanda di registrazione del disegno o modello. Il prodotto è stato registrato con la denominazione «lampada da tavolo».
Successivamente, la società concorrente G ha lanciato sul mercato un prodotto dal design pressoché identico, venduto però come «diffusore di aromi». Pur essendo dotato di una funzione luminosa, la società G ha sostenuto che la sua destinazione d’uso principale fosse la diffusione di aromi.
Ai sensi della legge sui disegni e modelli, un disegno o modello è definito come la forma di un «prodotto». Inoltre, nel valutare la somiglianza tra disegni e modelli, si tiene conto anche dell’identità o della somiglianza dei prodotti stessi.La «lampada da tavolo» della società F e il «diffusore di aromi» della società G potrebbero essere giudicati prodotti non simili dal punto di vista della destinazione d’uso e della funzione; in tal caso, anche se la forma fosse molto simile, non si potrebbe contestare una violazione del diritto sul disegno o modello.
Qualora si preveda l’imitazione di un design, è opportuno valutare la possibilità di depositare una domanda di registrazione del disegno o modello anche per gli oggetti ai quali la stessa forma potrebbe essere applicata.Inoltre, poiché l’ambito di protezione è stato ampliato con la modifica della legge sui disegni e modelli del 2020 – che ha introdotto i «disegni e modelli di interni», nonché i «disegni e modelli di immagini» e i «disegni e modelli di edifici» che non rientrano nella categoria dei prodotti – è importante valutare da molteplici punti di vista in quale categoria il proprio disegno possa essere protetto in modo più efficace.
Il marchio di abbigliamento H ha presentato in Giappone una domanda di registrazione di un disegno o modello per il design di una nuova borsa. Successivamente, si è deciso di commercializzarla anche in vari paesi europei e asiatici, ma le procedure di registrazione all’estero sono state rimandate.
Otto mesi dopo la domanda in Giappone, quando l’azienda H ha finalmente iniziato i preparativi per la domanda all’estero, il consulente in materia di brevetti le ha comunicato un fatto scioccante. Il periodo per rivendicare il diritto di priorità per i disegni e modelli, a differenza di quello per i brevetti e i marchi (12 mesi), è di soli «6 mesi». Il termine era già scaduto e non era più possibile rivendicare il diritto di priorità.
Di conseguenza, poiché il prodotto era già stato immesso sul mercato nei 8 mesi successivi alla domanda in Giappone, sussisteva la possibilità che tale circostanza costituisse, nei vari paesi, uno stato dell’arte tale da negarne la novità.
Il sistema di priorità basato sulla Convenzione di Parigi consente, entro un determinato periodo dalla prima domanda, di sottoporre a esame le domande presentate in altri paesi membri prendendo come riferimento la data della prima domanda. Tuttavia, per i disegni e modelli il periodo di priorità è breve (6 mesi) e, se lo si considera alla stregua dei 12 mesi previsti per i brevetti e i marchi, si rischia di lasciar scadere il termine.
Per i prodotti per i quali si prevede, anche solo in minima parte, un’espansione all’estero, è opportuno definire il calendario delle domande all’estero contemporaneamente alla presentazione della domanda in Giappone. Il periodo di priorità di sei mesi per i disegni e modelli non è affatto lungo, se si considerano i tempi necessari per la traduzione e la nomina di un agente locale.Inoltre, avvalendosi della Convenzione dell’Aia (sistema di registrazione internazionale dei disegni e modelli), è possibile richiedere la protezione in più paesi con un’unica domanda, ottimizzando così l’efficienza delle procedure.
La start-up I ha sviluppato in collaborazione con lo studio di design esterno J il design di un innovativo dispositivo indossabile. Durante il processo di sviluppo, un responsabile dello studio J ha pubblicato una bozza del design sui social media (pur omettendo il nome dell’azienda, le caratteristiche del design erano chiaramente riconoscibili).
La società I è venuta a conoscenza di questo fatto solo dopo aver presentato la domanda di registrazione del disegno o modello. Durante il processo di esame, tale post sui social media è stato citato come documento noto al pubblico e la società ha ricevuto una notifica di rigetto per mancanza di novità.
In caso di sviluppo congiunto o di esternalizzazione, la gestione della riservatezza del design non può essere garantita esclusivamente dall’azienda stessa. Se un collaboratore esterno dovesse rendere pubblico il design involontariamente (o intenzionalmente), la novità verrebbe meno. Anche se fosse stato stipulato un accordo di riservatezza (NDA), una volta che il design fosse stato reso pubblico, il fatto della perdita di novità non potrebbe essere confutato.
Quando si collabora con soggetti esterni, oltre alla stipula di un accordo di riservatezza, è necessario documentare chiaramente e diffondere a tutti le regole relative a «cosa è consentito divulgare e fino a che punto» e al «divieto assoluto di pubblicare post sui social media e simili». Inoltre, per i disegni e modelli importanti, l’ideale è tenere presente la tempistica della domanda di registrazione sin dalle fasi iniziali dello sviluppo e completare la procedura prima che insorga il rischio di divulgazione.
La lezione comune che emerge da questi casi è che, per l’utilizzo dei diritti di disegno o modello, è indispensabile una «pianificazione lungimirante».
In primo luogo, la «tempistica della domanda di registrazione» è di fondamentale importanza. Il principio di base prevede che la domanda venga completata prima della divulgazione; è quindi necessario elaborare un piano di deposito calcolando a ritroso a partire dal calendario di fiere, presentazioni e lanci di prodotto.
In secondo luogo, occorre definire strategicamente l’«ambito di protezione». Combinando non solo il disegno o modello dell’intero prodotto, ma anche quelli parziali e correlati, è possibile creare una struttura che renda difficile agli imitatori eludere la rete di protezione.
In terzo luogo, è fondamentale adottare una «prospettiva globale». Poiché le normative in materia di disegni e modelli variano da paese a paese e i periodi di priorità sono brevi, è necessario elaborare tempestivamente una strategia che tenga conto dell’espansione all’estero.
In quarto luogo, è fondamentale la «collaborazione interna ed esterna». La condivisione delle informazioni tra i reparti di design, proprietà intellettuale e marketing, nonché con i partner esterni, e il raggiungimento di una visione comune in merito alla tempistica delle domande di registrazione dei disegni e modelli e alla gestione della riservatezza, costituiscono un elemento chiave per la prevenzione di eventuali controversie.
Il diritto di disegno o modello non si esaurisce con la sua acquisizione: è solo l’inizio. Acquisendo i diritti appropriati al momento opportuno e valorizzandoli in sinergia con la strategia aziendale, è possibile sfruttare al massimo il disegno o modello come bene immateriale.
Se avete domande o desiderate approfondire determinati argomenti, non esitate a contattarci. È inoltre possibile effettuare simulazioni basate su scenari simili a casi specifici.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
EVORIX – Studio di proprietà intellettuale | Consulente in brevetti, rappresentante legale
Assiste clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di tutto il processo che va dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).