Negli ultimi anni, il settore del fitness sta vivendo un boom senza precedenti in termini di aperture, con palestre aperte 24 ore su 24, sessioni di allenamento personalizzato in sale private, corsi di Pilates e studi specializzati in specifiche parti del corpo. Non è raro, passeggiando per le strade, imbattersi nelle insegne di nuove palestre.
Tuttavia, in un contesto di crescente concorrenza, esiste un rischio grave che molti imprenditori tendono a trascurare: la questione dei diritti relativi al «marchio (nome commerciale e logo)».
«La nostra è una piccola palestra a conduzione individuale, quindi non ci riguarda»
, «Abbiamo registrato la ragione sociale presso l’Ufficio del Registro, quindi siamo al sicuro»
Se la pensa in questo modo, la Sua attività si trova in una situazione di grave pericolo. Un giorno, all’improvviso, potrebbe ricevere una lettera di diffida per «violazione del diritto di marchio» da parte di un’azienda sconosciuta e potrebbe trovarsi costretta a rifare da zero l’insegna della palestra, i volantini e il sito web: una situazione da incubo che, purtroppo, si verifica realmente.
In questo articolo, un avvocato specializzato in proprietà intellettuale illustrerà in dettaglio l’importanza della «registrazione del marchio» nel settore delle palestre e del fitness, i rischi derivanti dalla mancata registrazione e come scegliere le complesse «classificazioni».
Indice
Per una palestra, il nome (ragione sociale) e il logo rappresentano il “volto” che consente ai soci di identificarla. Le recensioni del tipo “Se si va alla palestra XX si dimagrisce” o “La palestra XX ha ottime attrezzature” si accumulano tutte attorno a quel nome.
La registrazione del marchio è un sistema attraverso il quale lo Stato (l’Ufficio Brevetti) riconosce il diritto di utilizzare in modo esclusivo tale “credibilità”. Una volta effettuata la registrazione, è possibile impedire e vietare legalmente ad altre aziende di utilizzare lo stesso nome o nomi che possano creare confusione.
Il sistema giapponese dei marchi adotta il «principio del primo richiedente». Si tratta di una regola secondo cui il diritto viene concesso non a «chi ha ideato per primo quel nome» o «a chi ha iniziato a utilizzarlo per primo», bensì a «chi ha presentato per primo la documentazione all’Ufficio Brevetti».
Anche se Lei utilizzasse quel nome per la Sua palestra già da cinque anni e fosse molto apprezzato nella zona, se un’attività concorrente aperta ieri registrasse per prima il marchio, i diritti spetterebbero a quest’ultima. Nel peggiore dei casi, Lei sarebbe costretto a cambiare il nome che utilizza da molti anni (ciò viene definito «violazione del diritto di marchio»).
Un malinteso comune tra molti imprenditori è che «poiché hanno effettuato la registrazione della costituzione della società (registrazione della ragione sociale) presso l’Ufficio del Registro, il nome sia protetto».
In altre parole, anche se il nome è stato registrato come denominazione sociale, se si viola il diritto di marchio non è possibile utilizzarlo su insegne o nella pubblicità.
Quali rischi si corrono se si continua a gestire una palestra senza registrare il marchio? Esaminiamo concretamente tre scenari di danno.
Un giorno, all’improvviso, riceverà una raccomandata con ricevuta di ritorno dal titolare del marchio (un’altra società che ne detiene i diritti). Il contenuto sarà: «Il nome della Sua palestra viola il nostro diritto di marchio. La preghiamo di interromperne immediatamente l’uso e di versare XX × 10.000 JPY a titolo di canone per l’uso passato».
La violazione del diritto di marchio, anche se non intenzionale, è considerata negligenza e costituisce oggetto di richiesta di risarcimento danni.
Qualora si accetti la diffida e si decida di cambiare nome, i costi saranno ingenti.
Anche nel caso di una palestra di piccole dimensioni, l’attuazione di tutte queste misure comporta una spesa compresa tra alcune centinaia di migliaia e alcuni milioni di yen. Inoltre, vi è il rischio che i soci, pensando «Il cambio di nome significa forse che la gestione è in difficoltà?», provino apprensione e decidano di recedere dall’iscrizione.
Al contrario, immagini che la Sua palestra riscuota un grande successo. Supponiamo che nelle vicinanze venga aperta una palestra con un nome identico al Suo e che ne vengano imitati anche i servizi offerti.
Se non possiede i diritti sul marchio, non avrà alcuna base giuridica per chiedere all’altra parte di «cambiare nome». Anche se i soci dovessero iscriversi per errore a un’altra palestra o dovessero diffondersi recensioni negative del tipo «Pensavo fosse una filiale della palestra XX, ma la qualità era scadente», non potrà fare altro che stare a guardare inerte.
Al momento della registrazione di un marchio, gli aspetti che richiedono maggiore competenza specialistica sono la scelta dei «prodotti e servizi designati» e la definizione delle «classi (dalla classe 1 alla classe 45)».
Se non si seleziona correttamente la categoria in cui rientra la propria attività, il diritto acquisito con la registrazione risulterà privo di significato.
Di seguito illustreremo le classi indispensabili per la gestione di una palestra, nonché quelle da prendere in considerazione in base allo sviluppo dell’attività.
Nel caso in cui si gestiscano palestre, centri fitness, studi di yoga e simili, questa classe 41 è assolutamente imprescindibile.
Nello specifico, si indicano le seguenti voci (servizi specificati):
Se non si prestano attenzione a questi aspetti, i diritti relativi alla denominazione della palestra non saranno tutelati.
Le palestre odierne non si limitano più alla semplice locazione degli spazi, ma si stanno diversificando con attività quali la vendita di prodotti e lo streaming online. A seconda del modello di business, è necessario prendere in considerazione anche le seguenti categorie:
→ Classe 25 (abbigliamento, calzature, ecc.)
Necessario nel caso in cui si vendano (compresa la distribuzione ai soci) magliette, cappellini, abbigliamento da allenamento ecc. recanti il logo della palestra. Anche se si ritiene che tali articoli siano destinati esclusivamente al personale, è opportuno procedere al registro qualora sussista la possibilità di venderli in occasione di eventi o simili.
→ Classi 5, 29, 30 e 32
: questo è un punto particolarmente complesso. Anche se si parla genericamente di «proteine», la classificazione varia a seconda degli ingredienti e della forma.
Si verificano spesso casi di errore in cui, pensando che «trattandosi di proteine, rientrino nella Classe 32 (bevande)», si presenta la domanda di registrazione, ma poiché il prodotto effettivamente commercializzato era in polvere (Classe 29), esso non rientrava nell’ambito di protezione del marchio.
→ Classe 9 (dati video scaricabili, ecc.)
→ Classe 38 (telecomunicazioni, ecc.)
La “formazione online” e la “vendita di materiale didattico video”, in crescita dall’inizio della pandemia di COVID-19. Poiché si tratta di servizi forniti tramite Internet, potrebbe essere necessario coprire non solo la Classe 41, ma, a seconda dei casi, anche la Classe 9 (app e dati video).
→ Classe 24 (tessuti, asciugamani, ecc.)
→ Classe 28 (giocattoli, attrezzature sportive, ecc.)
Se si commercializzano tappetini da yoga, manubri o elastici da allenamento con il proprio marchio, è necessaria la Classe 28.
La scelta delle «classi» richiede una strategia professionale
Più classi si aggiungono, più aumentano le spese da versare all’Ufficio Brevetti. Tuttavia, se si cerca di risparmiare eccessivamente e si tralasciano classi necessarie, si corre il rischio che altre aziende registrino il marchio in quel settore.
È fondamentale selezionare le classi più appropriate tenendo conto non solo dell’«attività attuale», ma anche delle «attività che si intende sviluppare in futuro (ad esempio, lo sviluppo di un franchising)».
Anche se si pensa: «Ho trovato un nome perfetto!», non tutte le parole possono essere registrate come marchi. È necessario superare l’esame dell’Ufficio Brevetti.
I nomi che si limitano a descrivere il contenuto del servizio vengono respinti in quanto «privi di carattere distintivo (caratteristiche)».
Si tratta infatti di espressioni che chiunque vorrebbe utilizzare e che non dovrebbero essere riservate in esclusiva a una sola azienda.
Non è possibile registrare un marchio qualora presenti somiglianze con un marchio già registrato da un’altra società in termini di «aspetto», «pronuncia» o «significato».
Ad esempio, termini simili al famoso «RIZAP» (come «RAIZAP» o «RIZUP») non possono ovviamente essere registrati; inoltre, anche se l’ortografia è completamente diversa, se la pronuncia è simile, è molto probabile che la richiesta venga respinta.
Sebbene ultimamente stiano aumentando i siti di registrazione semplificata dei marchi che utilizzano l’intelligenza artificiale, in settori con forte concorrenza, come quello delle palestre, si raccomanda vivamente di rivolgersi a un consulente in materia di marchi. I motivi sono i seguenti:
L’aspetto più importante nella registrazione di un marchio è la “ricerca sui marchi precedenti” prima della presentazione della domanda.
Non si tratta semplicemente di verificare se esista già un nome identico, ma di valutare, sulla base di conoscenze specialistiche, se “sussista il rischio che venga giudicato simile”. In particolare, il settore delle palestre sportive presenta molti neologismi in inglese o in katakana, rendendo la valutazione della somiglianza estremamente complessa.
Il consulente in materia di marchi, basandosi sulla giurisprudenza passata e sui criteri di esame, fornisce consigli concreti del tipo: «Con questo nome, la percentuale di registrazione è del X%» oppure «Sarebbe meglio modificare questa parte».
Dopo la presentazione della domanda, è possibile che l’Ufficio Brevetti invii una notifica (notifica dei motivi di rigetto) in cui si comunica che «allo stato attuale non è possibile procedere alla registrazione».
Nel caso di privati, molti tendono a rinunciare a questo punto; tuttavia, se ci si avvale di un consulente in brevetti, è spesso possibile ribaltare l’esito e ottenere la registrazione presentando una «memoria» o una «richiesta di modifica» per confutare le argomentazioni dell’esaminatore.
Il nostro servizio non si limita alla semplice gestione delle procedure di registrazione.
: la forza dei consulenti in materia di proprietà intellettuale risiede proprio nella capacità di fornire una consulenza in materia di proprietà intellettuale strettamente legata alla strategia aziendale.
I costi sono costituiti dalla somma delle «tasse di bollo da versare all’Ufficio Brevetti» e delle «onorari del consulente in materia di brevetti». Inoltre, variano in base al numero di classi.
Potrebbe sembrare «costoso», ma poiché una volta effettuata la registrazione è possibile tutelare i propri diritti per 10 anni (o a tempo indeterminato, in caso di rinnovo), si tratta di un premio assicurativo che, se convertito in importo mensile, ammonta a poche centinaia o un migliaio di yen. Se confrontato con l’ammontare del risarcimento danni in caso di controversie o con i costi di rebranding, rappresenta un investimento estremamente conveniente.
La frase «I muscoli non tradiscono» è ben nota a tutti gli appassionati di allenamento. L’impegno quotidiano si riflette inevitabilmente sul proprio corpo.
Tuttavia, nel mondo degli affari, un «marchio» non può essere tutelato solo con l’impegno. Se non si seguono le procedure legali, il nome della palestra che avete creato, in quanto bene di valore, potrebbe un giorno, all’improvviso, diventare di proprietà di qualcun altro.
Se sta per aprire una palestra o se ne gestisce già una ma non ha ancora registrato il marchio, per poter dedicare tutte le sue energie all’allenamento dei soci senza doversi preoccupare
dell’insegna, la invitiamo innanzitutto a rivolgersi a un avvocato specializzato in proprietà industriale.
Presso il nostro studio, un avvocato specializzato in proprietà industriale, esperto delle tendenze del settore del fitness, Le proporrà la strategia di marchio più adatta alla Sua palestra. Non esiti a usufruire della nostra consulenza gratuita.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Avvocato specializzato in proprietà industriale, rappresentante legale
Assistiamo clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandoci di ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).