«Abbiamo deciso il nome del nuovo servizio e vorremmo registrarlo come marchio»
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«Vorrei promuovere il marchio della mia azienda, ma desidero evitare problemi»
Quando si inizia a cercare su Internet con questo pensiero in mente, non vi capita mai di sentirvi disorientati di fronte alle innumerevoli opzioni disponibili, dai servizi online a basso costo agli studi di brevetti di lunga tradizione?
«È davvero sicuro affidarsi a uno studio che offre tariffe così basse?»
«Se la domanda venisse respinta, che ne sarebbe del denaro versato?»
«Ma se si tratta di un consulente in materia di brevetti, non è forse lo stesso a chi ci si rivolge?»
È del tutto naturale nutrire questi dubbi.
Per dirla in sintesi, la registrazione di un marchio dipende da «a chi (a quale studio) ci si rivolge»: ciò non solo influisce sulla possibilità di ottenere la registrazione, ma determina anche in modo significativo il modo in cui la propria attività sarà tutelata in seguito.
Proprio come i medici hanno specializzazioni quali la «chirurgia» o la «medicina interna», anche tra i consulenti in materia di marchi esistono professionisti esperti in «brevetti (tecnologia)» e altri specializzati in «marchi (brand)».Se si commette un errore di valutazione in questo senso e si sceglie solo in base al prezzo più conveniente nel breve termine, si rischia di trovarsi in situazioni del tipo: «Ho investito tempo e denaro, ma non sono riuscito a ottenere il marchio» oppure «La registrazione è andata a buon fine, ma non ho potuto far valere i diritti sui prodotti che contano davvero».
In questo articolo, dal punto di vista di un professionista che ha gestito numerosi casi relativi ai marchi, vi spiegheremo in modo approfondito «come individuare gli studi legali e i consulenti in materia di marchi davvero competenti nella registrazione e nella presentazione delle domande di marchio».
La invitiamo a utilizzare queste indicazioni come criteri di valutazione per individuare un partner in grado di tutelare adeguatamente la Sua attività, senza lasciarsi fuorviare da informazioni superficiali.
Molti imprenditori tendono a pensare semplicisticamente che «essere competenti in materia di marchi» significhi «procedure di deposito rapide ed economiche» oppure «un elevato numero di registrazioni all’attivo».
Naturalmente la rapidità, il prezzo e il numero di registrazioni sono importanti, ma l’essenza della «competenza» secondo i professionisti risiede altrove.
Si tratta della «capacità di superare gli ostacoli (motivi di rigetto) quando si presentano» e della «visione strategica per proteggere la propria attività».
Quando si deposita un marchio presso l’Ufficio Brevetti, l’esaminatore procede a un’analisi rigorosa per verificare, ad esempio, se esistano «marchi simili» o se si tratti di «una semplice denominazione generica».
In alcuni casi la registrazione avviene senza intoppi, mentre in altri si riceve una comunicazione che recita: «In queste condizioni, la registrazione non è possibile». Questa comunicazione viene definita «notifica dei motivi di rigetto».
In realtà, è proprio quando giunge questa notifica che il consulente in materia di brevetti ha l’occasione di dimostrare la propria competenza.
Nel caso di uno studio generico (incentrato principalmente sulle pratiche amministrative):
può capitare che si alzi immediatamente bandiera bianca, affermando: «Poiché l’Ufficio Brevetti ha negato l’approvazione, è meglio rinunciare». Oppure, si limitino a presentare obiezioni puramente formali, con il risultato che la domanda non superi l’esame.
Nel caso di studi specializzati in marchi:
si valuta che «questo motivo di rigetto sia contestabile» e, avvalendosi di una vasta mole di giurisprudenza e di precedenti decisioni, si redige un documento di contestazione denominato **«memoria»**.Costruiscono argomentazioni logiche del tipo: «Sebbene esista un marchio a prima vista simile, considerando la realtà commerciale non sussiste alcun rischio di confusione» oppure «Questo termine presenta le caratteristiche di un neologismo», riuscendo così a ribaltare la decisione dell’esaminatore e a ottenere la registrazione (registrazione in appello).
Sono proprio questa «capacità di negoziazione concreta» e questa «capacità di argomentazione» a testimoniare la competenza di un avvocato specializzato in marchi.
Se ci si limitasse a presentare la domanda seguendo semplicemente le indicazioni fornite in merito al «nome» e alla «classe (categoria)», ciò sarebbe possibile anche tramite l’intelligenza artificiale o servizi a basso costo.
Tuttavia, un avvocato specializzato in marchi di grande competenza conduce il colloquio tenendo conto dei seguenti punti di vista.
«Attualmente si occupa di vendita di abbigliamento, ma non sta forse valutando, in futuro, di espandersi nel settore della ristorazione o della vendita di articoli vari?»
«Non potrebbe utilizzare questo logo non solo in versione orizzontale, ma anche in forma abbreviata come icona?»
È fondamentale essere in grado di prevedere il futuro del business e proporre un ambito di diritti (prodotti e servizi designati) che non presenti lacune.
Diritti troppo ristretti lasciano spazio alla concorrenza (non è possibile impedire la contraffazione), mentre diritti troppo ampi comportano costi superflui. Uno «studio legale di alto livello» è proprio quello che possiede questo senso dell’equilibrio.
Ma, concretamente, a cosa occorre prestare attenzione sul sito web o durante un colloquio?
Vi presentiamo cinque punti chiave per evitare errori.
È un dato di fatto nel settore dei consulenti in materia di brevetti che la maggior parte di essi sia specializzata in «brevetti (invenzioni tecniche)». Molti provengono da percorsi di studi scientifici e, pur essendo abili nella redazione di documenti tecnici, non sono pochi i professionisti che in realtà hanno difficoltà con ambiti che coinvolgono la «teoria del marchio e il marketing», come nel caso dei marchi.
Quando si controlla il sito web, si presti attenzione ai seguenti punti.
Se la parola «marchi» è presente nella pagina iniziale o in una posizione ben visibile (per evitare che venga trattato solo «di passaggio» rispetto ai brevetti).
Se sono riportati dati concreti relativi al «numero di registrazioni di marchi effettuate» e ai «casi trattati».
Se lo studio vanta esperienza nel Suo settore (IT, ristorazione, bellezza, produzione, ecc.).
In particolare, se lo studio comprende le consuetudini e le tendenze specifiche del settore (come i termini di moda), la sua capacità di sostenere la distintività (originalità) del marchio sarà di gran lunga superiore.
Come accennato in precedenza, la capacità di gestione in caso di esito negativo dell’esame (fase intermedia) è fondamentale.
Quando si contatta lo studio, provi a porre espressamente la seguente domanda:
«Se dovesse pervenire una notifica di rigetto dall’Ufficio Brevetti, come intenderebbe gestire la situazione?»
«Accettereste di fornire consulenza anche su casi complessi che sono stati rifiutati da altri studi?»
Se a queste domande riceve solo risposte ottimistiche del tipo «Non c’è da preoccuparsi, poiché la nostra ricerca è impeccabile», è opportuno prestare attenzione. Poiché nell’esame dei marchi entra in gioco anche la soggettività dell’esaminatore, non esiste una ricerca sicura al 100%.
Al contrario, gli studi in grado di proporre soluzioni concrete (un piano B), ad esempio rispondendo: «In tal caso, redigeremo una memoria utilizzando il precedente giurisprudenziale XX» oppure «Sebbene vi sia un rischio, apportando questa modifica ci sono possibilità di ottenere l’approvazione», sono affidabili.
I costi relativi alla registrazione del marchio si sostengono principalmente in due momenti: al momento della «presentazione della domanda» e al momento della «registrazione».
Si vedono spesso annunci pubblicitari del tipo «Tassa di deposito: 0 yen!», ma è rischioso lasciarsi attirare esclusivamente dal prezzo basso. Ciò poiché in alcuni casi possono sorgere costi elevati in un secondo momento.
[Le insidie più comuni dei costi aggiuntivi]
Onorario di successo elevato: la domanda di registrazione può essere economica, ma la tassa di registrazione è superiore al prezzo di mercato.
Costi separati per la gestione dei rigetti: i «costi per la redazione delle memorie» in caso di esito negativo dell’esame sono fissati a livelli elevati.
Spese di gestione dei termini: vengono addebitati costi anche solo per la notifica della scadenza di rinnovo.
Gli studi legali affidabili non attirano i clienti con un prezzo inizialmente basso, ma presentano un preventivo chiaro che indica «quanto costerà complessivamente il processo fino al completamento della registrazione». Si raccomanda di valutare le diverse opzioni confrontando il costo totale, che include anche le «spese per la gestione dei rigetti».
La registrazione dei marchi è regolata, a livello mondiale, dal principio del «primo a presentare la domanda» (chi prima arriva, meglio alloggia).
Se un’altra azienda presenta la domanda per un soffio prima di voi, sarà estremamente difficile recuperare il marchio. Pertanto, nel mondo degli affari, «un ritardo di uno o due giorni» può rivelarsi fatale.
La risposta alle richieste di informazioni arriva entro 24 ore?
I tempi di attesa prima dell’avvio delle procedure di ricerca e di deposito sono brevi?
Un altro criterio di selezione importante è la capacità di comunicare in linea con i ritmi del mondo degli affari odierno, ad esempio se lo studio è in grado di rispondere tramite strumenti di chat (come Slack, Chatwork o LINE).
È necessario prestare attenzione ai consulenti in materia di brevetti che affermano con certezza: «La registrazione è garantita al 100%» o «Andrà sicuramente tutto bene». L’esame spetta esclusivamente all’Ufficio Brevetti, non al consulente in materia di brevetti.
Più un consulente in brevetti è onesto e competente, più comunicherà con sincerità anche i rischi potenzialmente sfavorevoli già nella fase preliminare di ricerca sul marchio.
«La probabilità di registrazione è del 60% (valutazione △). Il motivo è la presenza del marchio precedente 〇〇».
«In questa situazione è difficile, pertanto valutiamo la possibilità di presentare la domanda in combinazione con il logo»
Scegliete quindi uno studio che vi spieghi in modo completo «perché è difficile» e «come aumentare le possibilità di successo». Gli studi che si limitano a dire solo cose piacevoli tendono a eludere le responsabilità in caso di problemi successivi.
Tra i «servizi online economici per la registrazione dei marchi che utilizzano l’intelligenza artificiale», sempre più diffusi negli ultimi anni, e gli «studi legali con consulenti in materia di marchi», quale si dovrebbe scegliere? Abbiamo riassunto le caratteristiche di ciascuno in una tabella.
| Criteri di confronto | Servizi online a basso costo | Studio legale specializzato in marchi |
| Costi indicativi | Prezzo contenuto (commissioni a partire da alcune migliaia di yen) | Standard (onorari a partire da alcune decine di migliaia di yen) |
| Impegno richiesto | È necessario inserire autonomamente i dati e selezionare le classi | Affidamento completo al consulente in materia di brevetti; sulla base di un colloquio |
| Ricerca e valutazione | Valutazione tramite IA o sistemi semplificati | Indagine e valutazione approfondite da parte del consulente in materia di brevetti |
| Capacità di formulare proposte | Solo proposte basate su modelli sistematici | Proposte relative all’ambito di protezione dei diritti in linea con la strategia aziendale |
| Gestione dei casi di rigetto | Gestione autonoma oppure opzione aggiuntiva a costo elevato | Contestazioni avanzate basate sull’esperienza (redazione di memorie) |
| A chi si rivolge | Chi dà priorità al budget, nomi semplici, pratiche da scartare | Coloro che desiderano assolutamente ottenere i diritti, con piani di espansione aziendale |
Conclusione: è fondamentale scegliere l’approccio più adeguato.
Se non si dispone di un budget e si tratta di un «termine di propria invenzione completamente unico (con probabilità pressoché nulla di sovrapposizione con altri)», ricorrere a un servizio online rappresenta una scelta saggia.
Tuttavia, nel caso di «marchi importanti per i quali si desidera assolutamente ottenere la registrazione» o di «denominazioni che contengono termini anche solo leggermente generici (con possibilità di somiglianza con altre aziende)», si raccomanda vivamente di rivolgersi fin dall’inizio a uno studio legale specializzato in diritto dei marchi.
Infatti, non sono rari i casi in cui, dopo aver presentato la domanda tramite un servizio online e aver ricevuto un rifiuto, ci si rivolga frettolosamente a un consulente in proprietà industriale; in tali circostanze, i costi legati al subentro a fase avanzata della procedura finiscono per risultare più elevati.
Finora Le abbiamo illustrato «come scegliere uno studio competente»; il nostro studio, lo Studio di Proprietà Intellettuale Eborix, è proprio un gruppo di professionisti nel campo dei marchi che soddisfa tutti questi criteri.
Vi illustriamo i motivi per cui continuiamo a essere scelti da numerose aziende.
La caratteristica principale del nostro studio è la “tenacia nel non arrendersi”.
Accogliamo con grande disponibilità anche le richieste di consulenza relative a casi che hanno ricevuto una “decisione di rigetto” in seguito a domande presentate da altri studi o autonomamente.
Grazie a un vasto database di precedenti decisioni e al nostro know-how nella costruzione di argomentazioni logiche, siamo riusciti a ottenere numerose registrazioni anche in casi che a prima vista sembravano difficili.
(※ Se disponete di risultati concreti, aggiungeteli qui: ad esempio, «Lo scorso anno abbiamo portato a registrazione il % dei casi che erano stati rifiutati da altri studi»)
Non siamo semplici «agenti che si limitano a sbrigare le pratiche».
Dopo aver analizzato il modello di business del cliente, proponiamo non solo i «diritti attualmente necessari», ma anche quelli «necessari per prevenire rischi futuri».
Eliminiamo le classificazioni superflue per contenere i costi, garantendo al contempo una solida protezione del marchio che non possa essere imitata dalla concorrenza. In qualità di partner della vostra attività, elaboriamo insieme la strategia relativa ai marchi.
«Il tempo è denaro». Attribuiamo grande importanza alla rapidità dal momento della richiesta alla presentazione della domanda, rendendo possibile il deposito [in giornata o il giorno successivo] nel minor tempo possibile.
Inoltre, per quanto riguarda i costi, presentiamo sempre un preventivo dettagliato prima di iniziare il lavoro e procediamo solo dopo aver ottenuto la Sua approvazione. Non riceverà mai «addebiti a sorpresa in un secondo momento», pertanto La invitiamo a consultarci in tutta tranquillità.
Infine, rispondiamo alle domande più frequenti relative alla registrazione dei marchi.
D. È possibile presentare la domanda autonomamente?
R. È possibile, ma non lo consigliamo.
È possibile redigere e presentare la domanda autonomamente, ma ciò comporta un rischio maggiore di non ottenere la registrazione a causa di errori nella scelta delle classi o di omissioni nella ricerca sui marchi simili. Inoltre, poiché il contenuto dei documenti una volta presentati non può essere modificato in un secondo momento, si rischia di commettere errori irreparabili.
D. La nostra azienda ha sede in una zona periferica; possiamo comunque affidarvi l’incarico?
R. Sì, operiamo su tutto il territorio nazionale.
Attualmente, poiché tutte le comunicazioni avvengono tramite Zoom, strumenti di chat ed e-mail, riceviamo numerose richieste anche da clienti che si trovano a grande distanza. Non è necessario recarsi presso la nostra sede.
D. Non abbiamo ancora deciso il nome definitivo; possiamo comunque richiedere una consulenza?
A. Certamente.
Anzi, è preferibile consultarci prima che il nome sia definitivo. Possiamo fornirLe consigli dal punto di vista pratico, ad esempio chiedendoci: «Tra la proposta A e la proposta B, quale è più facile da registrare come marchio?», consentendoLe così di evitare inutili ritardi.
Una volta registrato, il marchio diventa un bene prezioso che continuerà a proteggere la Sua attività per 10 anni (o a tempo indeterminato, se rinnovato).
Scegliere un servizio a basso costo per risparmiare qualche ten di yen al momento della domanda, con il risultato di non riuscire a ottenere la registrazione o di ritrovarsi con un diritto di marchio di scarsa utilità, significa perdere di vista l’obiettivo principale.
Le perdite derivanti da un’azione legale per violazione del diritto di marchio o dalla necessità di cambiare il nome del marchio possono raggiungere importi compresi tra decine di milioni e centinaia di milioni di yen.
Proprio per questo motivo, La invitiamo a scegliere come partner uno «studio legale che dimostri una comprovata competenza».
Il nostro studio offre consulenze iniziali e ricerche semplificate sui marchi.
“Vorrei sapere se è possibile registrare questo nome”, “Mi è stato detto altrove che è difficile, ma non c’è modo di risolvere la questione?”: qualunque sia la Sua preoccupazione, non esiti a contattarci.
Vi forniremo il nostro pieno sostegno per proteggere il prezioso marchio della vostra azienda. Non esitate a contattarci.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
EVORIX – Studio di proprietà intellettuale / Consulente in proprietà industriale e rappresentante legale
Assistiamo clienti in un’ampia gamma di settori — tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità — in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).