«La nostra è un’impresa edile che opera da trent’anni a stretto contatto con il territorio locale. Non abbiamo alcuna intenzione di cambiare nome e non c’è motivo per cui qualcuno possa intromettersi in modo inopportuno».
«Poiché il nome è stato registrato presso l’Ufficio del Registro al momento della costituzione della società, dal punto di vista legale questo nome è di nostra proprietà».
Se Lei è un imprenditore del settore edile e la pensa in questo modo, La invitiamo a fermarsi un attimo e a leggere il presente articolo. Infatti, quella «sicurezza» o quel «buon senso» potrebbero, un giorno, diventare improvvisamente la scintilla di un problema in grado di scuotere dalle fondamenta la gestione della Sua azienda.
Un tempo, nel settore edile, il lavoro si concentrava su ciò che era visibile: «l’abilità (tecnica)» e «la personalità». Anche se il nome della Sua azienda coincideva con quello di un carpentiere della città vicina, fintanto che i territori di attività non si sovrapponevano, non si creavano grossi problemi.
Tuttavia, con la diffusione di Internet, la pubblicazione di esempi di lavori realizzati su siti web e social media e l’acquisizione di clienti tramite pubblicità online ormai diventate prassi comune, i confini del territorio di attività sono diventati estremamente labili.Esiste il rischio che un collega di un’altra località, vedendo il nome della Sua azienda, La denunci sostenendo che «sta violando i diritti della propria azienda». Oppure, il rischio che un’azienda di recente costituzione Le sottragga, ai sensi della legge sui marchi, il nome commerciale a cui è affezionato da molti anni. Questi non sono affatto problemi che riguardano solo le grandi imprese, ma sono controversie che si verificano effettivamente anche per i liberi professionisti, le imprese edili di piccole e medie dimensioni e le società di ristrutturazione.
In questo articolo, un avvocato specializzato in proprietà intellettuale fornirà una spiegazione approfondita rivolta agli imprenditori del settore edile, illustrando perché oggi la «registrazione del marchio» sia indispensabile, quali siano le perdite concrete (in termini di costi) derivanti dalla mancata registrazione e come scegliere le complesse «classificazioni» specifiche del settore.
📑 Indice di questo articolo
La domanda che riceviamo più spesso dai presidenti di aziende del settore edile è: «Ho già provveduto alla registrazione della ragione sociale presso l’Ufficio del Registro. È comunque necessaria la registrazione del marchio?».
Per dirla subito, la «registrazione della ragione sociale (registrazione della persona giuridica)» e la «registrazione del marchio» sono due cose completamente diverse, e la sola registrazione della ragione sociale non è sufficiente a proteggere il marchio (la ragione sociale). La mancata comprensione di questa differenza è la causa principale dei problemi.
Per «denominazione sociale» si intende il nome della società registrato presso l’Ufficio del Registro in base al Codice delle società.
| Voci | Contenuto della registrazione della denominazione sociale |
|---|---|
| Scopo | Dimostrare pubblicamente l’esistenza della società |
| Regole | È possibile registrare una società con lo stesso nome purché non abbia «lo stesso indirizzo (sede legale)» |
| Situazione attuale | In tutto il Giappone possono esistere numerose società con il nome «Società per azioni XX Costruzioni» |
| Potere di esclusione | Non sussiste alcun diritto vincolante che impedisca ad altre società di utilizzare tale denominazione |
| Voce | Contenuto della registrazione del marchio |
|---|---|
| Scopo | Tutela della reputazione commerciale |
| Regola | "Primo arrivato, primo servito" (principio della priorità della domanda). Il diritto viene concesso a chi ha effettuato la registrazione per primo |
| Ambito di efficacia | Esclusiva sull’uso di marchi identici o simili su tutto il territorio giapponese |
| Effetto di esclusione | È possibile richiedere la cessazione dell’uso da parte di terzi e il risarcimento dei danni |
⚠️ Importante: qualora un’azienda con lo stesso nome, situata in un’altra località, abbia effettuato per prima la «registrazione del marchio», è possibile che, dal punto di vista giuridico, tale azienda diventi il legittimo titolare dei diritti, anche se la Sua azienda è stata fondata prima. (※ Le condizioni per il riconoscimento del diritto di uso anteriore sono molto rigorose)
Alcuni potrebbero pensare con leggerezza: «Basta cambiare nome», ma nel settore edile i costi legati al cambio di ragione sociale (rebranding) tendono ad essere di gran lunga più elevati rispetto ad altri settori. Proviamo a fare una simulazione concreta.
Per un’azienda IT potrebbe essere sufficiente sostituire il logo sul sito web. Tuttavia, il settore edile è un settore in cui la ragione sociale viene impressa su «oggetti fisici» e utilizzata in cantiere. Qualora si fosse costretti a cambiare la ragione sociale, sarebbero necessarie le seguenti misure.
| Oggetti interessati | Misure necessarie | Costo stimato |
|---|---|---|
| Veicoli aziendali, autocarri, macchinari pesanti | Sostituzione delle pellicole adesive e riverniciatura | Da alcune decine di migliaia a diverse centinaia di migliaia di yen × numero di veicoli |
| Teloni di protezione (teloni per ponteggi) | Smaltimento completo + rifacimento con la nuova denominazione sociale | Ordine di grandezza di diversi milioni di yen |
| Tute da lavoro e caschi | Rifacimento dei ricami o sostituzione per tutti i dipendenti e gli artigiani | Da alcune centinaia di migliaia di yen in su |
| Insegne | Rimozione e nuova installazione di insegne presso uffici, magazzini e all’aperto | Da alcune centinaia di migliaia a diverse centinaia di migliaia di yen |
| Materiale promozionale | Ristampa di biglietti da visita, buste, opuscoli e contratti | Da alcune centinaia di migliaia di yen a... |
| Servizi web | Modifiche al sito web, cambio di dominio, trasferimento del server | Da alcune centinaia di migliaia di yen |
Costo totale (nel caso di una piccola impresa edile)
Da alcuni milioni di yen a oltre 10 milioni di yen
La differenza rispetto ai costi di registrazione del marchio (da oltre 100.000 yen per 10 anni) è evidente
Nel settore edile, fortemente radicato nel territorio, un «cambio di nome» è fatale. Ciò potrebbe suscitare speculazioni inutili da parte dei committenti, dei residenti del quartiere e delle banche con cui si intrattiene rapporti commerciali, del tipo: «Hanno cambiato nome perché hanno commesso qualche scandalo?» oppure «Hanno ceduto l’azienda perché l’attività era in crisi?».
In particolare, nel caso di case su misura, che comportano un investimento di diverse decine di milioni di yen, o di ristrutturazioni che richiedono una manutenzione a lungo termine, la fiducia nel nome dell’azienda è fondamentale per l’acquisizione di nuovi incarichi. Perdere quel nome equivale a azzerare il patrimonio costituito dai risultati ottenuti in passato e dal passaparola.
Supponiamo che la Sua azienda sia diventata un’impresa edile di buona reputazione nella zona. Cosa accadrebbe se, nei dintorni o su Internet, comparisse un’impresa di ristrutturazioni dal nome molto simile che eseguisse lavori di scarsa qualità?
Reclami e critiche del tipo «Pensavo di aver incaricato l’impresa edile 〇〇 (la vostra azienda), ma sono stato ingannato» o «Lì eseguono lavori scadenti» potrebbero erroneamente arrivare alla vostra azienda.
Se non si possiede il diritto di marchio, è difficile ordinare legalmente a tali operatori che praticano il “free riding” di «non utilizzare nomi che possano creare confusione». Per proteggere l’immagine del proprio marchio, è necessaria l’«arma» rappresentata dal diritto di marchio.
Cerchiamo di fare chiarezza sul punto: «Cosa occorre registrare?». Nel settore edile, gli oggetti da proteggere sono principalmente i seguenti tre.
L’elemento fondamentale è costituito dalle informazioni testuali, quali «Società per azioni XX Costruzioni» o «Impresa edile XX». Per poter tutelare il «suono del nome» anche qualora il design del logo dovesse cambiare, è prassi comune valutare innanzitutto la registrazione nella forma «caratteri standard (solo testo)».
Anche i «simboli» esposti in grande su caschi o teloni delle impalcature, così come i «personaggi mascotte» utilizzati per trasmettere un’immagine di familiarità, costituiscono beni importanti.
In particolare, qualora la ragione sociale sia un nome comune (ad esempio, un toponimo seguito da «costruzioni»), in alcuni casi può risultare difficile ottenere la registrazione utilizzando solo il testo. In tali circostanze, risulta efficace una strategia volta a ottenere la registrazione combinando il nome con un logo distintivo.
Ultimamente sta aumentando la registrazione di nomi di prodotti esclusivi dell’azienda.
Si tratta di importanti elementi di differenziazione che fungono da richiamo per attirare la clientela. Sono indispensabili soprattutto se si ha in mente di espandersi attraverso il franchising.
Nella registrazione di un marchio, è necessario specificare l’ambito di attività (prodotti e servizi) in cui verrà utilizzato tale marchio. Questo ambito viene definito «classe». Nel settore edile, le classi necessarie variano notevolmente a seconda del modello di business; se si commette un errore in questa fase, si rischia di trovarsi in una situazione in cui, pur avendo registrato il marchio, non sia possibile esercitarne i diritti (a causa di lacune nella registrazione).
Questa è la “classificazione principale” per il settore edile. Rientrano in questa categoria tutti i “lavori edili in generale”, quali l’edilizia generale, i lavori di carpenteria, l’intonacatura, la verniciatura, le finiture interne, gli impianti elettrici, gli impianti idraulici, la demolizione, la ristrutturazione e la pulizia degli edifici. Qualora un’impresa in possesso di licenza edile esegua direttamente i lavori, la classe 37 è assolutamente necessaria.
| Categoria | Servizi oggetto | Casi applicabili | Importanza |
|---|---|---|---|
| Categoria 37 | Lavori edili, riparazioni e installazioni | Tutte le imprese edili che eseguono direttamente i lavori | Obbligatorio |
| Classe 36 | Gestione immobiliare e compravendita di immobili | Vendita di immobili già costruiti, assistenza nella ricerca di terreni, acquisto e rivendita, gestione locativa | Importante |
| Classe 42 | Progettazione edilizia, rilievi topografici, design | Studio di progettazione annesso, abitazioni di design, servizio completo di progettazione e costruzione | Importante |
| Classe 19 e Classe 6 | Materiali da costruzione | Vendita all’esterno di materiali da costruzione sviluppati internamente (legno, materiali per pareti, piastrelle, ecc.) | A seconda dei casi |
💡 Il punto più facilmente trascurato: Classe 36
Ai sensi della legge sui marchi, «costruire case (classe 37)» e «vendere o affittare case (classe 36)» sono considerate attività commerciali distinte. Se si possiede solo la classe 37, è possibile che un’agenzia immobiliare con lo stesso nome ottenga la classe 36 e inizi a operare proprio accanto alla propria senza che si possa opporre alcuna obiezione.Per le aziende che operano come costruttori edili, è fondamentale acquisire sia la classe 36 che la classe 37.
Finora abbiamo parlato di «difesa», ma la registrazione del marchio ha anche un effetto «offensivo» che fa progredire la gestione aziendale.
Attualmente, la carenza di manodopera nel settore edile è grave. Quando i giovani talenti e i loro genitori scelgono un datore di lavoro, la conformità alle norme e la stabilità dell’azienda vengono valutate con estrema attenzione.
La presenza del simbolo «®» (marchio registrato) sul sito web o sulle brochure costituisce una prova del fatto che si tratta di «un’azienda solida che tiene in grande considerazione il proprio marchio e gestisce con cura i diritti di proprietà intellettuale». Ciò contribuisce a dissipare un’immagine negativa e può rappresentare un elemento di differenziazione rispetto alla concorrenza nel branding legato alle assunzioni.
Le verifiche di affidabilità delle aziende, sia nell’ambito delle valutazioni di idoneità alle gare d’appalto per opere pubbliche (keishin), sia nelle nuove collaborazioni con grandi imprese di costruzioni e costruttori di case, diventano di anno in anno più rigorose.
Il possesso di diritti di proprietà intellettuale, quali i diritti di marchio, nonché l’esistenza di un sistema di gestione che garantisca il rispetto dei diritti altrui, costituiscono uno degli indicatori della capacità di governance aziendale. Essere una «società con rapporti giuridici chiari» rappresenta infatti un vantaggio competitivo per ampliare le opportunità commerciali.
Ultimamente, esistono servizi di deposito online a basso costo e vi sono anche persone che redigono autonomamente la documentazione per presentare la domanda. Tuttavia, per quanto riguarda il settore edile, si raccomanda vivamente di rivolgersi a un avvocato specializzato in proprietà industriale.
Denominazioni quali «XX Construction», «XX Home» o «XX Renovation» sono molto diffuse nel settore; pertanto, vi è un elevato rischio che l’Ufficio Brevetti ne rifiuti la registrazione in quanto «denominazioni comuni che non appartengono a nessuno (prive di carattere distintivo)».
Un consulente in brevetti è in grado di elaborare strategie specialistiche, ad esempio: «In questa forma non verrà accettata, quindi abbiniamola a un logo» oppure «Dimostriamo l’uso effettivo per far valere le disposizioni derogatorie».
Come accennato in precedenza, nel settore edile le «classi 37, 36 e 42» si intrecciano in modo complesso. Non mancano casi di insuccesso in cui, presentando la domanda autonomamente e ritenendo che «trattandosi di edilizia, basti la classe 37», si è poi scoperto che un’altra società aveva già acquisito i diritti proprio per l’attività fondamentale di vendita immobiliare (classe 36).
Il consulente in brevetti analizzerà non solo l’attività attuale della Sua azienda, ma anche i futuri sviluppi aziendali (ad esempio, l’avvio di un sistema di franchising o la vendita di materiali da costruzione), per definire un ambito di protezione ottimale e privo di lacune.
Dopo la presentazione della domanda, è possibile che l’Ufficio Brevetti invii un documento in cui si comunica che «allo stato attuale non è possibile procedere alla registrazione» (notifica dei motivi di rigetto).
Non si tratta di una “notifica di rigetto”, bensì di un’“opportunità di presentare una controargomentazione”. Se si presentano memorie o atti di correzione adeguati, vi sono ottime possibilità di ribaltare la decisione e ottenere la registrazione. Tuttavia, tale risposta richiede una logica giuridica rigorosa ed è estremamente difficile per un profano presentare una controargomentazione in autonomia. Con l’assistenza di un consulente in brevetti, è possibile superare questa situazione difficile con un’elevata probabilità di successo.
Nel settore edile, la ragione sociale e il marchio rappresentano una «prova di affidabilità» che gli imprenditori hanno costruito con il sudore della fronte. Il fatto che questo importante bene possa essere sottratto da altre aziende o diventi inutilizzabile semplicemente perché si è rimandata una singola procedura (la registrazione del marchio) costituisce una perdita economica troppo grave dal punto di vista gestionale.
❌ Costi di sostituzione dell’insegna a seguito di controversie
Da diverse milioni di yen in su
✅ Costi di registrazione preventiva del marchio
Da oltre 100.000 yen
«La nostra è ancora una piccola impresa edile, quindi non ci riguarda» — mentre Lei pensa così, le altre aziende stanno consolidando i propri diritti passo dopo passo. Nel mondo dei marchi vale il principio «primo arrivato, primo servito».
Se nutre anche solo un minimo di preoccupazione, si rivolga innanzitutto a un esperto.
Iniziate con una consulenza gratuita
Un avvocato specializzato in proprietà intellettuale Le proporrà il piano ottimale per tutelare l’attività della Sua azienda e sostenerne lo sviluppo duraturo. La invitiamo a contattarci senza esitazione: sarà una “precauzione preventiva” per proteggere l’immagine e il futuro della Sua azienda.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale
Assiste clienti in un'ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di tutto il processo che va dal deposito di domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritti d'autore fino ai procedimenti di opposizione e alle cause di contraffazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).