Piacere. Mi chiamo Kenbun Ura e sono un consulente in brevetti.
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Nella strategia di marca di un’azienda, la registrazione del marchio riveste un’importanza fondamentale. Registrando come marchio il nome di un prodotto o di un servizio, il logo e simili, si ottiene il diritto di utilizzarli in via esclusiva, impedendo così l’imitazione da parte di altre aziende.
Negli ultimi anni, oltre ai tradizionali marchi composti da caratteri o figure, è diventato possibile registrare anche tipi di marchi più diversificati, quali i marchi animati, i marchi olografici, i marchi costituiti esclusivamente da colori, i marchi sonori e i marchi di posizione. Ciò consente alle aziende di proteggere un’espressione del marchio più poliedrica.
Tuttavia, non è possibile registrare qualsiasi tipo di marchio. La legge sui marchi stabilisce infatti i «motivi di non registrazione», ovvero i casi in cui la registrazione del marchio non è consentita. In particolare, per quanto riguarda i nuovi tipi di marchio, poiché presentano caratteristiche diverse rispetto a quelli tradizionali, anche i criteri di esame sono specifici.
Nel presente articolo, dal punto di vista di un avvocato specializzato in registrazione dei marchi, illustreremo i “motivi di inammissibilità”, ovvero le principali ragioni per cui un marchio non può essere registrato. In particolare, ci concentreremo sui nuovi tipi di marchi, approfondendo i criteri di esame relativi alla valutazione della somiglianza e ai motivi di inammissibilità.
Speriamo che la lettura di questo articolo Le fornisca indicazioni utili per capire se il marchio che ha ideato possa essere registrato e che Le sia di aiuto nella preparazione della domanda di registrazione del marchio.
Durante l’esame di una domanda di registrazione di un marchio, viene verificato rigorosamente se il marchio in questione rientri o meno nei «motivi di non registrazione» previsti dalla legge sui marchi. Qualora si ritenga che sussistano tali motivi, purtroppo la registrazione del marchio non sarà concessa.
I motivi di non registrazione sono molteplici, ma uno dei criteri particolarmente importanti è la «valutazione della somiglianza con altri marchi registrati». Si tratta di stabilire se il marchio oggetto della domanda non sia simile a un marchio di un’altra società già registrato e se non sussista il rischio di confusione da parte dei consumatori quando osservano i prodotti o i servizi.
Nella valutazione della somiglianza dei marchi si prendono in considerazione in modo globale l’aspetto (l’immagine), la pronuncia (il modo di leggere) e il significato (il contenuto concettuale) del marchio; tuttavia, per i nuovi tipi di marchio, gli elementi da considerare e i criteri di valutazione variano a seconda delle loro caratteristiche.
Di seguito, esamineremo, per ciascuna tipologia di marchio di nuova generazione, i criteri di valutazione della somiglianza e i relativi motivi di diniego di registrazione.
I marchi animati sono costituiti dalla combinazione di un segno (caratteri, figure, ecc.) e dallo stato in cui tale segno muta nel corso del tempo. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i loghi animati.
Si ritiene che la valutazione della somiglianza dei marchi animati debba essere effettuata considerando il marchio nel suo complesso, tenendo conto sia degli elementi che lo compongono sia dello stato in cui tale segno muta con il passare del tempo. Si tratta di un approccio analogo a quello applicato ai marchi olografici e ai marchi di posizione, secondo cui il segno e lo stato mutevole vengono osservati come un tutt’uno.
In linea di principio, per quanto riguarda la parte relativa al movimento (lo stato di variazione) tra gli elementi che compongono il marchio animato, si ritiene che essa non svolga la funzione di segno distintivo indipendente per prodotti o servizi e che non possa essere individuata come elemento essenziale (parte importante del marchio). Fondamentalmente, la valutazione della somiglianza viene effettuata in relazione alle parti del segno.
Ad esempio, se un marchio non simile, al quale è riconosciuta una funzione identificativa, e un marchio animato identico o simile, che muta allo stesso modo ma senza lasciare traccia del percorso di variazione, sono in linea di principio considerati non simili. Poiché il marchio stesso non coincide affatto, si giunge alla conclusione che anche il marchio nel suo complesso non sia simile.
Tuttavia, esistono casi eccezionali. Si tratta dei casi in cui lo stato mutevole del marchio viene visualizzato sullo schermo o su un supporto analogo sotto forma di traccia, e in cui caratteri o elementi simili formano un marchio al quale viene riconosciuta la funzione identificativa di prodotti o servizi. In tal caso, anche la parte rimasta come traccia verrà considerata come parte del marchio.
I marchi animati costituiti da un segno formato dalla traccia residua e da un segno identico o simile a tale traccia sono, in linea di principio, considerati simili. In questo caso, si valuta se la parte in movimento, nella misura in cui rimane impressa come traccia, sia simile; se lo è, si ritiene che l’intero marchio animato sia simile.
Sono stati inoltre indicati i criteri relativi alla somiglianza tra i marchi animati e i marchi figurativi o denominativi.
I marchi animati, in cui lo stato di variazione del segno viene rappresentato sotto forma di traccia e in cui caratteri o simili formano un marchio dotato di funzione distintiva per prodotti o servizi, sono considerati, in linea di principio, simili ai marchi compositi costituiti da caratteri o simili identici o simili al marchio formato da tale traccia.Qualora lo stato in cui il marchio animato si è modificato a seguito del movimento rimanga impresso sotto forma di traiettoria, tale parte viene considerata parte integrante del marchio; pertanto, qualora esista un marchio alfabetico o simile ad essa affine, il marchio animato nel suo complesso viene ritenuto simile a tale marchio alfabetico o simile.
Un marchio in movimento, in cui un segno composto da caratteri o figure, ecc., al quale è riconosciuta la funzione distintiva di prodotti o servizi, subisce una trasformazione, e un marchio figurativo costituito esclusivamente da un segno identico o simile a tale segno, sono, in linea di principio, considerati simili. Ciò si verifica nel caso in cui il segno in movimento stesso possieda carattere distintivo.In tal caso, si procede innanzitutto a valutare la somiglianza del segno; se esistono marchi figurativi identici o simili a esso, si giunge alla conclusione che il marchio animato nel suo complesso sia simile a tale marchio figurativo.
Inoltre, è stato stabilito che, qualora lo stato di mutamento (il movimento) di un marchio dotato di tale carattere distintivo venga individuato come elemento essenziale del marchio stesso, l’esistenza di un marchio in movimento identico o simile comporta la conclusione che il marchio nel suo complesso sia simile.
Pertanto, i criteri di valutazione della somiglianza dei marchi in movimento variano a seconda della presenza o meno di carattere distintivo del segno stesso e del fatto che il movimento lasci o meno una traccia.
Per quanto riguarda i motivi di non registrazione specifici dei marchi in movimento, analogamente a quanto avviene per altri nuovi tipi di marchi (composto esclusivamente da colori o suoni), è possibile applicare i motivi di non registrazione generali, quali i marchi costituiti esclusivamente da segni che indicano le caratteristiche dei prodotti o dei servizi con metodi di uso comune (articolo 4, paragrafo 1, punto 18) o i marchi costituiti esclusivamente da forme indispensabili per garantire la funzionalità dei prodotti o dei servizi.Ad esempio, nel caso in cui un’animazione che illustra il funzionamento di un prodotto, presente nelle istruzioni per l’uso, venga considerata come indicativa della funzione del prodotto stesso. Su questo punto è necessario valutare caso per caso.
I marchi olografici sono costituiti da una combinazione di un segno (caratteri, figure, ecc.) e di uno stato che varia come effetto visivo grazie all’olografia o ad altre tecnologie. Rientrano in questa categoria i marchi il cui motivo cambia a seconda dell’angolo di osservazione.
Anche la valutazione della somiglianza dei marchi olografici deve essere effettuata considerando il marchio nel suo complesso, ovvero valutando in modo integrato il segno distintivo (caratteri, figure, ecc.) e lo stato che varia grazie agli effetti visivi ottenuti tramite l’olografia o altre tecnologie. Analogamente ai marchi in movimento, si osservano il segno distintivo e lo stato di variazione nel loro insieme.
Tuttavia, per quanto riguarda le parti mutevoli, nel caso di marchi olografici in cui vengono applicati effetti che si limitano a decorare i segni (come lettere o figure), quali l’effetto di rappresentazione tridimensionale o l’effetto di luccichio dovuto al riflesso della luce, si ritiene che la valutazione della somiglianza debba essere effettuata estraendo come elementi essenziali l’aspetto, la pronuncia ecome elementi essenziali per effettuare la valutazione di somiglianza. In altre parole, le parti decorative che subiscono variazioni non sono, in linea di principio, considerate elementi essenziali.
Un caso leggermente particolare è rappresentato dalla valutazione della somiglianza dei marchi olografici costituiti da più superfici di visualizzazione, nei quali è previsto un effetto che consente di vedere più superfici a seconda dell’angolo di osservazione.In questo caso, pur basando la valutazione sull’aspetto, la pronuncia e il concetto derivanti dai caratteri, dalle figure e da altri elementi rappresentati su ciascuna singola superficie di visualizzazione, è necessario considerare il marchio nel suo complesso, valutando in modo globale la percentuale che tale superficie occupa rispetto al marchio nel suo insieme, il contesto in cui è rappresentata e la correlazione con i segni presenti sulle altre superfici di visualizzazione.Ciò si basa su un criterio secondo cui si determina, in relazione alle altre superfici di visualizzazione, se la valutazione debba essere effettuata separatamente per ciascuna superficie oppure se le diverse superfici debbano essere considerate come un unico segno.
In base a tale criterio, ad esempio nel caso in cui una singola parola come «MOUNTAIN» appaia suddivisa in «MOUN» e «TAIN» a seconda dell’angolo di osservazione,se è evidente che si tratti originariamente di un’unica parola, un marchio denominativo costituito da parti separate e un marchio denominativo costituito da un segno identico o simile a quello presente su una singola superficie di visualizzazione non sono, in linea di principio, considerati simili. Ciò deriva dal fatto che, per quanto riguarda i marchi olografici, si applica il principio secondo cui l’insieme deve essere osservato come un’unica entità.In tali casi, la valutazione si basa sulla somiglianza con la parola «MOUNTAIN» nel suo insieme.
D’altra parte, qualora simboli o caratteri privi di significato specifico siano rappresentati su più superfici di esposizione, la percentuale dei marchi su ciascuna superficie sia bassa e non risulti naturale osservare i marchi delle diverse superfici nel loro insieme (ad esempio, casi in cui, a seconda dell’angolo di osservazione, appaiano separatamente le lettere «H»"B" e "G" appaiano separatamente e senza alcuna correlazione), in tali casi si ritiene, in linea di principio, che vi sia somiglianza con i marchi (marchi denominativi o figurativi, ecc.) identici o simili ai segni riportati su ciascuna superficie di visualizzazione.Ciò si basa sull’idea che, poiché i caratteri non correlati sono visualizzati in modo separato, la valutazione della somiglianza debba essere effettuata per ciascuna superficie di visualizzazione. Pertanto, qualora esista un marchio letterale identico o simile a uno qualsiasi tra «H», «B» e «G», l’intero marchio olografico verrà ritenuto simile.
Anche per quanto riguarda i motivi di non registrazione specifici dei marchi olografici, nei casi in cui l’effetto visivo dell’ologramma sia indispensabile per garantire la funzionalità del prodotto, è possibile che essi rientrino nei motivi di non registrazione (ad esempio, l’articolo 4, comma 1, punto 18), analogamente a quanto avviene per altri nuovi tipi di marchi.
I marchi costituiti esclusivamente da colori sono marchi composti da un unico colore o da una combinazione di più colori, in cui i colori stessi fungono da segno distintivo dei prodotti o dei servizi. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i colori delle insegne dei minimarket o quelli delle confezioni dei prodotti.
La valutazione della somiglianza dei marchi costituiti esclusivamente da colori deve essere effettuata considerando il marchio nel suo complesso, tenendo conto in modo integrato della tonalità (tipo di colore), della saturazione (intensità) e della luminosità (chiarezza) dei colori in questione.Nel caso di marchi costituiti esclusivamente da colori, poiché sono i colori stessi a costituire l’elemento distintivo, è necessario esaminare i colori in modo più dettagliato rispetto ai marchi tradizionali. In particolare, si ritiene che i tre elementi di tonalità, saturazione e luminosità siano fondamentali ai fini dell’osservazione.
Nel caso di marchi costituiti da una combinazione di più colori, oltre agli elementi sopra citati, si esamina in modo globale l’aspetto complessivo risultante dalla combinazione dei colori. Si tratta di un approccio conforme ai criteri tradizionali utilizzati per la valutazione della somiglianza dei marchi combinati.
Sono stati inoltre indicati dei criteri per valutare la somiglianza tra i marchi costituiti esclusivamente da colori e quelli di altro tipo.
In primo luogo, si esamina la somiglianza tra un marchio costituito esclusivamente da un unico colore e un altro marchio costituito esclusivamente da un unico colore.Poiché un marchio costituito esclusivamente da un unico colore viene osservato nel suo insieme come un unico colore, in linea di principio si ritiene che non sia simile ad un altro marchio monocolore, anche se identico. Ciò è dovuto al fatto che, nel caso di un unico colore, il colore stesso difficilmente possiede carattere distintivo.
In secondo luogo, si esamina la somiglianza tra un marchio costituito esclusivamente da un unico colore e un marchio combinato composto da caratteri e colore. Poiché per un marchio costituito esclusivamente da un unico colore sono ipotizzabili diverse modalità di utilizzo, in linea di principio esso non è considerato simile a un marchio combinato composto da caratteri e colore. Nel caso dei marchi combinati, poiché la parte composta da caratteri costituisce spesso l’elemento essenziale, si ritiene che essi differiscano dai marchi costituiti esclusivamente da colore.
Infine, si esamina la questione della somiglianza tra un marchio costituito esclusivamente da un unico colore e un marchio composto da caratteri o simili. Nel valutare la somiglianza con un marchio composto da caratteri, anche se l’aspetto, la pronuncia e il concetto fossero identici o simili, poiché per un marchio costituito esclusivamente da un unico colore l’aspetto cromatico rappresenta l’elemento di valutazione principale, in linea di principio si ritiene che non vi sia somiglianza.Ad esempio, per quanto riguarda l’immagine di una mela rossa (marchio figurativo) e un marchio costituito esclusivamente dal colore rosso, si potrebbe affermare che il concetto sia simile in quanto entrambi rimandano a una «mela rossa»; tuttavia, poiché nei marchi costituiti esclusivamente da colore l’aspetto cromatico riveste particolare importanza, si giunge alla conclusione che tali marchi non siano simili.
D’altra parte, viene affrontato anche il tema della valutazione della somiglianza dei marchi combinati di figura e colore. Qualora esista un marchio registrato che combini una figura e un colore e il marchio oggetto della domanda presenti una combinazione analoga di figura e colore, se la disposizione e la proporzione dei colori, ecc., sono identiche o simili, tali marchi vengono considerati, in linea di principio, simili.Ciò differisce dalla valutazione della somiglianza dei marchi costituiti esclusivamente da colori, in quanto la valutazione si basa sul marchio figurativo. Ad esempio, se esiste un marchio combinato di figura e colore che associa il giallo e il blu in una disposizione specifica e il marchio oggetto della domanda presenta una combinazione analoga, in linea di principio si riterrà che vi sia somiglianza.
Tuttavia, nel caso in cui il marchio registrato sia una combinazione di figura e colori, mentre il marchio oggetto della domanda sia costituito esclusivamente da colori, poiché le modalità di utilizzo del marchio di combinazione di colori non coincidono necessariamente con quelle del marchio figurativo, la somiglianza verrà valutata caso per caso.
Per quanto riguarda i marchi costituiti esclusivamente da colori, sono stati stabiliti criteri anche ai sensi dell’articolo 4, comma 1, numero 1 (bandiere nazionali, ecc.) e numero 18 (indicazioni delle caratteristiche dei prodotti, ecc.; garanzia della funzionalità) della legge sui marchi.
In primo luogo, per quanto riguarda l’articolo 4, comma 1, punto 1.Tra i marchi costituiti esclusivamente da colori, quelli composti da un unico colore sono considerati, in linea di principio, rientranti in tale punto qualora costituiscano un segno notoriamente identico o simile ai colori di una bandiera nazionale (comprese quelle straniere). Con l’estensione della tutela ai marchi costituiti esclusivamente da colori, sono stati aggiunti criteri relativi ai colori delle bandiere nazionali.
Passiamo ora all’articolo 4, comma 1, punto 18. Tale disposizione stabilisce che non possono essere registrati i marchi costituiti esclusivamente da caratteristiche che i prodotti possiedono naturalmente. Come criteri di valutazione per stabilire se un marchio costituito esclusivamente da colori rientri in tale disposizione, vengono indicati i seguenti punti:
Pertanto, i colori che derivano naturalmente dal prodotto stesso o quelli indispensabili per la funzione del prodotto o della confezione (ad esempio, il rosso che indica la presenza di alte temperature o il blu che indica la necessità di raffreddamento) non sono, in linea di principio, ammissibili alla registrazione come marchi.
I marchi sonori comprendono melodie, jingle pubblicitari con slogan e effetti sonori; si tratta di marchi in cui il suono stesso funge da segno distintivo di prodotti o servizi.
Si ritiene che la valutazione della somiglianza dei marchi sonori debba essere effettuata considerando il marchio nel suo complesso, tenendo conto degli elementi sonori (elementi musicali) e linguistici (testi delle canzoni, ecc.) che lo compongono, nonché delle circostanze concrete in cui viene effettivamente utilizzato. Poiché i marchi sonori possono essere costituiti da due elementi distinti – quello sonoro e quello linguistico – l’approccio consiste nell’osservarne l’insieme come un marchio combinato.
Nel giudizio di somiglianza relativo a un marchio sonoro costituito esclusivamente da elementi musicali, le parti prive di funzione identificativa dei prodotti o dei servizi (ad esempio, il semplice suono di sottofondo) non vengono individuate come parti essenziali e non vengono prese in considerazione ai fini del confronto. Ciò significa che come parti essenziali vengono individuate solo le parti dotate di carattere distintivo (ad esempio la melodia).
Nel valutare la somiglianza di un marchio sonoro, dopo aver individuato come elemento essenziale la parte dotata di funzione distintiva, si ritiene che sia necessario, come requisito minimo, che la melodia sia identica o simile.Tra gli elementi sonori figurano la melodia, il ritmo, l’armonia, il timbro, il tempo e altri elementi; tuttavia, poiché la melodia è l’elemento più importante, è necessario come requisito minimo che la melodia sia identica o simile.
La valutazione della somiglianza tra marchi sonori che contengono elementi linguistici varia a seconda che gli elementi sonori e quelli linguistici possiedano o meno, ciascuno a sé stante, carattere distintivo.
Ad esempio, qualora la funzione distintiva rispetto ai prodotti e ai servizi sia riconosciuta esclusivamente all’elemento sonoro, la valutazione della somiglianza viene effettuata in relazione a tale elemento. D’altra parte, qualora la funzione distintiva sia riconosciuta esclusivamente all’elemento linguistico, la valutazione della somiglianza viene effettuata in relazione a tale elemento.
Qualora venga riconosciuta la funzione distintiva sia all’elemento sonoro che a quello linguistico, la valutazione della somiglianza viene effettuata tenendo conto dell’intensità della funzione distintiva di ciascun elemento rispetto ai prodotti e ai servizi. In particolare, ad esempio, nel caso in cui l’elemento musicale non presenti notorietà e abbia una funzione distintiva debole, mentre l’elemento linguistico sia notorio e abbia una funzione distintiva forte, può accadere che solo l’elemento linguistico venga individuato come elemento essenziale.
Quando l’elemento linguistico viene individuato come elemento essenziale, si procede a valutare la somiglianza con il marchio denominativo costituito dai caratteri che compongono tale elemento. Ad esempio, se l’elemento linguistico di un marchio sonoro è «JTO» e esiste un marchio denominativo «JTO», i due saranno ritenuti simili.
Anche per i marchi fonetici sono stati aggiunti criteri relativi all’articolo 4, comma 1, punto 9 (violazione dell’ordine pubblico e del buon costume) e al punto 18 (indicazione delle caratteristiche dei prodotti, ecc., e garanzia della funzionalità) della legge sui marchi.
Per quanto riguarda l’articolo 4, comma 1, punto 9 (violazione dell’ordine pubblico e del buon costume): un marchio sonoro potrebbe costituire una violazione dell’ordine pubblico e del buon costume, ad esempio, nei seguenti casi:
Ciò significa che, in linea di principio, i suoni che presentano un carattere pubblico specifico o un elevato grado di notorietà, quali gli inni nazionali o le sirene dei veicoli di emergenza, non possono essere registrati come marchi.
Per quanto riguarda l’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, si applicano le stesse disposizioni previste per i marchi costituiti esclusivamente da colori. I suoni che provengono naturalmente dai prodotti o che sono indispensabili per garantire il funzionamento degli stessi sono considerati motivi di non registrazione. Ad esempio, i suoni indispensabili al funzionamento dei prodotti, quali il segnale acustico di avvio di un dispositivo elettronico o il rumore del motore di un’automobile, non possono, in linea di principio, essere registrati.
I marchi di posizione sono marchi costituiti dalla combinazione di un segno, quale un carattere o una figura, e una posizione specifica nel luogo in cui vengono forniti i prodotti o i servizi su cui è apposto tale segno. Ne sono un esempio le etichette apposte in una posizione specifica su una borsa o le etichette cucite in una posizione specifica su un capo di abbigliamento.
Si ritiene che la valutazione della somiglianza dei marchi di posizione debba essere effettuata considerando il marchio nel suo complesso, valutando in modo integrato il segno (caratteri, figure, ecc.) e la posizione in cui esso è apposto. Analogamente ai marchi in movimento e ai marchi olografici, anche i marchi di posizione presuppongono un utilizzo in una modalità specifica; l’approccio consiste quindi nell’osservare nel loro insieme sia la parte costituita dal segno sia la posizione in cui è apposto.
Tuttavia, in linea di principio, la posizione (il luogo in cui è apposto il segno) di per sé non svolge la funzione di segno distintivo indipendente dei prodotti o dei servizi e non viene considerata come elemento essenziale. La valutazione della somiglianza si basa esclusivamente sull’elemento distintivo.
A tale principio si applicano criteri di valutazione diversi a seconda che l’elemento distintivo possieda o meno carattere distintivo.
Si consideri il caso in cui il segno non possieda carattere distintivo.Qualora al marchio apposto su un prodotto o servizio non venga riconosciuta una funzione distintiva in relazione a tale prodotto o servizio (ad esempio, nel caso di un marchio considerato come semplice decorazione o motivo), la valutazione della somiglianza deve essere effettuata in modo globale, tenendo conto dell’impressione, del ricordo e delle associazioni che la posizione in cui il marchio è apposto suscita nei consumatori e negli operatori del settore.
Ad esempio, per quanto riguarda i peluche (prodotti), viene citato il caso di un marchio di posizione costituito da un’etichetta rossa apposta sull’orecchio di un animale. Qualora l’etichetta rossa di per sé non possieda carattere distintivo, la valutazione della somiglianza va effettuata osservando nel loro insieme sia il segno costituito dall’etichetta rossa, sia la posizione in cui essa è apposta, ovvero sull’orecchio del peluche.Pertanto, qualora sulle orecchie di un coniglio fosse apposto un’etichetta rossa, su quelle di un orso un’etichetta rossa di forma leggermente diversa e su quelle di un elefante un’etichetta rossa di forma diversa a forma di mela, poiché nel loro insieme queste configurazioni danno un’impressione simile, tali marchi verrebbero giudicati simili.
Inoltre, anche per quanto riguarda la somiglianza tra un marchio di posizione e un marchio figurativo, qualora il segno non possieda carattere distintivo, poiché gli elementi che costituiscono il marchio di posizione non vengono individuati come parti essenziali, la valutazione della somiglianza viene effettuata, analogamente a quanto sopra, osservando il segno e la posizione nel loro insieme.
Passiamo ora al caso in cui il segno sia dotato di carattere distintivo.
In primo luogo, per quanto riguarda la somiglianza tra marchi di posizione. Se il segno è identico o simile, anche se la posizione in cui è apposto il segno è diversa, in linea di principio il marchio nel suo complesso viene considerato simile. Ciò è dovuto al fatto che la parte del segno dotata di carattere distintivo viene considerata l’elemento essenziale.Ad esempio, qualora la scritta «JPO» sia apposta in un punto specifico di una racchetta da ping-pong, poiché a tale parte della scritta viene riconosciuta un carattere distintivo, il marchio nel suo complesso verrà ritenuto simile anche se la posizione in cui è apposta sulla racchetta dovesse differire.
Passiamo ora alla questione della somiglianza tra i marchi di posizione e i marchi figurativi. Qualora l’elemento che costituisce il marchio di posizione venga individuato come elemento essenziale, il marchio nel suo complesso è considerato, in linea di principio, simile a un marchio figurativo identico o simile.Ad esempio, qualora le lettere «JPO» vengano apposte come marchio posizionale in un punto specifico (ad esempio, in basso a destra sulla confezione), tale parte «JPO» verrà identificata come elemento essenziale. Di conseguenza, qualora esista un marchio denominativo «JPO» simile a questo, il marchio posizionale nel suo complesso verrà ritenuto simile a tale marchio denominativo.
In questo modo, ai fini della valutazione della somiglianza di un marchio di posizione, è fondamentale stabilire se il segno apposto possieda di per sé un carattere distintivo. Qualora il segno apposto abbia un carattere distintivo, è altamente probabile che il marchio venga ritenuto simile anche se la posizione è diversa.
Per quanto riguarda i motivi di non registrazione specifici dei marchi di posizione, analogamente a quanto avviene per altri nuovi tipi di marchi, qualora un segno che indica le caratteristiche di un prodotto o di un servizio in modo comunemente utilizzato venga apposto esclusivamente nella posizione in cui è normalmente utilizzato in relazione a tale prodotto o servizio, ciò potrebbe rientrare nella fattispecie di cui all’articolo 4, comma 1, numero 18. Ad esempio, si pensi al caso in cui un’etichetta che indica la taglia di un capo di abbigliamento venga apposta nella posizione in cui tali etichette vengono generalmente apposte.Inoltre, tale disposizione potrebbe applicarsi anche nei casi in cui la posizione stessa sia indispensabile per garantire la funzionalità del prodotto.
Finora abbiamo esaminato i criteri di esame relativi alla valutazione della somiglianza e ai motivi di non registrazione dei nuovi tipi di marchi (movimento, ologrammi, soli colori, suoni, posizione).
Come ha potuto constatare, i criteri di esame relativi ai nuovi tipi di marchi presentano numerosi elementi da considerare rispetto ai tradizionali marchi composti da caratteri o figure, e in alcuni casi la valutazione può risultare complessa. In particolare, per stabilire se il proprio marchio sia simile ad altri marchi registrati o se ricada in uno dei motivi di non registrazione, sono necessarie conoscenze ed esperienza specialistiche.
«Questo marchio potrà essere registrato?» «Temo che il marchio che ho ideato possa incorrere in uno dei motivi di diniego di registrazione…»
Se si trovano in una situazione del genere, non esitino a rivolgersi a un avvocato specializzato in marchi.
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Nel presente articolo abbiamo illustrato i principi fondamentali dei «motivi di non registrazione» che impediscono il riconoscimento della registrazione del marchio, nonché i criteri di esame relativi alla valutazione della somiglianza e ai motivi di non registrazione, con particolare riferimento ai nuovi tipi di marchio (marchi animati, marchi olografici, marchi costituiti esclusivamente da colori, marchi sonori e marchi di posizione).
I marchi di nuova generazione possono rappresentare uno strumento potente per le aziende che intendono esprimere la propria immagine di marca in modo diversificato, ma la loro registrazione è soggetta a criteri specifici. Verificare se il proprio marchio soddisfa tali criteri e se non rientra in alcuna delle cause di inammissibilità costituisce il primo passo verso una registrazione senza intoppi.
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AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Avvocato specializzato in proprietà industriale e rappresentante legale
Assistiamo clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione dei Patentisti Asiatici (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).