«Abbiamo concretizzato un’idea innovativa, ma temiamo che possa essere imitata da altre aziende»
«Entro il colloquio con gli investitori del mese prossimo (round di finanziamento VC), vorrei poter dimostrare la nostra competenza tecnologica attraverso un “brevetto” già ottenuto»
«Stiamo per espanderci all’estero e vorremmo innanzitutto consolidare i nostri diritti in Giappone»
Per i dirigenti di startup e imprese in fase di avvio, dove la velocità è fondamentale e la situazione cambia di giorno in giorno, di ora in ora, il “tempo” richiesto dal normale esame di brevetto rappresenta un grave ostacolo e può comportare la perdita di opportunità commerciali.
Di norma, si ritiene che dal momento della presentazione della domanda di brevetto fino al conferimento dei diritti trascorrano, in media, dai 10 ai 14 mesi a partire dalla richiesta di esame. Come sarà il mercato tra un anno? I concorrenti vi aspetteranno?
Tuttavia, sapete che esiste un sistema che consente di ridurre notevolmente questo periodo, purché vengano soddisfatte determinate condizioni?
Si tratta del «Esame super accelerato (Sistema di esame super accelerato)» offerto dall’Ufficio brevetti.
Avvalendosi di questo sistema, è possibile ricevere i risultati dell’esame (notifica di primo esame) in un tempo minimo di un mese dalla richiesta di esame.
In questo articolo, dal punto di vista di un consulente in brevetti che ha supportato le strategie di proprietà intellettuale di numerose start-up, illustreremo in modo approfondito, da un punto di vista pratico, il funzionamento dell’esame super accelerato, le condizioni per il suo utilizzo da parte delle start-up (esistono casi in cui, in realtà, la «domanda all’estero» non è obbligatoria?) e i relativi vantaggi e svantaggi.
Innanzitutto, cerchiamo di fare chiarezza sulle categorie di velocità di esame stabilite dall’Ufficio Brevetti. L’esame dei brevetti in Giappone prevede, in base alla rapidità, tre percorsi principali.
Durata: in media circa 10 mesi dalla richiesta di esame al risultato dell’esame preliminare (in alcuni casi, oltre un anno)
Caratteristiche: Si tratta del percorso standard quando non viene presentata alcuna richiesta specifica. È un percorso affidabile, ma non si adatta ai tempi rapidi delle start-up.
Durata: in media da 2 a 3 mesi dalla richiesta di esame al risultato dell’esame preliminare
Caratteristiche: Si tratta di un sistema relativamente accessibile per le piccole e medie imprese e le start-up. È destinato a progetti con «attuazione prevista» o che comportano «domande di brevetto all’estero». Già di per sé, questa procedura è sufficientemente rapida.
Durata: in media entro 1 mese dalla richiesta di esame fino al risultato dell’esame preliminare (si registrano casi in cui il tempo minimo è stato di circa 2 settimane)
Caratteristiche: Si tratta del «percorso prioritario assoluto» dell’Ufficio Brevetti, che garantisce una priorità ancora maggiore rispetto all’esame accelerato. Tuttavia, i requisiti sono di conseguenza più rigorosi.
Per le start-up, una differenza di pochi mesi può rivelarsi una questione di vita o di morte per l’attività. L’esame super accelerato può essere considerato lo strumento più efficace per «acquistare tempo».
Questo è il punto più importante del presente articolo. Sebbene molti siti di approfondimento riportino che «per la procedura di esame super accelerato è obbligatoria la domanda all’estero», in realtà esistono deroghe per le start-up e le imprese emergenti.
Di norma, per poter beneficiare dell’esame super accelerato è necessario soddisfare entrambi i seguenti requisiti.
Domanda relativa alla commercializzazione: il prodotto è già stato commercializzato o se ne prevede la commercializzazione entro due anni.
Domanda correlata all’estero: la domanda deve essere stata depositata non solo in Giappone, ma anche all’estero (in almeno un altro Paese).
Tuttavia, qualora il richiedente sia una «impresa emergente (piccola o media impresa, ecc.)», i requisiti vengono alleggeriti come indicato di seguito.
Se si tratta di una «domanda relativa all’attuazione», non è necessario presentare una domanda all’estero!
In altre parole, se l’impresa emergente «sta già utilizzando tale tecnologia (o è pronta a utilizzarla)», può avvalersi dell’esame super accelerato anche in assenza di piani di espansione all’estero.
Ciò rappresenta un’opzione estremamente vantaggiosa per le aziende SaaS che desiderano espandere rapidamente la propria quota di mercato sul mercato nazionale, nonché per i produttori che sviluppano prodotti destinati al mercato interno. Non è necessario rinunciare pensando: «La nostra attività è incentrata sul mercato nazionale, quindi l’esame super accelerato non fa per noi».
Secondo le linee guida dell’Ufficio Brevetti, rientrano in questa categoria principalmente le seguenti imprese:
Lavoratori autonomi con meno di 10 anni di attività
Persone giuridiche con meno di 10 anni dalla costituzione e un capitale sociale pari o inferiore a 300 milioni di yen
(Sono previsti inoltre altri requisiti, quali il numero di dipendenti e la percentuale di controllo da parte di grandi imprese)
Quali sono i vantaggi gestionali derivanti dall’utilizzo dell’esame super accelerato, al punto da spingere le imprese a soddisfare requisiti rigorosi (come i requisiti di attuazione descritti di seguito)?
Durante i colloqui con investitori o società di venture capital (VC), c’è una differenza abissale in termini di persuasività tra affermare «La domanda di brevetto è in fase di deposito (non si sa ancora quale sarà l’esito)» e «Il diritto di brevetto è già stato ottenuto (l’originalità della tecnologia è stata riconosciuta pubblicamente)».
Confermare i diritti prima della due diligence consente di dimostrare la propria competenza tecnica e la stabilità dei diritti, il che si traduce in un aumento del valore aziendale (valutazione più elevata) e in un’esecuzione più agevole dell’investimento. In particolare, nei finanziamenti a partire dalla Serie A, la presenza o meno di proprietà intellettuale incide direttamente sul valore di valutazione.
Qualora sussista il rischio che prodotti contraffatti entrino in circolazione subito dopo il lancio del prodotto, per poter inviare una diffida è necessaria la registrazione del «brevetto». Nella fase di «domanda di brevetto in corso», è possibile inviare una diffida ma non si ha alcuna forza esecutiva legale (come ad esempio un’azione inibitoria).
Se si ottiene la decisione di concessione del brevetto entro circa un mese, sarà possibile esercitare con forza i propri diritti quasi contemporaneamente al lancio del prodotto, salvaguardando così la quota di mercato. Inoltre, annunciando “brevetto ottenuto” contestualmente al comunicato stampa, ci si può aspettare l’effetto di scoraggiare l’interesse delle grandi aziende ad entrare nel mercato.
Se la Sua azienda sta valutando un’espansione all’estero, l’ottenimento tempestivo di un brevetto in Giappone renderà più agevole l’utilizzo del sistema denominato «Patent Prosecution Highway (PPH)», che consente di accelerare l’esame all’estero (ad esempio negli Stati Uniti o in Europa) avvalendosi dei risultati dell’esame giapponese.
In altre parole, l’esame super-rapido giapponese funge da punto di partenza per la rapida costruzione di una rete mondiale di brevetti.
Dove c’è luce, c’è anche ombra. L’esame super accelerato presenta dei rischi che è indispensabile comprendere prima di ricorrervi. Presentare una domanda senza averne compreso gli aspetti può, al contrario, mettere la vostra azienda in una situazione difficile.
Questo rappresenta il rischio maggiore. Qualora si riceva dall’esaminatore una «notifica dei motivi di rigetto» (indicante che, allo stato attuale, non è possibile ottenere il brevetto), mentre nell’esame ordinario il termine di risposta è di 60 giorni, nell’esame super-rapido è necessario rispondere «entro 30 giorni».
Entro questi 30 giorni è necessario consultarsi con il consulente in brevetti, effettuare eventuali ulteriori esperimenti qualora fossero necessari, definire la strategia di replica e redigere e presentare le modifiche e le osservazioni. Per le aziende in cui il processo decisionale interno richiede tempo o in cui non vi è una coordinazione efficace con il consulente in brevetti, sussiste il rischio di perdere l’opportunità di ottenere il brevetto a causa della scadenza del termine (o di non essere più ammessi al programma di esame super accelerato).
Nel caso del normale «esame accelerato», le start-up beneficiano di una deroga che consente loro di omettere la presentazione del rapporto sulla «ricerca sullo stato dell’arte» (ovvero la verifica dell’esistenza di brevetti simili).
Tuttavia, nel caso dell’«esame super accelerato», la presentazione della relazione sulla ricerca sullo stato dell’arte è obbligatoria anche per le start-up.
È necessario effettuare una ricerca accurata utilizzando banche dati specializzate e presentare un documento (memoria esplicativa) che illustri in modo logico le «differenze rispetto allo stato dell’arte». Di conseguenza, gli onorari del consulente in materia di brevetti (costi di ricerca) tendono ad essere più elevati rispetto a quelli di una normale domanda di brevetto.
Poiché l’esame è estremamente rapido, non vi è praticamente tempo per riconsiderare la propria posizione, ad esempio pensando: «In fin dei conti, vorrei ampliare leggermente l’ambito dei diritti» o «Vorrei apportare modifiche tramite correzioni». Il livello di completezza della descrizione al momento del deposito si riflette direttamente sulla qualità dei diritti. Un approccio del tipo «Presentiamo prima la domanda e poi ci penseremo» è destinato al fallimento.
«Esame super accelerato» ed «esame accelerato (standard)». La scelta dipende dalla situazione aziendale della Sua società. Si prega di fare riferimento alla seguente lista di controllo.
Esiste una reale attività di «attuazione (commercializzazione)».
È assolutamente necessario rispettare le scadenze per un incontro con gli investitori o un comunicato stampa il mese prossimo.
Sono già in circolazione prodotti contraffatti ed è necessario ottenere un provvedimento inibitorio il prima possibile.
Il processo decisionale interno è rapido ed è possibile intervenire entro 30 giorni.
È possibile tollerare un leggero costo aggiuntivo (spese di indagine).
Non vi è ancora una prospettiva concreta di commercializzazione (fase di ideazione).
Si desidera contenere i costi della ricerca sullo stato dell’arte (si intende avvalersi della deroga per le start-up).
Si ritiene che un risultato entro circa 2-3 mesi sia sufficientemente rapido.
Si desidera puntare con calma a un ambito di protezione ampio.
In realtà, anche l’esame anticipato standard giapponese (in media 2-3 mesi) è, in un contesto globale, sufficientemente «fulmineo». In molti casi, non è necessario puntare a tutti i costi all’esame super-anticipato, poiché l’esame anticipato standard è più che sufficiente.
L’esame super accelerato è, per così dire, simile a una «gara di Formula 1». Solo con la combinazione della macchina migliore (l’invenzione) e del pilota migliore (il consulente in brevetti) è possibile portare a termine la gara. In particolare, i seguenti aspetti mettono alla prova l’abilità del professionista:
Non basta soddisfare i requisiti di deposito: sono necessarie una ricerca preliminare di alta precisione e una spiegazione della differenziazione tale da indurre l’esaminatore a emettere una «decisione di concessione del brevetto» sin dal primo tentativo. Se si trascura questo aspetto, la stessa richiesta di esame super accelerato potrebbe essere respinta.
Nel caso in cui si prospetti una decisione incerta o venga notificato un motivo di rigetto, è necessaria la capacità di negoziazione per contattare immediatamente l’esaminatore tramite telefono o colloquio di persona al fine di individuare una soluzione. Gestire la situazione entro il breve termine di 30 giorni è un compito che solo un consulente in brevetti di grande esperienza è in grado di svolgere.
Non ha senso ottenere un brevetto di portata limitata e inapplicabile, perseguendo esclusivamente l’obiettivo di «ottenerlo rapidamente». È fondamentale trovare il giusto equilibrio tra la ricerca della portata minima necessaria a proteggere l’attività della Sua azienda e la necessità di superare l’esame accelerato.
D1. Il prodotto non è ancora stato commercializzato, ma disponiamo di un prototipo. È possibile avvalersi dell’esame super accelerato?
R. Sì, è possibile che sia applicabile. La definizione di “attuazione” comprende non solo la vendita, ma anche la “preparazione all’attuazione”. È possibile soddisfare i requisiti presentando un piano aziendale concreto, specifiche tecniche e fotografie dei prototipi. Tuttavia, non è ammessa la semplice fase di ideazione.
D2. Siamo una start-up con 50 dipendenti. Rientriamo nei criteri di ammissibilità?
R. I requisiti per le start-up (requisiti per le piccole e medie imprese) prevedono un limite massimo di dipendenti che varia a seconda del settore (ad esempio: nel settore manifatturiero non più di 300 dipendenti, nel settore dei servizi non più di 100 dipendenti, ecc.). Inoltre, tali requisiti possono variare in base alla quota di partecipazione da parte di grandi imprese; La preghiamo pertanto di contattarci per ulteriori dettagli.
D3. Sono previsti costi aggiuntivi per le marche da bollo (spese dell’Ufficio Brevetti) in caso di esame super accelerato?
A. Le spese da versare all’Ufficio Brevetti non differiscono da quelle relative alla normale richiesta di esame (sono gratuite). Tuttavia, poiché sono necessarie la redazione dei documenti di domanda (memoria esplicativa) e una ricerca approfondita sullo stato dell’arte, è prassi comune che gli onorari da corrispondere allo studio legale specializzato in brevetti siano superiori rispetto a quelli applicati per i casi ordinari.
Per le start-up, avvalersi dell’esame super accelerato per «ottenere la concessione del brevetto in circa un mese dalla presentazione della domanda» non è un sogno irrealizzabile, ma una strategia concreta.
In particolare, la deroga speciale per le startup, utilizzabile anche «senza deposito di domanda all’estero», rappresenta un’opportunità imperdibile per le aziende che mirano a una rapida crescita sul mercato nazionale.
Tuttavia, per realizzarla, è indispensabile soddisfare requisiti rigorosi e agire con rapidità, senza margine di errore.
«Vorrei ottenere il brevetto prima del colloquio con gli investitori del mese prossimo»
«Vorrei sapere se l’invenzione della nostra azienda è idonea all’esame super accelerato»
«Desidero ottenere la tutela dei diritti il più rapidamente possibile, contenendo i costi»
Se Lei, in qualità di dirigente o responsabile dello sviluppo, nutre queste considerazioni, La invitiamo caldamente a rivolgersi al nostro studio.
Senza rallentare il ritmo delle vostre attività aziendali, costruiremo insieme la strategia di proprietà intellettuale più adeguata e vi supporteremo nel conseguimento dei diritti attraverso il percorso più breve.
Il tempo non aspetta. Prima che la concorrenza La superi, perché non inizia con una «consulenza gratuita»?
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Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in proprietà industriale e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, startup, moda e sanità, occupandosi di ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause di contraffazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).