Marchi non tradizionali: requisiti di registrazione e vantaggi

Nella società odierna, gli elementi che costituiscono un marchio non si limitano alle tradizionali lettere e figure. Loghi sonori che rimangono impressi nell’orecchio, colori suggestivi sulle confezioni dei prodotti, animazioni visualizzate sui dispositivi digitali o ancora marchi apposti in punti specifici del prodotto stesso: sono questi e molti altri elementi che stimolano i cinque sensi e imprimono il marchio nella mente dei consumatori.

Per adeguarsi a questi cambiamenti epocali, il sistema giapponese dei marchi si è evoluto, estendendo la protezione a nuovi tipi di marchi quali i «marchi animati», i «marchi olografici», i «marchi costituiti esclusivamente da colori», i «marchi sonori» e i «marchi di posizione».

Questi nuovi tipi di marchi possono rappresentare uno strumento potente per esprimere l’unicità della Sua attività e per differenziarla dalla concorrenza. Tuttavia, per registrarli come marchi e garantirne la tutela giuridica, è necessario soddisfare determinati criteri. Di particolare importanza è il concetto di «carattere distintivo».

In questa occasione, facendo riferimento ai criteri di esame pubblicati dall’Ufficio dei Brevetti, illustrerò dal punto di vista di un consulente in brevetti come venga valutato il “carattere distintivo” di questi nuovi tipi di marchi, nonché il concetto di “identità”, fondamentale dopo la registrazione. Inoltre, vorrei soffermarmi sul motivo per cui il supporto di un consulente in brevetti è indispensabile per tutelare questi elementi, così importanti per la Sua attività.

1. Cosa si intende per “nuovi tipi di marchi”?

Vediamo brevemente a cosa si riferiscono i diversi tipi di marchi.

• Marchi in movimento: si tratta di marchi in cui il segno (marchio) cambia nel corso del tempo, come il logo di apertura di uno spot televisivo o il logo animato che appare durante il caricamento di un sito web.
• Marchi olografici: si tratta di marchi che mutano grazie agli effetti visivi ottenuti con la tecnologia olografica; ad esempio, il segno riportato su una confezione può apparire diverso a seconda dell’angolo di osservazione oppure brillare a seconda dell’incidenza della luce.
• Marchi costituiti esclusivamente da colori: si tratta di marchi registrati che consistono in un singolo colore o in una combinazione di colori, come i colori tricolori di 7-Eleven o le strisce blu, bianche e nere della gomma «MONO» di Tombow. Possono rientrare in questa categoria i colori utilizzati sull’intera confezione di un prodotto o sull’esterno di un negozio.
• Marchi sonori: si tratta di casi in cui non sono lettere o figure, bensì il «suono» stesso – come una melodia, una voce o un effetto sonoro – a essere registrato come marchio. Ne sono un esempio il logo sonoro «Hi-Sa-Mi-Ts» dello spot pubblicitario di «Salonpas» della Hisamitsu Pharmaceutical e la suoneria «Call Me» di NTT Docomo.
• Marchi di posizione: si tratta di marchi registrati in cui il segno (marchio) è apposto in una posizione specifica sulla confezione o sull’etichetta del prodotto, oppure sul prodotto stesso. Ne sono un esempio le cuciture o le linguette apposte in una posizione specifica sulla tasca posteriore dei jeans.

Questi nuovi tipi di marchi hanno lo scopo di proteggere elementi del marchio che non potevano essere pienamente contemplati dai tradizionali marchi costituiti da caratteri, figure o simboli.

2. La chiave della registrazione del marchio: come viene valutato il «carattere distintivo»?

Per poter essere registrato come marchio, è indispensabile, in linea di principio, il «carattere distintivo». Per «carattere distintivo» si intende la capacità del consumatore, osservando il marchio, di riconoscere da chi (quale azienda o persona fisica) siano forniti determinati prodotti o servizi.

Anche per i nuovi tipi di marchi, tale «carattere distintivo» costituisce il criterio di esame più importante. I criteri di esame dell’Ufficio Brevetti stabiliscono, per ciascuna tipologia di marchio, criteri specifici per la valutazione del carattere distintivo.

(1) Capacità distintiva dei marchi in movimento, dei marchi olografici e dei marchi di posizione

Per tutti questi marchi, il carattere distintivo viene valutato osservando il marchio nel suo complesso, considerando sia il «segno distintivo» (caratteri, figure, ecc.) sia lo «stato che varia nel tempo» (marchi in movimento), lo «stato che varia per effetto visivo» (marchi olografici) o lo «stato in cui si trova in una posizione specifica» (marchi di posizione).

Tuttavia, l’oggetto fondamentale della valutazione del carattere distintivo rimane, in ogni caso, la parte costituita dal segno distintivo (ovvero le lettere o le figure in sé, prive di movimento o posizione).

• Nel caso in cui la parte costituita dal segno abbia carattere distintivo: anche se tale segno sia in movimento, presenti un effetto olografico o sia apposto in una posizione specifica, il carattere distintivo non viene meno a causa del movimento, dell’effetto o della posizione. Se i caratteri o le figure sono di per sé unici e consentono di identificare l’origine del prodotto, gli elementi quali il movimento o la posizione tendono ad essere considerati come effetti decorativi.
• Nel caso in cui la parte distintiva del marchio non possieda carattere distintivo: ad esempio, qualora si utilizzino semplici caratteri o figure generici (quali la denominazione comune di un prodotto o figure banali, che rientrano nelle categorie di cui all’articolo 3, comma 1, del Codice dei marchi), anche aggiungendo elementi quali il movimento, effetti olografici o una posizione specifica, in linea di principio non viene riconosciuto il carattere distintivo del marchio nel suo complesso.È altamente probabile che la traiettoria del movimento, una superficie di visualizzazione alternativa creata dall’ologramma o un marchio situato in una posizione specifica vengano giudicati come semplici descrizioni del prodotto o elementi decorativi.

Ad esempio, nel caso in cui l’icona di un’applicazione per smartphone esegua una specifica animazione all’avvio, se la «figura in sé» di tale icona è unica e dotata di carattere distintivo, è altamente probabile che possa essere registrata senza problemi anche con l’aggiunta dell’animazione. D’altra parte, se ci si limita ad aggiungere un’animazione a una figura generica e comune, la registrazione risulterà difficile.

(2) Carattere distintivo dei marchi costituiti esclusivamente da colori

Nel caso dei marchi costituiti esclusivamente da colori, in assenza di caratteri o figure, il carattere distintivo viene valutato esclusivamente in base ai «colori» utilizzati. È possibile combinare più colori, ma la valutazione verterà sull’insieme di tale combinazione.

In questo contesto è fondamentale sottolineare che, nel caso dei marchi costituiti esclusivamente da colori, «non si tiene conto della “posizione” in cui il colore viene utilizzato sul prodotto o altro».Ciò si basa sul principio secondo cui, purché venga utilizzato lo stesso colore, indipendentemente dalla parte della confezione in cui esso sia presente, il marchio viene considerato come un unico marchio cromatico. A differenza dei marchi di posizione, non si valuta se «il colore in una posizione specifica» possieda carattere distintivo, bensì se «il colore in sé» sia dotato di tale carattere.

I marchi costituiti esclusivamente da colori, per loro stessa natura, spesso faticano a ottenere il riconoscimento del carattere distintivo. In particolare, i colori di seguito indicati vengono, in linea di principio, giudicati privi di carattere distintivo.

• Colori che indicano in modo usuale la «denominazione generica» di prodotti o servizi: Colori il cui impiego per scopi specifici è stabilito da leggi o regolamenti (ad esempio: la combinazione convenzionale di rosso e bianco per le cerimonie festive, quella di bianco e nero per i funerali)
• Colori che indicano la «natura» di prodotti o servizi: colori che accompagnano naturalmente la natura del prodotto (ad esempio, il colore della salsa di soia), colori indispensabili per garantire la funzionalità (ad esempio, il nero o il bianco degli pneumatici delle automobili), colori normalmente utilizzati per aumentarne l’attrattiva (ad esempio, l’argento dei telefoni cellulari),colori che, pur essendo presenti, non vengono solitamente utilizzati (ad esempio: il rosso o il blu dei frigoriferi), semplici strisce verticali sui prodotti o semplici tonalità di giallo o rosso
• Colori normalmente utilizzati per la fornitura di servizi: i colori che gli oggetti utilizzati per la fornitura dei servizi presentano di norma

Pertanto, i semplici colori dei prodotti, i colori comunemente utilizzati nel settore o quelli spesso impiegati per aumentare l’attrattiva dei prodotti tendono ad essere considerati, di per sé, privi di capacità distintiva. I marchi costituiti esclusivamente da colori rientrano, in molti casi, nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 3 o punto 6, della legge sui marchi.

Pertanto, i casi in cui vengono registrati marchi costituiti esclusivamente da colori sono, in linea di principio, limitati a quelli in cui, a seguito di un uso prolungato, il marchio sia diventato ampiamente noto tra i consumatori, al punto che la visione di quel colore consenta di riconoscere un determinato prodotto o servizio (ovvero nei casi in cui abbia acquisito capacità distintiva per effetto dell’uso).

(3) Caratterio distintivo dei marchi sonori

Nel caso dei marchi sonori, il carattere distintivo viene valutato osservando il marchio nel suo complesso, considerando sia gli «elementi sonori» (timbro, ritmo, suoni naturali, ecc.) sia gli «elementi linguistici» (testi delle canzoni, ecc.).

Nella valutazione del carattere distintivo di un marchio sonoro, se viene riconosciuto il carattere distintivo in uno dei due elementi – sonoro o linguistico – il carattere distintivo viene riconosciuto per il marchio nel suo complesso. Ad esempio, anche se il testo del brano è una frase comune, se la melodia è estremamente originale e permette di riconoscere immediatamente l’azienda al primo ascolto, il marchio potrebbe essere registrato.

Tuttavia, analogamente ai marchi cromatici, anche per i marchi sonori vi sono casi in cui è difficile che venga riconosciuto il carattere distintivo. In particolare, i suoni di seguito indicati vengono, in linea di principio, giudicati privi di carattere distintivo.

• Suoni che consistono semplicemente nella lettura di denominazioni o nomi comuni:
• segnali, allarmi e altri suoni estremamente comuni: (ad esempio: il suono di un campanello, il fischio di un treno)
• Suoni normalmente emessi dai prodotti: suoni generati naturalmente dal prodotto (ad esempio, il rumore di rotazione di un ventilatore), suoni normalmente utilizzati per garantire il funzionamento (ad esempio, il suono della sveglia)
• Suoni emessi normalmente durante la fornitura di servizi: suoni che si generano naturalmente per la loro natura (ad esempio: il sibilo della carne alla griglia), suoni normalmente utilizzati (ad esempio: il suono «Kaan» emesso da un massaggiatore)
• Suoni naturali: suoni presenti in natura, quali il rumore del vento o dei tuoni, oppure suoni artificiali che li imitano (a condizione, tuttavia, che non siano riconosciuti come indicatori di provenienza)
• Suoni volti a richiamare l’attenzione dell’operatore o a lasciare un’impressione: musica di sottofondo degli spot pubblicitari, ecc. (purché non siano ampiamente riconosciuti come indicatori di provenienza)
• Suoni che hanno il solo scopo di aumentare l’attrattiva di prodotti o servizi: (ad esempio: il suono «piyo piyo» che si sente ogni volta che si indossano scarpe da bambino)
• Suoni emessi da oggetti utilizzati per la fornitura di servizi: il rumore di un veicolo in marcia, il rumore della macinatura dei chicchi di caffè

Come illustrato da questi esempi, i semplici suoni funzionali dei prodotti, gli effetti sonori generici e i suoni naturali tendono ad essere considerati, di per sé, privi di capacità distintiva. Si ritiene che molti marchi sonori rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 3 o punto 6 della legge sui marchi.

Tuttavia, a differenza dei marchi di colore, si ritiene che l’elenco di esempi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, relativo ai marchi sonori non sia esaustivo. Pertanto, è possibile che venga riconosciuto il carattere distintivo anche a suoni non menzionati in tale elenco.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, affinché un marchio sonoro possa essere registrato, è spesso necessario che abbia acquisito capacità distintiva attraverso un uso prolungato, analogamente a quanto avviene per i marchi cromatici. Ne sono un esempio, ad esempio, i loghi sonori utilizzati per molti anni negli spot pubblicitari.

3. Insidie post-registrazione? La valutazione dell’«identità»

Anche se si è riusciti a registrare senza intoppi un nuovo tipo di marchio, non bisogna abbassare la guardia. Quando si utilizza un marchio registrato, è fondamentale verificare se «il marchio registrato e quello utilizzato siano identici». In particolare, la valutazione di tale «identità» diventa cruciale in caso di obbligo di uso per il mantenimento del diritto di marchio (risposta a un procedimento di cancellazione per inutilizzo) o quando si intende far valere una violazione del diritto di marchio altrui.

Anche in questo caso, esistono criteri di valutazione specifici per i nuovi tipi di marchio.

(1) Identità dei marchi animati, dei marchi olografici e dei marchi di posizione

L’identità di questi marchi viene valutata in base all’eventuale presenza di «differenze nel segno» o di «differenze nello stato o nella posizione mutevoli».

• Marchi animati: se sussistono differenze nel segno stesso oggetto della domanda o della registrazione, oppure se vi sono differenze nelle variazioni del segno nel corso del tempo, l’identità non viene, in linea di principio, riconosciuta.
• Marchi olografici: se sussistono differenze nel segno stesso oggetto della domanda o della registrazione, oppure se vi sono differenze nello stato di variazione del segno dovuto all’effetto visivo dell’olografia, in linea di principio l’identità non viene riconosciuta.
• Marchi di posizione: in linea di principio, l’identità non viene riconosciuta qualora sussistano differenze nel marchio stesso oggetto della domanda o della registrazione, oppure qualora vi siano differenze nella posizione del marchio.

Ad esempio, qualora si modifichino in modo sostanziale i fotogrammi di un marchio animato registrato nel corso dell’animazione, oppure qualora si utilizzi il marchio di posizione registrato spostandolo in una posizione completamente diversa sul prodotto, è possibile che l’uso non sia considerato come quello del marchio registrato.

(2) Identità dei marchi costituiti esclusivamente da colori

L’identità di un marchio costituito esclusivamente da colori viene valutata in base all’identità o meno della «tonalità», della «saturazione» e della «luminosità» dei colori utilizzati.

Inoltre, nel caso di marchi costituiti da una combinazione di più colori, se la «disposizione» o la «proporzione» dei colori è diversa, l’identità potrebbe non essere riconosciuta. Inoltre, qualora al momento della domanda di registrazione di un marchio di colore sia stata specificata una determinata «posizione» e, al momento dell’uso, tale posizione risulti diversa, in linea di principio l’identità non sarà riconosciuta.

L’utilizzo di un colore anche solo leggermente diverso da quello registrato, oppure la modifica dell’ordine della combinazione di colori o delle proporzioni delle aree, può comportare una valutazione sfavorevole ai fini dell’identità, anche se i colori in sé sono gli stessi.

(3) Identità dei marchi sonori

Per quanto riguarda l’identità dei marchi sonori, anche qualora gli «elementi sonori» e gli «elementi linguistici» differiscano, la questione verte sul fatto che gli operatori del settore li riconoscano o meno, nel loro complesso, come «lo stesso marchio sonoro».

Affinché l’identità sia riconosciuta, è necessario almeno che «la melodia sia identica». Inoltre, anche se la melodia è identica, la valutazione tiene conto delle differenze relative a elementi quali «ritmo», «tempo», «armonia» e «strumenti musicali utilizzati».

Ad esempio, se il marchio sonoro registrato consiste in una melodia eseguita al violino, mentre il suono utilizzato è la stessa melodia eseguita da un'orchestra completa, l’identità potrebbe non essere riconosciuta qualora l’impressione complessiva risultasse significativamente diversa.Ciò significa che non è sufficiente che la melodia sia semplicemente la stessa, ma sono importanti anche il «suono» e l’«atmosfera» con cui tale melodia viene eseguita.

(4) Identità in caso di utilizzo in combinazione con altri segni distintivi

Si tratta di un criterio importante comune a tutti i marchi di nuova tipologia. Può sorgere la questione se l’identità venga riconosciuta nel caso in cui un marchio di nuova tipologia registrato venga utilizzato in combinazione con altri segni, quali caratteri o figure.

In tal caso, l’identità viene riconosciuta solo se si ritiene che il marchio di nuovo tipo registrato, pur essendo incluso nel marchio utilizzato nel suo complesso, sia percepito, indipendentemente dal marchio utilizzato nel suo complesso, come segno identificativo della provenienza del prodotto.

In altre parole, qualora il marchio animato registrato, al momento dell’uso, sia visualizzato solo in forma ridotta accanto al nome di un’altra società, a mero scopo decorativo, e il consumatore non sia in grado di identificare la società osservando il marchio animato da solo, è possibile che non venga riconosciuto l’uso del marchio registrato.È indispensabile, infatti, che il marchio di nuova tipologia registrato possieda di per sé un carattere distintivo autonomo e che, all’interno dell’insieme dei marchi utilizzati, funga da indicazione principale della provenienza.

4. La complessa tutela dei «nuovi tipi di marchi»: perché è necessario un avvocato specializzato in proprietà industriale?

Come abbiamo visto finora, i marchi di nuovo tipo presentano criteri di esame e aspetti da considerare nell’uso distinti da quelli dei marchi tradizionali, quali caratteri o figure. In particolare, i marchi costituiti esclusivamente da colori o i marchi sonori spesso faticano a vedersi riconoscere un carattere distintivo intrinseco, e in molti casi l’acquisizione del «carattere distintivo acquisito con l’uso» rappresenta la chiave per la registrazione.

Per proteggere adeguatamente dal punto di vista giuridico gli elementi distintivi del Suo marchio, è necessario comprendere accuratamente questi criteri complessi e definire una strategia adeguata.

È proprio qui che noi, in qualità di avvocati specializzati in diritto dei marchi, possiamo offrirLe il nostro supporto.

• Consulenza adeguata in materia di carattere distintivo: valuteremo e Le forniremo una consulenza specialistica, sulla base dei più recenti criteri di esame dell’Ufficio Brevetti e dei precedenti giurisprudenziali, per stabilire se i movimenti, i colori, i suoni o altri elementi che desidera proteggere possiedano carattere distintivo in quanto marchi e, in caso affermativo, quali siano i punti di forza e di debolezza.In particolare, qualora venisse giudicato che il carattere distintivo sia insufficiente, potremo proporLe misure concrete da adottare, ad esempio una strategia volta all’acquisizione del carattere distintivo attraverso l’uso.
• Elaborazione della strategia di deposito ottimale: in base agli elementi del marchio che desiderate proteggere, vi forniremo una consulenza specialistica su quale tipo di marchio (movimento, colore, suono, ecc.) sia più efficace da depositare, nonché su come rappresentare tale marchio e su come descriverlo nella domanda di registrazione.Nel caso di marchi sonori, forniamo assistenza nella redazione di documentazione adeguata, quali spartiti musicali o rappresentazioni delle forme d’onda; nel caso di marchi cromatici, forniamo assistenza nella specificazione dei codici cromatici e nella descrizione dettagliata delle modalità di utilizzo.
• Supporto per l’acquisizione del carattere distintivo attraverso l’uso: quando si punta alla registrazione sulla base del carattere distintivo acquisito con l’uso, come nel caso dei marchi cromatici o sonori, la raccolta delle prove assume un’importanza fondamentale.In qualità di esperti, forniamo un supporto concreto su quali siano i periodi e le modalità di utilizzo necessari affinché venga riconosciuto il «carattere distintivo acquisito con l’uso», nonché su quali prove (volume della pubblicità, fatturato, risultati di sondaggi, ecc.) raccogliere e su come organizzarle e presentarle in modo efficace.
• Negoziazioni con gli esaminatori dell’Ufficio Brevetti e gestione delle correzioni: qualora l’Ufficio Brevetti notifichi motivi di rigetto per il marchio depositato, ad esempio per mancanza di carattere distintivo, è necessario comprendere accuratamente il contenuto della notifica e presentare una contestazione adeguata o apportare le opportune correzioni alla domanda.Tali procedure richiedono conoscenze specialistiche; pertanto, un consulente in brevetti negozierà per Suo conto con l’esaminatore e adotterà le misure necessarie per aumentare le possibilità di registrazione.
• Consulenza sull’uso corretto dopo la registrazione: anche dopo il completamento della registrazione del marchio, per mantenere validi i diritti è fondamentale utilizzarlo esattamente come registrato. In particolare, poiché la valutazione dell’«identità» risulta complessa per i marchi di nuova tipologia, forniamo consulenza sulle modalità di utilizzo appropriate del marchio registrato, riducendo così il rischio di un futuro procedimento di cancellazione per inutilizzo.

Gli elementi distintivi della Sua attività, quali «movimenti», «colori» e «suoni», sono risorse preziose che rimangono impresse nella memoria dei consumatori e contribuiscono a formare una forte immagine del marchio. Tuttavia, per proteggere giuridicamente questi nuovi elementi ed evitare che vengano facilmente imitati dalla concorrenza, sono necessarie conoscenze ed esperienza specialistiche.

In qualità di esperti in proprietà intellettuale, i nostri avvocati specializzati in proprietà industriale Le proporranno le soluzioni ottimali per proteggere al massimo gli elementi distintivi del Suo marchio e si occuperanno per Suo conto delle complesse procedure.

Riepilogo

• I «marchi di movimento», i «marchi olografici», i «marchi costituiti esclusivamente da colori», i «marchi sonori» e i «marchi di posizione» sono nuove tipologie di marchi volte a proteggere le diverse forme di espressione dei marchi moderni.
• Sebbene il «carattere distintivo» sia indispensabile per la loro registrazione, in particolare per i marchi costituiti esclusivamente da colori e per i marchi sonori è difficile, per loro stessa natura, che tale carattere venga riconosciuto; pertanto, l’acquisizione del «carattere distintivo acquisito con l’uso» diventa un elemento fondamentale.
• Anche dopo la registrazione, l’«identità» tra il marchio registrato e quello effettivamente utilizzato rimane fondamentale, e per ciascuna tipologia esistono criteri di valutazione specifici. Esistono inoltre aspetti da tenere in considerazione quando il marchio viene utilizzato in combinazione con altri segni distintivi.
• Per comprendere appieno questo complesso sistema e tutelare adeguatamente gli elementi del marchio, è utile avvalersi del supporto di un avvocato specializzato in proprietà industriale.

Protegga con efficacia le Sue brillanti idee e l’unicità della Sua attività, avvalendosi del nuovo sistema di registrazione dei marchi.

Se, nell’ambito della Sua attività, desidera proteggere come marchio elementi unici quali «movimenti», «colori», «suoni» o «posizioni», La invitiamo a rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto dei marchi.

Il nostro studio, sulla base di una vasta conoscenza ed esperienza in materia di nuovi tipi di marchi, vi proporrà la strategia di protezione più adatta alla vostra attività. Non esitate a contattarci.

[Contatti] Studio di proprietà intellettuale Ebolix – Avvocato specializzato in proprietà industriale Takefumi Sugiura