«È pervenuta la copia autenticata della decisione di concessione del brevetto. Congratulazioni!»
Quando ricevono questa comunicazione dal proprio agente, ovvero il consulente in brevetti, molti dirigenti e responsabili della proprietà intellettuale provano un profondo senso di sollievo. È il momento in cui, dopo un lungo periodo di esame, la risposta alle notifiche di motivi di rigetto e un’attesa piena di apprensione, la tecnologia della propria azienda viene finalmente riconosciuta dallo Stato.
Tuttavia, fermarsi qui e decidere immediatamente: «Per ora versiamo la tassa di brevetto (tassa di registrazione) e riceviamo al più presto il certificato di brevetto», potrebbe in realtà rappresentare una perdita di opportunità estremamente pericolosa.
Questo perché proprio il momento immediatamente successivo alla ricezione della decisione di concessione del brevetto rappresenta un’opportunità strategica di estrema importanza per valutare la possibilità di presentare una “domanda divisionale (Divisional Application)” volta a proteggere l’attività della Sua azienda dalla concorrenza.
Se si perde questa occasione, vi sono diritti che non sarà più possibile ottenere.
Al contrario, se si utilizza strategicamente questo sistema, non solo si «possiede un brevetto», ma si può anche costruire una «solida rete di brevetti che i concorrenti temono».
In questo articolo, dal punto di vista di un consulente in brevetti, Le forniremo una spiegazione più dettagliata di qualsiasi altra fonte riguardo al funzionamento della domanda divisionale dopo la concessione del brevetto, ai vantaggi concreti, ai criteri di valutazione e alle scadenze rigorose che devono essere assolutamente rispettate.
«Ho ottenuto il brevetto, ma sarò davvero in grado di battere la concorrenza?»
, «Vorrei sfruttare i miei diritti in modo più ambizioso»
Se siete imprenditori o responsabili della proprietà intellettuale che nutrono tali riflessioni, vi invitiamo a leggere questo articolo fino alla fine prima di versare l’importo della tassa di bollo.
Indice
Innanzitutto, chiariamo il funzionamento di base.
Per domanda di divisione si intende la procedura mediante la quale, qualora una singola domanda di brevetto (domanda madre) comprenda più invenzioni, se ne estrapola una parte per renderla indipendente come nuova domanda di brevetto (domanda figlia).
La caratteristica principale è che «la data di deposito della nuova domanda viene fatta risalire alla data di deposito della domanda principale (effetto retroattivo)».In altre parole, anche se si presenta una nuova domanda oggi, dal punto di vista giuridico essa verrà considerata come se fosse stata presentata «alcuni anni fa (alla data della domanda madre)». In questo modo, non vi è il rischio che la novità o l’attività inventiva vengano negate a causa di tecnologie o pubblicazioni di altre aziende apparse successivamente alla domanda madre.
Di norma, si tende a pensare che la domanda di divisione venga presentata nel corso dell’esame, in particolare al ricevimento di una «notifica dei motivi di rigetto». Ciò avviene per separare le parti per le quali sembra difficile ottenere la concessione del brevetto o per risolvere una violazione del principio di unità (ovvero l’osservazione che si tratti di un gruppo di invenzioni diverso).
Tuttavia, l’articolo 44, comma 1, punto 2, della legge sui brevetti stabilisce espressamente che la domanda di divisione può essere presentata «entro trenta giorni dalla data di notifica della copia della decisione di concessione del brevetto».
Il fatto che sia stata emessa la decisione di concessione del brevetto significa che si è già ottenuto il via libera da parte dell’esaminatore, il quale ha confermato che «è possibile concedere il brevetto». Allora perché è necessario sostenere appositamente dei costi per suddividere la domanda?
Ciò avviene per adottare la seguente strategia «a doppio binario»:
In altre parole, la concessione del brevetto non rappresenta un «traguardo», ma può costituire anche una «linea di partenza per puntare a un’ulteriore espansione del proprio territorio, una volta assicurati i diritti».
Le grandi aziende con una solida esperienza in materia di proprietà intellettuale e le startup in rapida crescita ricorrono attivamente alle domande di divisione in questo momento. Ciò è dettato da una chiara «intenzione strategica aziendale».
Nel corso dell’esame dei brevetti, per ottenere rapidamente il brevetto, capita spesso di accettare le osservazioni dell’esaminatore e di restringere l’ambito dei diritti (le rivendicazioni). Questo processo viene definito «correzione riduttiva».
Ad esempio, supponiamo che sia stata presentata una domanda per una «sedia dotata di molle», ma che, a causa della presenza di tecnologia preesistente, il brevetto sia stato concesso limitandolo a una «sedia dotata di molle elicoidali coniche».
In questo caso, come domanda principale, è stato possibile garantire un diritto certo relativo alla «sedia con molle elicoidali coniche». Tuttavia, ciò da solo non è sufficiente per contrastare l’ingresso sul mercato di sedie di altre aziende che utilizzano «molle a lama».
Pertanto, dopo la concessione del brevetto, si presenta una domanda di divisione, con l’obiettivo di ottenere nuovamente la tutela per «sedia dotata di molle (concetto ampio)» o «molle di forma diversa (concetto parallelo)».
Grazie a questa strategia a due livelli, è possibile rafforzare le barriere all’ingresso per le altre aziende.
Una volta registrato il brevetto, l’ambito di protezione viene fissato. I concorrenti analizzano il bollettino brevettuale pubblicato e mettono a punto una progettazione di elusione (patent clearance) basata sul ragionamento: «Se si elimina il requisito A di questa rivendicazione, non si configura violazione del brevetto». Il fatto che l’ambito di protezione sia fissato, in un certo senso, infonde un senso di sicurezza ai concorrenti.
Ma cosa accade se si presenta una domanda di divisione, lasciando così «una domanda in fase di esame presso l’Ufficio Brevetti»?
I concorrenti si trovano in una situazione di incertezza, non sapendo «quali diritti potrebbero emergere in futuro».
Questo fenomeno viene definito «mantenimento dello stato di pendenza».
Inducendo le altre aziende a pensare: «Per ora va tutto bene, ma se la domanda di divisione dovesse portare alla concessione di un brevetto che copre il nostro prodotto, potremmo essere citati in giudizio…», si ottiene l’effetto di far esitare i concorrenti nel lanciare prodotti contraffatti o nel introdurre nuovi prodotti sul mercato. È proprio questa «sensazione di inquietudine» a costituire la migliore difesa senza alcun costo.
Nel corso dei diversi anni che intercorrono tra la presentazione della domanda e la concessione del brevetto, può accadere che i concorrenti lancino nuovi prodotti. Qualora tali prodotti presentino caratteristiche tecniche che si attestano al limite estremo dell’ambito di protezione del proprio brevetto, in alcuni casi può risultare difficile esercitare i propri diritti (richiesta di ingiunzione o risarcimento danni) basandosi esclusivamente sulla domanda principale.
È qui che entra in gioco la domanda di divisione.
Si presenta una domanda derivata in cui le rivendicazioni (claim) vengono riformulate in base alle specifiche del prodotto della concorrenza, pur rimanendo entro i limiti degli elementi descritti nella descrizione della domanda principale.
Questo procedimento è denominato, nel gergo del settore, «divisione mirata». Se si riesce a ottenere un diritto che colpisca con precisione
il prodotto della controparte, come in una sorta di gioco del «sasso, carta, forbici» a posteriori, è possibile assumere una posizione di vantaggio schiacciante nelle trattative di licenza o nei procedimenti giudiziari.
Un’unica invenzione presenta molteplici aspetti. Si supponga, ad
esempio, che sia stata concessa la brevettabilità per una determinata «sostanza chimica». Tuttavia, si supponga anche che nella descrizione siano presenti indicazioni relative al «metodo di produzione» di tale sostanza o all’«apparecchiatura» che la utilizza.
Nella domanda principale si ottiene il brevetto per la «sostanza», mentre nella domanda di divisione si mira a ottenere i diritti sul «metodo di produzione».
In questo modo, ottenendo la tutela in diverse categorie (oggetti, metodi, programmi, ecc.), si crea una solida rete di diritti in grado di coprire in modo esaustivo i soggetti che potrebbero commettere violazione (siano essi produttori o utenti).
Se la Sua azienda ha presentato una domanda anche negli Stati Uniti, nella prassi statunitense è consuetudine adeguare l’ambito dei diritti mediante ripetute «domande di continuazione (Continuation Application)».
Presentando una domanda di divisione anche in Giappone in linea con questa prassi, sarà possibile esercitare i diritti in modo coerente sia in Giappone che negli Stati Uniti. Inoltre, mantenere l’intera famiglia di brevetti come «domande attive» costituisce un elemento di pressione (una leva negoziale) nei confronti della controparte, ad esempio nelle trattative di licenze incrociate.
Per le domande di divisione presentate dopo la concessione del brevetto vigono termini rigorosi stabiliti dalla legge. Se tali termini vengono superati anche solo di un giorno, la strategia, per quanto eccellente, diventa impossibile da attuare.
Ai sensi di legge, è possibile presentare una domanda di divisione entro il seguente periodo:
Entro 30 giorni dalla data di notifica della copia autenticata della decisione di concessione del brevetto
Per «data di notifica della copia certificata» si intende, di norma, il giorno in cui il consulente in brevetti (rappresentante) riceve la decisione di concessione del brevetto online o per posta. Il termine di 30 giorni decorre da tale data.Considerando il tempo necessario per le procedure interne di approvazione e valutazione, il margine di tempo a disposizione è minimo.
(※Sebbene in casi eccezionali sia possibile presentare una richiesta di proroga del termine, poiché ciò comporta costi e oneri, in linea di principio si deve considerare il termine di 30 giorni)
Questa rappresenta la principale insidia.
Anche se il termine di 30 giorni non è ancora scaduto, se si procede al pagamento anticipato della tassa di brevetto (tassa di registrazione) e viene effettuata la registrazione della concessione del brevetto, a quel punto non sarà più possibile presentare una domanda di divisione.
Un esempio comune di errore è il
caso in cui
«l’amministratore delegato abbia sollecitato l’approvazione e il responsabile della contabilità abbia provveduto immediatamente al versamento della tassa di registrazione. Il giorno successivo, l’ufficio proprietà intellettuale si è reso conto della necessità di una domanda di divisione, ma era ormai troppo tardi».
Il rischio che, nel momento stesso in cui si versano le tasse di brevetto, si venga considerati come aventi rinunciato al diritto di presentare una domanda di divisione è estremamente elevato. Una volta effettuato il pagamento, non è possibile annullarlo.
Per questo motivo, noi avvocati specializzati in proprietà industriale seguiamo rigorosamente la seguente procedura.
La presentazione di una domanda di divisione comporta, ovviamente, dei costi.
In particolare, poiché la tassa di richiesta di esame varia in base al numero di rivendicazioni, il costo complessivo può raggiungere diverse centinaia di migliaia di yen.
È del tutto naturale chiedersi: «Vale davvero la pena spendere così tanto per ottenere un altro brevetto?».
Tuttavia, La invitiamo a considerare la questione dai seguenti punti di vista.
Se, per aver lesinato sulla domanda di divisione, un concorrente producesse un prodotto simile «al di fuori dell’ambito dei diritti del brevetto principale» e vi sottrasse il 30% della quota di mercato, a quanto ammonterebbe il danno? Se la perdita fosse di diversi milioni o decine di milioni di yen, le spese di deposito di alcune centinaia di migliaia di yen rappresenterebbero un «premio assicurativo» estremamente contenuto.
Il fatto di aver presentato una domanda di divisione non implica la necessità di presentare immediatamente la richiesta di esame (che comporta il pagamento di costose tasse di bollo).
È possibile scegliere il momento in cui presentare la richiesta di esame purché ciò avvenga entro tre anni dalla data di deposito della domanda principale (o entro 30 giorni dalla data della divisione).
È valida anche la strategia di presentare innanzitutto solo la domanda di divisione (con il solo addebito della tassa di deposito) e di «tenerla in sospeso fino all’ultimo momento utile per la richiesta di esame». Se nel frattempo l’attività non dovesse decollare, basterà ritirarla; se invece dovessero emergere concorrenti, sarà possibile presentare la richiesta di esame e affrontare la concorrenza.
Non ci limitiamo a una spiegazione astratta, ma vediamo come ciò possa essere utile in contesti aziendali concreti.
Situazione: al momento della presentazione della domanda, si prevedeva che la «tecnologia A» sarebbe diventata il prodotto di punta, pertanto sono state redatte le rivendicazioni e si è ottenuto il certificato di brevetto. Tuttavia, a seguito di successivi miglioramenti, nel prodotto è stata adottata la «tecnologia A’ (versione migliorata di A)».
Problema: l’ambito di protezione della domanda principale è limitato alla «tecnologia A», pertanto esiste la possibilità che l’attuale prodotto di punta, la «tecnologia A’», non sia tutelato.
Soluzione: poiché nel documento descrittivo erano riportati anche gli elementi della «tecnologia A’» (come esempi di attuazione), si presenta una domanda di divisione con l’obiettivo di ottenere diritti incentrati sulla «tecnologia A’». In questo modo, si garantiscono i diritti necessari a tutelare il prodotto effettivo.
Situazione: si è diffusa la voce che un concorrente, dopo aver consultato il Bollettino di concessione del brevetto della propria azienda, stia sviluppando un prodotto simile in cui alcuni elementi costitutivi sono stati sostituiti.
Soluzione: presentare immediatamente una domanda di divisione. In tale occasione, redigere rivendicazioni che concettualizzino a un livello superiore i componenti che il concorrente potrebbe sostituire (ad esempio: «bullone» → «elemento di fissaggio») oppure che utilizzino espressioni funzionali, in modo da anticipare e bloccare le vie di fuga del concorrente.
Situazione: È stata concessa la brevettazione per un set composto da apparecchio principale e cartuccia di ricambio.
Problema: Una terza parte ha iniziato a vendere «cartucce compatibili» a basso costo. Poiché il brevetto principale conferisce diritti sul «set composto da unità principale e cartuccia», è difficile impedire la vendita della cartuccia da sola.
Misura: Presentare una domanda di divisione, con l’obiettivo di ottenere la tutela del «solo cartuccia». In questo modo, sarà possibile citare in giudizio i produttori di prodotti compatibili per violazione di brevetto.
In caso di dubbio, si prega di utilizzare la seguente lista di controllo. Se anche un solo criterio risulta applicabile, vale sicuramente la pena prendere in considerazione la presentazione di una domanda di divisione.
D. La presentazione di una domanda di divisione comporta un ritardo nella registrazione della domanda principale?
R. No, non comporta alcun ritardo. Per quanto riguarda la domanda principale, una volta versata la tassa di registrazione come di consueto, il diritto di brevetto ha immediatamente effetto. La domanda principale (già registrata) e la domanda di divisione (in fase di esame) esistono in modo indipendente l’una dall’altra.
D. Quante volte è possibile presentare una domanda di divisione?
R. In linea di principio non vi sono limiti al numero di divisioni. È possibile effettuare ulteriori divisioni (domande di terzo grado) a partire da una domanda di divisione. In effetti, per i brevetti fondamentali di grande importanza, alcune aziende continuano a presentare domande di secondo e terzo grado, mantenendo lo stato di esame pendente per quasi 10 anni.
D. È possibile espletare le procedure autonomamente?
R. Sebbene sia possibile dal punto di vista normativo, non lo consigliamo. I requisiti per la domanda di divisione (ad esempio, che rientri nell’ambito della descrizione tecnica e che non sia identica alla domanda principale) sono estremamente specialistici; in caso di errore, non solo la domanda verrà respinta, ma si incorrerà anche in spese inutili. Inoltre, poiché il rischio di non rispettare le scadenze è elevato, è più sicuro affidarsi a un esperto.
D. Se si desidera richiedere una domanda di divisione, entro quando è necessario contattarvi?
R. L’ideale è contattarci entro due settimane dal ricevimento della decisione di concessione del brevetto. Sebbene vi sia fisicamente un termine di 30 giorni, la preparazione dei documenti per la domanda di divisione (modifica della descrizione e rielaborazione delle rivendicazioni) richiede tempo. Se ci si rivolge all’ultimo momento, si rischia di non poter effettuare un’analisi approfondita.
A tutti coloro che hanno ricevuto la notifica di concessione del brevetto:
innanzitutto, rallegratevi del fatto che la vostra invenzione sia stata riconosciuta ufficialmente.
Tuttavia, prima di fermarsi a riflettere e versare l’importo della tassa di bollo, la invitiamo a fermarsi un attimo a riflettere.
«Con questo brevetto, sarete davvero in grado di competere con la concorrenza nei prossimi 10 anni?»
, «Non c’è forse ancora una “miniera d’oro” di potenziale da sfruttare nascosta all’interno della descrizione?»
, «Non vorreste avere in mano un’altra carta che faccia dire alla concorrenza “No, grazie”?»
La domanda di divisione successiva alla concessione del brevetto rappresenta l’ultima occasione per massimizzare la proprietà intellettuale della Sua azienda.
Il modo in cui utilizzerà questi 30 giorni determinerà in modo significativo la competitività futura della Sua attività.
Il nostro studio offre un supporto completo per quanto riguarda la definizione di strategie relative alle domande di divisione successive alla concessione del brevetto, la valutazione dei pro e dei contro e le procedure di deposito rapide.
Saremo lieti di rispondere a qualsiasi richiesta di consulenza, ad esempio: «Vorrei sapere se nel mio caso sia opportuno presentare una domanda di divisione» o «Vorrei una stima del rapporto costo-beneficio». Poiché spesso i
termini sono ravvicinati, La invitiamo a contattarci tempestivamente non appena riceve la notifica di concessione del brevetto, prima di procedere al pagamento della tassa di registrazione.
Costruiamo insieme una «solida rete di proprietà intellettuale» per tutelare la Sua attività.
Se avete dubbi sulla strategia da adottare dopo la concessione del brevetto, vi invitiamo a contattarci al più presto, prima che le scadenze si avvicinino.
(*Per facilitare la procedura, vi preghiamo di tenere a portata di mano la notifica di concessione del brevetto al momento della comunicazione)
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Si tratta della procedura mediante la quale una parte dell’invenzione contenuta nella descrizione di una singola domanda di brevetto (domanda madre) viene scorporata per costituire una nuova domanda separata. La caratteristica principale della domanda di divisione è che, poiché eredita la data di deposito della domanda madre, è possibile mantenere la priorità anche se viene presentata in un secondo momento.
Sì, è possibile. Tuttavia, i termini sono estremamente rigidi: è necessario procedere entro 30 giorni dalla data di notifica della copia della decisione di concessione del brevetto e prima del pagamento della tassa di brevetto (relativa al primo anno). Una volta superata tale scadenza, la possibilità di effettuare la domanda di divisione viene persa definitivamente.
Per tutelare gli aspetti che non rientrano nell’ambito dei diritti del brevetto principale. Ad esempio, nel caso in cui la tecnologia principale dovesse cambiare a seguito dei progressi nello sviluppo, è possibile ottenere la tutela di un altro esempio di attuazione contenuto nella descrizione; oppure, mantenendo in sospeso una domanda in fase di esame, è possibile scoraggiare i concorrenti dal cercare di aggirare la protezione (cercando scappatoie).
Sono previsti i costi relativi alle marche da bollo da versare all’Ufficio Brevetti (tassa di deposito + tassa di richiesta di esame) e gli onorari del consulente in materia di brevetti. Poiché la tassa di richiesta di esame varia in base al numero di rivendicazioni, l’importo totale può raggiungere diverse centinaia di migliaia di yen. Un approccio pratico consiste nel considerarla come un «premio assicurativo», da valutare in relazione alle perdite che si subirebbero qualora la concorrenza realizzasse prodotti simili.
Non è necessario farlo immediatamente. Poiché la richiesta di esame deve essere presentata entro tre anni dalla data di deposito della domanda principale (o, in caso di divisione effettuata dopo il trascorrere dei tre anni, entro 30 giorni dalla data della divisione), è una strategia efficace presentare innanzitutto la domanda di divisione e scegliere il momento opportuno per la richiesta di esame in base all’andamento dell’attività e alla situazione della concorrenza.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in brevetti e rappresentante legale
Assiste clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di tutto il processo che va dal deposito di domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritti d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali IA, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).