«Avevo depositato la domanda di brevetto con grande fiducia, ma ho ricevuto dall’Ufficio Brevetti una “notifica dei motivi di rigetto”...»
«Le osservazioni dell’esaminatore sono severe e mi chiedo se non sia ormai il caso di rinunciare»
«Riuscirò davvero a trasmettere le mie intenzioni solo con la memoria di replica e la domanda di correzione?»
Nel corso della procedura di deposito di una domanda di brevetto, non è affatto raro imbattersi in ostacoli di questo tipo. Di fronte a una notifica piena di termini giuridici complessi e di espressioni negative, molti richiedenti potrebbero sentirsi come se fosse stata pronunciata una sentenza secondo cui «la loro invenzione non ha alcun valore», rischiando così di perdere la fiducia.
Tuttavia, in qualità di consulente in brevetti in attività, posso affermare con certezza quanto segue.
La notifica dei motivi di rigetto rappresenta un «processo di adeguamento» verso l’ottenimento del brevetto e non è affatto il momento di arrendersi.
Si potrebbe piuttosto dire che l’esaminatore ci stia lanciando una «palla», suggerendo: «Se si corregge questo punto, il brevetto potrebbe essere concesso» oppure «La spiegazione in questo punto è insufficiente, la prego di fornirmi ulteriori chiarimenti». Il mezzo più efficace per trasformare questa situazione critica in un’opportunità e ottenere la registrazione che rappresenta una vera e propria rimonta è proprio il «colloquio di brevetto (colloquio con l’esaminatore)», che illustrerò in questa occasione.
Sebbene l’esame dei brevetti si basi solitamente su uno scambio di documenti scritti, questa procedura – che consente di dialogare direttamente (o online) con l’esaminatore e discutere dell’essenza della tecnologia e dell’ambito dei diritti – può diventare uno strumento efficace per l’ottenimento del brevetto, se utilizzata in modo appropriato.
In questo articolo, dal punto di vista di un consulente in brevetti che ha assistito a numerose udienze di brevetto, illustreremo in modo approfondito i vantaggi e i rischi meno noti di tale procedura, nonché i motivi per cui è opportuno avvalersi di un consulente in brevetti. Una volta terminata la lettura, la notifica dei motivi di rigetto che avete tra le mani vi apparirà come un «biglietto per l’ottenimento del brevetto».
Innanzitutto, come nozione di base, cerchiamo di chiarire le linee generali del colloquio di brevetto.
Il colloquio di brevetto (denominazione ufficiale: esame con colloquio) è una procedura che consente al richiedente (o al suo rappresentante, ovvero un consulente in brevetti) di comunicare direttamente con l’esaminatore dell’Ufficio Brevetti incaricato del caso.
L’esame dei brevetti in Giappone si basa sul principio del “procedimento scritto”. L’esame procede attraverso lo scambio di “documenti” quali la domanda di brevetto, la notifica dei motivi di rigetto, le memorie di risposta e le modifiche.Tuttavia, vi sono dei limiti nel trasmettere al 100% solo tramite il testo scritto tecnologie all’avanguardia, meccanismi complessi o sottili sfumature rispetto alle tecnologie esistenti (ad esempio, una «consistenza morbida al tatto» o un «funzionamento intuitivo»).
È proprio per questo motivo che è stato istituito questo sistema: per appianare eventuali divergenze di interpretazione e garantire che l’esame proceda in modo agevole e accurato.
In passato prevaleva la «modalità in presenza», che comportava il recarsi presso l’Ufficio Brevetti di Tokyo, a Toranomon (attualmente potrebbero verificarsi trasferimenti temporanei a causa di lavori di ristrutturazione dell’edificio), ma oggi sono diventati comuni i «colloqui online» tramite Microsoft Teams.
Ciò consente alle aziende delle regioni periferiche e ai responsabili dello sviluppo particolarmente impegnati di partecipare comodamente dalla propria sede, senza dover sostenere tempi di spostamento né costi di trasferta. Poiché è possibile discutere condividendo disegni tecnici e dati sperimentali sullo schermo del PC, si ottiene una comunicazione efficiente, pari o addirittura superiore a quella in presenza.
Perché è necessario dedicare tempo e fatica a parlare con l’esaminatore? Non è sufficiente redigere con cura una memoria di argomentazione?
Per dirla in sintesi, il colloquio supera di gran lunga gli altri mezzi in quanto consente di «creare in un istante una visione comune (un accordo) con l’esaminatore». I vantaggi specifici sono i seguenti cinque punti.
La notifica dei motivi di rigetto è un documento ufficiale basato sulla legge. Per questo motivo, il testo è rigido e ricco di espressioni stereotipate.
Ad esempio, supponiamo che venga segnalata «l’assenza di carattere innovativo (l’invenzione sarebbe stata facilmente realizzabile da un esperto del settore)». Tuttavia, spesso dal testo della comunicazione non è possibile cogliere le sfumature più approfondite, quali «quale parte, nello specifico, sia stata ritenuta facile» o «quali modifiche occorra apportare affinché la domanda venga accolta».
Durante un colloquio, è possibile ottenere dall’esaminatore «opinioni sincere» come quelle riportate di seguito:
«In realtà, non sono riuscito a comprendere appieno il significato tecnico di questa parte»
«Vorrei che chiarisse meglio la differenza tra questa descrizione contenuta nella documentazione citata e la Sua invenzione»
«A dirla tutta, ritengo che, se solo la definizione di questo termine nelle rivendicazioni fosse chiara, potrei anche approvare la registrazione»
In questo modo, potendo verificare direttamente le «impressioni personali dell’esaminatore» che non figurano nei documenti scritti, è possibile evitare il rischio di presentare controdeduzioni fuori luogo.
Non è esagerato affermare che questo sia il vantaggio più significativo dal punto di vista pratico.
Di norma, una volta presentate formalmente le osservazioni o le richieste di modifica, qualora il contenuto risultasse insufficiente, verrebbe notificato nuovamente un motivo di rigetto (o verrebbe emessa una decisione di rigetto) e sarebbe difficile tornare indietro.
Tuttavia, nel corso di un colloquio è possibile effettuare una consultazione preliminare (presentazione di una bozza) chiedendo: «Cosa ne pensa se apportassimo questa modifica?».
A tale proposito, l’esaminatore, pur in assenza di vincoli giuridici, fornisce immediatamente un feedback (una prima impressione) del tipo: «Con quella proposta di correzione, i motivi di rigetto verrebbero eliminati» oppure «Questo da solo non è ancora sufficiente».
In altre parole, essendo possibile «verificare la correttezza» prima di presentare la documentazione ufficiale, si evitano inutili scambi di comunicazioni, si riducono i passaggi a ritroso e si garantisce un avanzamento agevole della procedura.
Soprattutto nei settori di nicchia o nelle tecnologie all’avanguardia, può capitare che anche un esaminatore non possieda una conoscenza specialistica perfetta in quel campo. Scrivere lunghe e complesse spiegazioni tecniche su carta non ha senso se non vengono comprese da chi le legge.
Nel corso di un colloquio, invece, è possibile fornire spiegazioni orali in modo flessibile, avvalendosi di disegni, campioni, video o lavagne bianche. Il vantaggio insito nel dialogo è proprio quello di poter individuare immediatamente i «punti su cui l’esaminatore ha frainteso» e correggerli sul momento.
Come recita il proverbio «una immagine vale più di mille parole», sono numerosi i casi in cui, nel momento stesso in cui viene mostrata una dimostrazione pratica, l’atteggiamento dell’esaminatore si ammorbidisce e la comprensione progredisce notevolmente.
Se si ripetono scambi di corrispondenza scritta, si verificano perdite di tempo che vanno da alcuni mesi a diversi anni, compresi i tempi di spedizione postale e i periodi di attesa per l’esame.
Se durante il colloquio si raggiunge un accordo sulla linea d’azione da seguire, in molti casi è possibile presentare immediatamente la domanda di modifica formale, ottenendo così una valutazione di registrazione in tempi rapidi. Il colloquio si rivela uno strumento potente per risparmiare tempo in contesti in cui è fondamentale la rapidità operativa, ad esempio quando la data di lancio del prodotto è già fissata o quando si desidera contrastare con urgenza la concorrenza.
Un brevetto non è semplicemente «un documento che basta registrare». Se l’ambito di protezione è troppo ristretto (limitato), si rischia di ottenere un «brevetto inutilizzabile» che può essere facilmente aggirato dalla concorrenza.
Se si cerca di adottare una strategia prudente basandosi esclusivamente sulla documentazione scritta, si tende a restringere notevolmente i diritti. Tuttavia, durante il colloquio è possibile individuare il limite massimo entro il quale è possibile ampliare il campo di applicazione, negoziando con l’esaminatore.
La possibilità di condurre un gioco di trattative del tipo «in cambio di una concessione su questo punto, desidero mantenere questo concetto più ampio» rappresenta senza dubbio il vero fascino del colloquio.
«Poiché sono io (l’inventore) a conoscere meglio di chiunque altro il contenuto dell’invenzione, non sarebbe opportuno presentarmi personalmente al colloquio?»
Qualcuno potrebbe ragionare in questo modo. Naturalmente, la presenza dell’inventore in persona è estremamente utile e ben accolta. Tuttavia, la realtà è che un colloquio senza un consulente in brevetti (colloquio in cui è presente solo l’inventore) comporta rischi elevati.
Questo perché il colloquio di brevetto non è una «presentazione tecnica», bensì «un’occasione di negoziazione sull’ambito dei diritti legali».
Questo è l’aspetto più preoccupante.
Non tutte le dichiarazioni rese durante il colloquio vengono messe a verbale, ma rimangono nella memoria dell’esaminatore o nei suoi appunti (verbale del colloquio).
Supponiamo che, influenzati dall’atmosfera del momento e con le migliori intenzioni, le sfugga una frase del tipo: «Questa tecnologia, in realtà, è simile a quella esistente da tempo…» oppure «Questa parte non è importante».
Se in seguito quella parte dovesse diventare un punto chiave per la concessione del brevetto, si verificherebbe una contraddizione logica (preclusione), del tipo: «Ma lei in quel momento non aveva detto che non era importante?», e ciò finirebbe per metterla in una situazione difficile.
Questo costituisce un punto debole fatale che, in futuro, potrebbe portare una società concorrente a richiedere un procedimento di nullità del brevetto o a contestare l’esercizio dei diritti sostenendo che «non rientra nell’ambito di protezione».
Il consulente in brevetti conosce perfettamente ciò che «non si deve dire» e conduce le trattative evitando dichiarazioni che potrebbero risultare giuridicamente sfavorevoli.
Gli esaminatori sono al tempo stesso «tecnici» e «giuristi». Essi emettono i propri giudizi sulla base del regolamento costituito dal diritto dei brevetti.
Per quanto l’inventore possa affermare con passione: «Questa tecnologia è straordinaria! Ci ho lavorato duramente!», se ciò non viene convertito nella logica del «carattere innovativo (ovvietà) ai sensi del diritto dei brevetti», non avrà alcun impatto sull’esaminatore.
Il consulente in materia di brevetti svolge il ruolo di interprete, traducendo la «passione tecnica» dell’inventore in una «logica giuridica» che convinca l’esaminatore. Senza questa funzione di traduzione, il tempo trascorrerà senza che si raggiunga un’intesa.
Il colloquio è una negoziazione. Se si cerca di far valere tutte le proprie richieste, si rischia di arrivare a un punto morto; d’altra parte, se si asseconda eccessivamente la controparte, i propri diritti ne risulteranno gravemente compromessi.
Un consulente in brevetti esperto prepara in anticipo diverse proposte di modifica (piani).
Proposta [Pino]: ambito di protezione ampio e aggressivo
Proposta [Bambù]: un compromesso realistico
Proposta [Ume]: linea di difesa minima da garantire
Interpreta l’espressione del funzionario dell’esame e le sfumature delle sue affermazioni, prendendo istantaneamente decisioni del tipo: «Per prima cosa proviamo con la proposta “Matsu”» oppure «La situazione sembra critica, passiamo alla proposta “Take”». Questo senso dell’equilibrio è una competenza propria dei professionisti che hanno maturato una vasta esperienza sul campo.
Vi presentiamo alcuni casi effettivamente trattati dal nostro studio (※ parzialmente modificati per motivi di riservatezza).
Situazione: è stata inventata un’applicazione che utilizza un algoritmo proprietario. Tuttavia, essendo stato citato un brevetto esistente di una grande azienda, la domanda è stata respinta con la motivazione «mancanza di carattere innovativo (non è altro che una combinazione di tecnologie esistenti)».
Risposta: È stato condotto un colloquio online. Condividendo lo schermo con le schermate dimostrative dell’app (in fase di sviluppo), è stato spiegato visivamente il flusso di elaborazione unico, impossibile da realizzare con i brevetti esistenti. Inoltre, il consulente in brevetti ha sostenuto in modo logico che «nei documenti citati non esiste alcuna motivazione per risolvere questo problema».
Risultato: L’esaminatore si è detto convinto, affermando: «Capisco, questa differenza nella procedura di elaborazione influisce davvero in misura così significativa sull’esperienza dell’utente?». È stato raggiunto un accordo sulla linea guida per la modifica della domanda e il brevetto è stato registrato senza intoppi.
Situazione: invenzione relativa a un’apparecchiatura per la lavorazione dei metalli. I disegni da soli non riuscivano a trasmettere la specificità della struttura, per cui l’invenzione veniva erroneamente considerata «uguale alla tecnica precedente».
Risposta: Durante il colloquio, utilizzando un diagramma comparativo preparato dal consulente in brevetti, sono stati illustrati i punti critici (fattori ostacolanti) della tecnica precedente. L’inventore ha presentato sul posto i dati sperimentali relativi alla precisione di lavorazione.
Risultato: L’impressione dell’esaminatore è migliorata. È stata ottenuta la conferma verbale che «la brevettabilità sarebbe stata riconosciuta aggiungendo limitazioni numeriche alle rivendicazioni», consentendo così la registrazione pur mantenendo un ampio ambito di tutela.
Di seguito vi illustriamo il flusso generale da seguire nel caso in cui si affidi effettivamente a un consulente in brevetti lo svolgimento del colloquio.
[Analisi della notifica dei motivi di rigetto]
Il consulente in materia di brevetti esamina attentamente la notifica e elabora la struttura logica della controdeduzione. In questa fase si valuta se «il colloquio sia efficace o meno».
【Riunione e definizione della strategia】
Si consulta il cliente per confermare l’ambito dei diritti che si intendono tutelare. Si redige una «bozza di modifica». Questa è la fase preparatoria più importante.
【Richiesta di colloquio】
Il consulente in brevetti contatta l’Ufficio Brevetti per presentare la richiesta di colloquio. Attualmente è prassi comune che venga indicato l’uso di strumenti di videoconferenza.
【Svolgimento del colloquio di brevetto】
All’udienza partecipano l’esaminatore, il consulente in materia di brevetti e, se necessario, l’inventore. La durata è solitamente compresa tra i 30 e i 60 minuti circa. Il consulente in materia di brevetti conduce la discussione.
【Presentazione dei documenti ufficiali (memoria e atto di modifica)】
Sulla base di quanto concordato durante il colloquio, si redigono i documenti ufficiali e si provvede al loro invio all’Ufficio Brevetti.
【Decisione di registrazione】
Se tutto procede come concordato, riceverà tempestivamente la «decisione di registrazione».
D. A quanto ammontano i costi?
R. Dipende dallo studio legale, ma in genere, oltre alle normali spese per la redazione della memoria, vengono addebitati i costi relativi alla gestione del colloquio (tariffa oraria o onorario fisso). Tuttavia, se si considerano i costi legati al continuo scambio di documenti e il rischio di perdere i propri diritti, si può affermare che il rapporto costo-efficacia complessivo sia molto elevato. Le forniremo un preventivo dettagliato.
D. È necessario comunicare in inglese?
R. Il colloquio con l’esaminatore dell’Ufficio brevetti giapponese si svolge in lingua giapponese.
D. Non ho ancora ricevuto la notifica dei motivi di rigetto; è possibile sostenere il colloquio?
A. In linea di massima, l’intervento avviene dopo la notifica dei motivi di rigetto; tuttavia, in caso di procedure di esame accelerato o di circostanze particolari, può capitare che la spiegazione tecnica venga fornita prima dell’avvio dell’esame. La invitiamo a contattarci per una prima consulenza.
Il colloquio in materia di brevetti non è una semplice «procedura». È uno «strumento offensivo» per conquistare il favore dell’esaminatore e ottenere diritti più vantaggiosi.
È naturale sentirsi scoraggiati quando si riceve la notifica dei motivi di rigetto, ma la consideri piuttosto come l’occasione per «ottenere un biglietto d’ingresso per dialogare con l’esaminatore». Con una preparazione adeguata e il supporto di un consulente in brevetti esperto in negoziazioni, è possibile trasformare una situazione difficile in un’opportunità.
Il nostro studio vanta numerosi professionisti che conoscono a fondo i “punti chiave dell’esame”, tra cui ex ingegneri e consulenti in brevetti di grande esperienza.
Vi invitiamo caldamente a consultarci proprio in quei casi in cui «altrove vi è stato detto che è impossibile» o «desiderate assolutamente ottenere l’approvazione di questo brevetto». Saremo noi a trasmettere direttamente all’esaminatore il valore della vostra invenzione, che non può essere espresso solo per iscritto.
Il termine per rispondere alla notifica dei motivi di rigetto è prestabilito. Prima che sia troppo tardi, La invitiamo a richiedere una consulenza gratuita tramite il modulo di contatto. Costruiamo insieme un brevetto solido che tuteli la Sua attività.
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Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Consulente in proprietà industriale e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).