Internet e portata dei diritti di marchio

Introduzione — I rischi relativi ai marchi nell’era di Internet

Oggigiorno è diventato estremamente semplice acquistare prodotti dall’estero tramite Internet, così come vendere prodotti all’estero. Grazie alla diffusione dei siti di e-commerce, dei social media e delle piattaforme di e-commerce transfrontaliero, le opportunità per le imprese di espandersi oltre i confini nazionali sono aumentate in modo esponenziale.

Tuttavia, questo contesto commerciale senza confini solleva diverse problematiche dal punto di vista del diritto dei marchi. Ciò è dovuto al fatto che i diritti di marchio sono diritti che sorgono a livello nazionale e che, per loro natura, sono in parte fondamentalmente incompatibili con la natura senza confini di Internet.

Nel presente articolo illustreremo le problematiche relative ai marchi che possono sorgere su Internet, avvalendoci di casi concreti, e approfondiremo le controversie relative ai nomi di dominio, le questioni relative agli account sui social network e i rischi legati ai marchi derivanti dall’acquisto di prodotti da siti web esteri.

Caso 1: nel caso in cui si avvii un negozio online all’estero

Lei è l’operatore X, che vende borse in Giappone, e detiene in Giappone il diritto di marchio A per la categoria delle borse. Poiché l’attività in Giappone sta andando bene, punta all’espansione all’estero e, per vendere borse anche negli Stati Uniti, ha avviato un negozio online, dotandolo di pagine in lingua inglese. In questo caso, quali problemi potrebbero sorgere ai sensi della legge sui marchi?

Riguardo all’ambito di efficacia del diritto di marchio

Come principio fondamentale, l’efficacia del diritto di marchio giapponese è limitata al territorio nazionale (questo principio è denominato «principio di territorialità»). Pertanto, se si intende espandere l’attività negli Stati Uniti, è necessario acquisire separatamente il diritto di marchio A anche negli Stati Uniti per i prodotti relativi alle borse.

Se un terzo avesse registrato negli Stati Uniti un marchio identico o simile a A, l’azienda X finirebbe per violare il diritto di marchio di tale terzo sul territorio statunitense.

Paesi da tenere in considerazione in caso di espansione all’estero

Nell’ambito dell’espansione all’estero tramite negozi online, è opportuno valutare l’acquisizione dei diritti di marchio nei seguenti paesi e regioni.

Caso 2: Terzi che gestiscono siti web in lingua giapponese su server esteri

Lei è l’operatore X, che vende borse in Giappone, e detiene in Giappone i diritti sul marchio A per la categoria delle borse. Effettuando una ricerca su Internet, ha scoperto che un terzo, Y, sta utilizzando il marchio A sul proprio sito web. Da un’analisi più approfondita è emerso che, a quanto pare, Y sta pubblicando pagine in lingua giapponese utilizzando un server situato all’estero.

Nel caso di un server estero, ovvero quando l’uso del marchio non avviene fisicamente sul territorio giapponese, X può richiedere a Y la chiusura del sito web?

Criteri di valutazione secondo le raccomandazioni congiunte dell’OMPI

Come indicato nel Caso 1, l’efficacia dei diritti di marchio giapponesi non si estende al di fuori del territorio giapponese. Pertanto, secondo un ragionamento comune, qualora il server del sito web si trovi all’estero, l’azione di Y non sembrerebbe costituire un uso del marchio in Giappone.

A questo proposito è utile fare riferimento alla «Raccomandazione congiunta sulla protezione dei diritti di proprietà industriale relativi ai marchi e ad altri segni distintivi su Internet»*1, adottata dall’OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) nel 2001. L’articolo 2 di tale raccomandazione recita quanto segue:

Alla luce di tale criterio, si può affermare che, anche nel caso in cui si utilizzino server situati all’estero, se Y gestisce un sito web in lingua giapponese e accetta ordini provenienti dal Giappone, è altamente probabile che venga riconosciuto un «effetto commerciale» in Giappone. Pertanto, X ha buone possibilità di poter richiedere la chiusura del sito web.

Elementi di valutazione degli «effetti commerciali»

Nella raccomandazione congiunta dell’OMPI vengono indicati i seguenti elementi da prendere in considerazione al fine di valutare l’esistenza o meno di un «effetto commerciale»:

• La lingua del sito web (se corrisponde alla lingua del Paese di riferimento)
• L’indicazione della valuta (se i prezzi sono espressi in yen giapponesi)
• Se il Paese in questione è incluso tra le destinazioni di spedizione
• Numero effettivo di accessi e di utenti provenienti dal Paese in questione
• Precedenti transazioni con i consumatori del Paese in questione
• Se sono indicati un numero di telefono e un indirizzo del Paese in questione come recapiti

Caso 3: Terzo che gestisce un sito in lingua straniera su un server giapponese

Lei è l’operatore X, che vende borse in Giappone, e detiene in Giappone il diritto di marchio relativo al marchio A per la gamma di borse. Effettuando una ricerca su Internet, ha scoperto che un terzo, Y, sta visualizzando il marchio A sul proprio sito web. A differenza del Caso 2, sembra che Y utilizzi un server giapponese, ma il sito web è in lingua francese. In questo caso, X può richiedere a Y la chiusura del sito web?

In questo caso, in linea con il principio del territorialismo, riteniamo che esista la possibilità di richiedere a Y la chiusura del sito web*2. Tuttavia, considerando la posizione di Y, se questi operasse in Francia, non vi sarebbe alcuna necessità di utilizzare appositamente un server giapponese; pertanto, di fatto, situazioni di questo tipo sarebbero piuttosto rare.

Controversie relative a nomi di dominio e marchi

Tra le questioni relative ai marchi su Internet, le controversie relative ai nomi di dominio sono particolarmente frequenti.I nomi di dominio sono univoci a livello mondiale e si applica fondamentalmente la regola del «primo arrivato, primo servito», secondo cui chi li registra per primo ne ottiene il diritto d’uso. Per questo motivo, l’atto di registrare in via anticipata un dominio identico o simile al marchio di un altro soggetto (il cosiddetto «cybersquatting») costituisce da tempo un problema.

Mezzi di risoluzione delle controversie sui nomi di dominio

I principali mezzi di risoluzione delle controversie relative ai nomi di dominio sono i seguenti.

Nell’ambito della procedura UDRP, il ricorrente deve dimostrare i seguenti tre elementi: (1) che il nome di dominio sia identico al proprio marchio o sufficientemente simile da creare confusione; (2) che il registrante del nome di dominio non abbia alcun diritto o interesse legittimo su tale nome di dominio; (3) che il nome di dominio sia stato registrato e utilizzato in malafede.

Account sui social media e diritti di marchio

Negli ultimi anni, anche la tutela del marchio sui social network è diventata una questione di grande rilevanza. Su piattaforme social quali X (ex Twitter), Instagram, Facebook e TikTok, non si contano i casi in cui vengono utilizzati nomi utente identici o simili a marchi altrui.

Tipologie di problemi relativi ai marchi sui social media

• Account di impersonazione: casi in cui vengono creati account che si spacciano per marchi o aziende famose, creando confusione nei consumatori
• Appropriazione anticipata del nome dell’account: casi in cui, analogamente al cybersquatting dei domini, il nome di un marchio altrui viene registrato in anticipo come nome di account
• Uso non autorizzato di hashtag: casi in cui un marchio registrato altrui viene utilizzato come hashtag per promuovere i propri prodotti
• Utilizzo di marchi nella pubblicità: casi in cui, nella pubblicità sui social media, si includono marchi altrui nelle parole chiave o nel testo

Misure di contrasto

Molte piattaforme social dispongono di un sistema di segnalazione basato sui diritti di marchio. I titolari dei diritti di marchio possono richiedere la rimozione di account o contenuti che violano tali diritti tramite l’apposito modulo di segnalazione della piattaforma. Tuttavia, tali sistemi si basano esclusivamente sui termini e le condizioni d’uso della piattaforma e la loro efficacia giuridica è limitata.

Acquisto di prodotti da siti esteri e marchi

Anche quando un privato acquista prodotti da siti di e-commerce esteri, possono sorgere problemi relativi alla legge sui marchi. Particolare attenzione va prestata ai «prodotti di importazione parallela», per i quali non è stata ottenuta l’autorizzazione del titolare del marchio giapponese, e alle «contraffazioni», prodotte da terzi estranei al titolare del marchio.

Importazioni parallele e diritti di marchio

Per quanto riguarda le «importazioni parallele», ovvero l’importazione in Giappone di prodotti autentici venduti legalmente all’estero, si ritiene che, a determinate condizioni, tali operazioni non costituiscano una violazione del diritto di marchio. Nello specifico, ciò avviene qualora siano soddisfatti i seguenti tre requisiti:

1. Il titolare del marchio all’estero e il titolare del marchio in Giappone siano la stessa persona, oppure si trovino in un rapporto che possa essere considerato identico dal punto di vista giuridico ed economico
2. I prodotti di importazione parallela devono recare il marchio apposto legalmente dal titolare del marchio all’estero
3. Non vi siano differenze sostanziali in termini di qualità rispetto ai prodotti gestiti direttamente dal titolare del marchio giapponese

D’altra parte, l’importazione in Giappone di prodotti contraffatti venduti su siti web esteri può costituire una violazione dei diritti di marchio. Negli ultimi anni, il numero di casi di sequestro da parte delle autorità doganali di merci che violano la proprietà intellettuale è in aumento; è quindi necessario prestare attenzione al fatto che si possa essere ritenuti responsabili di violazione dei diritti di marchio anche se l’importazione è destinata all’uso personale.

Sintesi — La strategia in materia di marchi nell’era di Internet

Poiché nel mondo di Internet è facile superare i confini nazionali, aumentano anche le possibilità di essere coinvolti in controversie in materia di marchi. Come strategia di marchio nell’era di Internet, è opportuno tenere presenti i seguenti punti.

Se state valutando un’espansione all’estero, vi invitiamo a effettuare una ricerca preliminare per verificare l’eventuale esistenza di marchi precedenti e a procedere in modo pianificato alla registrazione del marchio.

Note

*1 In merito alla «Raccomandazione congiunta sulla protezione dei diritti di proprietà industriale relativi ai marchi e ad altri segni distintivi su Internet»
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/1401-037.html
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/document/1401-037/kyoudoukannkoku.pdf

*2 L’interpretazione del termine «uso» può variare nei procedimenti di nullità per mancato uso e nelle cause di contraffazione. Ad esempio, qualora X abbia ottenuto un diritto di marchio in Giappone e svolga la propria attività pubblicando A su un sito web in lingua francese destinato al mercato francese utilizzando un server giapponese, l’uso del marchio su tale sito web potrebbe non configurare un «uso» del marchio in Giappone.