Un avvocato specializzato in diritto dei marchi ha sistematizzato in modo sistematico il sistema dei marchi indiano, partendo da una panoramica generale per passare poi alla presentazione delle domande, all’esame, alla registrazione, al rinnovo, alle opposizioni, alla revoca e alla gestione delle violazioni, fino ad arrivare al confronto con il sistema giapponese e alle considerazioni pratiche. Vi invitiamo a utilizzare questo documento per l’elaborazione delle strategie relative ai marchi delle aziende giapponesi che intendono espandersi nel mercato indiano.
Punti salienti di questo articolo
MARCHI IN INDIA
Guida completa al sistema e alla prassi dei marchi in India per le imprese giapponesi, redatta da un avvocato specializzato in proprietà intellettuale. Il testo fornisce una spiegazione sistematica in 7 sezioni, dalla presentazione della domanda all’esercizio dei diritti, fino al confronto con il sistema giapponese.
Indice
Il sistema dei marchi indiano è regolato dalla Legge sui marchi del 1999 (The Trade Marks Act, 1999) e dal relativo regolamento di attuazione, il Regolamento sui marchi del 2017.L’amministrazione dei marchi è di competenza dell’Ufficio indiano della proprietà intellettuale (CGPDTM), che si occupa della registrazione e della tutela dei marchi, nonché della prevenzione dell’uso illecito. L’India è membro della Convenzione di Parigi (alla quale ha aderito nel 1998) e dell’Accordo TRIPS dell’OMC, ed è entrata a far parte del Protocollo di Madrid (sistema di deposito internazionale dei marchi) nel 2013.
Ai sensi della legge indiana sui marchi, per «marchio» si intende «un segno che possa essere rappresentato graficamente e che consenta di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altri». Nello specifico, possono essere registrati come marchi caratteri, denominazioni, etichette, figure, numeri, simboli, la forma dei prodotti, le confezioni, le combinazioni di colori, nonché le combinazioni di tali elementi o segni ad essi assimilabili.
Tipi di marchi registrabili
In India, chiunque utilizzi o intenda utilizzare un proprio marchio può presentare domanda di registrazione (sia persone fisiche che giuridiche). È possibile anche la presentazione di domande da parte di residenti all’estero; in tal caso, tuttavia, è necessario nominare un rappresentante in India (ad esempio un avvocato specializzato in diritto dei marchi) e presentare la domanda all’Ufficio di registrazione dei marchi competente in base alla sede del rappresentante.
Gli uffici di registrazione dei marchi indiani sono dislocati in cinque sedi nazionali: Mumbai, Delhi, Chennai, Calcutta e Ahmedabad; l’ufficio competente viene determinato in base all’indirizzo del richiedente (o del suo rappresentante).
| Voce | Requisiti e contenuti |
|---|---|
| Lingua della domanda | Inglese o hindi (le imprese straniere effettuano solitamente le procedure in inglese) |
| Modulo di domanda | Presentazione del modulo TM-A ecc. |
| Rappresentazione del marchio | Riproduzione accurata di immagini, caratteri, ecc. (i caratteri non inglesi devono essere tradotti o traslitterati in inglese) |
| Informazioni sul richiedente | Nome e cognome, indirizzo (per le persone giuridiche: denominazione, sede legale, forma giuridica) |
| Prodotti e servizi designati | Descrizione basata sulla Classificazione di Nizza, classe 45 |
| Documenti relativi al diritto di priorità | Al momento della rivendicazione del diritto di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi (con traduzione in inglese) |
| Dichiarazione relativa all’uso | Requisiti specifici dell’India. Indicare chiaramente se il marchio è in uso o se se ne prevede l’uso; se in uso, specificare la data di primo utilizzo |
| Prove di utilizzo | In caso di uso già in corso, sono richiesti documenti quali una dichiarazione giurata (Affidavit) o fatture, ecc. |
| Procura | In caso di rappresentanza tramite un agente, è necessaria una procura (Power of Attorney) |
Requisiti specifici per l’India: al momento del deposito della domanda è necessario dichiarare lo stato di utilizzo sul territorio indiano. Qualora il marchio sia già in uso, è necessario specificare la data di primo utilizzo e allegare una dichiarazione giurata (Affidavit) relativa all’utilizzo effettivo, nonché documenti probatori (fatture, documentazione relativa ai risultati di vendita, ecc.).
L’India, in conformità con la Classificazione di Nizza, prevede un totale di 45 classi e consente la presentazione di domande pluriclasse, ovvero la designazione di più classi in un’unica domanda.Inoltre, in India sono ammessi i marchi in serie (un sistema che consente di registrare in blocco, con un’unica domanda, più marchi simili); è quindi possibile, ad esempio, presentare domanda e registrare come “serie” marchi simili che differiscono solo per il colore o per una minima variazione nella dicitura (un sistema che non esiste in Giappone). Sono inoltre previsti i marchi associati (un sistema che consente di gestire marchi simili collegandoli tra loro).
La domanda di registrazione del marchio può essere presentata online tramite procedura elettronica oppure in formato cartaceo. L’Ufficio indiano della proprietà intellettuale dispone di un sistema completo di deposito elettronico e, in caso di domanda online, le tasse ufficiali risultano leggermente ridotte (misura di incentivazione del deposito elettronico). Essendo l’India uno Stato aderente al Protocollo dell’Accordo di Madrid, è possibile designare l’India tramite il sistema MADPRO sulla base di una domanda di base e di una registrazione effettuate in Giappone.
Dopo la presentazione della domanda, viene effettuato innanzitutto l’esame di forma, durante il quale vengono verificate le informazioni contenute nella domanda, l’eventuale incompletezza dei documenti allegati, il pagamento delle tasse, nonché la correttezza della classificazione e della denominazione dei prodotti e dei servizi designati. Se non vengono riscontrati problemi di forma, si procede all’esame di merito.
I due requisiti dell’esame di merito
Tale esame di merito viene effettuato in modo centralizzato a Mumbai, sede dell’Ufficio centrale per la registrazione dei marchi indiano, dove gli esaminatori procedono al confronto con la banca dati dei marchi anteriori.
Qualora sussistano motivi di rigetto o condizioni da soddisfare, l’esaminatore emette una relazione di primo esame (First Examination Report) e ne dà comunicazione al richiedente.Il richiedente deve di norma presentare una memoria o una correzione entro un mese dal ricevimento della notifica (è possibile richiedere una proroga del termine in presenza di motivi validi). È prevista anche la possibilità di un colloquio (udienza) con l’esaminatore, che può svolgersi a distanza tramite videoconferenza.
Importante: in India il sistema di ricorso simile a quello giapponese è stato abolito; pertanto, in caso di rigetto in sede di esame, il richiedente dovrà presentare ricorso dinanzi alla Corte d’Appello per ottenere l’annullamento della decisione.
I marchi per i quali è stata emessa una decisione di registrazione vengono immediatamente pubblicati sul Bollettino dei marchi (Trade Marks Journal) e resi di dominio pubblico. Il Bollettino dei marchi è una gazzetta ufficiale elettronica, pubblicata settimanalmente (di norma ogni lunedì) sul sito ufficiale dell’Ufficio indiano della proprietà intellettuale.
Chiunque può presentare opposizione contro una domanda pubblicata nel Bollettino entro quattro mesi dalla data di pubblicazione.
| Voce | Contenuto |
|---|---|
| Certificato di registrazione | Rilasciato in formato PDF con firma digitale |
| Periodo di validità | 10 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda |
| Durata complessiva del procedimento | In media circa 2-3 anni (24-36 mesi) *Il termine può essere abbreviato ricorrendo al sistema di esame accelerato |
La durata del diritto di marchio in India è fissata a 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda. Il titolare del marchio può mantenere la registrazione presentando una domanda di rinnovo (Renewal) prima della scadenza del periodo di validità. Il periodo prorogato mediante rinnovo è anch’esso di 10 anni ed è possibile rinnovare il marchio ogni 10 anni a tempo indeterminato.
Periodo di grazia più lungo rispetto al Giappone
Anche in caso di decorso del termine di rinnovo, viene concesso un periodo di grazia (grace period) di 6 mesi dalla scadenza durante il quale è possibile effettuare la procedura di rinnovo previo pagamento di una tassa aggiuntiva. Inoltre, in India è possibile presentare una domanda di ripristino (Restoration) della registrazione come misura di rimedio speciale entro un periodo compreso tra un massimo di 6 mesi e 1 anno dalla decadenza.In Giappone è possibile solo il rinnovo entro sei mesi dalla scadenza; una volta superato tale termine, non è più possibile ripristinare i diritti.
Al momento del rinnovo non è richiesta la presentazione di prove di uso, ma i marchi che non sono stati utilizzati affatto per cinque anni dalla registrazione corrono il rischio di essere oggetto di una richiesta di cancellazione per mancato uso da parte di terzi.Ai sensi dell’articolo 47 della legge indiana sui marchi, qualora un marchio non sia stato utilizzato in buona fede sul territorio indiano entro cinque anni dalla data di registrazione (in realtà, cinque anni più tre mesi dalla data di registrazione), le parti interessate possono richiedere la cancellazione della registrazione di tale marchio.
Aspetti pratici: tale termine è più lungo rispetto alla «cancellazione per mancato uso triennale» prevista in Giappone; pertanto, per le imprese che si espandono in India è importante dimostrare l’uso del marchio il prima possibile dopo la registrazione.
Qualora, dopo la registrazione del marchio, si verifichino modifiche al nome o all’indirizzo del titolare, oppure in caso di cessione del diritto di marchio, si raccomanda di presentare domanda di modifica del nome nel registro delle registrazioni (modifica dei dati).La legge indiana sui marchi consente la libera cessione e il trasferimento dei marchi; è possibile cedere (Assignment) sia i marchi registrati che quelli in fase di deposito (sia con avviamento che a titolo puro).
Inoltre, in India è stato istituito un sistema di concessione di licenze (licensing) ed è possibile registrare i contratti di licenza presso l’Ufficio dei marchi in base al sistema degli utenti registrati (Registered User). La registrazione come utente registrato comporta effetti giuridici, tra cui il fatto che l’uso effettuato in virtù della licenza venga considerato alla stregua dell’uso da parte del titolare stesso del diritto di marchio.
In India è previsto un termine di opposizione (Opposition) di quattro mesi a decorrere dalla pubblicazione del Bollettino dei marchi. I terzi aventi interesse possono avviare un procedimento volto a impedire la registrazione del marchio oggetto della domanda presentando l’apposito atto di opposizione (Notice of Opposition).
| Fasi | Termini e procedure |
|---|---|
| Opposizione | Entro 4 mesi dalla pubblicazione |
| Controreplica (Counter-statement) | Entro 2 mesi dal ricevimento della notifica (in caso di mancata presentazione, la domanda sarà considerata abbandonata) |
| Presentazione delle prove | Opponente → Richiedente → Prove di confutazione dell’opponente |
| Udienza (Hearing) | Entrambe le parti espongono le proprie argomentazioni e presentano le prove dinanzi al giudice (Hearing Officer) |
| Tempi di elaborazione | Può richiedere diversi anni (si registrano casi da 5 a 10 anni) |
Modifica legislativa del 2021: a seguito dell’abolizione della Commissione d’appello per la proprietà intellettuale (IPAB), i ricorsi contro le decisioni in materia di opposizione sono di competenza delle Corti Superiori (High Court) dei singoli Stati (ad esempio, la Corte Superiore di Delhi e la Corte Superiore di Bombay).
Anche dopo la definitività della registrazione, in presenza di specifici motivi, le parti interessate possono richiedere la rettifica o la cancellazione della registrazione (Rectification).
| Motivi di revoca o nullità | Esempi concreti |
|---|---|
| Registrazione indebita o viziata | Mancanza di carattere distintivo, marchio vietato, registrazione in violazione di diritti preesistenti di terzi |
| Inutilizzo | Corrisponde a un periodo di inutilizzo di 5 anni |
| Acquisizione fraudolenta | Domanda speculativa presentata senza intenzione di utilizzo; registrazione a fini illeciti |
| Violazione delle condizioni di registrazione | Violazione delle condizioni relative, ad esempio, alla limitazione a usi specifici |
| Abuso di diritti, ecc. | Conflitto con altre leggi (Legge sul diritto d’autore, Legge sulla tutela dei nomi aziendali) e concorrenza sleale con marchi noti esistenti non registrati |
Differenza sostanziale rispetto al Giappone: in India, il sistema di revoca e nullità non si svolge nell’ambito di un procedimento amministrativo, ma segue una procedura simile a quella giudiziaria. Le parti interessate possono presentare un ricorso (Modulo TM-O) all’Ufficio della registrazione dei marchi oppure intentare direttamente un’azione legale presso l’Alta Corte competente.
In India, per violazione del diritto di marchio (Trademark Infringement) si intende l’uso, senza l’autorizzazione del titolare, di un marchio identico o suscettibile di creare confusione con un marchio registrato, in relazione a prodotti o servizi identici o simili a quelli designati.Qualora il marchio registrato sia rinomato, anche l’uso da parte di terzi su prodotti o servizi non simili può costituire oggetto di un provvedimento inibitorio in quanto atto di concorrenza sleale o di diluizione del marchio.
Inoltre, indipendentemente dall’esistenza o meno di una registrazione, l’atto di utilizzare indebitamente prodotti o indicazioni commerciali altrui in modo da creare confusione costituisce un illecito civile denominato “passing off” (Passing Off), per il quale è possibile richiedere un rimedio civile.
Il titolare del diritto di marchio può intentare un’azione civile nei confronti dell’autore della violazione e ottenere un provvedimento dal tribunale.In India, le cause relative alla violazione dei marchi sono di competenza, in primo grado, principalmente dei tribunali distrettuali (District Court) di ciascuno Stato; tuttavia, alcune Corti d’Appello, quali quelle di Delhi, Bombay (Mumbai) e Madras (Chennai), esercitano direttamente la competenza in primo grado.
Rimedi che il tribunale può disporre
La violazione grave dei diritti di marchio e la produzione e vendita di prodotti contraffatti sono considerate reati; agli atti che costituiscono contraffazione di marchi e simili vengono inflitte severe sanzioni penali.
| Tipologie di violazione | Sanzioni |
|---|---|
| Contraffazione di marchi (prima infrazione) | Reclusione da 6 mesi a 3 anni + multa da 50.000 a 200.000 rupie (pari a circa 90.000–360.000 yen) |
| Contraffazione di marchi (recidiva) | I limiti massimi vengono ulteriormente inaspriti, con pene più severe |
| Uso improprio di marchi non registrati | Reclusione fino a 3 anni o multa (o entrambe) |
Il titolare del diritto può sporgere denuncia presso le autorità di polizia, ottenere un mandato di perquisizione e, con la collaborazione delle forze dell’ordine, effettuare irruzioni (ispezioni in loco) in magazzini e negozi per sequestrare i prodotti contraffatti e ne impedire la vendita.
In India esistono anche misure di frontiera in materia di diritti di proprietà intellettuale (Border Measures); il titolare del marchio, registrando preventivamente presso le autorità doganali le informazioni relative al proprio marchio registrato e alle merci contraffatte, può bloccare i prodotti contraffatti già in fase di importazione.
Sebbene il sistema dei marchi indiano presenti molti punti in comune con quello giapponese, esistono differenze significative a livello di quadro giuridico e di applicazione pratica. Di seguito vengono illustrati gli aspetti pratici da tenere in considerazione quando le imprese giapponesi presentano domande di registrazione di marchi o esercitano i propri diritti in India.
| Voce | Giappone | India |
|---|---|---|
| Principio della domanda | Principio rigoroso della priorità della domanda | Coesistenza del principio di priorità e del principio di uso anteriore |
| Dichiarazione di utilizzo | Non è richiesta una dichiarazione di uso al momento del deposito | Al momento del deposito, occorre dichiarare che il marchio è in uso o che se ne prevede l’uso; se è in uso, occorre allegare prove |
| Tempistica per la presentazione dell’opposizione | Entro 2 mesi dalla registrazione (opposizione a posteriori) | Entro 4 mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione (opposizione preventiva) |
| Competenza in materia di procedimenti di nullità e revoca | Sezione di giudizio dell’Ufficio brevetti (giudizio amministrativo) | Corte d’Appello (procedimento giudiziario) |
| Legittimazione a presentare istanza di annullamento | Chiunque può presentare la richiesta | Limitata alle parti interessate |
| Termine per la revoca per mancato uso | 3 anni | 5 anni + 3 mesi |
| Periodo di proroga per il rinnovo | Solo 6 mesi dopo la scadenza | 6 mesi dopo la scadenza + ripristino (Restoration) per un massimo di 1 anno |
| Sistema dei marchi notori | Non esiste un sistema di registrazione preventiva | Dal 2017 è in vigore il sistema di registrazione dei marchi notoriamente conosciuti |
| Marchi in serie | Assenti | Presente (è possibile la registrazione in blocco di marchi simili) |
Differenza fondamentale: in India i diritti non registrati derivanti dall’uso rivestono un’importanza ancora maggiore rispetto al Giappone. L’articolo 34 della legge indiana sui marchi stabilisce che, anche nei confronti di un marchio registrato, l’uso continuato da parte di chi abbia iniziato a utilizzarlo in buona fede prima della registrazione non costituisce violazione (diritto di uso precedente).È fondamentale che le imprese giapponesi effettuino una ricerca preliminare per verificare se altri operatori del settore stiano già utilizzando quel marchio sul territorio locale e, qualora vi siano utenti precedenti, che non avviino avventatamente lo sviluppo del marchio in loco.
In India, al momento della presentazione della domanda è necessario dichiarare se il marchio è «in uso» o «non in uso (prevista l’utilizzazione)»; nel caso in cui sia in uso, sussiste l’obbligo di indicare specificamente la data di primo utilizzo e di presentare prove dell’uso. Qualora esistano marchi concorrenti, si ritiene vantaggioso, ai fini dell’esame e delle opposizioni, optare per una «domanda basata sull’uso» e allegare prove sufficienti.
Mentre l’India prevede un sistema di opposizione preliminare (prima della registrazione, dopo la pubblicazione della domanda), il Giappone adotta un sistema di opposizione post-registrazione. In India, una volta presentata un’opposizione, la registrazione viene sospesa fino al completamento della procedura, con il rischio di un prolungamento dei tempi; pertanto, è necessario definire una strategia di risposta all’opposizione (ottenimento di dichiarazioni di consenso, negoziazioni di transazione, ecc.) già prima della concessione del diritto.
Sebbene in Giappone non esista un sistema pubblico di elenchi dei marchi notori, in India è stato istituito nel 2017 un sistema di registrazione dei marchi notori; presentando domanda all’Ufficio Marchi, è possibile ottenere il riconoscimento ufficiale del proprio marchio come «marchio noto» (Well-Known Trademark) e la sua inserimento nell’elenco.Una volta ottenuta la certificazione, si ottiene una protezione efficace che consente di respingere le domande di registrazione di marchi simili da parte di terzi anche per prodotti e servizi non simili; pertanto, le aziende che possiedono marchi di fama internazionale dovrebbero valutare la possibilità di avvalersi di tale sistema.
Un sistema unico in India, derivante dal diritto anglo-americano
Sebbene il quadro di riferimento fondamentale del sistema dei marchi indiano sia comune a quello giapponese, vi sono numerosi aspetti pratici da tenere in considerazione, quali la maggiore rilevanza attribuita all’«uso», le differenze relative agli organi giurisdizionali e alle procedure (con un ruolo centrale delle Corti d’Appello dopo l’abolizione dell’IPAB), il sistema di opposizione preliminare, la cancellazione per mancato uso quinquennale e il sistema di registrazione dei marchi notori.Per la presentazione di domande di registrazione e l’acquisizione dei diritti sui marchi in India, è fondamentale elaborare una strategia conforme al sistema giuridico locale e prepararsi ad affrontare gli aspetti che differiscono dalla prassi giapponese (ad esempio, le rivendicazioni di uso anteriore, la gestione delle opposizioni e il rischio di cancellazione per inutilizzo).
Lo studio di proprietà intellettuale Ebolix offre un ampio supporto per la presentazione di domande di registrazione e l’esercizio dei diritti relativi ai marchi nei principali paesi, tra cui l’India. Dai ricerche sul diritto di uso anteriore alla preparazione delle prove di uso, dalla gestione delle opposizioni e dei rigetti alla risposta alle violazioni, fino alle strategie di registrazione dei marchi notoriamente conosciuti, il nostro team di avvocati specializzati in proprietà intellettuale, con una vasta esperienza pratica e in collaborazione con agenti locali, è a vostra disposizione.
*Il presente articolo è stato redatto a scopo informativo generale sulla base del sito ufficiale dell’Ufficio indiano della proprietà intellettuale (CGPDTM), della legge indiana sui marchi (legge del 1999), del regolamento sui marchi del 2017, dei documenti dell’OMPI e del JETRO, nonché dei commenti forniti da studi legali locali.Per valutazioni specifiche relative a singoli casi, si raccomanda di consultare esperti, inclusi i rappresentanti locali.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, startup, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali IA, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Consulenti in Proprietà Industriale (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).