I marchi canadesi sono tutelati dal Trademarks Act (R.S.C. 1985 c. T-13) e dai Trademarks Regulations; in seguito alla riforma di modernizzazione del 2019, sono stati adeguati alla classificazione NICE e al Protocollo di Madrid.Il 1° aprile 2025 sono entrate in vigore ulteriori modifiche volte a migliorare l’efficienza delle procedure e a contrastare gli abusi. (ic.gc.ca, WIPO, stratford.group)
L’amministrazione è di competenza del Canadian Intellectual Property Office (CIPO) e si raccomanda l’utilizzo delle procedure online. (ised-isde.canada.ca)
| Voce | Contenuto |
|---|---|
| Tassa di deposito | 478,15 CA$ (prima classe), 145,12 CA$ per ogni classe aggiuntiva |
| Sistema di classificazione | Classificazione NICE (al momento del deposito è obbligatorio raggruppare le classi) |
| Lingua | Inglese o francese |
| Modalità | È consentita la presentazione di una domanda per più classi; non è richiesta la dichiarazione di uso (dal 2019 in poi) |
Si prega di tenere presente che le tasse di deposito vengono adeguate annualmente in base all’indice dei prezzi al consumo. (ised-isde.canada.ca)
Esame formale → Esame di merito (caratteri distintivi, rischio di confusione con domande precedenti, ecc.)
Tempo medio di attesa per il risultato del primo esame (ipotizzando un deposito nel luglio 2025):
Utilizzo dell’elenco dei prodotti/servizi pre-approvati: 9,5 mesi
Testo libero: 8,3 mesi
Designazione ai sensi del Protocollo di Madrid: 10,2 mesi (ised-isde.canada.ca)
Il termine per rispondere alla notifica dei motivi di rigetto è di norma di 6 mesi (prorogabile).
La domanda viene pubblicata sul Trademarks Journal e i terzi possono presentare opposizione entro 2 mesi (prorogabili fino a un massimo di 4 mesi).
La procedura di opposizione è di competenza del Trademarks Opposition Board (TMOB). (WIPO, ic.gc.ca)
| Voce | Contenuto |
|---|---|
| Tassa di registrazione | Inclusa nella tassa di deposito (non è richiesto alcun pagamento aggiuntivo*) |
| Durata | 10 anni a decorrere dalla data di registrazione |
| Tassa di rinnovo | 579,42 CA$ (prima classe), 180,61 CA$ per ogni classe aggiuntiva |
| *In caso di deposito tramite il sistema MAD, le tasse devono essere versate individualmente tramite l’OMPI. (ised-isde.canada.ca) |
Trascorsi 3 anni dalla registrazione, chiunque può presentare una richiesta di cancellazione per mancato uso (Sezione 45).
Il titolare è tenuto a presentare prove di effettivo uso nel periodo di riferimento; in caso contrario, la registrazione verrà cancellata o limitata. (ic.gc.ca, ic.gc.ca)
Il Canada è membro del Protocollo di Madrid dal 17 giugno 2019.
Qualora si designi il Canada, il CIPO notificherà un rifiuto provvisorio entro 18 mesi (termine prorogabile in caso di opposizione). (WIPO, WIPO)
| Argomento | Contenuto della modifica | Impatto pratico |
|---|---|---|
| Condanna alle spese | Ordinanza di addebito delle spese fino a un massimo di 10.400 CA$ in caso di ritardi ingiustificati, domande presentate in malafede, ecc. | Aumento del rischio di abuso procedurale |
| Ordinanza di riservatezza | Istituzione di un nuovo sistema che consente di mantenere riservate le prove nei procedimenti TMOB | Facilitazione della presentazione di documenti riservati |
| Gestione dei casi | Il TMOB coordina la fissazione delle date e le udienze congiunte | Riduzione dei tempi |
| Prova dell’uso dinanzi al tribunale federale | Qualora si richieda un provvedimento inibitorio o simili per un marchio registrato da meno di tre anni, è indispensabile presentare prove dell’uso effettivo | Difficoltà nell’esercizio dei diritti immediatamente dopo la registrazione |
| Limiti alla presentazione di prove aggiuntive | È necessaria l’autorizzazione per presentare prove aggiuntive in sede di appello dinanzi al tribunale federale contro una decisione del TMOB | È fondamentale presentare prove sufficienti già nel procedimento di primo grado |
| La sfida dei marchi ufficiali | Il CIPO può revocare i marchi ufficiali di titolari che non sono più enti pubblici | Attenuazione degli ostacoli relativi ai vecchi marchi pubblici |
| (stratford.group, Smart & Biggar, gowlingwlg.com) |
Scegliendo i termini dal manuale dei prodotti e dei servizi, i tempi di attesa per l’esame si riducono di circa un mese. (ised-isde.canada.ca)
Tenendo presenti la dicitura in due lingue (inglese e francese) e le unità metriche, è opportuno definire tempestivamente le modalità di utilizzo effettive.
Anche entro i tre anni dalla registrazione, la cancellazione per mancato uso e l’obbligo di provare l’uso in sede giudiziaria sono due questioni distinte. Si raccomanda di procedere tempestivamente alla marcatura e alla conservazione delle prove.
Per i marchi ufficiali (emblemi di enti pubblici), rafforzare le procedure di autorizzazione preventiva e avvalersi del sistema di contestazione previsto dalla normativa modificata.
Poiché le tariffe vengono modificate ogni anno, si raccomanda di verificare di volta in volta la tabella più recente al momento della richiesta di preventivo.
Quanto sopra costituisce una sintesi aggiornata del sistema dei marchi in Canada. Non esiti a contattarci per qualsiasi chiarimento o per l’applicazione a casi specifici.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Avvocato specializzato in proprietà industriale e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, in ogni fase del processo, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).