Per depositare un marchio in Cambogia, è innanzitutto necessario nominare un rappresentante locale. Le imprese straniere e i richiedenti che non dispongono di un indirizzo o di una residenza nel Paese devono espletare le procedure tramite un rappresentante locale (ad esempio, un avvocato specializzato in diritto dei marchi).La domanda può essere presentata in inglese o in khmer e deve essere accompagnata, oltre al modulo di domanda (nel formato prestabilito), da un campione del marchio e da un elenco dei prodotti e dei servizi (con l’indicazione delle classi secondo la classificazione di Nizza). Al momento del deposito non è richiesto l’uso effettivo del marchio, né sono necessarie prove di utilizzo.
Indice
Documenti necessari: I principali documenti richiesti per la domanda di registrazione del marchio sono i seguenti:
Modulo di domanda (modello prestabilito)
Elenco dettagliato dei prodotti e dei servizi e relativa classificazione (classi della Classificazione di Nizza)
Rappresentazione grafica del marchio (campione del marchio)
Procura (nel caso in cui la domanda venga presentata tramite un rappresentante). *È necessaria l’autenticazione da parte di un notaio. Al momento della presentazione della domanda è sufficiente presentare una copia, ma l’originale deve essere presentato entro due mesi dalla data di deposito.
In caso di rivendicazione di diritto di priorità, certificato di priorità (da presentare al momento della domanda; è ammessa la copia). *L’originale e la relativa traduzione in inglese devono essere presentati entro tre mesi dalla data di deposito.
Modalità di deposito e costi: è possibile designare più classi in un’unica domanda di registrazione del marchio (sistema di domanda pluriclasse). In passato era necessario presentare una domanda separata per ciascuna classe, ma a partire dal 1° agosto 2023 il sistema è stato unificato in modo da coprire più classi con un’unica domanda.La domanda va presentata all’Ufficio cambogiano per la proprietà intellettuale (DIPR, sotto la giurisdizione del Ministero del Commercio); poiché il sistema di deposito elettronico è limitato, nella maggior parte dei casi la presentazione avviene per iscritto tramite un rappresentante. Le tasse ufficiali previste comprendono la tassa di deposito di 125 dollari USA, la tassa di registrazione al momento della registrazione di 65 dollari USA e altre voci; la tassa di rinnovo è di 75 dollari USA.A ciò si aggiungono le spese di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (costi relativi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale una volta accolta la domanda) e le tasse relative alle procedure di opposizione e di annullamento, di cui si parlerà in seguito. Ad esempio, la tassa ufficiale per l’opposizione ammonta a circa 20 dollari USA, mentre quella per la richiesta di annullamento è di circa 75 dollari USA.
Fase di esame: dopo la presentazione della domanda, viene effettuato innanzitutto l’esame formale, volto a verificare l’assenza di irregolarità nella documentazione o di omissioni relative agli elementi prescritti.Successivamente, si passa all’esame di merito, durante il quale viene valutata la registrabilità del marchio. Nell’esame di merito si valuta se siano soddisfatti i requisiti di registrazione previsti dalla legge sui marchi (presenza di carattere distintivo, esistenza di motivi di inammissibilità, ecc.). Qualora l’esaminatore ritenga che la registrazione sia ammissibile, i dati della domanda vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e viene concessa la possibilità di presentare opposizione.Se entro il termine previsto (90 giorni) dalla pubblicazione non viene presentata alcuna opposizione, oppure se l’opposizione viene respinta, viene emesso il certificato di registrazione previa versamento della tassa di registrazione del marchio.Il tempo standard necessario dalla presentazione della domanda al completamento della registrazione (ricezione del certificato) è stimato in circa 3-7 mesi. Si tratta di un periodo relativamente breve e, se l’esame procede senza intoppi, è possibile ottenere la registrazione entro sei mesi.
Marchi oggetto di protezione: ai sensi della legge cambogiana sui marchi, per «marchio» si intende un segno visivo che consenta di distinguere i prodotti o i servizi di una determinata impresa da quelli di altri. Pertanto, sono oggetto di protezione i segni visivamente riconoscibili, quali caratteri, figure, loghi e marchi combinati.D’altra parte, i marchi olfattivi (odori), i marchi sonori e i marchi gustativi (sapori) non rientrano nell’oggetto di protezione e non possono essere registrati.Inoltre, sebbene la normativa vigente riconosca i marchi associativi (marchi comuni utilizzati dai membri di un’associazione), non sono previsti marchi tridimensionali (marchi 3D), marchi di certificazione, né i sistemi di marchi federati o di affiliazione, come quelli un tempo esistenti in Giappone. È pertanto necessario prestare attenzione al fatto che in Cambogia non è possibile registrare marchi costituiti esclusivamente da forme tridimensionali né segni di certificazione della qualità.
Requisiti di registrazione e carattere distintivo: per ottenere la registrazione come marchio è necessario che esso sia in grado di distinguere i propri prodotti e servizi da quelli di terzi (carattere distintivo). Non possono essere registrati nomi generici o segni descrittivi che non consentano di distinguere i prodotti e i servizi da quelli di altre società.In particolare, i marchi privi di carattere distintivo, quali la denominazione comune stessa del prodotto o espressioni che si limitino a indicare direttamente la qualità, la provenienza ecc., costituiscono motivi di inammissibilità alla registrazione. Inoltre, è vietata la registrazione di segni contrari all’ordine pubblico e al buon costume (ad esempio, marchi contrari all’etica sociale) nonché di segni che possano indurre in errore i consumatori riguardo alla qualità o alla provenienza dei prodotti.
Segni soggetti a divieto di registrazione (motivi di inammissibilità): l’articolo 4 della Legge cambogiana sui marchi stabilisce che i seguenti marchi non possono essere registrati:
Mancanza di carattere distintivo: come già menzionato, non sono registrabili i segni che non consentono di distinguere i propri prodotti o servizi da quelli altrui.
Violazione dell’ordine pubblico e del buon costume: i marchi contrari all’ordine pubblico e al buon costume non sono registrabili.
Rischio di confusione circa l’origine: non sono registrabili i marchi che potrebbero indurre in errore il pubblico in generale o gli operatori del settore riguardo alla provenienza, alla qualità o alle proprietà dei prodotti o dei servizi.
Uso non autorizzato di simboli ufficiali: i marchi identici o che possono essere confusi con simboli pubblici – quali bandiere nazionali, stemmi nazionali, emblemi, insegne, bandiere, denominazioni o sigle di governi nazionali o organizzazioni internazionali – non possono essere registrati senza l’autorizzazione dell’ente competente.
Rischio di confusione con marchi noti o famosi di terzi: non possono essere registrati marchi identici o simili al punto da creare confusione con marchi o denominazioni commerciali ben noti (noti o famosi) in Cambogia relativi a prodotti o servizi di altre società, né i segni che ne costituiscono la traduzione.I marchi notoriamente conosciuti in questione comprendono non solo i marchi famosi di terzi utilizzati per prodotti o servizi identici o simili a quelli del marchio oggetto della domanda, ma anche casi in cui, pur trattandosi di prodotti o servizi non simili, possano essere lesi gli interessi del titolare del marchio famoso (qualora sussista il rischio di diluizione del marchio famoso).
Conflitto con marchi depositati o registrati in precedenza: la registrazione verrà rifiutata anche nel caso in cui il marchio oggetto della domanda sia identico o talmente simile da creare confusione con un marchio già registrato da terzi o depositato in precedenza (compresa la data di priorità). Sono oggetto di tale disposizione i marchi depositati o registrati in precedenza relativi a prodotti o servizi identici o strettamente correlati.Ciò riflette il fatto che la Cambogia adotti il principio del «primo a depositare» (first-to-file), in base al quale, in linea di principio, il diritto sul marchio spetta a chi ha presentato la domanda per primo. Tuttavia, le domande presentate in malafede, quali quelle che imitano un marchio notoriamente conosciuto di terzi al momento del deposito, possono essere oggetto di rigetto o di nullità.
Qualora sussistano i motivi di non registrazione sopra indicati, in fase di esame viene emessa una notifica di rigetto e al richiedente viene concessa la possibilità di rispondere, ad esempio mediante una memoria, entro 60 giorni dal ricevimento della notifica (è possibile ottenere una proroga di 45 giorni in presenza di motivi validi). In assenza di risposta entro il termine previsto, la domanda si considera abbandonata (respinta).
Durata di validità della registrazione: la durata di validità (scadenza) della registrazione di un marchio in Cambogia è di 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. È importante notare che questi 10 anni decorrono dalla data di deposito della domanda e non dalla data di valutazione della registrazione o dalla data di registrazione. Il titolare del marchio può rinnovare la registrazione ogni 10 anni, un numero illimitato di volte, effettuando le procedure di rinnovo prima della scadenza.È auspicabile presentare la domanda di rinnovo a partire da sei mesi prima della data di scadenza della registrazione fino al giorno stesso; tuttavia, qualora si dovesse dimenticare di effettuare il rinnovo e si superasse il termine, è previsto un periodo di grazia di sei mesi successivi alla data di scadenza, durante il quale è possibile effettuare il rinnovo pagando una tassa aggiuntiva per il ritardo.
Procedura di rinnovo e dichiarazione giurata di uso: al momento del rinnovo è necessario versare la tassa di rinnovo prevista e provvedere alla modifica del certificato di registrazione. È importante tenere presente che, in base a un regime specifico della Cambogia, è obbligatorio presentare una relazione sullo stato di utilizzo (dichiarazione giurata) al compimento del quinto anno dalla registrazione.Nello specifico, nel corso di un anno compreso tra il quinto e il sesto anno dalla data di registrazione iniziale, è necessario presentare all’Ufficio della Proprietà Intellettuale (DIPR) una dichiarazione giurata (Affidavit of Use or Non-Use) in cui si attesti che il marchio registrato è «in uso» oppure che «attualmente non è in uso, ma sussistono validi motivi per tale inutilizzo».Analogamente, anche in caso di rinnovo, è necessario presentare nuovamente la dichiarazione giurata tra il quinto e il sesto anno dalla data di rinnovo. Tale dichiarazione giurata deve essere firmata dal titolare del marchio, autenticata da un notaio, e presentata allegando, tra l’altro, una copia del certificato di registrazione.In base alla nuova circolare dell’agosto 2023 (Decreto Ministeriale n. 2652), è stato previsto un inasprimento delle norme relative a tale sistema di dichiarazione giurata di utilizzo, rendendo ancora più rigoroso l’obbligo di presentazione entro i termini previsti. Si raccomanda la massima attenzione poiché, in caso di mancata presentazione di tale dichiarazione giurata, **il marchio registrato può essere cancellato (ed essere oggetto di revoca)**.Nella pratica, è raro che l’Ufficio della proprietà intellettuale proceda alla cancellazione d’ufficio; tuttavia, in caso di ricorso da parte di terzi, il mancato uso può costituire un motivo di revoca.
Sistema di opposizione: in Cambogia non esiste un meccanismo che consenta a terzi di esprimere il proprio parere in fase di esame; una volta che il marchio ha superato l’esame preliminare, viene stabilito un termine per la presentazione di opposizione tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della domanda, chiunque può presentare opposizione alla registrazione del marchio in questione.Qualora venga presentata un’opposizione, la procedura di registrazione del marchio viene temporaneamente sospesa. L’opponente presenta all’altra parte (il richiedente) e all’Ufficio della proprietà intellettuale un documento scritto in cui illustra dettagliatamente i motivi dell’opposizione, corredato di prove.Il richiedente è tenuto a presentare, entro 90 giorni dalla data di notifica dell’opposizione, una memoria contenente le ragioni della propria contestazione e le relative prove. Qualora la contestazione non venga presentata entro tale termine, la domanda potrebbe essere considerata abbandonata. Sulla base delle argomentazioni e delle prove presentate da entrambe le parti, l’Ufficio della Proprietà Intellettuale emette una decisione in merito all’opposizione.Se l’opposizione viene accolta, la domanda in questione viene respinta; se invece viene respinta, la procedura di registrazione riprende. Le parti che non sono d’accordo con la decisione definitiva possono presentare ricorso (appello) dinanzi alla Commissione superiore del Ministero del Commercio o al tribunale entro 30 o 90 giorni dalla data della decisione (a seconda del caso).
Sistema di procedimenti di cancellazione e nullità: anche dopo la concessione della registrazione, esiste una procedura per la cancellazione (o l’invalidazione) del marchio registrato qualora sussistano determinati motivi.
Cancellazione per mancato uso: qualora un marchio non sia stato utilizzato per un periodo consecutivo di almeno cinque anni senza giustificato motivo, chiunque può richiedere all’Ufficio della proprietà intellettuale la cancellazione del marchio registrato in questione. Tuttavia, il titolare del marchio può opporsi alla richiesta di cancellazione dimostrando che «l’uso è stato impedito da circostanze particolari» o che «non vi era alcuna intenzione di non utilizzarlo né di rinunciarvi».Ad esempio, qualora sussistano circostanze quali restrizioni alle importazioni o calamità naturali che abbiano impedito l’immissione sul mercato del prodotto, la cancellazione per mancato uso potrebbe non essere concessa. Pertanto, la procedura di cancellazione per mancato uso presenta ostacoli elevati e, nella pratica, non viene facilmente concessa a meno che il titolare del diritto non abbia manifestato l’intenzione di rinunciarvi.
Invalidazione della registrazione (contenzioso): entro un determinato periodo dalla registrazione, è possibile presentare istanza di invalidazione (contenzioso) che invalida il diritto con effetto retroattivo alla data di registrazione.In Cambogia, entro cinque anni dalla registrazione, le parti interessate possono richiedere all’Ufficio della Proprietà Intellettuale l’invalidazione della registrazione del marchio. Tra i motivi di invalidità figurano, ad esempio, il fatto che «il marchio in questione non fosse un oggetto suscettibile di tutela come marchio (non rientrando nella definizione di marchio)» o che «non soddisfacesse i requisiti di registrazione (ad esempio, per mancanza di carattere distintivo o violazione di diritti preesistenti di terzi)».L’Ufficio della proprietà intellettuale conduce il procedimento di nullità ed emette una sentenza; tuttavia, le parti che non si ritengono soddisfatte di tale decisione possono presentare ricorso dinanzi alla Sezione di giudizio del Ministero del Commercio o al tribunale competente entro tre mesi dalla data della decisione.
Annullamento d’ufficio o per motivi specifici: oltre alle richieste sopra menzionate, la legge sui marchi prevede anche il potere del Ministro del Commercio (Ministero del Commercio) di annullare la registrazione d’ufficio.Ad esempio, «nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di rinnovo entro il termine previsto», «nel caso in cui il titolare stesso abbia richiesto la cancellazione della registrazione», «nel caso in cui non siano state rispettate le condizioni o le restrizioni della registrazione (ad esempio, quando erano state imposte condizioni relative ai prodotti designati o alle modalità di utilizzo)», «nel caso in cui il titolare non disponga più di un indirizzo in Cambogia al quale possano essere effettuate le notifiche», «nel caso in cui sia stato dimostrato che l’attuale titolare non sia il legittimo proprietario»«qualora si accerti che il marchio registrato sia simile o identico a un marchio notoriamente conosciuto di proprietà di terzi», il Ministero del Commercio può disporre la cancellazione della registrazione. Si tratta di disposizioni che rispondono principalmente a mutamenti di circostanze successivi alla registrazione o a vizi dei diritti; tuttavia, nella pratica è raro che la cancellazione avvenga d’ufficio.Nella maggior parte dei casi, la cancellazione o l’invalidazione vengono confermate a seguito di una richiesta presentata da una parte interessata o di una sentenza del tribunale.
In Cambogia, i mezzi per contrastare la violazione dei diritti di marchio si dividono, in linea di massima, in quattro approcci: misure amministrative (intervento delle autorità amministrative), azioni civili, procedimenti penali e misure di blocco alla frontiera da parte delle autorità doganali. Di seguito viene fornita una panoramica di ciascuno di essi.
Misure amministrative (risoluzione alternativa delle controversie preliminare / PADR): in Cambogia è ben sviluppato un sistema in cui le autorità amministrative intervengono per svolgere funzioni di arbitrato e mediazione nella risoluzione delle controversie in materia di diritti di proprietà intellettuale.Il titolare del marchio presenta una denuncia di violazione all’Ufficio della Proprietà Intellettuale (Ufficio della Proprietà Intellettuale del Ministero del Commercio = DIPR); il dipartimento dell’Ufficio incaricato della risoluzione delle controversie convoca il trasgressore e funge da mediatore per raggiungere un accordo.Sebbene si tratti di una procedura informale, essa è ampiamente utilizzata in quanto garantisce un livello relativamente elevato di trasparenza e comporta costi contenuti (la tassa di deposito della denuncia ammonta a circa 80.000 riel, pari a circa 20 dollari).I funzionari del DIPR intervengono in qualità di mediatori e consigliano al trasgressore di concordare vari termini, quali la cessazione della vendita, lo smaltimento o la consegna delle scorte e la presentazione di una dichiarazione scritta in cui si impegna a non ripetere l’infrazione.Una volta raggiunto l’accordo, viene stipulato un contratto di conciliazione e la controversia si considera risolta, a condizione che il trasgressore non violi gli impegni assunti. Sebbene questo strumento amministrativo non conferisca l’autorità di imporre direttamente misure coercitive quali multe o sequestri, la convocazione da parte delle autorità amministrative esercita una pressione psicologica sul trasgressore; di fatto, la maggior parte dei trasgressori accoglie la richiesta di comparire e partecipa alla conciliazione.Qualora non si riesca a giungere a una soluzione tramite negoziazione, o qualora il trasgressore continui a ignorare le trattative, si procederà, sulla base delle prove raccolte, al ricorso ad **altri mezzi (civili o penali).Si noti inoltre che in Cambogia esiste un organo esecutivo in materia di proprietà intellettuale denominato «Comitato per la lotta alla contraffazione della Cambogia (Counter Counterfeits Committee of Cambodia, CCCC)»; presentare un reclamo a tale comitato è considerato un’efficace misura amministrativa.Il CCCC è costituito da un team interministeriale e, se necessario, può procedere al sequestro dei prodotti contraffatti e a interventi sul posto (perquisizioni e raccolta di prove)**; pertanto, ci si può aspettare un intervento rapido ed efficace.
Misure civili (azione civile): Il titolare del marchio può citare in giudizio il trasgressore dinanzi al tribunale civile, chiedendo un’ordinanza inibitoria (provvedimento inibitorio) o il risarcimento dei danni. Sebbene i tribunali cambogiani non dispongano ancora di sezioni specializzate in proprietà intellettuale né di tribunali commerciali, è possibile ottenere un rimedio contro la violazione del diritto di marchio attraverso il normale procedimento civile.Nel corso di un’azione civile è possibile ottenere tempestivamente un provvedimento cautelare di cessazione per far cessare l’atto di violazione, nonché richiedere il risarcimento dei danni subiti (danni economici, lesione della reputazione, ecc.).Tuttavia, si ritiene che il sistema giudiziario cambogiano presenti una certa imprevedibilità nell’esito delle sentenze e, poiché le cause comportano costi e tempi considerevoli, è prassi comune cercare innanzitutto una soluzione attraverso le vie amministrative sopra menzionate e ricorrere al contenzioso civile solo qualora ciò non risulti sufficiente.
Misure penali (azione penale): nei casi di violazione grave del marchio (ad esempio, la produzione e la vendita intenzionale di prodotti contraffatti), è possibile che si applichino sanzioni penali. La legge sui marchi e le leggi correlate prevedono sanzioni pecuniarie e pene detentive nei confronti di chi violi i diritti di marchio o il diritto d’autore.Ad esempio, in caso di coinvolgimento nell’importazione o nell’esportazione di prodotti contraffatti, possono essere inflitte multe comprese tra 2 milioni e 10 milioni di riel (circa 500–2.500 dollari USA) e pene detentive da 6 a 12 mesi, oppure entrambe le sanzioni.Per avviare un procedimento penale, il titolare del diritto deve sporgere denuncia o presentare querela presso le autorità di polizia; a seguito delle indagini, il pubblico ministero deve procedere all’incriminazione.In caso di condanna, al trasgressore vengono inflitte le sanzioni sopra menzionate e viene inoltre ordinata la confisca e la distruzione dei prodotti contraffatti. Nel procedimento penale cambogiano, il titolare del diritto, in qualità di parte lesa, ha la possibilità di richiedere contemporaneamente il risarcimento dei danni (azione civile accessoria); ciò offre il vantaggio di poter ottenere, con un unico procedimento penale, sia la cessazione della violazione che il risarcimento del danno.Tuttavia, poiché l’azione penale è condotta dallo Stato, gli ostacoli alla raccolta delle prove e all’onere della prova sono elevati; inoltre, in caso di violazioni di lieve entità, la polizia potrebbe non intervenire. Nella pratica, si adotta una strategia volta a fungere da deterrente: si inizia con un avvertimento tramite misure amministrative, dimostrando al contempo la propria disponibilità a ricorrere all’azione penale nei confronti dei recidivi recidivi.
Misure di controllo alla frontiera da parte delle autorità doganali: in Cambogia, nell’ambito della legislazione sulla proprietà intellettuale, è possibile avvalersi del sistema di blocco delle importazioni di prodotti contraffatti da parte delle autorità doganali.Il titolare del marchio può presentare una richiesta alle autorità doganali, chiedendo la sospensione temporanea dell’importazione o dell’esportazione di merci sospettate di violare il proprio diritto di marchio. Se la richiesta viene accolta, la dogana monitorerà e tratterrà, per un periodo massimo di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta, le merci che utilizzano il marchio del titolare senza autorizzazione.Qualora durante tale periodo venga rilevata l’importazione dei prodotti in questione, le autorità doganali sospenderanno immediatamente le procedure di sdoganamento e ne daranno comunicazione al titolare del diritto. Il titolare del diritto (richiedente) dovrà adottare, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, le misure successive necessarie per rendere definitiva la sospensione, quali l’ottenimento di un’ordinanza di sospensione da parte del tribunale o l’avvio di un’azione legale per violazione(con possibilità di proroga di 10 giorni in presenza di motivi validi). Qualora entro tale termine non si proceda con l’avvio di procedimenti giudiziari o simili, la dogana revoca la trattenuta e autorizza lo sdoganamento delle merci in questione. Sebbene le misure di controllo alla frontiera consentano di prevenire la circolazione sul territorio nazionale di prodotti contraffatti, affinché il sistema funzioni è necessario che i titolari dei diritti di marchio si impegnino a monitorare il mercato e a raccogliere informazioni doganali.
Come sopra illustrato, in Cambogia è possibile far valere i diritti di marchio attraverso i vari canali amministrativi (mediazione), civili, penali e doganali. In particolare, i mezzi amministrativi costituiscono una prassi consolidata a livello locale e sono preferiti in quanto rappresentano un metodo rapido ed economicamente vantaggioso. Si raccomanda di valutare l’esercizio dei propri diritti combinando i mezzi appropriati in base alla natura della violazione e alla malafede della controparte.
La Cambogia ha aderito al Protocollo di Madrid (Madrid Protocol), il sistema di registrazione internazionale dei marchi. Il Protocollo è stato accettato il 5 giugno 2015 e, a partire da quell’anno, è diventato possibile presentare domande di registrazione internazionale di marchi designando la Cambogia come paese designato attraverso il sistema di Madrid.Pertanto, dopo aver depositato e registrato un marchio in altri Stati membri, come il Giappone, è possibile richiedere la protezione del marchio in Cambogia tramite una domanda di registrazione internazionale di Madrid, senza dover presentare una domanda direttamente in loco. Qualora si designi la Cambogia in una domanda di registrazione internazionale, l’Ufficio cambogiano per la proprietà intellettuale (DIPR) effettuerà l’esame in relazione ai prodotti e servizi designati, in base alla propria legislazione in materia di marchi.Il periodo di esame è solitamente compreso tra 12 e 18 mesi; in assenza di motivi di rigetto, ne verrà data comunicazione e la registrazione internazionale avrà la stessa efficacia di una registrazione sul territorio cambogiano. Qualora, invece, sussistano motivi di rigetto, la notifica di rigetto verrà trasmessa tramite la registrazione internazionale e il richiedente dovrà provvedere a presentare una memoria difensiva o ad adottare altre misure del caso tramite un rappresentante locale.
Al fine di garantire l’attuazione del sistema di Madrid, nel novembre 2016 il governo cambogiano ha emanato un nuovo «Prakas (decreto) relativo alle procedure di registrazione internazionale dei marchi ai sensi del Protocollo di Madrid», definendo le procedure da seguire in qualità di autorità del paese d’origine e le modalità operative in qualità di paese designato.Tale normativa nazionale stabilisce i requisiti per la presentazione di una domanda internazionale con la Cambogia come paese d’origine, nonché le modalità di gestione in territorio cambogiano dei marchi oggetto di registrazione internazionale (ad esempio, l’applicazione dell’obbligo di presentare una dichiarazione giurata di uso nel paese).Si noti inoltre che anche ai marchi registrati a livello internazionale con la Cambogia come paese designato si applicano, analogamente alle domande dirette, l’obbligo di presentare una dichiarazione giurata di uso o inuso al quinto anno dalla registrazione e l’obbligo di adempiere alle procedure di rinnovo. Anche nei casi in cui i diritti siano stati acquisiti tramite domanda internazionale, è necessario prestare attenzione poiché il mancato rispetto di tali requisiti nazionali comporta il rischio di estinzione dei diritti.
Infine, si riassumono alcuni aspetti pratici da tenere in considerazione per l’ottenimento e il mantenimento dei marchi in Cambogia, nonché i regimi specifici di tale Paese.
Principio del “primo a depositare” e importanza del deposito tempestivo: la Cambogia adotta il principio del “primo a depositare” e, in linea di principio, il diritto spetta a chi ha depositato per primo la domanda. Sebbene esista una certa tutela derivante dall’uso precedente (come la protezione dei segni notori ai sensi della Legge sulla concorrenza sleale), come in Giappone, il diritto di marchio in sé non sorge se non viene effettuato il deposito.Per impedire che altri presentino una domanda di registrazione anticipata del marchio (cosiddetti «trade mark troll»), è fondamentale che i marchi che intendono espandersi sul mercato locale presentino la domanda il prima possibile. Inoltre, qualora il proprio marchio venisse indebitamente depositato o registrato da terzi, per richiederne la cancellazione o l’invalidazione è necessario superare ostacoli significativi, quali la dimostrazione della notorietà o della malafede; pertanto, la prevenzione è di fondamentale importanza.
Requisiti relativi al rappresentante locale e alla lingua: come già menzionato, qualora un’impresa straniera intenda presentare direttamente una domanda in Cambogia, è indispensabile la nomina di un rappresentante locale e la presentazione di una procura.Poiché la procura deve essere autenticata da un notaio, nel caso delle imprese giapponesi ciò comporta un notevole dispendio di tempo e di risorse: è infatti necessario redigere una procura in lingua inglese, farla autenticare da un notaio con sede in Giappone e farla confermare dall’Ambasciata cambogiana, per poi inviarla al rappresentante locale. Per questo motivo, si raccomanda di prevedere un margine di tempo sufficiente nel calendario di deposito della domanda e di contattare tempestivamente il rappresentante per preparare la documentazione.Inoltre, poiché i moduli di domanda e gli altri documenti possono essere presentati in inglese, si può affermare che per le imprese giapponesi gli ostacoli siano relativamente bassi (non è necessaria la traduzione in lingua khmer; tuttavia, il certificato di registrazione verrà emesso in lingua khmer).Per evitare che la documentazione risulti incompleta, si consiglia di utilizzare la denominazione inglese della classificazione internazionale (Classificazione di Nizza) per l’indicazione dei prodotti e dei servizi e di verificare con il proprio agente le espressioni comunemente utilizzate in loco.
Il sistema della dichiarazione giurata di uso al quinto anno: come istituzione propria della Cambogia, è prevista una dichiarazione sullo stato di utilizzo ogni cinque anni. Poiché la mancata osservanza di questa procedura può comportare, nel peggiore dei casi, la revoca della registrazione, anche le imprese giapponesi devono assicurarsi di adempiere a tale obbligo.Mentre in molti altri paesi l’uso effettivo viene verificato solo al momento del rinnovo (ogni 10 anni), la Cambogia si contraddistingue per il fatto che la verifica avviene anche a metà del periodo.In particolare, nei casi in cui non vi siano filiali o agenzie in loco e il marchio venga utilizzato tramite concessione di licenza dal Giappone, si raccomanda di gestire con rigore le scadenze tramite il proprio agente locale e di provvedere tempestivamente alla presentazione della dichiarazione giurata non appena la scadenza si avvicina.
Ambito di protezione dei marchi: in Cambogia possono essere registrati come marchi solo i segni visivamente riconoscibili; i marchi non visivi, quali suoni o odori, non sono registrabili.Inoltre, la legislazione cambogiana non prevede i nuovi tipi di marchi che negli ultimi anni sono stati riconosciuti in Giappone, quali i marchi tridimensionali, i marchi costituiti esclusivamente da colori e i marchi olografici. Dal punto di vista della strategia di marca, anche qualora si faccia affidamento sul carattere distintivo di confezioni tridimensionali o di colori, in Cambogia è difficile ottenere la protezione di tali elementi da soli; è pertanto necessario registrarli come marchi in combinazione con un logo o una denominazione.
Tutela dei marchi notori e famosi: la Cambogia è uno Stato aderente alla Convenzione di Parigi e garantisce una certa tutela anche ai marchi notori non registrati. Tuttavia, dimostrare la notorietà non è facile e, nella pratica, si raccomanda innanzitutto di registrare il marchio nel proprio Paese.Anche nel caso in cui il marchio fosse stato registrato in precedenza da terzi, se si riuscisse a dimostrare che tale marchio corrisponde al proprio marchio di notorietà, ciò costituirebbe un motivo di nullità; a tal fine, tuttavia, sono richieste prove abbondanti, quali i risultati pubblicitari e di vendita sul mercato locale. È importante notare che anche un marchio famoso esclusivamente in Giappone difficilmente verrà riconosciuto come marchio notoriamente conosciuto in Cambogia se non gode di notorietà in tale Paese.
Misure contro la contraffazione e applicazione della legge: anche nel mercato cambogiano possono circolare prodotti contraffatti di marchi stranieri. In particolare, è stato segnalato un afflusso proveniente dai paesi confinanti, come la Thailandia e il Vietnam; pertanto, dopo aver ottenuto i diritti di marchio in loco, si raccomanda di **valutare la possibilità di effettuare la registrazione presso la dogana.La registrazione del marchio presso le autorità doganali consente di far sì che il marchio sia sottoposto a controlli sulle importazioni. Inoltre, risulta efficace anche il ricorso al già citato CCCC (Comitato per la lotta alla contraffazione)**.Collaborando con agenti locali o società di investigazione, effettuando ricognizioni di mercato e acquisti di prova, qualora si individuino prodotti contraffatti, è opportuno segnalarli tempestivamente alle autorità amministrative; in tal modo, si può prevedere il sequestro tramite ispezioni a sorpresa e la raccolta di prove.Le autorità cambogiane stanno dedicando grande impegno alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e, negli ultimi anni, sono state apportate modifiche legislative e si è proceduto alla formazione del personale. Tuttavia, poiché esistono alcuni limiti, come l’assenza di sezioni specializzate in proprietà intellettuale presso i tribunali, è realistico affermare che sia opportuno affrontare la questione inizialmente attraverso canali amministrativi in modo rapido, combinando, se necessario, misure penali e civili.
Fonti ufficiali e contatti: Infine, come fonte ufficiale di informazioni sul sistema dei marchi in Cambogia, si segnala il sito web ufficiale del **Dipartimento della Proprietà Intellettuale (DIPR) del Ministero del Commercio cambogiano**, che ha la competenza in materia di marchi. Vi si trovano i moduli di domanda, le guide procedurali e la ricerca nella banca dati dei marchi (il Paese partecipa anche al sistema ASEAN TMview).Inoltre, nella sezione «Madrid Member Profiles» (Profili dei paesi membri del Sistema di Madrid) del sito web dell’OMPI sono pubblicate le note informative da tenere presenti quando si designa la Cambogia come paese di destinazione.La normativa locale è costituita dalla “Legge sui marchi, le denominazioni commerciali e gli atti di concorrenza sleale”, emanata nel 2002, e dai relativi regolamenti di attuazione (decreti ministeriali ecc.), le cui versioni tradotte in inglese sono consultabili su WIPO Lex e altre piattaforme. In caso di dubbi pratici, si raccomanda di rivolgersi ad avvocati specializzati in proprietà intellettuale o ad agenti di brevetti locali.
Come sopra indicato, sebbene il sistema dei marchi della Cambogia condivida molti aspetti del quadro di riferimento di base con quello del Giappone e di altri paesi dell’ASEAN, esistono anche norme specifiche, quali la dichiarazione giurata di uso al quinto anno e l’obbligo di deposito di domande per più classi, introdotto di recente.Si raccomanda alle imprese straniere di seguire con attenzione le ultime tendenze pratiche e di verificare le informazioni ufficiali, al fine di espletare in modo adeguato le procedure di acquisizione e mantenimento dei diritti.
Documenti di riferimento e fonti:
Testo della traduzione in inglese della legge cambogiana sui marchi (Legge del 2002)
Banca dati sulle proprietà intellettuali nei paesi emergenti, “Panoramica del sistema di deposito dei marchi in Cambogia”
Studio legale Ariake International «Il sistema dei marchi in Cambogia» (edizione rivista del 2023)
Studio legale BLJ, Makoto Endo: saggio «Il diritto della proprietà intellettuale in Cambogia»
Studio legale KENFOX, «Questioni relative ai marchi in Cambogia»
Articolo della rubrica Insight dello studio legale Tilleke & Gibbins: «Procedimenti amministrativi per la risoluzione delle violazioni dei marchi in Cambogia»
Inoltre, informazioni pubbliche fornite da JETRO, WIPO e altri enti (ad esempio, lo stato di adesione al Protocollo dell’Accordo di Madrid)
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Avvocato specializzato in proprietà industriale e rappresentante legale
Assiste clienti provenienti da un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali IA, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).