Panoramica del sistema dei marchi a Singapore

Requisiti per la registrazione dei marchi

Marchi registrabili e carattere distintivo: ai sensi della legge sui marchi di Singapore, per «marchio» si intende un segno che serve a distinguere i prodotti o i servizi di un soggetto da quelli di altri soggetti; esso è definito come un «segno (sign)» che può essere rappresentato visivamente, quali lettere, figure, colori, forme o confezioni.Pertanto, affinché un marchio possa essere registrato, è necessario che sia rappresentabile graficamente e che consenta di distinguere i propri prodotti o servizi da quelli di terzi. In particolare, anche un marchio costituito esclusivamente da simboli o figure deve possedere un carattere distintivo (caratteristica distintiva) tale da consentire, nel commercio, di distinguere i propri prodotti o servizi da quelli di altri.Tale requisito è stabilito dagli articoli 2 e 7 della Legge sui marchi.

Motivi di rifiuto assoluti: la registrazione di un marchio non è consentita qualora esso presenti caratteristiche indesiderabili dal punto di vista dell’interesse pubblico o del sistema dei marchi (motivi di rifiuto assoluti). Ad esempio, non possono essere registrati i seguenti marchi:

• Marchi costituiti esclusivamente da segni descrittivi che indicano direttamente la qualità, l’efficacia, la destinazione d’uso o la provenienza dei prodotti o dei servizi (ad esempio, termini che indicano la qualità o hanno valenza pubblicitaria, quali «BEST» o «CHEAP»).

• Marchi costituiti esclusivamente da **segni di uso comune nel settore dei prodotti o servizi in questione (denominazioni generiche o marchi d’uso comune)** (ad esempio: «scala mobile» *un termine che originariamente era un marchio, ma che è diventato un nome generico*).

• Marchi privi di carattere distintivo (ad esempio, costituiti esclusivamente da figure banali).

• Marchi costituiti esclusivamente da forme tridimensionali che presentano caratteristiche o funzioni indispensabili per la natura del prodotto (marchi di forma funzionale).

• Marchi contrari al buon costume o che potrebbero indurre in errore i consumatori (ad esempio, marchi che potrebbero dare adito a errata identificazione in merito alla qualità).

• Segni il cui uso è vietato dalla legge, quali bandiere nazionali, stemmi nazionali o emblemi di organizzazioni intergovernative.

Tali motivi di rifiuto assoluto sono disciplinati dall’articolo 7, comma 1, della Legge sui marchi; i marchi che rientrano in tali categorie non vengono registrati. Tuttavia, anche nel caso di marchi descrittivi o privi di carattere distintivo, è possibile che la registrazione venga concessa qualora abbiano acquisito carattere distintivo attraverso l’uso (significato secondario) (disposizione corrispondente alla clausola di deroga dell’articolo 7 della Legge sui marchi).

Motivi di rifiuto relativi: vi sono casi in cui la registrazione non è ammessa in relazione ai diritti di terzi. Non possono essere registrati i marchi identici o simili a diritti di marchio già detenuti da terzi o a marchi notori o famosi, qualora i prodotti o servizi designati siano identici o simili e sussista il rischio di confusione. Nello specifico, rientrano in questa categoria i seguenti casi:

• Quando il marchio è identico a un marchio oggetto di domanda o registrazione anteriore di terzi e anche i prodotti o servizi designati sono identici (articolo 8, comma 1, della Legge sui marchi). In questo caso, il rischio di confusione è presuntivamente riconosciuto.

• Quando il marchio è identico o simile a un marchio di cui è stata presentata una domanda anteriore o che è stato registrato in precedenza da un terzo, e anche i prodotti o servizi designati sono identici o simili, con il rischio di confusione circa l’origine (articolo 8, comma 2, della Legge sui marchi).

• Quando il marchio è identico o simile a un marchio notoriamente conosciuto (Well-Known Mark) di terzi e, anche se i prodotti o servizi designati sono diversi, l’uso del marchio rischia di causare confusione circa l’origine o di ledere gli interessi del titolare del marchio notoriamente conosciuto (articolo 8, comma 4, della Legge sui marchi).Per quanto riguarda i marchi notori, Singapore garantisce un’ampia tutela in base alla Convenzione di Parigi e all’Accordo TRIPS; pertanto, nel caso di marchi ampiamente riconosciuti dal pubblico, l’uso su prodotti non simili può essere rifiutato.

• Qualora, in base ai diritti relativi a marchi notori non registrati di terzi o a segni commerciali (come la ragione sociale o parte di essa), l’uso del marchio in questione possa essere vietato per atti illeciti quali la **concorrenza sleale (passing-off)** (articolo 8, comma 7, della Legge sui marchi).In altre parole, la registrazione viene respinta anche nei casi in cui l’uso di tale marchio sia in conflitto con diritti preesistenti di terzi (notorietà di un marchio non registrato, diritti d’autore, diritti della personalità, ecc.) che ne vietano l’uso per legge.

I suddetti motivi di rifiuto relativi sono stabiliti dall’articolo 8 della Legge sui marchi e, in sede di esame, viene valutata l’eventuale collisione con diritti preesistenti di terzi. In particolare a Singapore, in fase di esame viene verificata la somiglianza con i marchi registrati di terzi e, in caso di collisione, viene emessa una decisione di rifiuto. Tuttavia, in casi eccezionali, la registrazione può essere concessa qualora venga ottenuta e presentata una dichiarazione di consenso da parte del titolare del marchio anteriore con cui sussiste la collisione.

Procedura di deposito del marchio

Modalità di deposito: a Singapore si raccomanda di presentare la domanda di registrazione del marchio online, tramite il portale elettronico dell’Ufficio della proprietà intellettuale (IPOS) denominato «IPOS Digital Hub».Al momento della presentazione della domanda, è necessario compilare il modulo TM4 indicando il nome e l’indirizzo del richiedente, la rappresentazione del marchio (caratteri nel caso di marchi denominativi, file immagine nel caso di marchi figurativi), i prodotti e i servizi designati e le relative classi, nonché il pagamento della tassa di deposito prevista.Singapore adotta un sistema di classificazione dei prodotti e dei servizi basato sulla 12ª edizione della Classificazione di Nizza ed è possibile designare più classi in un’unica domanda (domanda multiclasse). L’utilizzo del database terminologico fornito dall’IPOS per la descrizione dei prodotti e dei servizi designati accelera l’esame e, in caso di domanda online, comporta una riduzione delle tariffe per ciascuna classe.

Requisiti del richiedente: a Singapore, anche le imprese straniere e i cittadini stranieri possono presentare domanda di registrazione del marchio direttamente all’IPOS. Tuttavia, è necessario disporre di un **indirizzo di notifica (Address for Service)** all’interno del territorio di Singapore, nonché di un SingPass o di un Corppass per accedere al sistema di deposito elettronico.Qualora i richiedenti stranieri non dispongano di tali credenziali o non siano in grado di fornire un indirizzo locale, è prassi comune nominare un rappresentante a Singapore (un agente di marchi o uno studio legale) affinché si occupi delle procedure.

Aspetti da tenere in considerazione al momento della presentazione della domanda: al momento della presentazione della domanda è necessario prestare attenzione ai seguenti punti.

• Ricerca preventiva sui marchi simili: si raccomanda, prima della presentazione della domanda, di effettuare una ricerca sui marchi già registrati per verificare l’eventuale presenza di marchi simili. È possibile effettuare la ricerca sui marchi simili tramite i servizi elettronici dell’IPOS. Qualora un marchio identico o simile fosse già registrato per prodotti identici o simili, vi è un’elevata probabilità di rigetto dopo la presentazione della domanda; pertanto, la ricerca preventiva consente di valutare i rischi.

• Rivendicazione del diritto di priorità: qualora sia stata presentata una prima domanda di registrazione del marchio in uno Stato membro della Convenzione di Parigi o in uno Stato membro dell’OMC, è possibile rivendicare il diritto di priorità presentando la domanda a Singapore entro sei mesi dalla data di tale prima domanda.Se si rivendica il diritto di priorità, la data di deposito della domanda a Singapore sarà considerata la stessa data della precedente domanda estera e alla propria domanda sarà data priorità rispetto a marchi simili depositati da terzi entro lo stesso periodo. Per rivendicare il diritto di priorità, al momento del deposito è necessario dichiarare il Paese di deposito precedente, la data di deposito e il numero di domanda, nonché presentare, se necessario, i documenti giustificativi.

• Lingua e traduzione: la procedura di deposito si svolge in lingua inglese. Qualora il marchio contenga caratteri kanji o caratteri di altre lingue, potrebbe essere richiesto di presentare una traslitterazione o una traduzione in inglese. In particolare, per i marchi composti da caratteri come quelli cinesi, è necessario indicare nel modulo di domanda la trascrizione fonetica in caratteri latini e la traduzione in inglese del significato.

• Tassa di deposito: in caso di deposito online, la tassa di deposito ammonta normalmente a 340 S$ per classe. Tuttavia, qualora per la descrizione dei prodotti e dei servizi designati si utilizzi esclusivamente il database di formulazioni standard dell’IPOS, si applica una **tariffa ridotta (280 S$ per classe)**. Ciò ha l’effetto di ridurre le correzioni richieste in fase di esame dopo il deposito.La tassa di deposito va versata online al momento della presentazione della domanda.

Esame di forma (controllo della forma): una volta presentata la domanda, l’IPOS procede innanzitutto all’esame dei requisiti di forma. Si verifica che nei documenti di domanda non manchino gli elementi necessari, che il marchio sia rappresentato in forma adeguata e che i prodotti e le classi designati siano indicati chiaramente; se i requisiti sono soddisfatti, viene fissata la data di deposito (filing date).Tale data di deposito costituisce il punto di partenza del periodo di protezione successivo alla registrazione del marchio. D'altra parte, in caso di vizi di forma, viene emessa un’ordinanza di rettifica e, qualora non si provveda alla rettifica o non si dia seguito entro il termine stabilito, la domanda potrebbe essere respinta.

Esame del marchio

Panoramica dell’esame di merito: a Singapore viene effettuato un esame di merito del marchio, nel corso del quale l’esaminatore valuta se il marchio soddisfi i requisiti di registrazione sopra menzionati (motivi di rigetto assoluti e relativi).L’IPOS tende a comunicare i primi risultati dell’esame (notifica di primo esame) entro circa 4-6 mesi dalla presentazione della domanda; se il procedimento procede senza intoppi, si ritiene che la decisione di registrazione venga emessa, in genere, circa 9-12 mesi dopo la presentazione della domanda. Tuttavia, i tempi effettivi possono variare a seconda del numero di domande presentate e dello stato di avanzamento degli esami, e potrebbero prolungarsi, ad esempio, qualora il richiedente presenti una richiesta di proroga dei termini.

Risultati dell’esame e relative azioni: se, a seguito dell’esame, si ritiene che siano soddisfatti tutti i requisiti di registrazione, la domanda viene accettata (acceptance) e si procede alla fase successiva di pubblicazione.D’altra parte, qualora sussistano motivi di rigetto, l’IPOS emette una relazione di esame (Examination Report), nella quale vengono indicati in dettaglio i motivi del rigetto e le classi di prodotti interessate. Al richiedente viene concesso un termine di 4 mesi dalla data di invio della relazione per presentare una risposta (prorogabile, se necessario, mediante la presentazione del [Form CM5]), con le seguenti opzioni a disposizione:

• Presentazione di una memoria: presentare una memoria in cui si confuta il motivo di rigetto, corredata delle prove necessarie (ad esempio, prove a sostegno dell’acquisizione del carattere distintivo attraverso l’uso).

• Modifica della domanda: in alcuni casi è possibile eliminare i motivi di rigetto apportando modifiche che comportino la parziale cancellazione o limitazione della designazione del marchio o dei prodotti designati (mediante presentazione del [Modulo TM27]). Si tratta, ad esempio, di misure quali l’eliminazione dei prodotti per i quali esiste un marchio anteriore simile o la rinuncia a determinati elementi di natura descrittiva.

• Richiesta di udienza: qualora non sia possibile risolvere la questione tramite lo scambio di corrispondenza scritta, è possibile richiedere un’udienza orale (hearing) con l’esaminatore (presentando il [Modulo HC4]). L’udienza rappresenta l’occasione in cui il richiedente o il suo rappresentante espone direttamente le proprie argomentazioni all’esaminatore, chiedendo una revisione della sua decisione.

Qualora il richiedente non rispondesse alla relazione di esame entro il termine previsto, in passato la domanda veniva respinta (considerata ritirata).Tuttavia, per le domande presentate a partire dal 26 maggio 2022, il sistema è stato modificato in modo tale che, anche in assenza di risposta, vengano automaticamente esclusi dalla domanda solo i prodotti e i servizi oggetto dei motivi di rigetto, mentre per i prodotti per i quali non sussistono altri motivi di rigetto il procedimento prosegue.Si tratta di una misura volta a gestire con maggiore flessibilità i casi di rigetto parziale, che consente al richiedente di scegliere di rinunciare alla registrazione per alcuni prodotti.

Aspetti da tenere presenti nell’esame: l’esame a Singapore prevede sia la ricerca dei marchi anteriori sia l’esame dei motivi assoluti di rifiuto. Sebbene esistano sistemi, come ad esempio quello dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, in cui non vengono applicati motivi relativi di rifiuto in fase di esame, Singapore, seguendo la tradizione giuridica britannica, prende in considerazione anche i motivi relativi di rifiuto durante l’esame.Pertanto, è fondamentale effettuare un’indagine di somiglianza prima del deposito della domanda e, a seconda dei casi, adottare strategie di conciliazione degli interessi (ad esempio, l’ottenimento di una dichiarazione di consenso). Inoltre, qualora sussistano dubbi in merito al carattere distintivo, la registrazione può risultare possibile previa presentazione di prove relative all’uso effettivo.Se si riesce a dimostrare che il marchio è diventato noto sul mercato grazie a un utilizzo protrattosi per almeno cinque anni, la registrazione può essere concessa anche per un marchio descrittivo (art. 7, comma 3, e art. 23, comma 2, della legge sui marchi). Se necessario, in fase di esame l’esaminatore può richiedere la presentazione di prove relative al periodo di utilizzo pregresso, al fatturato e all’attività pubblicitaria.

A seguito degli scambi con l’esaminatore, qualora i motivi di rigetto vengano definitivamente superati e la domanda venga accolta, si passa alla successiva fase di pubblicazione (publication).Se invece l’esaminatore mantiene il rifiuto e tale decisione non viene ribaltata nemmeno in sede di udienza, la decisione di rigetto diventa definitiva e la domanda non viene registrata. In tal caso, il richiedente può presentare, entro un termine prestabilito, un **ricorso (revisione giudiziaria)** contro la decisione dell’esaminatore dinanzi alla Sezione Generale dell’Alta Corte (General Division of the High Court).

Pubblicazione del marchio e sistema di opposizione

Pubblicazione e termine per la presentazione delle opposizioni: le domande di registrazione di marchio che hanno superato l’esame vengono **pubblicate sul Bollettino dei marchi (Trade Marks Journal)** prima della registrazione, dando inizio a un periodo di due mesi durante il quale è possibile presentare opposizione. Durante tale periodo di pubblicazione, chiunque può presentare opposizione alla registrazione di tale marchio.A Singapore il termine per l’opposizione è, in linea di principio, di due mesi; tuttavia, chi intende presentare opposizione (terzo interessato) può **richiedere una proroga** fino a un massimo di altri due mesi (per un totale di quattro mesi) presentando il [Modulo HC3] prima della scadenza del termine.Se tale richiesta di proroga viene accolta, il termine per la presentazione dell’atto di opposizione (Notice of Opposition) viene di conseguenza posticipato.

Procedura di opposizione: per presentare opposizione, è necessario innanzitutto presentare la **Notifica di opposizione (Notice of Opposition)** utilizzando l’apposito modulo (TM11).L’opponente (Opposer) deve presentare all’IPOS, entro due mesi dalla data di pubblicazione (o entro un massimo di quattro mesi qualora sia stata concessa la proroga), un atto di opposizione contenente i motivi dell’opposizione e la tassa prevista (numero di classi × 420 S$), inviandone contestualmente una copia al richiedente.I motivi di opposizione sono principalmente i seguenti (la base giuridica è costituita dagli articoli 7, 8 e 23 della legge sui marchi):

• Il marchio oggetto della domanda rientra nei motivi di rigetto assoluto previsti dalla legge sui marchi (ad esempio, mancanza di carattere distintivo o violazione dell’ordine pubblico e del buon costume)

• Il marchio oggetto della domanda è in conflitto con un diritto di marchio anteriore o con un marchio notoriamente conosciuto dell’opponente, con conseguente rischio di confusione

• Inoltre, la domanda è stata presentata in malafede o si sono verificate irregolarità nel corso della procedura di deposito, ecc.

Una volta presentata l’opposizione, il richiedente è tenuto a presentare una memoria di replica (counter-statement) entro due mesi.Qualora il richiedente non presenti la memoria di replica (Modulo HC6) entro il termine previsto, la domanda sarà considerata abbandonata. Pertanto, nell’ambito del procedimento di opposizione, in primo luogo l’opponente e il richiedente presentano rispettivamente le rispettive memorie, dopodiché ha inizio il termine per la presentazione delle prove.Nella fase probatoria, l’opponente presenta innanzitutto le prove a sostegno delle proprie argomentazioni (dichiarazioni giurate), successivamente il richiedente presenta le prove contrarie e, infine, l’opponente presenta, se necessario, ulteriori prove a sua difesa.Sebbene nella prassi sia consentita una sola richiesta di proroga dei termini (di norma di circa due mesi) per ciascuna fase, le richieste di proroga sono soggette a un esame accurato al fine di garantire la rapidità dell’intero procedimento di giudizio.

L’IPOS fornisce alle parti in causa informazioni sulle opportunità di conciliazione o mediazione nel corso del procedimento probatorio. Il «Centro di arbitrato e mediazione» dell’IPOS incoraggia la **mediazione (Mediation)** ed è previsto anche un sistema di sovvenzioni governative per le spese di mediazione (Revised Enhanced Mediation Promotion Scheme).Qualora entrambe le parti concordino di ricorrere alla mediazione, il procedimento di opposizione viene sospeso per un determinato periodo e si procede con la mediazione. Qualora non si giunga a una soluzione anche in sede di mediazione, il procedimento di opposizione viene ripreso.

Udienza e decisione sul ricorso: una volta presentati tutti gli atti processuali e le prove, la Sezione udienze e mediazione (Registries of Hearings and Mediation) dell’IPOS può convocare un’udienza orale (oral hearing).Nella maggior parte dei casi, i rappresentanti delle parti espongono le proprie argomentazioni oralmente; successivamente, il giudice emette una decisione sulla base delle argomentazioni e delle prove presentate da entrambe le parti. La decisione definitiva viene notificata per iscritto.Qualora l’opposizione venga accolta (vittoria del ricorrente), il marchio oggetto della domanda verrà respinto; al contrario, qualora l’opposizione venga respinta (vittoria del richiedente), il marchio procederà regolarmente verso la decisione di registrazione. Le parti che non siano d’accordo con la decisione sull’opposizione possono presentare ricorso presso l’Alta Corte (azione di annullamento della decisione).

Decisione di registrazione e registrazione del marchio

Dalla decisione di registrazione all’emissione del certificato: qualora non venga presentata alcuna opposizione durante il termine previsto (o qualora l’opposizione venga respinta) e la registrazione venga infine concessa, l’IPOS provvederà alla registrazione del marchio (Registration) previa richiesta del pagamento della tassa di registrazione.Al momento della registrazione viene emesso elettronicamente un certificato di registrazione (Certificate of Registration), che viene inviato al richiedente (titolare della registrazione). Il diritto di marchio viene iscritto nel registro dei marchi e i dettagli della registrazione (contenuto del marchio, numero di registrazione, data di registrazione, prodotti e servizi designati, ecc.) vengono resi pubblici.

Data di registrazione e durata: a Singapore, la data di registrazione del marchio viene, in linea di principio, attribuita con effetto retroattivo alla data di deposito della domanda (articolo 15, comma 2, della legge sui marchi). Di conseguenza, anche la durata del diritto decorre dalla data di deposito. La durata del diritto di marchio registrato è di 10 anni a partire dalla data di deposito ed è possibile rinnovarlo ogni 10 anni.Questo periodo di 10 anni è conforme agli standard internazionali ed è analogo a quello in vigore in Giappone, in Europa e in altre giurisdizioni.

Requisito dell’intenzione di utilizzo: a Singapore vengono accettate anche le domande di registrazione di marchi prive di intenzione di utilizzo. In altre parole, è possibile presentare domanda anche prima di iniziare l’utilizzo effettivo, purché sussista l’intenzione di utilizzarlo in futuro. Tuttavia, qualora il marchio non venisse utilizzato affatto dopo la registrazione, sussiste il rischio di cancellazione per inutilizzo, come illustrato di seguito; si raccomanda pertanto di avviare l’utilizzo tempestivamente o, se necessario, di concedere una licenza a terzi, al fine di mantenere lo stato di utilizzo del marchio.

Effetti del diritto di marchio: il marchio registrato (Registered Trade Mark) conferisce al titolare il diritto di uso esclusivo in relazione ai prodotti e ai servizi designati. Il marchio registrato può essere utilizzato apponendo il simbolo «®» (prima della registrazione è possibile indicarlo con «™») e costituisce un diritto forte che consente di impedire l’uso non autorizzato da parte di terzi.Il titolare del marchio registrato può esercitare e sfruttare i propri diritti come segue:

• Apporre in via esclusiva il marchio sui propri prodotti e servizi e utilizzarlo come marchio sul mercato.

• È possibile richiedere la cessazione della violazione e il risarcimento dei danni qualora terzi utilizzino, senza autorizzazione, un marchio identico o simile.

• È possibile concedere in licenza il diritto di marchio a terzi e ottenere proventi derivanti dai canoni di licenza (royalties).

• È possibile cedere o vendere il diritto di marchio stesso, nonché utilizzarlo come garanzia per ottenere finanziamenti in qualità di bene aziendale (proprietà intellettuale).

Obbligo di uso e revoca per mancato uso

Obbligo di uso e periodo di grazia: in molti paesi, tra cui Singapore, ai marchi registrati è imposto un «obbligo di uso».Un marchio acquista significato non solo con la registrazione, ma solo quando viene effettivamente utilizzato nelle transazioni commerciali. Pertanto, la legge sui marchi di Singapore prevede un sistema in base al quale, qualora un marchio registrato non venga utilizzato per un determinato periodo, le parti interessate possano richiedere la cancellazione della registrazione (procedimento di nullità).Tale periodo è fissato a cinque anni dalla data di registrazione; qualora il marchio registrato non venga utilizzato in modo autentico e continuativo all’interno del territorio di Singapore entro cinque anni dalla data di completamento della registrazione, esso sarà soggetto a cancellazione in assenza di validi motivi (articolo 22, paragrafo 1, lettera a) della legge sui marchi).Lo stesso vale anche nel caso in cui, pur essendo stato utilizzato una volta, l’uso sia stato interrotto per cinque anni consecutivi (stesso articolo, comma 1, lettera b)).

In particolare, qualora l’uso del marchio a Singapore da parte del titolare del diritto di marchio o del licenziatario autorizzato non sia stato effettuato affatto per cinque anni consecutivi a partire dalla registrazione, i terzi possono richiedere la revoca di tale registrazione. Questo periodo di inutilizzo di cinque anni decorre dalla data di valutazione della registrazione (che, in assenza di opposizioni o simili, coincide con la data di deposito della domanda).Lo stesso IPOS avverte che «qualora un marchio registrato non venga effettivamente utilizzato a Singapore per cinque anni consecutivi, sussiste il rischio di revoca per mancato uso».

Procedura di richiesta di procedimento di revoca: la revoca per inutilizzo (Revocation for Non-use) può essere richiesta da chiunque e la domanda può essere presentata all’IPOS (Ufficio dei marchi) o all’Alta Corte. Di norma si opta per la presentazione della domanda all’IPOS (procedimento amministrativo di revoca); tuttavia, qualora il marchio sia già oggetto di contenzioso dinanzi al tribunale, la procedura dovrà essere avviata dinanzi a quest’ultimo.Una volta presentata la richiesta di revoca, il titolare del marchio dovrà difendersi entro il termine stabilito, presentando prove dell’uso effettivo del marchio in questione o fornendo giustificazioni valide per il mancato uso. L’IPOS valuterà, sulla base delle prove presentate, se il marchio sia effettivamente rimasto inutilizzato per cinque anni o se sussistano motivi validi (ad esempio, l’impossibilità di utilizzarlo a causa di restrizioni alle importazioni).Qualora si ritenga che il marchio sia rimasto inutilizzato senza giustificato motivo, la registrazione di tale marchio verrà revocata.

Criteri di riconoscimento dell’uso: per «uso» si intende qualsiasi forma di utilizzo, anche se differisce nei dettagli dal marchio registrato, purché si tratti di una modifica che non comprometta l’identità del marchio (articolo 22, comma 2, della Legge sui marchi).Inoltre, l’uso all’interno del territorio di Singapore comprende anche l’apposto del marchio sull’imballaggio dei prodotti a fini di esportazione. Pertanto, anche se i prodotti non vengono venduti sul mercato locale, il caso in cui essi vengano fabbricati a Singapore ed esportati integralmente viene considerato come «uso a Singapore».

Effetti della revoca e possibilità di evitarla: qualora venga accolta una richiesta di revoca per inutilizzo, il diritto sul marchio si estingue con effetto retroattivo a partire dalla data della richiesta di revoca o da una data appropriata stabilita dal tribunale o dall’autorità competente (articolo 22, comma 8, della Legge sui marchi).Tuttavia, è possibile evitare la cancellazione qualora l’uso sia stato avviato o ripreso prima della presentazione della richiesta di cancellazione. Nello specifico, la cancellazione non è possibile se l’uso del marchio è stato avviato (o ripreso) prima della richiesta di cancellazione, anche se sono trascorsi cinque anni.Tuttavia, non viene preso in considerazione il caso in cui l’uso sia stato ripreso frettolosamente solo dopo aver previsto la richiesta di nullità; l’uso iniziato nei tre mesi precedenti la richiesta di nullità viene ignorato, salvo nel caso in cui non si fosse a conoscenza della richiesta. In sintesi, è troppo tardi ricorrere a un uso puramente formale per mantenere il diritto una volta trascorso il periodo di inutilizzo di cinque anni; è fondamentale garantire un uso continuativo prima che terzi intraprendano azioni in tal senso.

Altri motivi di nullità: oltre al mancato uso, il marchio può essere dichiarato nullo a causa di circostanze verificatesi dopo la registrazione.L’articolo 22, comma 1, lettere (c) e (d) della legge sui marchi stabilisce che le parti interessate possano richiedere la revoca anche nel caso in cui il marchio sia diventato un nome comune (ovvero sia stato trasformato in un nome commerciale o in un termine generico) o qualora l’uso del marchio abbia iniziato a indurre in errore il pubblico circa la qualità o la provenienza dei prodotti o dei servizi.Ad esempio, nel caso in cui, a causa dell’inerzia del titolare del marchio, il marchio sia diventato tra i consumatori il nome generico del prodotto (come nel caso in cui un ascensore venga chiamato «Otis») o nel caso in cui l’uso improprio del marchio abbia indotto in errore il pubblico in merito alla qualità. Anche questi casi sono considerati, in senso lato, una perdita della funzione del marchio e sono soggetti a revoca.

Nullità della registrazione (sistema di opposizione e di procedimento di nullità)

Panoramica del sistema di procedimento di nullità: anche dopo l’emissione della decisione di registrazione, qualora il marchio in questione non avrebbe dovuto essere registrato, è possibile dichiararne la nullità (Invalidation). Mentre l’opposizione è un procedimento che si svolge prima della registrazione, la domanda di nullità (procedimento di nullità) è una procedura volta a revocare la registrazione con effetto retroattivo.Le parti interessate (titolari di marchi esistenti, operatori del settore, ecc.) possono presentare istanza di nullità di un marchio registrato all’IPOS o al tribunale ai sensi dell’articolo 23 della Legge sui marchi. I motivi di nullità sono principalmente i seguenti.

• Violazione dei requisiti assoluti di registrazione: nel caso in cui il marchio registrato sia stato registrato in violazione delle disposizioni dell’articolo 7 della legge sui marchi (motivi assoluti di rifiuto).Ad esempio, nel caso in cui un marchio sia stato erroneamente registrato pur essendo privo di carattere distintivo, oppure nel caso in cui un marchio contrario all’ordine pubblico e ai buoni costumi sia stato trascurato e registrato. Tuttavia, qualora tale marchio abbia acquisito carattere distintivo a seguito dell’uso successivo alla registrazione, l’invalidità potrebbe non essere riconosciuta (articolo 23, comma 2, della Legge sui marchi).

• Violazione dei requisiti relativi di registrazione: nel caso in cui un marchio registrato sia stato registrato nonostante fosse in conflitto con un marchio anteriore di terzi. Nello specifico, si tratta di casi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, commi 1 e 2, della Legge sui marchi (identità o somiglianza con un marchio registrato anteriore) o dell’articolo 8, comma 4 (rischio di confusione o diluizione rispetto a un marchio notoriamente conosciuto).Costituisce inoltre motivo di nullità il caso in cui sussista una violazione dell’articolo 8, comma 7, della Legge sui marchi (conflitto con diritti non registrati di terzi, passing-off). È importante notare che ciò non costituisce motivo di nullità qualora il titolare del diritto anteriore abbia acconsentito alla registrazione.

• Irregolarità nella procedura di deposito: qualora il deposito o la registrazione del marchio siano stati effettuati a fini fraudolenti o illeciti (articolo 23, comma 4, della legge sui marchi). Ad esempio, nei casi in cui un agente abbia effettuato il deposito senza autorizzazione con l’intento di appropriarsi di un marchio notoriamente conosciuto di terzi (deposito in malafede) o nei casi in cui la registrazione sia stata ottenuta falsificando fatti rilevanti.

Chiunque può presentare una richiesta di nullità, ma solitamente è presentata da soggetti che vantano un interesse in tal senso (ad esempio, il titolare del marchio anteriore).La richiesta va presentata all’IPOS o alla Corte d’Appello e, a meno che non sussista un contenzioso in corso, viene trattata come un procedimento di nullità dinanzi all’IPOS. Nel procedimento di nullità, analogamente a quanto avviene nell’opposizione, le parti presentano memorie e prove e, in ultima istanza, è il giudice dell’IPOS a decidere se mantenere la registrazione o procedere alla cancellazione.Qualora venga riconosciuta l’invalidità, la registrazione del marchio sarà considerata nulla sin dall’inizio (con effetto retroattivo al primo giorno) e il diritto sul marchio cesserà di esistere. Tuttavia, esistono disposizioni volte a tutelare la sicurezza delle transazioni dei terzi, secondo cui la decisione di invalidità non incide, ad esempio, sulle sentenze già definitive relative a cause di contraffazione né sui diritti acquisiti al risarcimento dei danni.

Termini di prescrizione per la domanda di nullità: a seconda dei motivi di nullità, esistono limiti temporali per la presentazione della domanda. Ad esempio, l’articolo 23, comma 6, della legge sui marchi limita la possibilità per un utilizzatore anteriore in buona fede di presentare una domanda di nullità dopo che siano trascorsi più di cinque anni.Nello specifico, per un determinato marchio registrato, qualora il titolare di un diritto anteriore (ad esempio, il titolare di un marchio notoriamente conosciuto) abbia lasciato passare più di cinque anni dalla registrazione senza sollevare obiezioni, fintantoché l’uso del marchio non fosse stato riconosciuto dal pubblico, sussiste una disposizione relativa al «consenso implicito (tacita accettazione)» che impedisce di far valere l’invalidità in un momento successivo (corrispondente all’articolo 24 della Legge sui marchi).Tuttavia, ciò non vale qualora al momento della domanda sussistesse malafede (ad esempio, se la domanda fosse stata presentata con l’intento di aggirare il titolare del diritto); in tal caso, è possibile far valere l’invalidità anche dopo il trascorrere dei cinque anni. In ogni caso, il titolare del diritto è tenuto a reagire tempestivamente (presentando opposizione o richiedendo l’invalidità) non appena si accorge dell’esistenza di un marchio registrato di terzi; se la situazione viene trascurata per un lungo periodo, l’esercizio dei propri diritti potrebbe risultare limitato.

Rinnovo del diritto di marchio e gestione della durata

Procedura di rinnovo: il periodo di protezione del marchio registrato è di 10 anni a decorrere dalla data della prima registrazione ed è possibile rinnovarlo più volte effettuando le procedure previste prima della scadenza.Il rinnovo può essere richiesto a partire da sei mesi prima della scadenza del periodo di validità del diritto di marchio. Ad esempio, se la data di deposito (= data di registrazione) è il 1° luglio 2025, la data di scadenza sarà il 30 giugno 2035 e sarà possibile avviare la procedura di rinnovo a partire dal 1° gennaio 2035, ovvero sei mesi prima.Per il rinnovo è necessario presentare il [Modulo TM19] e versare la tassa di rinnovo; si raccomanda di presentare la domanda di rinnovo online.

Tassa di rinnovo e scadenza: la tassa di rinnovo ammonta solitamente a circa 380 S$ per classe (in caso di domanda online). Qualora la domanda di rinnovo non venga presentata entro la data di scadenza, il marchio assumerà temporaneamente lo stato «scaduto (Expired)», ma è consentito il rinnovo tardivo (Late Renewal) entro un periodo di grazia di 6 mesi.Se il rinnovo viene effettuato durante il periodo di rinnovo tardivo (entro 6 mesi dalla data di scadenza), verrà applicato un supplemento. Qualora il marchio non venga rinnovato nemmeno in tale periodo, esso verrà temporaneamente cancellato dal registro (Removed).Tuttavia, anche dopo la cancellazione è possibile avviare una procedura di ripristino (Restoration) entro un ulteriore periodo di 6 mesi; se entro tale termine si presenta il modulo TM19 e si versa la tassa di ripristino prevista, è possibile ripristinare la registrazione. Infine, se il marchio non viene rinnovato né ripristinato entro un anno dalla data di scadenza, il diritto su di esso si estingue definitivamente e terzi potranno presentare una nuova domanda di registrazione per lo stesso marchio.

Aspetti pratici del mantenimento della registrazione: l’IPOS offre un servizio di e-Alert che invia un avviso di rinnovo sei mesi prima della scadenza; il titolare del marchio può ricevere tale notifica tramite il Digital Hub. Il titolare è tenuto a comunicare tempestivamente all’IPOS eventuali cambiamenti di indirizzo o di referente, al fine di garantire la corretta ricezione delle notifiche di rinnovo.Poiché non è consentita alcuna proroga dei termini per la procedura di rinnovo (Regolamento sui marchi 77(6)(e), (f)), è fondamentale gestire con attenzione le scadenze. Inoltre, al momento del rinnovo non è richiesta la presentazione di alcun documento; si tratta di una procedura semplice che consiste semplicemente nell’indicare il numero di registrazione tramite un modulo online e nel pagare la tassa.Una volta completato il rinnovo, la validità del marchio nel registro viene prorogata di ulteriori 10 anni.

Licenze e cessioni (cessione dei diritti e concessione di licenze)

Cessione del diritto di marchio (Assignment): a Singapore il diritto di marchio è considerato un diritto patrimoniale e, al pari di altri beni mobili, può essere oggetto di cessione o successione (articolo 38 della Legge sui marchi). La cessione del diritto di marchio può avvenire sia insieme all’attività commerciale (in via accessoria alla cessione dell’azienda), sia separatamente dall’attività, trasferendo il marchio in modo autonomo.È inoltre possibile effettuare la cessione solo su una parte dei diritti (cessione parziale, che riguarda solo una parte dei prodotti designati). Il contratto di cessione deve essere redatto per iscritto e, per essere valido, deve recare la firma del cedente (titolare originario) (articolo 38, comma 3, della Legge sui marchi). Ciò significa che un accordo verbale non è sufficiente a soddisfare i requisiti di opponibilità nei confronti di terzi.

Una volta effettuata la cessione, si raccomanda di procedere alla modifica del nome del titolare nel registro dell’IPOS (registrazione della modifica del titolare). L’articolo 39 della Legge sui marchi stabilisce un sistema che prevede la registrazione nel registro dei fatti relativi al trasferimento dei diritti sui marchi, quali la cessione.Il cessionario può presentare il modulo CM2 (o CM8, ecc., a seconda della situazione) per far modificare l’intestazione nel registro. Si raccomanda di effettuare la registrazione del cambio di intestazione entro sei mesi poiché, qualora un terzo, in assenza di registrazione, acquisisca a sua volta il diritto di marchio o costituisca un diritto di garanzia su di esso, il cessionario potrebbe non essere in grado di far valere la propria posizione di cessionario in un secondo momento.Infatti, l’articolo 39, comma 3, della Legge sui marchi stabilisce che, qualora un terzo in buona fede acquisisca un interesse concorrente (ad esempio, un’altra cessione o un pignoramento) nel periodo intercorrente tra la cessione e la sua iscrizione nel registro, la cessione non registrata non potrà essere opposta a tale terzo.Esiste inoltre una disposizione secondo cui il cessionario non può richiedere il risarcimento dei danni o altre forme di indennizzo per le violazioni verificatesi nel periodo in cui il cambio di intestazione non è ancora stato completato. Pertanto, quando si riceve la cessione di un marchio, è fondamentale procedere tempestivamente alle formalità di registrazione presso l’IPOS.

Licenza di marchio (autorizzazione all’uso): il titolare del marchio può concedere a terzi l’autorizzazione all’uso (licenza) del proprio marchio registrato (articolo 42 della Legge sui marchi).Le licenze si suddividono, in linea di massima, in diritti di uso esclusivo (Exclusive Licence) e diritti di uso non esclusivo (Non-Exclusive Licence). Il diritto di uso esclusivo è un’autorizzazione esclusiva che impedisce a chiunque, compreso il titolare stesso, di utilizzare il marchio; solo il licenziatario (licenziatario esclusivo) che ha ricevuto tale autorizzazione può utilizzare il marchio in questione.La licenza non esclusiva è una licenza generica che consente al titolare del marchio di concedere l’uso contemporaneamente a più soggetti. Il contratto di licenza viene sostanzialmente stipulato per iscritto e definisce chiaramente l’ambito della concessione (prodotti, territorio, durata, ecc.). È possibile anche una concessione parziale (limitata, ad esempio, a determinati prodotti o territori).

Ai sensi della legge sui marchi di Singapore, il contratto di licenza è considerato valido anche in assenza di registrazione presso l’IPOS. Pertanto, esso produce effetti tra le parti contraenti anche se non registrato. Tuttavia, ai fini dell’opponibilità nei confronti di terzi e come prova, si raccomanda l’iscrizione della licenza nel registro.Se la licenza viene registrata presso l’IPOS (mediante la presentazione del modulo CM6), tale fatto viene reso pubblico; ciò consente di ottenere un effetto deterrente nei confronti di terzi che intendano utilizzare il marchio senza autorizzazione e, in caso di controversia, tale registrazione costituisce una prova pubblica della transazione e una prova presuntiva.Tuttavia, ai sensi dell’articolo 39 della legge sui marchi, è espressamente previsto che, per quanto riguarda i contratti di licenza, non siano imposte restrizioni ai requisiti di opponibilità nei confronti di terzi anche in assenza di registrazione (a differenza della cessione, la licenza è opponibile a terzi anche se non registrata). Ciononostante, dal punto di vista della tutela del licenziatario, la registrazione è auspicabile.

Diritti e obblighi del licenziatario: chi ha ottenuto una licenza esclusiva (titolare di un diritto di utilizzo esclusivo) possiede, dal punto di vista giuridico, diritti di tutela del marchio sostanzialmente equivalenti a quelli del titolare del marchio. Ad esempio, in caso di violazione del marchio, il licenziatario esclusivo può intentare autonomamente un’azione legale per violazione del diritto di marchio (articolo 43, comma 6, della Legge sui marchi, ecc.).Tuttavia, affinché il licenziatario esclusivo possa intentare un’azione legale in via autonoma, è necessario verificare che tale facoltà non sia limitata dal contratto e che il titolare del marchio non intenda intentare l’azione. D’altra parte, il licenziatario non esclusivo, in linea di principio, non può intentare autonomamente un’azione per violazione, ma ha il diritto di sollecitare il titolare del marchio ad adottare misure contro la violazione.In entrambi i casi, il licenziatario ha la responsabilità di rispettare gli obblighi di controllo della qualità stabiliti nel contratto e di preservare la reputazione del marchio. La negligenza nel controllo della qualità compromette il carattere distintivo del marchio e comporta, di conseguenza, il rischio che esso diventi un nome comune.

Esercizio e tutela del diritto di marchio (risposta alla violazione)

Concetto di violazione del diritto di marchio: qualora un marchio identico o simile a quello registrato a Singapore venga utilizzato, senza l’autorizzazione del titolare del diritto di marchio, in relazione a prodotti o servizi designati o simili, si configura una violazione del diritto di marchio (Infringement) (articolo 27 della Legge sui marchi). Gli atti di violazione tipici sono i seguenti.

• Violazione per doppia identità: l’atto di utilizzare un segno identico al marchio registrato su prodotti o servizi identici a quelli designati. Tale atto è considerato una violazione a prescindere dall’esistenza di un rischio di confusione.

• Uso di un marchio simile: l’atto di utilizzare un segno identico o simile al marchio registrato su prodotti o servizi identici o simili a quelli designati, creando il rischio di confusione circa la provenienza.Ad esempio, nel caso in cui, a fronte del marchio «ABC» (prodotti alimentari) del titolare del diritto, un terzo utilizzi un segno simile, quale «ABC» o «ABB», su prodotti alimentari, inducendo il consumatore medio a ritenere che si tratti di prodotti di un’azienda affiliata o collegata.

• Violazione per diluizione di un marchio notoriamente conosciuto: qualora un marchio registrato sia notoriamente conosciuto a Singapore, anche l’uso di segni identici o simili su prodotti o servizi non affini, che comporti uno sfruttamento indebito o una diluizione del carattere distintivo o della notorietà del marchio, può essere considerato una violazione (articolo 27, comma 3, della legge sui marchi).Si tratta, ad esempio, del caso in cui un marchio notoriamente riconosciuto di un marchio di lusso venga apposto su prodotti del tutto estranei, danneggiando così l’immagine del marchio stesso.

Esempi concreti di atti di violazione: l’articolo 27, comma 4, della legge sui marchi elenca gli atti concreti di «uso» del marchio che costituiscono violazione.Tra questi figurano l’apposizione del marchio sui prodotti o sulla loro confezione, l’offerta in vendita, la pubblicità o lo stoccaggio di prodotti contrassegnati dal marchio, la fornitura di servizi contrassegnati dal marchio, nonché l’utilizzo del marchio in documenti commerciali o pubblicitari.Inoltre, l’uso non autorizzato del marchio altrui nei metatag o nella pubblicità basata su parole chiave su Internet può, a seconda delle circostanze, essere considerato un uso del marchio e costituire una violazione.

Misure civili in caso di violazione del diritto di marchio: il titolare del marchio può intentare un’azione civile contro gli atti che violano il proprio diritto di marchio registrato. A Singapore, le azioni civili vengono generalmente intentate presso l’Alta Corte (è inoltre previsto un sistema giudiziario specializzato in proprietà intellettuale). Qualora il titolare del diritto ottenga ragione, potrà ottenere dal tribunale principalmente i seguenti provvedimenti:

• Ordinanza inibitoria (provvedimento inibitorio): viene emessa un’ordinanza inibitoria permanente che vieta al convenuto (l’autore della violazione) l’uso futuro del marchio. Se necessario, è possibile richiedere, contestualmente all’avvio del procedimento, un’**ordinanza inibitoria provvisoria (provvedimento provvisorio di divieto d’uso)**.

• Risarcimento dei danni (Damages): viene riconosciuto un risarcimento per i danni commerciali subiti dal titolare del diritto a causa della violazione. Ciò include il mancato guadagno dovuto al calo del fatturato e i danni immateriali causati dal danno alla reputazione del marchio. Sebbene in alcuni casi il calcolo possa risultare complesso, il tribunale determina l’ammontare del risarcimento sulla base di stime ragionevoli.

• Rendiconto dei profitti e restituzione dei profitti (Account of Profits): in alternativa al risarcimento dei danni, è possibile optare per un provvedimento che obblighi l’autore della violazione a consegnare al titolare del diritto un importo pari ai profitti ottenuti grazie all’atto di violazione. Si tratta di un provvedimento che si concentra non sul danno subito dal titolare del diritto, ma sull’arricchimento indebito dell’autore della violazione.

• Risarcimento danni previsto dalla legge (Statutory Damages): in quanto istituto proprio della legge sui marchi di Singapore, in caso di violazione grave (ad esempio, contraffazione intenzionale di un marchio), il titolare del diritto può richiedere un risarcimento di importo fisso senza dover dimostrare l’ammontare del danno effettivo.Il tribunale può riconoscere un risarcimento forfettario fino a un massimo di 100.000 dollari di Singapore per ciascuna categoria di prodotti o servizi, per un totale massimo di 1 milione di dollari di Singapore. Tale importo viene determinato in base alla gravità della violazione (ad esempio, la vendita intenzionale e ripetuta di prodotti contraffatti). Il risarcimento forfettario presenta il vantaggio di consentire al titolare del diritto di omettere la consueta prova del danno.

• Distruzione dei prodotti contraffatti: il tribunale può emettere un’ordinanza di consegna o di distruzione dei prodotti contraffatti (prodotti contrassegnati illegalmente dal marchio) nonché degli stampi, dei materiali di stampa e di altri elementi utilizzati per la loro fabbricazione. Si tratta di una misura volta a rimuovere dal mercato i prodotti contraffatti ancora presenti e a prevenire il ripetersi di future violazioni.

A Singapore, qualora l’atto di violazione sia frutto di una strategia commerciale dolosa, ovvero qualora si sia intenzionalmente sfruttata la reputazione del marchio altrui o si siano immessi in circolazione prodotti contraffatti, il tribunale adotta un approccio rigoroso nel calcolo dell’importo del risarcimento danni.D’altra parte, qualora l’autore della violazione agisca in buona fede (ad esempio, utilizzando il marchio ritenendolo proprio), l’entità del risarcimento può risultare limitata. Tuttavia, poiché nel sistema dei marchi registrati, in linea di principio, non è prevista l’esenzione dalla responsabilità nemmeno in caso di violazione in buona fede (si tratta di una responsabilità che si avvicina a quella oggettiva piuttosto che a quella per colpa), si può affermare che il rischio di utilizzare un marchio registrato altrui sia estremamente elevato.

Effetti del mancato esercizio del diritto (consenso tacito): come già menzionato, qualora il titolare, pur essendo a conoscenza dell’uso di un marchio altrui che può creare confusione con il proprio, lo lasci passare inosservato per oltre cinque anni, la possibilità di presentare successivamente una richiesta di cessazione dell’uso potrebbe risultare limitata (disposizione sul consenso tacito di cui all’articolo 24 della Legge sui marchi).Si tratta di una sorta di principio di buona fede nell’esercizio dei diritti, basato sull’idea che non sia lecito vietare improvvisamente, in un secondo momento, l’uso di un marchio da parte di terzi che sia stato tollerato per un lungo periodo. Pertanto, è fondamentale intervenire tempestivamente non appena si rileva una violazione.

Tutela mediante sanzioni penali: l’uso non autorizzato di un marchio, in particolare l’atto di apporre marchi contraffatti su prodotti per poi venderli, non costituisce solo una violazione civile, ma può essere punito anche come reato penale. La legge sui marchi di Singapore disciplina i reati in materia di marchi negli articoli da 46 a 49, ead esempio, chi contraffà intenzionalmente un marchio registrato (counterfeit) è passibile, per ogni categoria di prodotti o servizi, di una multa fino a 100.000 dollari di Singapore (con un limite massimo complessivo di 1 milione di dollari) o di una pena detentiva non superiore a cinque anni, o di entrambe le pene.L’articolo 47 disciplina l’atto di apporre senza autorizzazione un marchio registrato altrui su prodotti o servizi; anche in questo caso è prevista una multa fino a 100.000 dollari o una pena detentiva non superiore a cinque anni. Inoltre, l’articolo 49 qualifica come reato l’importazione o la vendita di prodotti contrassegnati da marchi contraffatti.

In base a tali disposizioni penali, i trasgressori recidivi (in particolare i commercianti di prodotti contraffatti) possono essere oggetto di operazioni di smantellamento e di azione penale da parte delle autorità doganali e della polizia di Singapore. Qualora si giunga a un procedimento penale, il trasgressore sarà sottoposto a procedimento penale e, in caso di condanna, gli saranno inflitte le sanzioni sopra indicate.Nella pratica, il titolare del marchio fornisce informazioni alla polizia o alla dogana, e le autorità investigative procedono alle indagini, ai sequestri e alle azioni penali. L’azione penale ha un forte effetto deterrente e costituisce un mezzo efficace per eliminare dal mercato i commercianti di prodotti contraffatti che agiscono in modo scorretto.

Sistema di controllo doganale alle frontiere

Panoramica del sistema: a Singapore esiste un sistema che consente al titolare del marchio di richiedere alle autorità doganali di procedere al **sequestro di merci contraffatte alle frontiere (importazione ed esportazione) (Border Enforcement)**.Il titolare del marchio (o il licenziatario registrato) può **richiedere al Direttore Generale delle Dogane di Singapore (Director-General of Customs), mediante una notifica scritta secondo le modalità previste, il sequestro (Seizure)** delle merci sospettate di violazione al momento della loro importazione o esportazione da Singapore.Tale sistema è disciplinato dalla Parte 10 della legge sui marchi e risponde agli obblighi previsti dall’Accordo TRIPS volti a impedire la circolazione di merci contraffatte alle frontiere.

Richiesta di sequestro su richiesta: qualora il titolare del marchio desideri ottenere il sequestro, deve presentare al Direttore Generale delle Dogane una «Notifica di sequestro su richiesta (Notice for Seizure on Request)».Nella notifica devono essere riportate informazioni quali il certificato di registrazione del marchio in questione, lo stato di rinnovo, i dettagli dei prodotti sospettati di violazione (denominazione e caratteristiche), la data, l’ora e l’itinerario previsti per l’importazione o l’esportazione, nonché devono essere indicati motivi sufficienti per ritenere che si tratti di prodotti contraffatti.Inoltre, il titolare del marchio (richiedente) deve fornire una garanzia (cauzione in denaro o fideiussione bancaria) a copertura dei costi sostenuti dal governo e dei danni subiti dal sospettato (ad esempio, l’importatore della merce), a fronte di eventuali danni derivanti dal sequestro errato di merci legittime.L’importo della garanzia varia a seconda dei casi; esistono garanzie che coprono una singola spedizione e garanzie annuali globali, ed è ammessa anche una garanzia annuale che copre contemporaneamente fino a cinque casi irrisolti. Il richiedente deve inoltre presentare alla dogana una dichiarazione di impegno (Letter of Undertaking)** in cui si impegna a sostenere i costi di deposito e smaltimento derivanti dal fermo.

Una volta accolta la notifica, questa rimane valida per 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione (il giorno stesso della presentazione più 59 giorni). Durante tale periodo, le autorità doganali monitorano le merci in entrata e in uscita che corrispondono al marchio e al prodotto indicati nella notifica e, qualora ne individuino, procedono al sequestro (Seizure).Una volta eseguito il sequestro, le autorità doganali invieranno tempestivamente al titolare del marchio (il richiedente) e all’importatore o all’esportatore delle merci una notifica relativa al sequestro delle merci in questione.

Procedura successiva al sequestro: il titolare del marchio che abbia ricevuto la notifica di sequestro da parte delle autorità doganali è tenuto a intentare un’azione legale per violazione del marchio (azione civile) entro 10 giorni lavorativi (esclusi sabato, domenica e giorni festivi) dalla data della notifica.Qualora non venga intentata l’azione legale entro tale termine e non se ne dia comunicazione al direttore della dogana, la merce sequestrata verrà rilasciata. È possibile, una sola volta, prorogare di ulteriori 10 giorni lavorativi il termine per l’intentare l’azione legale, su richiesta del ricorrente.Una volta avviata l’azione legale, i beni sequestrati vengono trattenuti dalla dogana fino alla pronuncia della sentenza del tribunale. Qualora il tribunale riconosca tali beni come prodotti contraffatti (imitazioni), verrà emesso un provvedimento di confisca e distruzione e i beni saranno formalmente **confiscati (Forfeiture)**.D’altra parte, qualora il titolare del marchio non avvia un’azione legale entro il termine previsto o dovesse perdere la causa, la merce verrà restituita al proprietario. Qualora il titolare del diritto non avvia un’azione legale, è possibile che venga corrisposto alla controparte un indennizzo attingendo dalla garanzia fornita.

Sequestro d’ufficio (Ex-officio): in seguito alla modifica legislativa del 2018, la dogana di Singapore dispone anche del potere di procedere autonomamente al sequestro d’ufficio qualora individui, di propria iniziativa, merci importate o esportate sospettate di violazione del marchio.Qualora la dogana proceda a un sequestro d’ufficio, ne viene data tempestiva comunicazione al titolare del marchio (o al licenziatario esclusivo). Il titolare del marchio, una volta ricevuta la notifica, deve presentare alla dogana, entro 48 ore da tale data, una richiesta di mantenimento del sequestro e avviare la procedura di ricorso sopra descritta (presentazione del modulo TM2, fornitura di garanzie, ecc.).I termini e le procedure per la successiva proposizione dell’azione legale vengono trattati allo stesso modo di quanto avviene nel caso di un ricorso volontario.

Aspetti pratici da tenere presenti: per avvalersi efficacemente del sistema di sequestro doganale, è fondamentale che il titolare del marchio comprenda attraverso quali canali circolano i prodotti contraffatti del proprio marchio e fornisca alle autorità doganali informazioni il più possibile specifiche. È preferibile che la notifica di richiesta indichi, se possibile, il numero del container, la nave su cui è caricata la merce e la data di arrivo.Inoltre, è utile la collaborazione preventiva con le autorità doganali: fornire regolarmente informazioni sui prodotti contraffatti può talvolta portare a un sequestro d’ufficio. È inoltre efficace fornire alle dogane materiale di riferimento per distinguere i prodotti originali da quelli contraffatti (ad esempio, fotografie dei prodotti originali o un elenco delle loro caratteristiche) a scopo di formazione.I titolari dei diritti di marchio devono collaborare con le autorità doganali per garantire la protezione del proprio marchio anche alle frontiere.

Domanda internazionale ai sensi del Sistema di Madrid

Adesione al Protocollo di Madrid: Singapore è uno Stato membro del Protocollo di Madrid (Madrid Protocol) e può avvalersi del sistema di domanda internazionale di registrazione dei marchi. In tal modo, i richiedenti con sede a Singapore possono richiedere la protezione del marchio in più Stati membri mediante un’unica domanda internazionale.Inoltre, i richiedenti stranieri possono designare Singapore nella registrazione internazionale; in tal caso, la protezione a Singapore viene concessa tramite il sistema di Madrid.

Presentazione di una domanda internazionale da Singapore: qualora residenti o persone giuridiche con sede a Singapore intendano presentare una domanda ai sensi del Protocollo di Madrid, è necessario che a Singapore esista già una domanda di marchio o una registrazione di base (domanda o registrazione nazionale di riferimento). Inoltre, il richiedente deve soddisfare uno dei seguenti requisiti di ammissibilità:

• Essere cittadini di Singapore (sia persone fisiche che giuridiche).

• Avere **domicilio (indirizzo)** a Singapore.

• Disporre di una sede operativa reale ed effettiva (sede commerciale effettiva) a Singapore.

Se si soddisfa uno dei requisiti sopra indicati, è possibile presentare la domanda internazionale (Modulo MM2(E)) tramite l’Ufficio della proprietà intellettuale di Singapore (IPOS). L’IPOS effettuerà l’esame di forma della domanda internazionale e, se i requisiti sono soddisfatti, la trasmetterà all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) entro due mesi.Se tale invio avviene entro i termini previsti, la data di registrazione internazionale coinciderà con la data di deposito a Singapore (in tal caso, se si rientra nel periodo di priorità di Parigi, verrà presa in considerazione anche la rivendicazione di priorità). Dopo l’esame formale da parte dell’Ufficio Internazionale, verrà rilasciato il certificato di registrazione internazionale e ne verrà data notifica alle autorità nazionali designate (Stati contraenti).

Nel caso di una domanda internazionale presentata tramite Singapore, il modulo di domanda deve essere redatto in lingua inglese e occorre versare la tassa all’IPOS (tassa di trasmissione pari a 250 S$) nonché la tassa di base e le tasse relative ai paesi designati (denominate in franchi svizzeri) alla WIPO. Le procedure successive prevedono che gli uffici marchi di ciascun paese designato effettuino l’esame in base alla propria legislazione nazionale.Qualora la domanda di base venga respinta, ritirata o dichiarata nulla a Singapore, sussiste il rischio che anche la registrazione internazionale venga revocata in misura proporzionale (sistema del «central attack» e regola dei cinque anni); pertanto, è fondamentale provvedere alla gestione e al mantenimento della domanda di base.

Nel caso in cui si designi Singapore nell’ambito della registrazione internazionale: qualora un richiedente straniero intenda ottenere la protezione a Singapore attraverso il sistema di Madrid, dovrà includere Singapore tra i paesi designati al momento della presentazione della domanda di registrazione internazionale. Una volta che l’Ufficio internazionale dell’OMPI avrà inviato la notifica di designazione all’Ufficio della proprietà intellettuale di Singapore (IPOS), quest’ultimo procederà all’esame considerando la domanda come una domanda nazionale.Le procedure e i criteri di esame sono gli stessi delle normali domande nazionali a Singapore: vengono effettuati un esame di forma e un esame di merito (verifica dei requisiti assoluti e relativi). L’IPOS ha l’obbligo di decidere entro 18 mesi se emettere una notifica di rifiuto. In assenza di motivi di rifiuto, la protezione a Singapore basata sulla registrazione internazionale viene **automaticamente certificata (concessa)**.Qualora sussistano motivi di rigetto, l’IPOS invia, tramite l’Ufficio internazionale, una notifica di rigetto provvisorio (provisional refusal)**; il titolare della registrazione internazionale (richiedente) dovrà quindi nominare un rappresentante nazionale a Singapore per presentare ricorso o avviare un procedimento di revisione. Si tratta, di fatto, della stessa procedura prevista nel caso in cui una domanda nazionale a Singapore venga respinta.

Qualora la registrazione internazionale con designazione di Singapore venga definitivamente approvata dall’IPOS, la protezione in Singapore decorre a partire dalla data di registrazione internazionale e ha efficacia equivalente a quella di una registrazione nazionale. Anche il rinnovo viene effettuato tramite il sistema di Madrid, pertanto non è necessaria alcuna procedura di rinnovo specifica per Singapore.

Vantaggi e svantaggi pratici: il ricorso al sistema di Madrid offre il vantaggio di poter gestire in modo centralizzato le domande presentate in più paesi. È possibile ottenere la protezione in più paesi utilizzando un’unica lingua (l’inglese) e un’unica domanda, con conseguente riduzione dei costi e degli oneri amministrativi.D’altro canto, come già menzionato, sussistono alcune criticità, quali il rischio di «central attack» (in cui, se la domanda o la registrazione di base viene invalidata entro cinque anni, ne risentono tutte le registrazioni) e la necessità di intervenire singolarmente in ciascun paese in caso di rigetto in alcuni dei paesi designati (il che comporta, in definitiva, l’insorgere di spese per i rappresentanti locali).Pertanto, quando un’impresa di Singapore intende espandersi all’estero, la scelta tra la domanda di registrazione di Madrid e la presentazione diretta delle domande nei singoli paesi va valutata in base al numero di paesi designati e alla strategia relativa al marchio.

In ogni caso, in qualità di Stato aderente al Protocollo di Madrid, Singapore ha recepito tale quadro normativo nella propria legislazione nazionale (come previsto dall’articolo 54 e seguenti della Legge sui marchi e dai relativi regolamenti), consentendo sia ai richiedenti nazionali che a quelli stranieri di ottenere una protezione globale dei marchi avvalendosi del sistema di deposito internazionale.Anche l’Ufficio della proprietà intellettuale di Singapore fornisce linee guida e informazioni di supporto relative al sistema di Madrid, favorendo così lo svolgimento agevole delle procedure di deposito internazionale.