Panoramica del sistema dei marchi nelle Filippine

1. Procedure e iter dalla domanda alla registrazione

Per proteggere un marchio nelle Filippine, è necessario, in linea di principio, presentare una domanda di registrazione presso l’Ufficio filippino della proprietà intellettuale (IPOPHL) e ottenere la registrazione. Il diritto di marchio è regolato dal principio del “primo a depositare”, in base al quale il diritto sorge con la registrazione (articolo 122 della Legge sulla proprietà intellettuale); ai marchi non registrati non vengono, in linea di principio, riconosciuti diritti (ad eccezione dei marchi notori, come illustrato di seguito).

Fasi della procedura di deposito: il percorso generale dalla domanda di marchio nelle Filippine alla registrazione è il seguente.

• (1) Presentazione della domanda: la domanda di registrazione del marchio va presentata online (utilizzando il sistema di deposito elettronico eTMFile dell’IPOPHL). Nella domanda devono essere indicati i dati del richiedente, la rappresentazione del marchio, i prodotti e i servizi designati (in base alla Classificazione di Nizza) e l’eventuale rivendicazione del diritto di priorità.I richiedenti stranieri devono allegare una procura (Power of Attorney) per la nomina di un rappresentante locale (avvocato specializzato in marchi residente nelle Filippine) (maggiori dettagli di seguito). La lingua utilizzata deve essere l’inglese o il filippino (articolo 124, comma 1, della Legge sulla proprietà intellettuale).

• (2) Data di deposito ed esame di forma: una volta presentata la domanda e verificata la presenza dei requisiti fondamentali (indicazione del marchio, dati del richiedente, descrizione dei prodotti e dei servizi designati, ecc.), dopo l’esame di forma viene attribuita la data di deposito.Qualora manchino elementi necessari, verrà richiesta una rettifica; se questa non viene effettuata entro il termine stabilito, la domanda verrà respinta (articolo 132 della Legge sulla proprietà intellettuale).

• (3) Esame di merito: qualora la domanda soddisfi i requisiti formali, viene effettuato un esame di merito da parte di un esaminatore dei marchi. L’esaminatore valuta se il marchio sia registrabile ai sensi di legge (se possieda carattere distintivo e non ricada in motivi di rifiuto) e determina inoltre se sussistano conflitti con marchi anteriori (motivi di rifiuto relativi).Nelle Filippine, qualora esistano marchi già registrati o presentati in precedenza identici o simili al marchio oggetto della domanda, non è possibile registrarlo per prodotti o servizi identici o simili (articolo 123, paragrafo 1, lettera (d) della Legge sulla proprietà intellettuale). L’esaminatore effettua, se necessario, anche una ricerca sui marchi anteriori e, qualora vi siano domande in conflitto, ciò costituisce motivo di rigetto[26†L182 -L190].
  Esito dell’esame: qualora l’esaminatore individui motivi di rigetto, viene inviata una notifica dei motivi di rigetto (Office Action). Il richiedente può rispondere presentando osservazioni o rettifiche entro quattro mesi dal ricevimento della notifica (articolo 133, comma 3, della Legge sulla proprietà intellettuale).Dopo la risposta, l’esame riprende e, se i motivi di rigetto vengono eliminati, si passa alla fase successiva. Qualora i motivi di rigetto non vengano eliminati nonostante la risposta, si giunge al rigetto definitivo, che può essere impugnato in sede di ricorso (è ammesso il ricorso contro la decisione definitiva dell’esaminatore, presentato dal Direttore dell’Ufficio Marchi al Direttore Generale dell’Ufficio della Proprietà Intellettuale).

• (4) Pubblicazione della domanda e opposizione: una volta superato l’esame di merito, la domanda viene pubblicata nella Gazzetta dei marchi (IPOPHL e-Gazette). Il termine per presentare opposizione è di 30 giorni dalla pubblicazione, durante i quali i terzi possono opporsi alla registrazione del marchio in questione (articolo 134 della Legge sulla proprietà intellettuale).In caso di opposizione, l’esame viene condotto dall’Ufficio Affari Legali (Bureau of Legal Affairs) dell’IPO. Tra i motivi di opposizione si possono addurre il rischio di confusione con una domanda anteriore o con un marchio già registrato, oppure la non registrabilità del marchio stesso (ad esempio, per carattere troppo descrittivo).Il termine per la presentazione delle opposizioni può essere prorogato, previa presentazione di una richiesta motivata, ma la legge stabilisce un termine massimo. Qualora non venga presentata alcuna opposizione, oppure qualora l’opposizione venga respinta o risolta, si procede con la procedura di registrazione.

• (5) Decisione di registrazione e pagamento della tassa di registrazione: una volta scaduto il termine per l’opposizione, il marchio riceve la decisione di registrazione e il richiedente versa la tassa di registrazione prevista (tassa per il rilascio del certificato).La tassa di registrazione deve essere versata entro due mesi dalla notifica. Una volta completato il pagamento, viene emesso il certificato di registrazione (Certificate of Registration). A questo punto il diritto di marchio sorge e acquista efficacia (articolo 136 della Legge sulla proprietà intellettuale). La registrazione del marchio nelle Filippine acquista efficacia a partire dalla data di emissione del certificato di registrazione, non dalla data di deposito della domanda.

• (6) Pubblicazione successiva alla registrazione: dopo l’emissione del certificato di registrazione, tale fatto viene nuovamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’IPOPHL e reso noto al pubblico.

Tempi indicativi di esame: nelle Filippine, in assenza di particolari motivi di rigetto o di opposizioni, il procedimento dalla domanda alla registrazione viene solitamente completato in un periodo relativamente breve, compreso tra circa 5 e 12 mesi.In alcuni casi, il certificato di registrazione può essere rilasciato già dopo circa 3 mesi. Tra i principali fattori che possono prolungare i tempi di esame figurano le rettifiche dovute a carenze formali, la risposta ai motivi di rigetto e le procedure di opposizione.

Durata di validità dopo la registrazione: la durata di validità del diritto di marchio è di 10 anni a decorrere dalla data di registrazione.È possibile effettuare il rinnovo ogni 10 anni; la domanda di rinnovo può essere presentata entro i 6 mesi precedenti la scadenza o, in caso di ritardo, entro un periodo di grazia di 6 mesi, previo pagamento di una tassa aggiuntiva. Si prega di notare che, al momento della procedura di rinnovo, sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione di uso, come descritto di seguito.

2. Requisiti di registrazione e criteri di esame (carattere distintivo e motivi di rigetto)

Panoramica dei requisiti di registrazione: nelle Filippine possono essere registrati come marchi i «segni visivamente riconoscibili utilizzati su prodotti o servizi» («visible sign») (articolo 121, comma 1, della Legge sulla proprietà intellettuale). Pertanto, in linea di principio, sono oggetto di registrazione caratteri, figure, simboli, loghi e forme rappresentate graficamente.Nella prassi recente, i regolamenti riconoscono anche i marchi tridimensionali, i marchi di colore (limitatamente alla combinazione con una forma specifica), i marchi in movimento, i marchi di posizione e i marchi olografici; tale tipologia deve essere specificata nella domanda di registrazione. Tuttavia, i segni non visivi, quali i marchi sonori o olfattivi, non sono ancora oggetto di protezione ai sensi della normativa vigente(in quanto è richiesto il requisito della visività). Il marchio deve possedere un carattere distintivo tale da consentire di distinguere la provenienza dei propri prodotti e servizi da quelli altrui. I criteri relativi a tale carattere distintivo, nonché le tipologie di marchi non registrabili (motivi di rifiuto), sono disciplinati in dettaglio dall’articolo 123 della Legge sulla proprietà intellettuale. I punti principali sono i seguenti.

• Motivi di rifiuto assoluti (relativi al carattere distintivo): i marchi di seguito indicati non possono essere registrati in quanto privi di carattere distintivo.

  • I segni che riproducono fedelmente le denominazioni generiche (nomi comuni o nomi d’uso) o le denominazioni comuni di prodotti o servizi (ad esempio, la registrazione di «APPLE» come marchio per le mele).

  • Indicazioni che indicano direttamente la provenienza, la qualità, l’efficacia, l’uso, la quantità o il valore dei prodotti o dei servizi (i cosiddetti segni descrittivi) (ad esempio: «SWEET» per i dolciumi, il marchio «TOKYO» per i prodotti provenienti dalla città di Tokyo).

  • Segni comuni di uso corrente o indicazioni generalmente consuetudinarie nel commercio (ad esempio: simboli comunemente utilizzati nel settore).

  • Marchi costituiti esclusivamente da colori (marchi composti da colori puri, non in combinazione con forme o altri elementi).

  • Forme tridimensionali costituite esclusivamente dalla forma funzionalmente indispensabile del prodotto o dalla forma del prodotto stesso (le forme funzionali non sono tutelabili).

  • Segni contrari al buon costume e all’ordine pubblico (contrari all’ordine sociale e all’etica).
    Poiché questi elementi sono privi di carattere distintivo e di legittimità in quanto marchi, la registrazione viene respinta.Tuttavia, anche nel caso dei marchi descrittivi o dei marchi d’uso sopra citati, esiste la possibilità che la registrazione venga concessa qualora abbiano acquisito carattere distintivo (significato secondario) attraverso l’uso sul territorio filippino (articolo 123, comma 2, della Legge sulla proprietà intellettuale). Ad esempio, se si riesce a dimostrare che il marchio ha acquisito notorietà grazie a un uso esclusivo e continuativo per almeno cinque anni, la registrazione può essere concessa in via eccezionale.

• Motivi di rifiuto relativi (conflitto con diritti altrui): nei seguenti casi, la registrazione non è possibile a causa di un conflitto con i diritti di marchio di terzi.

  • Quando il marchio è identico o simile al punto da creare confusione con un marchio già registrato da un terzo o con un marchio per cui è stata presentata una domanda anteriore con diritto di priorità, e i prodotti o servizi designati sono identici o simili. Si tratta di una disposizione volta a prevenire conflitti con i titolari di diritti su marchi depositati o registrati in precedenza.Poiché nelle Filippine vige il principio della priorità della domanda, se un marchio identico o simile è già stato depositato o registrato, la registrazione verrà rifiutata anche in caso di deposito successivo.

  • Marchi identici o simili a marchi notori o famosi, qualora siano utilizzati per prodotti o servizi identici o simili. Per «marchi notori» si intendono in questo contesto i marchi di terzi ampiamente conosciuti nelle Filippine o a livello internazionale, indipendentemente dal fatto che siano registrati o meno. Anche se non registrati, i marchi che possono creare confusione con marchi notori di terzi saranno considerati domande abusive e saranno respinti.

  • Uso diluitivo di un marchio di notorietà: anche qualora un marchio identico o simile a un marchio di notorietà di terzi (registrato nelle Filippine e diventato di notorietà) venga utilizzato per tipi diversi di prodotti o servizi, la registrazione verrà respinta qualora tale uso rischi di ledere gli interessi del titolare del marchio di notorietà.Si tratta di una disposizione volta ad estendere la tutela dei marchi notori, che esclude anche l’uso lesivo di un marchio noto su prodotti non simili.

• Altri motivi di rifiuto:

  • Vengono respinti anche i marchi che violano l’ordine pubblico e il buon costume o che ledono i diritti della personalità altrui. Ad esempio, non sono registrabili le bandiere e gli stemmi nazionali, né gli emblemi delle istituzioni governative dei vari paesi. Vengono respinti anche i marchi che includono il nome o l’immagine di un’altra persona senza il consenso dell’interessato (se in vita) o dei suoi eredi (ad esempio, la vedova di un presidente defunto).

  • Vengono inoltre respinti i segni che potrebbero dare adito a rischio di confusione. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i marchi che inducono in errore riguardo alla qualità o alla provenienza del prodotto.

Il requisito per la registrazione è che il marchio non rientri in nessuno dei motivi di rifiuto sopra indicati, ovvero che possieda capacità distintiva rispetto ai prodotti di terzi, non sia contrario all’ordine pubblico e ai buoni costumi e non sia in conflitto con diritti acquisiti di terzi.Si noti inoltre che, nella prassi di esame filippina, può essere richiesto un **disclaimer (rinuncia alla rivendicazione dei diritti)** su una parte del marchio. Ad esempio, qualora il marchio contenga termini descrittivi o nomi di prodotti, in alcuni casi la registrazione complessiva può essere concessa a condizione che, al momento della domanda, si specifichi chiaramente che non si rivendicano diritti su tale parte (articolo 126 della Legge sulla proprietà intellettuale).

Criteri di esame e applicazione: l’IPOPHL effettua l’esame in base alla legge sopra citata, ma i criteri di esame specifici sono stabiliti nel «Regolamento sui marchi (Trademark Regulations)».La revisione del 2023 del Regolamento sui marchi ha introdotto modifiche relative al trattamento delle domande multi-classe e alla gestione di nuove tipologie di marchi. Nelle Filippine è possibile designare più classi in un’unica domanda (domanda multi-classe) e la tassa di deposito aumenta in base al numero di classi designate (per ogni classe aggiuntiva si versa un supplemento pari all’importo della prima classe). Si tratta di una prassi analoga a quella in vigore in Giappone.In sede di esame, anche qualora il marchio oggetto della domanda risulti privo di carattere distintivo, è possibile, come già menzionato, richiedere la registrazione sostenendo l’acquisizione del carattere distintivo mediante un uso continuativo per cinque anni. Inoltre, anche in caso di conflitto con un marchio citato, è possibile ottenere la registrazione presentando una **lettera di consenso (Letter of Consent)** da parte del titolare del diritto.L’Ufficio filippino della proprietà intellettuale tiene conto della lettera di consenso; tuttavia, dal punto di vista della prevenzione della confusione, la valutazione avviene caso per caso e la presenza della lettera di consenso non garantisce la registrazione.

3. Obbligo di uso e sistema di decadenza per inutilizzo

Tra le principali caratteristiche del sistema filippino dei marchi figurano l’obbligo di uso del marchio e il sistema di cancellazione per inutilizzo. Si tratta di un aspetto che richiede particolare attenzione da parte delle imprese giapponesi.

• Obbligo di presentazione della Dichiarazione di uso effettivo (Declaration of Actual Use, DAU): nelle Filippine è obbligatorio presentare la «Dichiarazione di uso effettivo (DAU)», che attesti e dimostri l’uso effettivo del marchio entro un determinato periodo di tempo dalla data di deposito della domanda.Nello specifico, entro tre anni dalla data di deposito della domanda è necessario presentare la documentazione che attesti l’uso del marchio (la Dichiarazione di uso effettivo, nonché prove di utilizzo quali fotografie o pubblicità). Qualora la DAU non venga presentata entro tale termine di tre anni senza un motivo valido, la domanda verrà respinta e non si procederà alla registrazione.Anche qualora il marchio fosse già stato registrato, esso verrà cancellato dal registro (articolo 124, comma 2, della Legge sulla proprietà intellettuale). Nella pratica, la DAU viene presentata online entro la data di scadenza del terzo anno a partire dalla data di deposito della domanda. Qualora non fosse assolutamente possibile avviare l’uso entro tale termine, è possibile richiedere una proroga di sei mesi (da richiedere entro il termine previsto), ma verrà applicata una tassa di proroga.
  Inoltre, è obbligatorio presentare la dichiarazione di uso anche al termine del quinto anno successivo alla registrazione. Entro un anno dalla data in cui sono trascorsi cinque anni dalla data di registrazione, è necessario presentare la DAU che attesti che il marchio è ancora in uso. Questa disposizione è simile al «sistema di prova dell’uso» statunitense, ma nelle Filippine costituisce un obbligo di legge. Inoltre, è necessario presentare la dichiarazione di uso anche al momento del rinnovo.A seguito della modifica normativa del 2017, è stato aggiunto l’obbligo di presentare il DAU anche entro un anno dal rinnovo della registrazione e entro un anno dal compimento di cinque anni da ciascun rinnovo.In altre parole, nelle Filippine è necessario dichiarare lo stato di utilizzo continuativo del marchio in ciascuno dei seguenti momenti: **(a) tre anni dopo la presentazione della domanda**, (b) dopo il trascorrere di cinque anni dalla registrazione, (c) dopo il rinnovo e (d) dopo il trascorrere di cinque anni dal rinnovo. È necessario prestare particolare attenzione, poiché il mancato rispetto di una sola di queste scadenze comporta la cancellazione della registrazione e l’impossibilità di mantenere il diritto al marchio.

• Cancellazione per inutilizzo (richiesta di cancellazione da parte di terzi): a prescindere dal sistema DAU sopra descritto, qualora un marchio registrato non venga utilizzato per un determinato periodo, un terzo può richiedere la cancellazione di tale registrazione.Ai sensi dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera c), della Legge filippina sulla proprietà intellettuale, qualora un marchio registrato non sia stato utilizzato nelle Filippine per tre anni consecutivi senza giustificato motivo, è possibile che una parte interessata (un terzo avente interesse) presenti una richiesta di «cancellazione per inutilizzo».Tale periodo di inutilizzo di tre anni decorre solitamente dalla data di registrazione (la richiesta può essere presentata solo dopo che sono trascorsi almeno tre anni dalla registrazione). Qualora la richiesta di revoca venga accolta, la registrazione del marchio viene revocata.Nelle Filippine, nell’esercizio dei diritti viene attribuita grande importanza all’uso del marchio; è pertanto difficile mantenere formalmente la registrazione e conservare i soli diritti.
  Tuttavia, sono previste eccezioni qualora sussistano motivi legittimi (circostanze) che giustifichino il mancato uso. Ad esempio, il mancato uso può essere giustificato in caso di impossibilità di utilizzo dovuta a restrizioni all’importazione o a cause di forza maggiore (articolo 152 della Legge sulla proprietà intellettuale).Inoltre, anche se la forma di utilizzo differisce in qualche misura dal marchio registrato, l’uso viene riconosciuto purché tale differenza non comprometta il carattere distintivo del marchio (ad esempio, la modifica del carattere tipografico); esistono inoltre disposizioni secondo cui, se il marchio viene utilizzato su una parte dei prodotti, tale uso si considera esteso anche agli altri prodotti della stessa classe. Pertanto, qualora il marchio sia effettivamente utilizzato, è possibile impedire la revoca dimostrandone l’uso.

Confronto con il Giappone: in Giappone non è richiesto l’uso del marchio al momento della domanda o della registrazione e, anche dopo la registrazione, non sussiste l’obbligo di presentare periodicamente una dichiarazione di uso come nelle Filippine. Tuttavia, qualora un marchio registrato rimanga inutilizzato per un periodo continuativo di almeno tre anni, chiunque può presentare all’Ufficio Brevetti una richiesta di procedimento di annullamento per mancato uso (articolo 50 della Legge sui marchi).Sia nelle Filippine che in Giappone, il valore di un marchio si manifesta solo attraverso il suo effettivo utilizzo; pertanto, dopo la registrazione è fondamentale iniziare a utilizzarlo tempestivamente e in modo continuativo. Nelle Filippine, un ritardo nell’avvio dell’uso può comportare difficoltà nell’adempimento degli obblighi relativi alla Dichiarazione di Uso (DAU) al terzo anno; pertanto, è opportuno valutare la tempistica della domanda di registrazione del marchio in base ai piani di vendita e di attività commerciali locali.

4. Violazione dei diritti e misure di tutela

Efficacia del diritto di marchio: il titolare del marchio registrato (titolare del diritto di marchio) ha il diritto esclusivo di richiedere la cessazione dell’uso a terzi che, senza autorizzazione, utilizzino segni identici o simili al proprio marchio registrato in relazione ai prodotti o servizi registrati (o a prodotti o servizi simili a questi) (articolo 147, comma 1, della Legge sulla proprietà intellettuale).In particolare, per quanto riguarda l’uso dello stesso marchio su prodotti identici, poiché si presume di per sé il rischio di confusione, è più facile che venga riconosciuta la violazione dei diritti. L’ambito di applicazione di tale diritto è sostanzialmente analogo a quello previsto dalla legge giapponese sui marchi: il titolare del marchio può estendere la protezione fino al raggio di somiglianza del marchio registrato e opporsi all’uso non autorizzato da parte di terzi.

Tipologie di violazione: ai sensi della legge filippina sui marchi, esistono sostanzialmente due tipi di violazione del marchio.

• ① Violazione del diritto di marchio registrato: costituisce violazione del diritto di marchio l’uso di un segno (o di una confezione del prodotto) identico o simile al marchio registrato, in relazione a prodotti o servizi identici o simili a quelli designati nel marchio registrato.Tipicamente, rientrano in questa categoria la vendita di prodotti contraffatti o imitati di un marchio registrato, nonché la distribuzione o la pubblicità di prodotti sui quali il marchio è stato apposto senza autorizzazione. Ai fini della configurazione della violazione del diritto di marchio, è sufficiente che sussista il rischio che i consumatori sul mercato possano confondere l’origine del prodotto.È importante tenere presente che nelle Filippine non è possibile intentare un’azione legale per violazione del marchio se quest’ultimo non è registrato (nel caso di marchi non registrati, la questione viene trattata come atto di concorrenza sleale, come descritto di seguito).

• ② Violazione di un marchio notoriamente conosciuto: l’uso di un segno che susciti un’associazione con il marchio notoriamente conosciuto (well-known mark) di un terzo può costituire una violazione, anche qualora i prodotti o i servizi designati siano diversi. Si tratta, ad esempio, del caso in cui un marchio che può essere confuso con un marchio di fama mondiale venga apposto su prodotti appartenenti a un settore completamente diverso.Qualora ciò comporti una diluizione del marchio o un danno alla sua reputazione, con conseguente pregiudizio agli interessi del titolare del marchio ben noto, la legge filippina lo riconosce come violazione (articolo 147, comma 2, della Legge sulla proprietà intellettuale). In questo modo, ai marchi ben noti viene concessa una protezione estesa che si estende anche ai prodotti di altre classi simili.

Misure di tutela: qualora venga riconosciuta una violazione del diritto di marchio, il titolare del diritto può richiedere un rimedio civile. I principali mezzi di tutela sono i seguenti.

• Ordinanza inibitoria (comprese le misure provvisorie): è possibile richiedere al tribunale la cessazione degli atti di violazione o il sequestro dei prodotti contraffatti.In casi di urgenza, è possibile richiedere un provvedimento inibitorio provvisorio per ottenere un rimedio tempestivo. La sentenza può inoltre disporre la distruzione dei prodotti contraffatti, del loro imballaggio e del materiale pubblicitario (articolo 157 della Legge sulla proprietà intellettuale). In particolare, per quanto riguarda i **prodotti contraffatti (counterfeit goods)**, è previsto che essi vengano rimossi dal mercato e distrutti.

• Risarcimento dei danni: il titolare del diritto può richiedere al trasgressore il risarcimento dei danni subiti a causa dell’atto di violazione. La legislazione filippina riconosce, come metodi di calcolo dell’ammontare del danno, (a) l’importo corrispondente al profitto che il titolare del diritto avrebbe ottenuto se non vi fosse stata la violazione, (b) l’importo del profitto ottenuto dal trasgressore, (c) qualora quanto sopra risulti difficile, il calcolo basato su un tasso adeguato in relazione, ad esempio, al fatturato dei prodotti contraffatti(articolo 156, comma 1, della Legge sulla proprietà intellettuale). Inoltre, qualora si riscontri malafede o dolo (ad esempio, con l’intento di ingannare) nell’atto di violazione, il tribunale può, a propria discrezione, ordinare un risarcimento punitivo fino a un massimo del doppio dell’importo del danno accertato.Ad esempio, l’uso di un marchio contraffatto volto a danneggiare intenzionalmente la reputazione può comportare il risarcimento doppio. Tuttavia, per richiedere il risarcimento dei danni è necessario dimostrare che il trasgressore fosse a conoscenza del fatto che il marchio in questione fosse registrato (dolo); tale dimostrazione risulta facilitata qualora il marchio fosse contrassegnato dall’indicazione di registrazione, ad esempio con il simbolo Ⓡ.

• Altro: nelle Filippine è previsto, come misura di tutela amministrativa, il blocco delle importazioni da parte delle autorità doganali (Border Enforcement). Esiste inoltre un sistema che consente di registrare i marchi presso le autorità doganali affinché queste ne controllino l’importazione, al fine di impedire l’ingresso di prodotti contraffatti (come previsto dagli articoli da 166 a 169 della Legge sulla proprietà intellettuale).Inoltre, gli atti di violazione particolarmente gravi possono essere puniti con sanzioni penali. La legge sulla proprietà intellettuale prevede, per le violazioni intenzionali dei diritti di marchio che comportano l’uso improprio di un marchio registrato e per gli atti di concorrenza sleale, una pena detentiva da 2 a 5 anni o una multa da 50.000 a 200.000 pesos (o entrambe).In caso di recidiva sono previste pene più severe e, in particolare nei casi gravi quali la vendita di prodotti contraffatti a scopo di lucro, può essere avviato un procedimento penale. Anche in Giappone la violazione della legge sui marchi è punibile con sanzioni penali quali la reclusione fino a 10 anni; analogamente, anche nelle Filippine si ricorre a sanzioni penali per scoraggiare le violazioni.

• Concorrenza sleale (Unfair Competition): anche nel caso di attività commerciali che utilizzano segni non registrati come marchi, gli atti ingannevoli che creano confusione con i prodotti o le attività commerciali altrui sono vietati in quanto costituiscono concorrenza sleale (articolo 168 della Legge sulla proprietà intellettuale).Ad esempio, l’atto di spacciarsi per il prodotto di un altro soggetto utilizzando indicazioni che possono essere confuse con quelle di un marchio famoso è perseguibile civilmente e penalmente come reato di concorrenza sleale, anche se il marchio in questione non fosse registrato nelle Filippine. Si tratta di una disposizione equivalente alla legge giapponese sulla prevenzione della concorrenza sleale, e anche nelle Filippine i marchi notoriamente conosciuti non registrati possono essere tutelati in base a questa norma.Tuttavia, poiché anche in questo caso l’onere della prova è gravoso, per i marchi di particolare importanza è comunque auspicabile procedere in via preventiva alla registrazione del marchio in loco.

Come sopra illustrato, qualora si verifichi una violazione dei diritti di marchio nelle Filippine, la principale via di ricorso, analogamente a quanto avviene in Giappone, consiste nel ricorso civile per ottenere un provvedimento inibitorio e il risarcimento dei danni.Il titolare del diritto procederà innanzitutto con un avviso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (invio di una lettera di diffida) o, se necessario, con la richiesta di provvedimenti provvisori; qualora le trattative non dovessero andare a buon fine, si procederà con l’avvio di un’azione legale. Nelle Filippine è stato designato un tribunale con una sezione specializzata in proprietà intellettuale (Tribunale Speciale per la Proprietà Intellettuale), in cui i casi vengono trattati da giudici esperti in materia di contenzioso sulla proprietà intellettuale.Inoltre, l’Ufficio Legale dell’IPOPHL offre un sistema di **mediazione** tra le parti, volto a promuovere la risoluzione tempestiva delle controversie. In ogni caso, per le imprese giapponesi che operano nelle Filippine è fondamentale comprendere il sistema giuridico locale e i meccanismi di esecuzione, al fine di poter reagire prontamente alle violazioni dei propri marchi.

5. Rapporti con le domande internazionali (Sistema di Madrid)

Le Filippine hanno aderito nel 2012 al Protocollo di Madrid (Protocollo di Madrid) e possono avvalersi del sistema di deposito internazionale dei marchi.Per le imprese giapponesi, designando le Filippine come paese designato attraverso il Protocollo di Madrid, è possibile ottenere la protezione del marchio senza dover presentare direttamente una domanda in loco. Di seguito sono riassunti i punti fondamentali da tenere presenti riguardo al rapporto tra il sistema dei marchi filippino e il sistema di Madrid.

• Domanda internazionale con designazione delle Filippine: sulla base di una domanda di base o di una registrazione in Giappone, è possibile presentare una domanda internazionale designando le Filippine come paese designato tramite il Protocollo di Madrid. In questo caso, la procedura di deposito viene effettuata tramite l’OMPI, che invia all’Ufficio filippino della proprietà intellettuale (IPOPHL) la notifica della registrazione internazionale.Una volta ricevuta la notifica, l’IPOPHL effettua un esame di merito, analogamente a quanto avviene per le domande nazionali. I criteri e le procedure di esame sono sostanzialmente identici a quelli delle domande nazionali sopra menzionate e prevedono lo stesso iter: verifica dei requisiti formali, esame dei motivi di rifiuto assoluti e relativi, notifica di rifiuto se necessario, pubblicazione e presentazione di opposizioni.

• Notifica di rigetto e risposta: nel caso di una registrazione internazionale che designi le Filippine, qualora l’IPOPHL riscontri motivi di rigetto, emette una notifica di rigetto provvisorio (provisional refusal) tramite la WIPO.Le Filippine, al momento dell’adesione al Sistema di Madrid, hanno dichiarato di estendere il termine per la notifica di rifiuto a 18 mesi; di norma, la notifica viene emessa entro tale termine. Qualora vengano comunicati i motivi di rifiuto, il titolare della registrazione internazionale (l’impresa giapponese) è tenuto a presentare una risposta all’IPOPHL entro due mesi.Tale risposta (memoria, rettifiche, ecc.) deve essere presentata in lingua inglese e tramite un rappresentante nelle Filippine. Sebbene in determinati casi sia possibile ottenere una proroga del termine, in linea di principio è richiesta una risposta entro un breve lasso di tempo.Se, grazie a una risposta adeguata, i motivi di rigetto vengono superati, viene inviata alla WIPO una notifica di concessione della protezione in tal senso e la registrazione internazionale è considerata protetta (registrata) nelle Filippine.

• Opposizione: anche nel caso di registrazione tramite il sistema di Madrid, le procedure di pubblicazione e di opposizione all’interno delle Filippine si svolgono allo stesso modo. Qualora venga presentata un’opposizione entro il termine di pubblicazione (30 giorni), l’IPOPHL invia alla WIPO una notifica di rifiuto basata sull’opposizione.L’esame dell’opposizione si svolge presso il BLA, tal come avviene per le domande nazionali; se l’opposizione viene infine respinta, viene concessa la protezione; se invece viene accolta, il rifiuto diventa definitivo nella misura in cui l’opposizione è stata accolta e ne viene data notifica alla WIPO. Nel caso delle Filippine, è stato dichiarato che la decisione definitiva in merito all’opposizione può essere comunicata alla WIPO anche dopo il termine di 18 mesi.

• Nascita del diritto mediante registrazione internazionale: una registrazione internazionale che designi le Filippine produce effetti equivalenti a quelli di una registrazione nazionale, a meno che l’IPOPHL non la respinga. Qualora trascorrano 18 mesi senza che venga notificato alcun rifiuto, nelle Filippine viene automaticamente concessa la protezione per tutti i prodotti e servizi designati.Qualora non venga presentata alcuna opposizione in seguito, il marchio viene trattato, in via definitiva, alla stregua di una registrazione nazionale filippina e viene iscritto nel registro dei marchi. Il periodo di protezione basato sulla registrazione internazionale è di 10 anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale (in base alla durata di validità della registrazione internazionale stessa); successivamente, se la registrazione internazionale viene rinnovata, anche la protezione nelle Filippine viene automaticamente rinnovata.

• Presentazione della dichiarazione di uso (nel caso di registrazione internazionale): è importante notare che, anche qualora si ottenga la protezione nelle Filippine tramite il sistema di Madrid, sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione di uso (DAU), proprio come nel caso di una domanda nazionale.In altre parole, anche il titolare di una registrazione internazionale che designi le Filippine è tenuto a presentare la DAU direttamente all’Ufficio filippino della proprietà intellettuale entro tre anni dalla data di registrazione internazionale (o dalla data successiva di designazione delle Filippine).La presentazione deve avvenire presso l’IPOPHL e non può essere effettuata tramite l’OMPI. Inoltre, l’obbligo di presentazione della DAU sussiste anche dopo il decorso di cinque anni dalla concessione della protezione o dopo il rinnovo, secondo le stesse tempistiche previste per la registrazione nazionale sopra menzionata.Ad esempio, se si ottiene una registrazione di base in Giappone → si presenta una domanda internazionale → si designano le Filippine e la data di registrazione internazionale è il 1° gennaio 2025, è necessario iniziare l’uso nelle Filippine entro il 1° gennaio 2028 e presentare il DAU entro tale data.Successivamente, qualora la protezione fosse concessa nelle Filippine nel 2025, l’obbligo di presentazione sussisterà in modo continuativo: entro il quinto anno nel 2030, entro un anno dal rinnovo nel 2035, entro il quinto anno nel 2040 e così via.Qualora si dimentichi di presentare il DAU entro i termini previsti, l’Ufficio filippino della proprietà intellettuale cancellerà la protezione del marchio in questione dal registro e notificherà alla WIPO la perdita della protezione nelle Filippine.
  Pertanto, anche se la domanda viene presentata tramite il sistema di Madrid, i requisiti di utilizzo previsti dalla legislazione nazionale filippina si applicano pienamente.Quando un’azienda giapponese designa le Filippine in una domanda di registrazione tramite il sistema di Madrid, è di fondamentale importanza gestire le scadenze relative al DAU in collaborazione con un agente locale.

• Domanda internazionale dalle Filippine verso l’estero: A titolo informativo, le imprese filippine possono presentare domande in paesi stranieri, come il Giappone, avvalendosi del Protocollo di Madrid.La domanda internazionale viene presentata in lingua inglese indicando le Filippine come ufficio di origine e designando il paese estero. In questo caso, il termine per la risposta in caso di rigetto in Giappone è di tre mesi o varia a seconda del paese; tuttavia, l’adesione al sistema di Madrid ha reso più agevole la presentazione di domande di marchio multilaterali anche per le imprese filippine.

Come sopra illustrato, le Filippine aderiscono al sistema di Madrid e le imprese giapponesi possono acquisire marchi nelle Filippine avvalendosi della domanda di Madrid. Tuttavia, poiché i requisiti relativi all’esame locale e all’uso sono gli stessi delle domande nazionali, è indispensabile la collaborazione con un agente locale e una gestione accurata delle scadenze. In particolare, poiché la dichiarazione di uso è un requisito che non esiste in Giappone, è necessario assicurarne il rispetto anche nel caso di domande presentate tramite il sistema di Madrid.

6. Requisiti specifici per i richiedenti stranieri (necessità di un agente locale, ecc.)

Quando le imprese straniere o i residenti stranieri presentano domanda di registrazione di un marchio nelle Filippine, sussistono alcuni requisiti specifici e aspetti da tenere in considerazione. Nel caso in cui un’impresa giapponese presenti una domanda di registrazione di un marchio nelle Filippine, è necessario prestare attenzione principalmente ai seguenti punti.

• Nomina di un rappresentante locale (avvocato specializzato in marchi filippino): nelle Filippine, qualora il richiedente non abbia residenza o sede operativa nel Paese, la legge impone l’obbligo di designare una persona residente in loco come rappresentante o destinatario delle notifiche (articolo 124, paragrafo 1, lettera e), e articolo 125 della Legge sulla proprietà intellettuale).Nello specifico, occorre delegare le procedure a un agente locale specializzato in marchi (patentista o avvocato), il quale si occuperà in loco di tutte le fasi del procedimento, tra cui la presentazione della domanda, l’esame, la registrazione e la gestione delle opposizioni. Per la delega è necessaria una procura (Power of Attorney); non sono tuttavia richiesti l’autenticazione notarile né l’autenticazione consolare, essendo sufficiente la sola firma.Poiché il rappresentante locale si occupa di tutto, dalla presentazione dei documenti di domanda alla gestione delle varie scadenze, è fondamentale scegliere uno studio affidabile. Si noti inoltre che, a differenza del Giappone, nelle Filippine le procedure sono diventate di norma online; pertanto, sebbene sia possibile procedere tramite procura elettronica rimanendo in Giappone, il rappresentante locale è indispensabile per le comunicazioni con le autorità e per l’adeguamento alle norme locali.

• Indirizzo di notifica (Address for Service): oltre al rappresentante locale, i non residenti nelle Filippine devono indicare un indirizzo di notifica all’interno del Paese (di norma corrisponde all’indirizzo del rappresentante). Ciò è previsto dall’articolo 125 della Legge sulla proprietà intellettuale e, qualora le notifiche non dovessero pervenire al rappresentante, la notifica si considera valida se effettuata a tale indirizzo.In pratica, poiché tutte le notifiche vengono inviate al rappresentante, il richiedente non è tenuto a provvedere specificatamente a tale indirizzo; si tratta tuttavia di un requisito previsto dalla legge.

• Situazione della registrazione in altri paesi: la legge filippina sulla proprietà intellettuale contiene una disposizione peculiare, ovvero l’articolo 131, comma 2, secondo cui **«chi intenda ottenere la registrazione di un marchio nelle Filippine sulla base di una domanda estera presentata ai sensi della Convenzione di Parigi non potrà ottenere tale registrazione nelle Filippine fino a quando il marchio non sia stato registrato nel proprio paese (il paese di appartenenza del richiedente)».Si tratta di una disposizione storica, introdotta nel contesto del principio di reciprocità della Convenzione di Parigi; sebbene si ritenga che, nell’attuale prassi, essa non venga applicata in modo rigoroso, le imprese giapponesi che presentano una domanda nelle Filippine, ad esempio per rivendicare il diritto di priorità, devono tenere presente la necessità di ottenere la registrazione nel proprio Paese.Tuttavia, anche se il marchio non è ancora registrato in Giappone, qualora nelle Filippine venga emessa per prima la decisione di registrazione, l’applicazione di tale disposizione è rara nella pratica e, di fatto, può capitare che la registrazione nelle Filippine abbia la precedenza. È tuttavia necessario prestare attenzione al fatto che, in teoria, l’Ufficio filippino potrebbe richiedere la presentazione di un certificato di registrazione** nel Paese di domanda di base.

• Lingua e documentazione: tutte le procedure, tra cui la presentazione della domanda, l’esame e le opposizioni, si svolgono in inglese o in filippino (in pratica, quasi esclusivamente in inglese).Le imprese giapponesi devono redigere la domanda in inglese e specificare i nomi dei prodotti e dei servizi utilizzando la grafia inglese. Qualora si depositi un marchio in lingua giapponese (ad esempio in katakana o kanji), sussiste l’obbligo di riportare nella domanda la traslitterazione in caratteri romaji e la traduzione del significato. Si tratta di un requisito necessario per comunicare con precisione la pronuncia e il significato durante l’esame e nella pubblicazione ufficiale.La traduzione in inglese può essere curata da un agente locale; tuttavia, si raccomanda di prestare attenzione poiché un’errata interpretazione del significato potrebbe costituire motivo di rigetto.

• Rivendicazione del diritto di priorità: in base alla Convenzione di Parigi, è possibile rivendicare il diritto di priorità se la domanda viene presentata nelle Filippine entro sei mesi dalla domanda depositata in Giappone. Se la domanda viene presentata entro sei mesi dalla data di priorità e si rivendica il diritto di priorità nel modulo di domanda, la data di deposito della domanda in Giappone verrà considerata come data di deposito anche nelle Filippine.I documenti relativi al diritto di priorità (ad esempio una copia del bollettino della domanda giapponese) devono essere presentati, corredati di traduzione in inglese, su richiesta dell’Ufficio filippino (è concessa una proroga per la presentazione). Il funzionamento del sistema del diritto di priorità è analogo a quello giapponese; pertanto, le aziende giapponesi possono avvalersene dopo aver presentato la domanda in Giappone e successivamente espandersi all’estero, comprese le Filippine.

• Altri aspetti relativi ai costi: le spese di deposito del marchio nelle Filippine (tasse ufficiali) ammontano a circa 5.800 pesos filippini per una domanda relativa a una classe (per le grandi imprese, dati aggiornati al 2025). Per le piccole imprese è previsto uno sconto, che porta il costo a circa 3.600 pesos.Per ogni classe aggiuntiva è previsto un costo pari all’importo indicato. Sebbene le tasse ufficiali siano di per sé più contenute rispetto al Giappone, si prega di tenere presente che sono previsti costi anche per la presentazione del DAU, come menzionato in precedenza, e in occasione del rinnovo. Inoltre, sono previsti onorari per il rappresentante locale, che variano a seconda del professionista. Nel complesso, i costi di registrazione del marchio sono paragonabili a quelli giapponesi, ma possono risultare leggermente superiori a seconda del numero di classi.

Quanto sopra rappresenta i principali aspetti da tenere in considerazione quando un richiedente straniero (giapponese) intende ottenere e mantenere un marchio nelle Filippine. In particolare, la nomina di un agente locale e la gestione delle scadenze relative alla dichiarazione d’uso sono elementi che non esistono in Giappone e che richiedono quindi un approccio prudente.Si noti inoltre che l’Ufficio filippino per la proprietà intellettuale sta rafforzando la collaborazione con vari paesi, tra cui il Giappone, e sono state predisposte linee guida in lingua inglese rivolte alle imprese giapponesi. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un agente locale o un avvocato specializzato in proprietà intellettuale in Giappone, al fine di adottare le misure più adeguate.

7. Confronto tra i sistemi dei marchi delle Filippine e del Giappone

Infine, riportiamo in una tabella comparativa i principali punti di divergenza e di convergenza tra i sistemi dei marchi delle Filippine e del Giappone. La invitiamo a utilizzarla come riferimento per l’elaborazione di una strategia in materia di marchi da parte delle aziende giapponesi nelle Filippine.

Nota: le informazioni di cui sopra si basano sui dati relativi al 2025. Poiché il sistema dei marchi delle Filippine è soggetto a eventuali modifiche, si prega di ottenere le informazioni più aggiornate tramite i comunicati ufficiali dell’Ufficio filippino della proprietà intellettuale (IPOPHL) o dai propri rappresentanti locali.

Conclusione: sebbene il sistema dei marchi delle Filippine condivida molti aspetti fondamentali con quello giapponese, presenta anche alcune peculiarità operative, come ad esempio il sistema della «dichiarazione di uso».Quando le imprese giapponesi registrano e mantengono un marchio nelle Filippine, è fondamentale comprendere appieno questi aspetti normativi e non trascurare la gestione delle scadenze né l’adeguamento alle prassi locali. In particolare, l’avvio tempestivo dell’uso del marchio e la presentazione puntuale della dichiarazione di uso sono elementi essenziali per il mantenimento dei diritti. Si prega inoltre di fare riferimento al presente rapporto per valutare le misure legali da adottare in caso di violazione e per l’utilizzo del sistema di domanda internazionale.Sebbene l’Ufficio filippino per la proprietà intellettuale non disponga di uno sportello in lingua giapponese, le informazioni fornite in inglese sono comunque complete; si raccomanda pertanto di adoperarsi per ottenere le informazioni pratiche più aggiornate, collaborando con un agente locale. Con la presente, abbiamo illustrato il sistema dei marchi nelle Filippine da un punto di vista pratico. Ci auguriamo che questo documento possa essere d’aiuto alle aziende giapponesi nella definizione delle loro strategie di proprietà intellettuale all’estero.